Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi föredraget den 13 september 2007

1 Originalspråk: italienska.

2 EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

3 Pariskonventionen, i dess ändrade lydelse från år 1883 till i dag, utgörs i själva verket av en rad konventioner som införlivats i de texter som utarbetats av de revisionskonferenser som föreskrivs i artikel 14 och som från och med 1911 års konferens i Washington kallas Akter. Den text som för närvarande är i kraft är resultatet av den revision som gjordes i samband med 1967 års konferens i Stockholm.

4 Se http://www.wipo.int.

5 Dess organ är följande: unionens församling (artikel 13), dess exekutivkommitté (artikel 14), den internationella byrån för industriellt rättsskydd (artikel 15) (nedan kallad den internationella byrån), revisionskonferenserna (artikel 18.2) och den internationella domstolen (artikel 28).

6 Enligt artikel 1.2 i konventionen har detta skydd till föremål patent, nyttighetsmodeller, industriella mönster och modeller, fabriks- eller handelsmärken, servicemärken, firma samt ursprungsbeteckningar ävensom undertryckande av illojal konkurrens. En liknande konvention på upphovsrättens område undertecknades år 1886 i Bern (Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk).

7 Denna artikel har senare ändrats av revisionskonferenserna i London år 1934, i Lissabon år 1958 och i Stockholm år 1967.

8 Bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen.

9 WIPO är som bekant ett specialiserat FN-organ som bildats genom en internationell konvention som undertecknades år 1967 i Stockholm och som har till uppgift att skydda immateriella rättigheter genom samarbete mellan staterna och i samarbete med andra internationella organisationer. Detta organ har sitt ursprung i de strukturer som bildades genom Paris- och Bernkonventionerna, vars internationella byråer (den ena för industriell äganderätt och den andra för upphovsrätt) slogs samman år 1893 och gav upphov först till BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten) och därefter, efter det att organisationens säte år 1960 flyttades från Bern till Genève, till WIPO.

10 Denna resolution ingår bland de förfaranden som WIPO har upprättat för att påskynda utarbetandet av gemensamma och harmoniserade internationella regler och principer i syfte att beakta den snabba utvecklingen av den industriella äganderätten. Dessa förfaranden kompletterar det traditionella sättet att fastställa internationella regler genom traktater. Även om de resolutioner som antagits av den ständiga kommittén för varumärkesrätt inte är rättsligt bindande utgör de ett viktigt övertalningsmedel.

11 En motsvarande bestämmelse finns i artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

12 Se analogt artikel 8.2 c i förordning nr 40/94.

13 Se artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

14 Inofficiell översättning.

15 Niceöverenskommelsen rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gäller, vilken reviderades den 14 juli 1967 i Stockholm. Klass 36 omfattar följande: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

16 Leonci Monlleó Franquet har försökt att registrera det kännetecken som använts med stöd av den tidigare spanska varumärkeslagen från år 1988 men fått avslag.

17 Beslutet att införa den ifrågavarande artikeln i konventionen fattades under revisionskonventionen i Haag år 1925 just i syfte att förhindra olägenheterna av en strikt tillämpning av denna princip. Redan under revisionskonventionen i Washington år 1905 diskuterades nödvändigheten av att tillerkänna medborgaren i ett unionsland en rätt att fortsätta att använda det egna särskiljande kännetecknet i ett annat unionsland, trots att tredje man i denna stat har tillägnat sig detta kännetecken. Frågan har därefter varit föremål för en rekommendation av Nationernas förbunds ekonomiska kommitté, som ingår i programmet för 1925 års revisionskonferens i Haag. I artikel 6a föreskrevs i dess ursprungliga lydelse en skyldighet för unionsländerna att inte registrera ett kännetecken eller att, då detta redan skett, ogiltigförklara denna registrering, om detta kännetecken var notoriskt känt i registreringsstaten såsom ett kännetecken tillhörande en tredje man som har rätt att omfattas av konventionen. Till följd av 1958 års revisionskonferens i Lissabon infördes dessutom en möjlighet att förbjuda användningen av tredje mans kännetecken.

18 Ett förslag till ändring av texten i artikel 6a så att den utsträcks till att även omfatta de fall då varumärket inte har använts i den stat där skyddet görs gällande diskuterades och förkastades under 1958 års revisionskonferens i Lissabon.

19 Genom artikel 16.2 i TRIPs-avtalet har skyddsområdet för välkända varumärken utvidgats betydligt, utöver tillämpningsområdet för artikel 6a i Pariskonventionen. På grundval av denna bestämmelse har detta skydd utvidgats till att omfatta varumärken för tjänster och har tillerkänts även i de fall då varumärket blivit välkänt utan att det använts. Dessutom är skyddet enligt artikel 16.3 i TRIPs-avtalet inte begränsat av specialitetsprincipen.

20 I artikel 2.1 i Pariskonventionen föreskrivs att de som tillhör ett unionsland i samtliga övriga unionsländer skall åtnjuta de förmåner som respektive lagstiftningar tillerkänner eller kommer att tillerkänna landets egna medborgare. Det är på denna princip, som innebär att principen om ömsesidighet överskrids, som hela konventionssystemet har grundats.

21 Såsom har framgått ovan har konventionens tillämpningsområde med avseende på person (ratione personarum) på grundval av artiklarna 2 och 3 i konventionen fastställts i förhållande till nationalitetskriteriet (eller kriteriet för hemvist eller etablering när det gäller medborgare i de länder som inte omfattas av unionen).

22 Olika medlemsstater har, när de ratificerat Pariskonventionen eller senare, uttryckligen utsträckt tillämpningen av konventionen till att omfatta landets egna medborgare och därmed visat att de anser att konventionens tillämpningsområde är begränsat till behandlingen av utlänningar. Såvitt närmare bestämt avser den spanska lagstiftningen kan på grundval av artikel 3.1 jämförd med artikel 3.3 i varumärkeslagen de fysiska eller juridiska personer som är spanska medborgare eller som är stadigvarande bosatta eller som har en seriös och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i Spanien eller som åtnjuter förmånerna av Pariskonventionen åberopa att bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas på dem, eftersom den är direkt tillämplig, var gång dessa bestämmelser är förmånligare för dem än bestämmelserna i varumärkeslagen. Det skall dock påpekas att lagstiftaren, i ingressen till varumärkeslagen, uttryckligen har angett sin avsikt, genom att föreskriva ett skydd för icke registrerade firmor, att [lösa] problemet med likabehandling av de utlänningar som kan åberopa artikel 8 i Pariskonventionen ... eller ömsesidighetsprincipen och de som enligt lagen ges samma skydd (se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 des Convenio de París ... o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección).

23 Det ankommer på den berörda staten att fastställa vad som skall förstås med användning på det egna territoriet. Även en användning av varumärket i samband med varor avsedda för export, vilka således inte säljs på den inhemska marknaden, kan exempelvis betecknas som sådan, om varumärket i alla fall har anbringats på varan i den ifrågavarande staten. Enbart säljfrämjande verksamhet inom en stats territorium kan också anses vara användning.

24 Rörligheten och de moderna kommunikationsteknologierna bidrar naturligtvis till att varumärket sprids internationellt, åtminstone i förhållandena mellan teknologiskt avancerade länder.

25 Avseende innehavarens nationalitet om man delar uppfattningen att tillämpningsområdet för konventionens bestämmelser begränsas till behandlingen av utlänningar och till hur känt varumärket är i skyddsstaten.

26 Enligt min mening kan man inte komma till någon annan slutsats med hänsyn till att den tidigare användningen i lokal omfattning enligt artikel 6.2 i direktivet ger innehavaren av varumärket enbart rätten att fortsätta att använda varumärket. Enligt denna bestämmelse är det nämligen endast tillåtet att begränsa den exklusiva rättighet som ges det registrerade varumärket i de fall då lagstiftningen i en medlemsstat tillåter att det registrerade varumärket förekommer samtidigt med en äldre rättighet med lokal omfattning. Denna begränsning gäller enligt bestämmelsen dock inte den möjlighet som tillerkänns medlemsstaterna enligt artikel 4.4 b att skydda ett äldre oregistrerat varumärke, även om det enbart har lokal omfattning, vid konflikt med ett yngre varumärke för vilket ansökan ingetts eller som registrerats. Om å andra sidan syftet med direktivet hade varit att utesluta möjligheten för en medlemsstat att låta även ett oregistrerat varumärke som har lokal omfattning medföra en ogiltigförklaring är det svårt att förstå preciseringen i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, enligt vilken ett äldre icke registrerat varumärke som skyddas i en medlemsstat, för att en invändning skall kunna göras mot ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke, måste ha mer än bara lokal omfattning.

27 Det ankommer därefter på dessa domstolar att bedöma huruvida denna tolkning är förenlig med den nationella lagstiftarens val vid fastställandet av det interna systemet för skydd av varumärken, särskilt såvitt avser formerna för att förvärva rätt till varumärket. När det gäller Spanien synes systemet i den nya varumärkeslagen ha grundats på en strikt tillämpning av registreringsprincipen. Det skall dock påpekas att bestämmelserna om välkända varumärken hade en annan placering inom det normativa systemet i den tidigare spanska varumärkeslagen (Ley 32/1988 av den 10 november 1988), särskilt artikel 3 som var införd under rubriken Allmänna bestämmelser och i vilken formerna för att förvärva rätt till varumärket fastställdes. I artikel 3.1 fastställdes att denna rätt förvärvas genom registrering (El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley). Enligt artikel 3.2 kunde sådana av den berörda delen av allmänheten välkända äldre varumärken i Spanien medföra att den senare registreringen av ett varumärke som kunde skapa en risk för förväxling kunde ogiltigförklaras (Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible). Det skall dessutom påpekas att något speciellt omnämnande av artikel 6a i Pariskonventionen inte gjordes i denna sistnämnda bestämmelse som var avfattad i allmänna ordalag.

28 Enligt de riktlinjer som antagits av WIPO förlorar dessutom, vad gäller det skydd som skall ges välkända varumärken, denna territoriella dimension slutligen betydelse, då det hävdas att staterna kan bevilja skyddet enligt artikel 6a i konventionen, även om det ifrågavarande varumärket inte är välkänt eller känt på det nationella territoriet utan endast i utlandet (se ovan punkt 7).

29 Detta gäller således inte, såsom redan framgått av det ovan anförda, för det fall detta hinder eller denna ogiltighetsgrund har gjorts gällande till förmån för ett äldre varumärke som är välkänt i den ifrågavarande medlemsstaten och detta varumärke inte har använts på den statens territorium.