Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 5 juli 2012
1 Originalspråk: engelska.
2 I detta förslag till avgörande använder jag i huvudsak samma språkbruk som i relevanta förordningar och direktiv, vilka alltjämt hänvisar till ett gemenskapsvarumärke i gemenskapen och inte ännu har ändrats till följd av Lissabonfördraget.
3 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1). Genom förordningen reglerades de olika ändringarna i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) genom vilken gemenskapsvarumärken inrättades. Se skäl 1 i förordningen.
4 Däremot ska ett nationellt varumärke ha varit i verkligt bruk ... i medlemsstaten i fråga. Se artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 299, s. 25) (nedan kallat direktivet). Se punkterna 15 och 16 nedan.
5 Artikel 1.1 i förordningen.
6 Artikel 4 i förordningen.
7 Med en ansökan avses i detta sammanhang att en ansökan om registrering av ett varumärke har inlämnats.
8 Detta är min översättning av originalversionen av Beneluxkonventionen.
9 Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
10 Varken den hänskjutande domstolen eller de parter som har yttrat sig har angett om ONEL har registrerats som ett internationellt varumärke. Inom ramen för detta förslag till avgörande förutsätter jag att detta inte är fallet.
11 Skäl 10 i förordningen.
12 Det måste dock antas att inga av de absoluta eller relativa registreringshindren i artiklarna 7 och 8 i förordningen var tillämpliga på ansökan om att registrera ONEL som gemenskapsvarumärke. Enligt artikel 7.1 b jämförd med artikel 7.2 i förordningen ska ett varumärke inte registreras om det saknar särskiljningsförmåga i en del av gemenskapen, se dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck (REG 2006, s. I-5719), punkt 81.
13 Se till exempel dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), dom av den 27 januari 2001 i mål C-259/02, La Mer (REG 2004, s. I-1159), och dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider (REG 2006, s. I-4237).
14 Artikel 10.1 i direktivet. Såväl denna bestämmelse som direktivet i allmänhet omfattar nationella varumärken och Beneluxvarumärken. Se artikel 1 i direktivet.
15 Artikel 15.1 i förordningen.
16 Se, exempelvis, punkt 43 nedan.
17 Enligt min uppfattning ska samma princip tillämpas på nationella varumärken. Verkligt bruk i en medlemsstat kan inte styrkas genom varumärkets användning utanför medlemsstaten.
18 Domen i målet Sunrider (ovan fotnot 13), punkt 76.
19 Se även kommissionens betänkande om inrättandet av ett EEG-varumärke av den 6 juli 1976 (SEC(76) 2462), Europeiska gemenskapernas bulletin, tillägg 8/76, punkt 126 – användning i ett föreskrivet antal medlemsstaters territorier ska inte utgöra en ’bestämmande omständighet och det skulle vara mer lämpligt med en bestämmelse som krävde användning i en betydande del av den gemensamma marknaden eller verkligt bruk på den gemensamma marknaden.
20 Dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, Fernandes mot OHIM (HIWATT) (REG 2002, s. II-5233), punkt 37.
21 Dom av den 6 oktober 2009 i mål C-301/07, Pago (REG 2009, s. I-9429).
22 Se artikel 9.1 c i förordningen.
23 Omständigheterna var sådana att den aktuella medlemsstatens territorium [nämligen Österrike] [kunde] anses utgöra en väsentlig del av gemenskapen. Se domen i målet Pago (ovan fotnot 21), punkt 30.
24 Domen i målet Sunrider (ovan fotnot 13), punkt 70. Se även skäl 8 i förordningen.
25 Domen i målet Sunrider (ovan fotnot 13), punkt 70 och där angiven rättspraxis.
26 Domen i målet Sunrider (ovan fotnot 13), punkt 70 och där angiven rättspraxis.
27 Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Ansul (ovan fotnot 13), punkt 44.
28 I detta sammanhang nöjer jag mig med att citera generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers bedömning att [v]arumärkesregistren bör inte fungera som upplag för kännetecken som man tillskansat sig i väntan på att någon blåögd person försöker använda sig av dem, och då enbart i spekulationssyfte .... Se generaladvokatens förslag till avgörande i målet Ansul (ovan fotnot 13), punkt 42.
29 Direktivet innehåller inte någon bestämmelse som är identisk med artikel 42.3 i förordningen. Se även artiklarna 10.1 och 11.2 i direktivet.
30 Se punkterna 41–44 ovan.
31 Jag har således samma uppfattning som tribunalen, som har intagit samma hållning i flera domar. Se, exempelvis, dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/02, Sunrider (VITAFRUIT) (REG 2004, s. II-2811), punkt 38 och där angiven rättspraxis. För att ge ett något lättsamt exempel: En person som framgångsrikt säljer friterade chokladkakor i Skottland upprättar eventuellt en marknadsplan för att utvidga verksamheten till Frankrike, Italien, Estland och Ungern. I detta syfte registrerar han ett lämpligt gemenskapsvarumärke. Trots hans bästa kommersiella ansträngningar visar sig marknadsföringsplanen inte vara väl uttänkt. Utan undantag verkar konsumenterna i dessa medlemsstater endast ha ett intresse av sina egna nationella kulinariska läckerheter och låter sig inte övertygas av denna nya produkt. Det faktum att någon kommersiell framgång inte har uppnåtts saknar helt betydelse för bedömningen av om det har gjorts verkligt bruk av varumärket. Till skillnad mot detta skulle omständigheten att efterfrågan på en viss produkt, vid ett visst tillfälle, var koncentrerad till ett särskilt geografiskt område vara relevant för bedömningen.
32 Se domen i målet La Mer (ovan fotnot 13), punkt 22.
33 Se domen i målet La Mer (ovan fotnot 13), punkt 25.
34 Sådana extraterritoriella effekter på grund av lokal användning av ett nationellt varumärke, saknar betydelse för att bedöma det verkliga bruket i den medlemsstat där varumärket är registrerat. Se punkt 50 ovan.
35 Se skäl 6 i förordningen.