Tribunalens dom (åttonde avdelningen) den 13 juli 2017

I mål T‑389/16,

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen) sammansatt av ordföranden A. M. Collins samt domarna M. Kancheva och J. Passer (referent), justitiesekreterare: E. Coulon, med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 22 juli 2016, med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 11 oktober 2016, med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 13 oktober 2016, med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

Parternas yrkanden

Rättslig bedömning

Den andra ogiltighetsgrunden: Åsidosättande av artikel 53.3 i förordning nr 207/2009

Den första ogiltighetsgrunden: Åsidosättande av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning

Rättegångskostnader

1 Montorsi Francesco & Figli SpA ingav den 12 februari 2007 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken) (EUT L 78, 2009, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet MONTORSI F. & F..

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: [k]ött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

4 Denna ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 38/2007 av den 30 juli 2007, och märket registrerades den 18 januari 2008.

5 Casa Montorsi Srl, som är intervenient i målet, ansökte den 28 december 2010 enligt artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket för samtliga de varor som anges ovan i punkt 3.

6 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på det äldre italienska ordmärket Casa Montorsi, beträffande vilket registreringsansökan getts in den 24 februari 1995 och som registrerats den 2 juni 1998 under nummer 751820, varpå registreringen förnyades. Registreringen avsåg bland annat varor i klass 29 och motsvarar följande beskrivning: ”[k]ött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, kompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.”

7 Som grund för ansökan om ogiltighetsförklaring åberopades det registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, nämligen att det fanns en risk för att varumärkena skulle förväxlas med varandra.

8 Under det administrativa förfarandets handläggning överfördes det omstridda varumärket till Negroni SpA, därefter till klaganden, Agricola italiana alimentare SpA.

9 Klaganden yrkade att EUIPO skulle avslå ansökan om ogiltighetsförklaring. Som grund angavs att ansökan stred mot ett beedigat avtal mellan klaganden och intervenienten som hade ingåtts den 4 maj 2000 (nedan kallat avtalet). I avtalet kom parterna överens om att deras respektive varumärken skulle få samexistera på den italienska marknaden, och de åtog sig gentemot varandra att inte invända mot att märkena används. Klaganden begärde även att intervenienten skulle inkomma med bevis på att det äldre varumärket använts.

10 Den 20 mars 2014 förklarade annulleringsenheten att det omstridda varumärket var ogiltigt för varorna ”kött, fisk, fjäderfä och vilt; ägg”, men att det var giltigt för övriga varor, det vill säga ”köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter”, samt för övriga varor som inte anges i förteckningen över varor som omfattas av det omstridda varumärket.

11 Annulleringsenheten ansåg särskilt att avtalet inte utgjorde något hinder för enheten att pröva intervenientens ogiltighetsansökan, eftersom avtalet – som var oklart när det gällde aktuellt territorium och löptid – inte kunde anses som ett uttryckligt medgivande i den mening som avses i artikel 53.3 i förordning nr 207/2009. Vad gällde intervenientens bevis på att det äldre varumärket hade använts, fann annulleringsenheten att bevis hade åberopats endast angående ”skinka, salami och charkuteri” i underkategorin till ”kött”. Vid varuslagsjämförelsen angav annulleringsenheten att bland det omstridda varumärkets varor var det endast ”kött, fisk, fjäderfä och vilt; ägg” som var av liknande eller samma slag som de varor som det äldre varumärket hade använts för, det vill säga de i underkategorin ”kött”. Vid känneteckensjämförelsen slog enheten fast att det omstridda varumärket i medelhög grad liknade det äldre varumärket, eftersom de båda varumärkena innehöll samma efternamn, nämligen Montorsi. Slutligen fann annulleringsenheten – med beaktande av att varorna var av liknande eller samma slag, och med beaktande av att varumärkena liknade varandra – att det fanns en risk för att den italienska allmänheten skulle förväxla varumärkena vad avser varorna ”kött, fisk, fjäderfä och vilt; ägg” i det omstridda varumärket; varumärket skulle därför förklaras ogiltigt med avseende på dessa varor.

12 Klaganden överklagade den 12 maj 2014 annulleringsenhetens beslut till EUIPO och åberopade artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009, med yrkande om att det omstridda varumärket skulle fortsätta att vara registrerat för varorna ”kött, fisk, fjäderfä och vilt; ägg”.

13 Genom beslut av den 28 april 2016 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s första överklagandenämnd överklagandet.

14 Överklagandenämnden angav därvid följande: Klaganden har vid nämnden inte bestritt någon av annulleringsenhetens bedömningar avseende bevis på användning av det äldre varumärket, känneteckenslikhet, varuslagslikhet och risk för förväxling. Det enda som anförts till stöd för överklagandet var avtalet, som enligt klaganden innebar att det inte gick att bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket på grund av risk för förväxling.

15 Överklagandenämnden ansåg att EUIPO inte var bunden av avtalet då det reglerade rättsförhållandet mellan enskilda rättssubjekt. EUIPO hade däremot att pröva om avtalet innebar ett ”uttryckligt medgivande till registrering” enligt artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 eller att de motstående varumärkena kunde samexistera. Överklagandenämnden fann att avtalet inte utgjorde något sådant medgivande. Även om man beaktade den del av avtalet där avtalsparterna ”samtycker till att respektive varumärke kan samexistera”, så skulle det även styrkas att samexistensen beror på att omsättningskretsen ansåg att de omtvistade varumärkena inte kunde förväxlas med varandra; därvid skulle det visas att de omtvistade varumärkena hade använts samtidigt under en tillräckligt lång period innan ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs in. Några bevis till styrkande av sådan samtidig användning hade inte åberopats, än mindre till styrkande av att sådan användning innebar att omsättningskretsen inte skulle förväxla varumärkena. Överklagandenämnden avslog därför överklagandet.

16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

17 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

18 Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. Som första grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i förordningen. Klaganden har som andra grund åberopat att överklagandenämnden åsidosatte artikel 53.3 i förordningen.

19 Tribunalen finner det lämpligt att pröva den andra grunden först.

20 Klaganden har gjort gällande att det obestridligen är så, att avtalsparterna samtyckt till att deras respektive varumärken, både nuvarande och framtida, samexisterar på den italienska marknaden. Detta innebär att intervenienten inte får ansöka om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket.

21 Klaganden har gjort gällande att intervenienten under alla omständigheter inte får hindra registrering av det omstridda varumärket i varje land i Europeiska unionen, annat än Italien, ej heller – med beaktande av avtalet – registrering av märket i Italien.

22 Klaganden anser att överklagandenämnden felaktigt underlåtit att beakta ”relativitetsprincipen” för de ogiltighetsgrunder som följer av de omstridda tidigare rättigheterna. Relativa registreringshinder skyddar enbart privata intressen. Medan ett medgivande från innehavaren av en äldre rättighet inte gör det möjligt att kringgå ett absolut registreringshinder, så innebär ett sådant medgivande att detta är möjligt när det gäller ett relativt registreringshinder. En konflikt mellan två märken rör endast konkurrerande företag och inte konsumenterna, i enlighet med tribunalens praxis.

23 Vad närmare gäller åsidosättandet av artikel 53.3 i förordning nr 207/2009, har sökanden för det första bestritt överklagandenämndens bedömning i de två första meningarna i punkt 25 i det angripna beslutet att det – för att ett medgivande till registrering av ett varumärke ska anses föreligga – är nödvändigt att det sökta kännetecknet går att identifiera med exakthet, vilket inte är fallet i förevarande mål.

24 I avtalet är det klart och tydligt att man inte hänvisar till varumärket MONTORSI i egentlig mening, utan till registreringar eller bruk, i nuläget eller i framtiden, av ordet ”montorsi” i samband med ett särskiljande kännetecken såvitt gäller varor i klass 29. En restriktiv tolkning av denna hänvisning skulle sakna innebörd, eftersom ingen av avtalsparterna då avtalet ingicks var innehavare av varumärket MONTORSI i strikt mening. Till skillnad från överklagandenämndens bedömning i det överklagade beslutet anser sökanden således att avtalsparterna uttryckligen gett sitt medgivande till registrering och bruk, inte bara vad avser varumärket MONTORSI i strikt mening, utan även varje särskiljande kännetecken som innehåller ordet ”montorsi”, såsom är fallet vad gäller varumärket MONTORSI F. & F..

25 Klaganden anser för det andra att överklaganden i fortsättningen av punkt 25 i det överklagade beslutet gjort en alltför formalistisk avtalstolkning, då nämnden fann att det av avtalet inte är möjligt att dra slutsatsen att ett medgivande uttryckligen lämnats till att det omstridda varumärket registreras som EU-varumärke. Avtalets giltighet är visserligen begränsad till att endast avse Italien. Det uttryckliga medgivandet för Italien innebär emellertid i förevarande fall nödvändigtvis att medgivandet getts till att det omstridda varumärket registreras på unionsnivå. I och med att intervenienten gett sitt medgivande till att det i Italien parallellt finns varumärken, och att medgivandet innefattar framtida registreringar av varumärken med ordet ”montorsi”, vore det inte logiskt att anse att något medgivande inte getts vad gäller det omstridda varumärket på grundval av en hypotetisk konflikt, som just bara gäller Italien. Klaganden hade inte haft något att säga om intervenienten hade försökt att häva registreringen av det omstridda varumärket på grundval av äldre rättigheter i Frankrike, i Spanien eller i andra unionsländer än Italien.

26 EUIPO har med stöd av intervenienten gjort gällande att sakomständigheterna inte ger stöd för påståendet att det av intervenienten i avtalet lämnade medgivandet gör det omöjligt för denne att göra gällande sina rättigheter till det äldre varumärket. Klagandens påstående är riktigt, att när det gäller relativa registreringshinder så kan innehavaren av en äldre rättighet välja att försvara sitt varumärke eller ej, och om innehavaren gör detta så innebär det att denne agerar enbart för att tillvarata sina egna intressen. I förevarande fall har intervenienten emellertid uppenbarligen beslutat sig för att försvara det äldre varumärket, i det att intervenienten till EUIPO gett in en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket. Den omständigheten att intervenienten tidigare undertecknat ett avtal och till synes inte fullgjort sina avtalsförpliktelser, rör avtalsparternas privata sfär; eventuellt kan avtalsparterna väcka talan vid nationell tvistemålsdomstol för att åtgärda ett eventuellt avtalsbrott.

27 Argumentet att relativa registreringshinder endast skyddar privata intressen påverkar inte slutsatsen att det krävs ett uttryckligt medgivande för att artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 ska kunna tillämpas. Den rättspraxis som åberopats av klaganden avser en annan frågeställning, nämligen vilken behörighet personer har som har för avsikt att åberopa relativa registreringshinder gällande ett EU-varumärke.

28 Vad gäller EUIPO:s behörighet har EUIPO att beakta det aktuella avtalet för att dels kontrollera om det i avtalet finns ett tydligt medgivande till att det omstridda varumärket registreras i den mening som avses i artikel 53.3 i förordning nr 207/2009, dels kontrollera huruvida villkoren för att de aktuella varumärkena samexisterar på marknaden är uppfyllda såsom en relevant faktor enligt artikel 53.1 a, jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

29 Avtalet ger ingalunda vid handen att intervenienten gett något uttryckligt medgivande till att det omstridda varumärket registreras som EU-varumärke. EUIPO erinrar om att artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 är en undantagsregel som ska tolkas restriktivt. För att kunna anses utgöra ett medgivande till att det omstridda varumärket registreras, ska det sålunda i avtalet på ett klart, uppenbart och uttryckligt sätt hänvisas till märket, och det är den som åberopar medgivandet som har bevisbördan varvid avtalsmotparten inte har att bevisa att medgivande inte getts.

30 I avtalet finns inte något klart och precist medgivande till att det omstridda varumärket registreras som EU-varumärke just av de skäl som redovisats i det överklagade beslutet. Avtalet framstår som vagt och oprecist formulerat. Territoriell räckvidd och löptid specificeras inte uttryckligen. I synnerhet har varumärket MONTORSI F. & F. inte identifierats på ett korrekt sätt i avtalet. Varumärket nämns inte i den beedigade handlingen. Vidare återfinns orden ”gemenskaps-” eller ”europeisk” aldrig i avtalet, som endast nämner italienska registreringar och en pågående tvist vid Tribunale di Modena (Domstolen i Modena, Italien). I punkt 2 i avtalet anges slutligen att ”parterna går med på att parternas särskiljande kännetecken som fram till nu registrerats och/eller använts för varor i klass 29 får samexistera”. I och med att det omstridda varumärket registrerades den 18 januari 2008, innebär denna viktiga punkt i avtalet att det omstridda varumärket inte med säkerhet kan anses ingå som en del i avtalet. Snarare verkar det vara så, att avtalen om samexistens och registrering av varumärken endast avser de italienska registreringarna, såsom riktigt påpekats i det överklagade beslutet. EUIPO anser under alla omständigheter att det omstridda varumärket inte på ett klart och tydligt sätt identifierats i avtalet och att detta redan i sig är tillräckligt för att utesluta att intervenienten lämnat något uttryckligt medgivande till att detta varumärke registreras i unionen.

31 Till skillnad från vad som gjorts gällande av klaganden, pågår en tvist mellan avtalsparterna om hur vissa viktiga delar i avtalet ska tolkas, särskilt om avtalet ska anses endast innefatta nationella varumärken eller även utländska eller internationella sådana eller EU-varumärken.

32 Att parterna tolkar avtalet på olika sätt framgår även av det sätt på vilket parterna agerat vid EUIPO och vid nationella domstolar. Detta agerande kan inte anses var tydligt, sammanhängande och fredligt.

33 Intervenienten kan således inte anses ha gett något ”uttryckligt medgivande” i avtalet till att det omstridda varumärket registreras. Överklagandenämnden har inte åsidosatt artikel 53.3 i förordning nr 207/2009.

34 Intervenienten har gjort gällande att – såsom för övrigt framgår av annulleringsenhetens beslut och av det överklagade beslutet – eventuella privata avtal mellan parterna ingalunda är tvingande för EUIPO. Det finns inte någon rättslig grund för att så skulle vara fallet. Därvid beaktas även att avtal har relativ verkan mellan avtalsparterna och således inte är förenliga med att beslut från invändningsenheten eller annulleringsenheten har allmängiltig verkan (erga omnes). Det finns ett allmänt intresse som är skyddsvärt. Överklagandenämnden gjorde således rätt då den slog fast att EUIPO inte är bunden av avtalet, utan har att pröva om avtalet möjligen ger vid handen att ett medgivande har getts eller att varumärkena får samexistera.

35 Intervenienten har även gjort gällande att det inte visats att det finns ett medgivande; dels är avtalet formulerat på ett oprecist sätt (såsom även överklagandenämnden ansåg), dels har klagandens invändning mot intervenientens ansökan ingiven den 15 april 2008 avseende registrering under nummer 6832125 av varumärket CASA MONTORSI som EU-varumärke ingen mening. I detta avseende är klagandens argument inkonsekventa.

36 I vart fall är det så, att avtalet inte specifikt nämner det omstridda varumärket, och att avtalet inte heller nämner– såsom angetts på goda grunder i det överklagade beslutet – orden ”gemenskapsvarumärke”, ”gemenskapsregistrering” eller ”EU-varumärke”. Medgivandet kan varken vara implicit eller presumerat. Det är inte överklagandenämnden som är ”överdrivet formalistisk”. Klaganden vill till varje pris tolka avtalet till sin fördel.

37 Tribunalen gör följande bedömning. I artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 föreskrivs bland annat att ”[e]fter ansökan till byrån … ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt … om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 … i den artikeln är uppfyllda”.

38 I artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ”[e]tt [EU-varumärke] får inte förklaras ogiltigt om innehavaren av en sådan rättighet som avses i punkt 1 eller 2 ger sitt uttryckliga medgivande till registrering av [EU-varmärket] före ingivandet av ansökan om ogiltighetsförklaring eller av genkäromålet”.

39 Artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 förutsätter således att innehavaren av en äldre rättighet har gett sitt uttryckliga medgivande till registrering av ett EU-varumärke för att det ska föreligga hinder mot att därefter ge in en ansökan om ogiltighetsförklaring av nämnda märke.

40 I ett mål där innehavaren av omstridda varumärken gör gällande att de som ansökt om att märkena ska ogiltighetsförklaras på grund av risk för förväxling medgett att dessa registreras genom fredlig samexistens och samexistensavtal, har tribunalen erinrat om att rättighetsinnehavarens medgivande måste vara uttryckligt för att det ska vara möjligt att registrera ett kännetecken som kan medföra risk för förväxling. Tribunalen har av detta dragit slutsatsen att fredlig samexistens mellan varumärken inte kan anses utgöra ett uttryckligt medgivande i den mening som avses i artikel 53.3 i förordning nr 207/2009. Vad sedan gäller samexistensavtal uttalade tribunalen – efter att ha konstaterat att avtalet inte avsåg de omstridda varumärkena utan ett annat varumärke – att avtalet inte kunde tolkas på ett sätt som innebär att det går utöver sitt tillämpningsområde, utan något uttryckligt medgivande från parterna i den mening som avses i artikel 53.3 i förordning nr 207/2009. Tribunalen konstaterade att något uttryckligt medgivande inte kunde anses föreligga (dom av den 3 juni 2015, Pensa Pharma/harmoniseringskontoret – Ferring och Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA och pensa), T‑544/12 och T‑546/12, ej publicerad, EU:T:2015:355, punkterna 35, 37, 40, 49 och 51).

41 I inledningen till det nu aktuella avtalet (punkterna A–C) nämns att en tvist pågår mellan parterna vid Tribunale di Modena (Domstolen i Modena) avseende användningen av ordet ”montorsi” rörande torkat kött. Det nämns även att förhandlingar pågår mellan parterna för att slita tvisten och för att förhindra framtida tvister rörande detta ord vad gäller samtliga varor ingående i klass 29. I avtalets inledning nämns de italienska varumärken som innehåller ordet ”montorsi”.

42 I punkt 2 första stycket i avtalet anges att ”parterna går med på att parternas särskiljande kännetecken som fram till nu registrerats och/eller använts för varor i klass 29 (bland annat för kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, kompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter) får samexistera”. I punkt 2 andra stycket i avtalet anges att ”parterna, såväl för de själva och för deras rättsinnehavare, avstår i förhållande till varandra från att invända mot att dessa kännetecken registreras som varumärken och mot att de används – oavsett om det är fråga om firmanamn, varumärke, näringskännetecken eller annan atypisk funktion – av motparten”. I punkt 3 i avtalet anges vidare att ”parterna avstår från varje krav som de må ha vad gäller motpartens användning av det särskiljande kännetecknet MONTORSI fram till idag”.

43 Tribunalen delar EUIPO:s bedömning att avtalet nämner italienska kännetecken och registreringar samt en tvist i Italien. Avtalet hänvisar inte till unionen eller till unionsrätten. Avtalet nämner ordet ”montorsi” men inte det nu aktuella ordkännetecknet MONTORSI F. & F.. Den samexistens och det avstående som nämns i avtalet avser dessutom kännetecken som registrerats eller använts ”fram till idag”, det vill säga fram till den 4 maj 2000. Enligt avtalet kom parterna slutligen överens om att avstå från varje krav som de må ha vad gäller motpartens användning av ”det särskiljande kännetecknet MONTORSI fram till idag”.

44 Tribunalen finner således – såsom även annulleringsenheten och överklagandenämnden kom fram till – att avtalet enbart avser kännetecken som registrerats eller använts fram till avtalsdagen och detta i en italiensk kontext. Såsom även överklagandenämnden angav, finner tribunalen att avtalsformuleringen otvetydigt tyder på att samexistens- och registreringsavtalen endast avser de italienska rättigheterna. Avtalet nämner inte kännetecknet MONTORSI F. & F., som är aktuellt i förevarande mål, och ännu mindre någon framtida registrering av detta kännetecken – eller för övrigt något annat kännetecken som innehåller ordet ”montorsi” – som EU-varumärke.

45 Mot bakgrund av dessa omständigheter (som i vart fall tyder på att parterna i avtalet inte tagit ställning till registreringar som EU-varumärke av varumärken som innehåller ordet ”montorsi”), och mot bakgrund av att ett medgivande enligt artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 ska vara uttryckligt, finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde rätt då den fann att avtalet inte visar att intervenienten lämnat ett uttryckligt medgivande till att kännetecknet MONTORSI F. & F. registreras som EU-varumärke.

46 Till skillnad från vad som gjorts gällande av klaganden anser tribunalen att överklagandenämndens bedömning i denna del inte kan anses vara överdrivet formalistisk. Denna bedömning har gjorts utifrån avtalets lydelse och de krav som uppställs i artikel 53.3 i förordning nr 207/2009. Klaganden har för övrigt själv medgett att avtalet endast är tillämpligt såvitt gäller Italien. Istället är det så som påståtts av intervenienten, att det är klaganden som försöker att ge avtalet ett innehåll som går utöver vad som egentligen står däri.

47 Klaganden har emellertid anfört att denna bedömning är föga logisk, eftersom den skulle kunna låta registrera det omstridda varumärket i alla unionsländer utom i Italien, då intervenienten inte har några äldre rättigheter i dessa länder, inte ens i Italien, på grund av avtalet. Klaganden har tillagt att det vore ologiskt att häva registreringen av det omstridda varumärket som registrerats på unionsnivå på grundval av en förväxlingsrisk som åberopats och konstaterats endast i Italien, då intervenienten genom avtalet just avstått från rätten att bestrida varumärket i Italien och således uttryckligen accepterat en eventuell förväxlingsrisk i Italien.

48 Klagandens argument i denna del föranleder inte tribunalen att göra någon annan bedömning än överklagandenämnden.

49 Den omständigheten att intervenienten – av ekonomiska, strategiska eller andra skäl – i stället för att tvista med klaganden föredragit att komma överens om att deras per avtalsdagen existerande kännetecken och varumärken får samexistera i Italien, innebär nämligen inte att intervenienten avstått från sin möjlighet att invända mot en EU-varumärkesregistrering. Ett sådant medgivande innebär inte att en eventuell förväxlingsrisk som i avtal accepterats i en italiensk kontext och inom gränserna för samexistensavtalet ska anses ha accepterats även i en annan kontext, och mer bestämt vad gäller EU-varumärke. När det gäller ett EU-varumärke – som har mer långtgående räckvidd och verkningar än ett nationellt varumärke – har intervenienten även fortsättningsvis rätt att åberopa förväxlingsrisk om denne inte lämnat något uttryckligt medgivande till att märket registreras.

50 Det kan även konstateras att klaganden, samtidigt som den bestritt intervenientens rätt i detta avesende, själv har försökt att tillskriva sig en sådan rätt. Såsom framgår av utredningen av ärendet vid EUIPO, och såsom EUIPO och intervenienten har påpekat, har klaganden nämligen inte haft några betänkligheter mot att invända mot intervenientens ansökan om att kännetecknet CASA MONTORSI ska registreras som EU-varumärke, samtidigt som klaganden bestritt intervenientens rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket. Några asymmetriska åtaganden parterna emellan kan emellertid inte utläsas av avtalet. Tvärtom föreskriver avtalet att parterna sinsemellan ger sitt medgivande till att respektive per avtalsdagen existerande kännetecken och varumärken får samexistera.

51 Vidare har det gjorts gällande att relativa registreringshinder endast skyddar privata intressen och att ett medgivande från innehavaren av en äldre rättighet således är bindande för EUIPO. Vad beträffar detta påstående räcker det med att konstatera att något medgivande inte har lämnats i förevarande fall till att det omstridda varumärket registreras.

52 Såsom gjorts gällande av EUIPO och intervenienten finner tribunalen även att den dom som klaganden åberopat till stöd för sitt påstående inte avser frågeställningen om vilken räckvidd ett samexistensavtal har gentemot EUIPO. Denna dom avser en annan och här ovidkommande frågeställning, nämligen om vilka personer som kan framställa absoluta eller relativa registreringshinder gentemot ett EU-varumärke (dom av den 8 juli 2009, Lancôme/harmoniseringskontoret – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, punkterna 20–26).

53 Mot denna bakgrund kan överklagandet inte bifallas såvitt avser den andra ogiltighetsgrunden.

54 Klaganden har anfört att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när nämnden fann att klaganden hade bevisbördan inte bara för att medgivande lämnats till att varumärkena samexisterar, utan även för att denna samexistens berodde på att det inte fanns någon risk för att varumärkena skulle förväxlas.

55 Syftet med artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 är nämligen inte att tillvarata konsumenterna intressen, utan de intressen som tillkommer innehavare av äldre rättigheter. Frågeställningen om varumärkena eventuellt kan förväxlas med varandra är inte relevant då innehavaren av den äldre rättigheten – som i detta mål – uttryckligen lämnat sitt medgivande till att märkena samexisterar i Italien. När det gäller relativa registreringshinder får innehavaren av en äldre rättighet välja om denne vill eller inte vill försvara sitt varumärke, och om varumärkesinnehavaren väljer att göra så, agerar denne enbart för att tillvarata sina egna intressen. Om kollektivet därigenom eventuellt gynnas så är det endast en biverkan av innehavarens åtgärder.

56 Om överklagandet i förevarande mål vinner framgång, vilket i så fall skulle innebära att det omstridda varumärket fortsätter att vara registrerat för ”kött, fisk, fjäderfä och vilt; ägg”, så skulle det i vart fall inte påverka marknadsförhållandena i Italien, där det äldre varumärket och det italienska varumärket MONTORSI F. & F. kommer att fortsätta att samexistera.

57 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

58 EUIPO har gjort gällande följande. Om de båda varumärkenas samexistens på marknaden eventuellt skulle kunna lindra risken för att de förväxlas med varandra, så kan en sådan eventualitet beaktas endast om EU-varumärkessökanden under det administrativa förfarandet visat att samexistensen byggde på att det inte fanns någon förväxlingsrisk. Vidare måste den period då varumärkena samexisterat vara tillräckligt lång för att kunna påverka konsumenternas uppfattning av märkena.

59 Klaganden borde därför ha styrkt att varumärken innehållande ordet ”montorsi” hade exponerats samtidigt för den italienska omsättningskretsen, och att detta inte föranlett omsättningskretsen att förväxla dem. Eftersom det inte styrkts att de omstridda varumärkena samexisterade på marknaden, och att denna samexistens berodde på att det inte fanns någon risk för förväxling, kan den av klaganden åberopade samexistensen inte anses vara en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling.

60 Vid bedömningen av risken för förväxling ska man vidare beakta samtliga relevanta omständigheter, inte bara varumärkenas samexistens utan även varumärkes- och varuslagslikheten.

61 Intervenienten har gjort gällande att klaganden utgått från ett felaktigt antagande då klaganden gjort gällande att förväxlingsrisken är ovidkommande då det endast är fråga om att skydda en varumärkesinnehavares privata intressen; detta felaktiga antagande består i att syftet med de relativa registreringshindren inte är att skydda konsumenterna utan endast innehavarna av äldre rättigheter.

62 Intervenienten har gjort gällande att hypotesen om varumärkens samexistens normalt sett förutsätter att det finns en risk för att allmänheten förväxlar varumärkena på grund av att kännetecken på marknaden stör varandra. Det råder inget tvivel om att ett samexistensavtal inte får inverka menligt på konsumentskyddet, och konsumenterna ska inte behöva utsättas för risken att varumärken förväxlas med varandra.

63 Oavsett dessa överväganden noterar intervenienten följande. Ogiltighetsansökan gällde ett EU-varumärke som i alla avseenden är ett utländskt varumärke i förhållande till ett nationellt varumärke, och som gäller i alla länder inom unionen. Dessutom kan ett nationellt varumärke läggas till grund för en invändning mot ett EU-varumärke. Det relevanta territoriet i målet är inte Italien, utan unionen. Ingen ”juridisk reflexion” kan vara så ologisk att det föranleder att man tror att ett eventuellt medgivande till registrering i ett enda land i sig utsträcker räckvidden till att gälla även de 27 andra medlemsstaterna.

64 Ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs för övrigt in den 12 februari 2007, vilket innebär att en eventuell omvandling av märket till ett italienskt nationellt varumärke med tillämpning av artikel 112 i förordning nr 207/2009 i vart fall gjordes efter avtalet. Härav följer att det nationella varumärke som uppkommer genom en sådan omvandling i vart fall inte kan samexistera med ”särskiljande kännetecken som fram till nu registrerats och/eller använts [av parterna] för varor i klass 29” (punkt 2 i avtalet), eftersom det – då avtalet undertecknades den 4 maj 2000 – inte fanns. Hänvisningen till klagandens italienska, tillika identiska, varumärke, som registrerats i Italien under nr 1205683, saknar verkan. Det är nämligen även i det fallet fråga om ett varumärke som tillkommit efter avtalet, beträffande vilket ansökan gavs in den 22 november 2006 och som registrerades den 1 juli 2009, och som därmed inte ingår bland de ”särskiljande kännetecken som fram till nu registrerats och/eller använts [av parterna] för varor i klass 29”.

65 Slutligen ska det enligt intervenienten påpekas att klaganden – genom sitt argument att avtalet endast är giltigt i Italien och ogiltighetsansökan inte ska godtas, eftersom den grundas på ett äldre italienskt märke – vitsordat att det står intervenienten fritt att angripna klagandens varumärken som är föremål för ansökan eller som registrerats utanför det nationella territoriet; detta visar att problemet inte avser giltigheten eller sakprövningsförutsättningarna för ogiltighetsansökan i sig, det vill säga genom tillämpning av principen om skydd för allmänintresset, utan endast ett eventuellt åsidosättande av ett privat intresse som grundas på ett privat avtal, beträffande vilket EUIPO saknar behörighet.

66 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Vid prövningen av den andra ogiltighetsgrunden har tribunalen konstaterat att det i avtalet inte finns något uttryckligt medgivande från intervenientens sida till att det omstridda varumärket registreras som ett EU-varumärke. Tribunalen har även uttalat att artikel 53.3 i förordning nr 207/2009 inte utgör hinder för att intervenienten yrkar att det omstridda varumärket ska ogiltighetsförklaras på grund av att det föreligger risk för förväxling. Klaganden kan således med förevarande grund inte vinna framgång med påståendet att ett samtycke till att varumärken samexisterar i Italien hindrar att det i förhållande till det omstridda varumärket görs gällande att det föreligger risk för förväxling.

67 Utöver detta, har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel då den fann att klaganden – till bestridande av ogiltighetsansökan – borde ha styrkt inte bara att det fanns ett samtycke till att varumärkena samexisterar, utan även att denna samexistens berodde på att det inte fanns någon förväxlingsrisk.

68 Tribunalen finner att klagandens argument i denna del inte kan godtas.

69 För det första har överklagandenämnden inte nämnt att klaganden borde styrka att det fanns ett samtycke till att varumärkena samexisterar; nämnden har emellertid angett att klaganden borde styrka samexistensen för dessa varumärken.

70 För det andra påpekar tribunalen att följande gäller enligt rättspraxis: Visserligen är det inte helt uteslutet att den omständigheten att äldre varumärken samexisterar på marknaden eventuellt kan minska den risk för förväxling av två motstående varumärken som konstaterats. En sådan möjlighet kan dock endast beaktas för det fall innehavaren av det omstridda EU-varumärket under förfarandet vid EUIPO vederbörligen har visat att skälet till att varumärkena kunde samexistera var att det saknades risk för att omsättningskretsen skulle förväxla de äldre varumärken som denne har åberopat med det äldre varumärke som utgör grunden för ansökan om ogiltighetsförklaring, och under förutsättning att de äldre varumärkena i fråga och de motstående varumärkena är identiska (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 maj 2005, Grupo Sada/harmoniseringskontoret – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, punkt 86, dom av den 7 november 2007, NV Marly/harmoniseringskontoret – Erdal (Top iX), T‑57/06, ej publicerad, EU:T:2007:333, punkt 97, dom av den 20 januari 2010, Nokia/harmoniseringskontoret – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, punkt 68, och dom av den 10 april 2013, Höganäs/harmoniseringskontoret – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, ej publicerad, EU:T:2013:160, punkt 48).

71 Överklagandenämnden gjorde således rätt då den fann att klaganden – till bestridande av ogiltighetsansökan som grundades på risken för förväxling – borde ha, vilket klaganden inte gjort, styrkt inte bara att varumärkena samexisterade, utan även att denna samexistens berodde på att det inte fanns någon förväxlingsrisk, samt att detta borde ha styrkts medelst opinionsundersökningar, uttalanden från konsumentföreningar eller andra bevis.

72 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser denna grund.

73 Överklagandet kan således inte bifallas på någon av de grunder som har åberopats. Överklagandet ska därmed ogillas.

74 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

75 EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkande bifallas.

1 Rättegångsspråk: italienska.