Förslag till avgörande av generaladvokat Gerard Hogan föredraget den 26 juni 2019

1 Originalspråk: engelska.

2 Med avseende på klasserna 35 och 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

3 Med avseende på klasserna 35, 36 och 41.

4 Med avseende på klasserna 35, 36 och 41.

5 Med avseende på klasserna 35, 36 och 41.

6 Ansökningarna avsåg klasserna 3, 14, 18 och 25. Tulliallans invändningar avser enbart de första de tre klasserna.

7 (EUT L 78, 2009, s. 1). Förordning nr 207/2009 ersattes av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, (EUT L 154, 2017, s. 1).

8 Tulliallan har genom sina överklaganden begärt att domstolen ska upphäva de domar som Europiska unionens tribunal meddelade den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) ( T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) ( T-121/16, ej publicerad, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), ( T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871) och Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) ( T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) (nedan gemensamt kallade de överklagade domarna), i vilka tribunalen ogillade Tulliallans ansökan om ogiltigförklaring av de beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärendena R 94/2014–4, R 2501/2013–4, R 2409/2013–4 och R 1635/2013–4) om fyra invändningsförfaranden mellan Tulliallan och BF (nedan kallade de angripna besluten). BF var intervenient i talan vid tribunalen och i förevarande överklagande.

9 Se punkt 34 i de överklagade domarna.

10 Se punkt 44 i de överklagade domarna.

11 |I detta avseende konstaterade tribunalen i punkt 34 i de överklagade domarna att med beaktande av lydelsen av klass 35 kan således begreppet detaljhandelstjänst, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425), även omfatta de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria.

12 Se punkt 27 i de överklagade domarna.

13 Dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringskontoret ( C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93) och dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 38, 76 och 77).

14 Dom av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma ( C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54). Se även punkt 20 i de överklagade domarna.

15 Dom av den 16 januari 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) ( T-398/16, ej publicerad, EU:T:2018:4, punkt 75).

16 Se punkt 27 i de överklagade domarna, där det anges att [d]et framgår dessutom av handlingarna i målet att [Tulliallans] äldre varumärken, som avser tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36, är kända av en betydande del av allmänheten inom den relevanta marknaden som namnet på en mycket välkänd galleria i Förenade kungariket, belägen i centrala London, med ett antal exklusiva butiker under sina valvbågar. Parterna har inte bestritt att [Tulliallans] äldre varumärken åtnjuter detta renommé, frågan som infinner sig i förevarande mål är i stället huruvida detta renommé faktiskt avser de tjänster som omfattas av klass 35 för vilka de äldre varumärkena registrerats, med följden att [Tulliallans] lagenligen kan tillerkännas skydd för detta renommé.

17 Se punkt 35 i de överklagade domarna

18 Se punkt 34 i de överklagade domarna.

19 Se punkt 36 i de överklagade domarna.

20 I det avseendet räcker det inte att hänvisa till rättspraxis på området utan att tillämpa denna rättspraxis på sakförhållandena och omständigheterna på de aktuella målen.

21 Villkoret att det för allmänheten finns ett samband är ett nödvändigt villkor enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 men räcker inte i sig. Se i detta hänseende dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 31 och 32).

22 Se punkt 27 i de överklagade domarna. Jag konstaterar att Tulliallan har ifrågasatt tribunalens slutsatser om omfattningen av det renommé som dess äldre varumärken åtnjuter. Tullallan anser, vad gäller dess renommé, att genomsnittskonsumenten på ett naturligt sätt skulle förknippa de äldre varumärkena för Burlington med tillhandahållandet av lyxvaror, särskilt sådana varor som juvelerarvaror, lädervaror och dofter, som utifrån de bevis som finns tillgängliga Burlington Arcade har ett särskilt renommé för, snarare än enbart, såsom tribunalen konstaterat i punkt 34 i de överklagade domarna, att dess renommé för shoppinggallerior omfattades av detaljhandelstjänster i den mening som avses i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425).

23 I artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 nämns tre olika slags risker, nämligen risken för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning för det första skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra, skulle vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller för det tredje skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. I punkt 92 i dom av den 20 September 2017, The Tea Board/EUIPO ( C‑673/15–P-C‑676/15 P, EU:C:2017:702), slog domstolen fast att olika typer av risker för ett tidigare varumärke enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2007 ska bli föremål för en prövning där bedömningskriterierna inte nödvändigtvis sammanfaller. Bedömningen av huruvida det finns en risk för intrång genom förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska göras utifrån en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka detta varumärke är registrerat. Däremot ska bedömningen av huruvida det föreligger intrång genom att det dras otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé göras – i den mån det är den fördel som innehavaren av det yngre varumärket drar av det äldre varumärket som är förbjuden – med utgångspunkt i en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka registrering av det yngre varumärkets har sökts. Det bör noteras att Tulliallan har godtagit att tribunalens språk i de överklagade domarna visserligen fokuserar på otillbörlig fördel, men att den domstolen även prövade urvattning som är till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

24 Dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmonieringskontoret ( C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93 och där angiven rättspraxis).

25 Se även punkt 39 i de överklagade domarna.

26 Som jag har angett i punkt 94 och följande punkter i detta förslag till avgörande hyser jag allvarliga tvivel om att tribunalens slutsatser är korrekta. Eftersom Tulliallan inte tillräckligt har bestridit tribunalens slutsats och denna slutsats inte heller var föremål för ett anslutningsöverklagande av EUIPO eller av BF, måste den stå sig i förevarande överklagande.

27 Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkt 79) där domstolen uppmanade till en helhetsbedömning.

28 Dessa faktorer räcker inte för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkt 80).

29 Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 42, 79 och 80).

30 En enkel sökning på Internet visar att det finns ett antal detaljhandelsbutiker i USA med namnet Burlington. Jag har dessutom hittat en klinik i Paris, Frankrike som har ordet Burlington i sitt namn.

31 Dessa sakförhållanden tyder på att begreppet Burlington varken är unikt eller har ursprunglig särskiljningsförmåga.

32 Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkt 30). Det ska emellertid erinras om att slutsatsen att ett sådant samband föreligger inte drogs av tribunalen i dessa förfaranden.

33 Tvärtemot vad som yrkats av Tulliallan anser jag därför att tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna inte är irrelevant.

34 Se analogt dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 67 och 68).

35 Tulliallan har hävdat att det renommé som varumärkena hos butikerna i gallerian åtnjuter var irrelevant för den aktuella frågan och tribunalen borde inte ha tagit hänsyn till det. Jag håller med om detta. Det bör dock betonas att tribunalen endast konstaterade – korrekt enligt min åsikt – att det som är viktigt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är det äldre varumärket snarare än några andra främmande frågor eller sakförhållanden, såsom de varor och tjänster som de som hyr butiker i gallerian tillhandahåller.

36 Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation ( C‑252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).

37 Dom av den 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies m.fl./kommissionen ( C‑312/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:235, punkterna 31 och 35).

38 Harmoniseringskontoret (som det hette då).

39 Tulliallan har påpekat att betydelsen av [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] är att tre av varumärkena i förevarande mål [det brittiska varumärket nr] 2314342, [det brittiska varumärket nr] 2314343 och [det brittiska varumärket nr] 2330341 registrerades innan [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425)] meddelades, så att de under alla omständigheter inte omfattas av dess begäran enligt [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:750)]. Det fjärde varumärket [EU-figurmärke nr 3618857] fullgjorde de frister som gäller under invändningsförfarande vid den tidpunkten då [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425)] meddelades och varumärket därefter registrerades den 16 oktober 2006. I enlighet med de policyskäl som ligger till grund för [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425)], har det gjorts gällande att den korrekta tolkningen av [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] är att [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425)] inte heller är tillämplig på detta EU-varumärke.

40 Dom av den 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO ( C‑673/15 P–C‑676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

41 Enligt min mening avser punkt 51 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425) att förklara vad som är syftet med skyldigheten i fråga utan att på något sätt begränsa räckvidden av denna skyldighet.

42 Dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48). Se även analogt, dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India ( C‑577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 31).

43 Se ovan punkt 11.

44 Som meddelades ungefär 2 månader före de överklagade domarna.

45 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Wahl i målet EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:383, punkt 54).

46 Se även de begränsade undantag som medges i artikel 48.2 i förordning nr 207/2009, förutsatt att ändringen inte väsentligen ändrar varumärket så som det ursprungligen registrerats eller utökar förteckningen över varor eller tjänster (vad gäller sistnämnda förbehåll, se därvidlag artikel 43.2 i den förordningen).

47 I artikel 43.2 i förordning nr 207/2009 förbjuds uttryckligen en utökning av förteckningen över varor eller tjänster.

48 Eftersom det enligt min mening i själva verket skulle vara omöjligt att uppta alla kända varor eller till och med varuslag i en förteckning har alla förteckningar en begränsande verkan.

49 Se, analogt, förslag till avgörande av generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona i målet Brandconcern/EUIPO ( C‑577/14 P, EU:C:2016:571, punkterna 67 och 68).

50 Dom av den 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies m.fl./kommissionen ( C‑312/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:235, punkterna 31 och 35).

51 De tjänster som omfattas av klass 35 har följande beskrivning för det varumärket: Marknadsföring, reklam och annonsverksamhet och motsvarande informationstjänster, sammanförande, till andras fördel, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i en rad av butiker för allmänna handelsvaror. Min kursivering.

52 Min kursivering.

53 Se dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C‑418/02, EU:C:2005:425, punkt 33).

54 Se punkt 34 i den överklagade domen.