Tribunalens dom (sjunde avdelningen) den 27 juni 2019

I mål T‑268/18,

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen) sammansatt av ordföranden V. Tomljenović samt domarna E. Bieliūnas och A. Kornezov (referent), justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

med beaktande av överklagandet, som inkom till tribunalens kansli den 27 april 2018,

med beaktande av svarsskrivelsen, som inkom den 1 augusti 2018,

efter förhandlingen den 28 februari 2019,

följande

Dom [utelämnas]

Parternas yrkanden

Rättslig bedömning

Huruvida artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 åsidosattes [utelämnas]

Jämförelsen av kännetecknen [utelämnas]

– De motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar

– Den begreppsmässiga jämförelsen

Helhetsbedömningen av risken för förväxling

13 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

14 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

15 Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sin talan. Som första grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001, och som andra grund att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b i samma förordning.

62 Såväl det äldre varumärket som det kännetecken som varumärkesansökan avser utgör ordmärken. Överklagandenämnden fann inte, innan den företog den visuella, fonetiska och begreppsmässiga jämförelsen mellan de motstående kännetecknen, att dessa kännetecken hade någon dominerande beståndsdel. Det var först vid genomförandet av denna jämförelse som överklagandenämnden för det första förklarade att när det gällde det äldre varumärket hade ordet luciano högre särskiljningsförmåga än ordet don (punkt 51 i det överklagade beslutet). Vad för det andra avsåg det sökta varumärket ansåg överklagandenämnden att särskiljningsförmågan hos beståndsdelen luciano var lägre än särskiljningsförmågan hos beståndsdelen sandrone. Den sistnämnda beståndsdelen hade enligt överklagandenämnden ett högre inneboende värde för de spanska, franska, italienska och portugisiska konsumenterna på grund av att det var fråga om ett ovanligt efternamn. Denna slutsats var emellertid inte giltig i hela unionen, bland annat inte i Tyskland och Finland, där överklagandenämnden ansåg att beståndsdelen luciano var lika särskiljande som beståndsdelen sandrone (punkterna 48 och 50 i det överklagade beslutet).

63 Klaganden har bestritt denna sistnämnda slutsats.

64 Tribunalen ska således pröva huruvida överklagandenämndens bedömning av de motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar var felaktig.

65 Det sökta kännetecknet består av två ord, ett med sju bokstäver – luciano – och ett med åtta bokstäver – sandrone. Även det äldre varumärket består av två ord, varav det första innehåller tre bokstäver – don – och det andra sju bokstäver – luciano.

66 När det gäller det äldre varumärket ska beståndsdelen luciano tillmätas större betydelse än beståndsdelen don, om inte annat på grund av att det sistnämnda ordet är så kort, men också, vilket överklagandenämnden framhöll i punkt 51 i det överklagade beslutet, på grund av att det uppfattas som en spansk titel med betydelsen herr, eller som en italiensk prästtitel, vilken dessutom uppfattas som en sådan av en stor del av konsumenterna i unionen, däribland de tyska och de finländska konsumenterna. Överklagandenämnden hänvisade härvid till den tyska ordboken Duden. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att beståndsdelen luciano är mer särskiljande än beståndsdelen don för omsättningskretsen, vilket inte heller har bestritts av klaganden. Detta konstaterande påverkar emellertid inte bedömningen av vilken grad av särskiljningsförmåga som beståndsdelen luciano har i sig själv (se punkt 102 nedan).

67 Att beståndsdelen luciano är mer särskiljande än ordet don, betyder emellertid inte att den är det så till den grad att den sistnämnda beståndsdelen blir obetydlig.

68 När det gäller det sökta kännetecknet anser tribunalen, i likhet med vad överklagandenämnden angav i punkt 46 i det överklagade beslutet, att omsättningskretsen i hela unionen troligen uppfattar orden som detta kännetecken består av såsom en kombination av ett förnamn och ett efternamn. Överklagandenämnden angav därefter att namnet Sandrone inte uppfattas som ett vanligt efternamn ens i Italien, och att förnamnet Luciano i gengäld uppfattas som mycket utbrett i Spanien, Italien och Portugal, liksom i Frankrike på grund av det närbesläktade namnet Lucien (punkt 47 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden slog följaktligen fast att för konsumenterna i dessa områden är särskiljningsförmågan hos beståndsdelen luciano lägre än särskiljningsförmågan hos beståndsdelen sandrone, som i egenskap av ett ovanligt efternamn har ett högre inneboende värde (punkt 48 i det överklagade beslutet).

69 Parterna har inte bestritt överklagandenämndens bedömning i denna del.

70 Överklagandenämnden ansåg däremot att beståndsdelen luciano uppfattas som ett ovanligt förnamn i Tyskland och i Finland. Den underkände även invändningsenhetens påstående att det italienska förnamnet Luciano är känt för konsumenterna i hela unionen på grund av den italienske tenoren Luciano Pavarottis berömmelse. Överklagandenämnden angav att det såvitt den förstår är efternamnet Pavarotti som är berömt snarare än det fullständiga namnet Luciano Pavarotti, och att en stor del av konsumenterna i unionen inte skulle kunna dra sig till minnes hans förnamn (punkt 48 i det överklagade beslutet). På denna grund slog överklagandenämnden fast att såväl förnamnet Luciano som efternamnet Sandrone betraktas som ovanliga av de tyska och de finländska konsumenterna, och att den förstnämnda beståndsdelen således är lika särskiljande som den sistnämnda för dessa konsumenter (punkt 50 i det överklagade beslutet).

71 Det ska i detta avseende påpekas att det enligt rättspraxis kan förhålla sig så att efternamnet, i en del av unionen, i allmänhet anses ha högre särskiljningsförmåga än förnamnet. De särskilda omständigheterna i det enskilda fallet måste emellertid beaktas, i synnerhet att det aktuella efternamnet är ovanligt eller tvärtom allmänt utbrett, eftersom denna omständighet kan påverka särskiljningsförmågan (dom av den 5 oktober 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/harmoniseringskontoret – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, ej publicerad, EU:T:2011:565, punkt 50, och dom av den 11 juli 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, ej publicerad, EU:T:2018:424, punkt 38). Att den som ansöker om att få sitt för- och efternamn gemensamt registrerade som varumärke eventuellt är en välkänd person, ska också beaktas (dom av den 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punkterna 36 och 37).

72 Såsom klaganden har anfört måste det i förevarande fall konstateras att överklagandenämndens påstående att förnamnet Luciano uppfattas som ett ovanligt förnamn i Tyskland och i Finland saknar grund i konkreta omständigheter.

73 Enbart den omständigheten att ett visst förnamn inte är särskilt vanligt bland befolkningen i en viss medlemsstat innebär inte med nödvändighet att detta förnamn uppfattas som ovanligt av omsättningskretsen i denna medlemsstat. Ett förnamn som är relativt välkänt inom EU eller internationellt kommer nämligen inte att uppfattas som ovanligt av omsättningskretsen, ens i de medlemsstater där detta förnamn inte är så utbrett.

74 I förevarande fall framhöll överklagandenämnden på goda grunder i punkt 47 i det överklagade beslutet att förnamnet Luciano uppfattas som ett mycket vanligt förnamn i Spanien, Italien och Portugal, liksom i Frankrike, det vill säga i en stor del av unionen. Med tanke på handelsflödena i unionen och de elektroniska kommunikationsmedel som finns i dag, kan man då inte rimligen göra gällande att detta förnamn kommer att uppfattas som ovanligt av omsättningskretsen i Tyskland och i Finland. Även om det är uppenbart att förnamnet Luciano inte är så utbrett bland befolkningen i Tyskland och i Finland, innebär med andra ord inte den omständigheten i sig själv att detta förnamn uppfattas som ett ovanligt förnamn i dessa medlemsstater, vilket överklagandenämnden hävdade i punkt 48 i det överklagade beslutet.

75 Det kan således konstateras att för konsumenterna i unionen som helhet är det beståndsdelen sandrone – ett efternamn som inte uppfattas som vanligt – som är den mest särskiljande beståndsdelen i det sökta kännetecknet. Detta innebär emellertid inte att beståndsdelen luciano är obetydlig.

76 Således borde överklagandenämnden, efter att ha undersökt de inneboende egenskaperna hos var och en av beståndsdelarna i de motstående kännetecknen, och efter att ha jämfört dessa med de inneboende egenskaperna hos de andra beståndsdelarna, ha funnit att det i vart och ett av kännetecknen fanns en beståndsdel som var mer särskiljande än den andra, nämligen beståndsdelen luciano i det äldre varumärket, vilket den mycket riktigt gjorde, och beståndsdelen sandrone i det sökta varumärket, vilket den inte gjorde beträffande en del av omsättningskretsen. Först därefter borde överklagandenämnden ha gått vidare med den visuella, fonetiska och begreppsmässiga jämförelsen av de motstående kännetecknen. Följderna av detta fel ska utredas nedan.

81 I punkterna 52 och 53 i det överklagade beslutet angav överklagandenämnden att omsättningskretsen kommer att associera det sökta kännetecknet med ett förnamn och ett efternamn, det vill säga med en specifik person (fiktiv eller verklig) med förnamnet Luciano, medlem av familjen Sandrone, och att omsättningskretsen på samma sätt uppfattar det äldre varumärket såsom åsyftande en person med förnamnet Luciano. Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att [k]onsumenterna i bland annat Tyskland och Finland därför skulle kunna tolka de aktuella varumärkena såsom åsyftande en och samma person (fiktiv eller verklig), kännetecknad av det ovanliga namnet Luciano. Enligt överklagandenämnden liknar således de motstående kännetecknen varandra i medelhög grad i begreppsmässigt hänseende (punkt 53 i det överklagade beslutet).

82 Såväl klaganden som EUIPO har invänt mot denna slutsats. Klaganden har gjort gällande att de motstående kännetecknen är begreppsmässigt olika, medan EUIPO anser att jämförelsen mellan dessa är neutral i detta hänseende. EUIPO har även anfört att det saknas enhetlig rättspraxis på området, och att unionsdomstolen i vissa domar har funnit att det varit möjligt att göra en begreppsmässig jämförelse mellan kännetecken innehållande ett efternamn eller ett förnamn, medan den i andra domar har funnit att en begreppsmässig jämförelse mellan denna typ av kännetecken inte varit möjlig.

83 Tribunalen anser därför att det är nödvändigt att klargöra rättspraxis på detta område. Det ska därvid erinras om att den begreppsmässiga jämförelsen har till syfte att jämföra de begrepp som de motstående kännetecknen förmedlar. Ordet begrepp betyder, enligt den definition som ges i till exempel ordboken Larousse, en generell och abstrakt idé i det mänskliga medvetandet om ett konkret eller abstrakt tankeföremål, vilken möjliggör för människan att med detta tankeföremål associera de olika föreställningar som den har av det, och att strukturera sina kunskaper om detsamma.

84 På samma sätt innebär begreppsmässig likhet enligt rättspraxis att de motstående kännetecknen överensstämmer till sitt semantiska innehåll (dom av den 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 24).

85 Ett förnamn eller ett efternamn som inte förmedlar en generell och abstrakt idé och som saknar semantiskt innehåll är således inte bärare av något begrepp. En begreppsmässig jämförelse mellan två kännetecken som enbart består av sådana förnamn eller efternamn är därför inte möjlig.

86 En begreppsmässig jämförelse är däremot möjlig när förnamnet eller efternamnet i fråga har blivit symbol för ett begrepp, till exempel på grund av berömmelsen hos den person som bär detta förnamn eller efternamn, eller när detta förnamn eller efternamn har ett semantiskt innehåll som är tydligt och omedelbart igenkännbart.

87 Tribunalen har slagit fast att varumärken som består av efternamn eller förnamn på personer saknar särskild begreppsmässig innebörd för omsättningskretsen, såvida inte förnamnet eller efternamnet är mycket välkänt, på grund av att det tillhör en berömd person (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 maj 2011, IIC/harmoniseringskontoret – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, ej publicerad, EU:T:2011:223, punkt 40, dom av den 8 maj 2014, Pedro Group/harmoniseringskontoret – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, ej publicerad, EU:T:2014:241, punkterna 71–73, och dom av den 11 juli 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, ej publicerad, EU:T:2018:424, punkt 65).

88 I förevarande fall identifierade inte överklagandenämnden något begrepp som skulle kunna associeras med förnamnet och efternamnet i fråga. Parterna har inte heller framfört några sådana argument.

89 Enbart den omständigheten att omsättningskretsen associerar det sökta kännetecknet med ett förnamn och ett efternamn, och således med en fiktiv eller verklig specifik person, och att det äldre varumärket uppfattas såsom åsyftande en person med namnet Luciano, saknar därför betydelse för den begreppsmässiga jämförelsen av de motstående kännetecknen.

90 Överklagandenämndens bedömning att de motstående kännetecknen i begreppsmässigt hänseende liknar varandra i medelhög grad kan följaktligen inte godtas. I likhet med EUIPO finner tribunalen att en begreppsmässig jämförelse inte är möjlig i förevarande fall, eftersom förnamnen och efternamnet som de motstående kännetecknen innehåller inte förmedlar något begrepp.

91 Mot bakgrund av ovanstående överväganden godtar tribunalen överklagandenämndens slutsats om en visuell och fonetisk likhet i åtminstone låg grad mellan de motstående kännetecknen, och underkänner slutsatsen om en medelhög begreppsmässig likhet mellan dessa kännetecken, eftersom en begreppsmässig jämförelse mellan nämnda kännetecken inte är möjlig i förevarande fall.

92 Klagandens argument i punkt 63 i klagomålet, att risken för förväxling ska bedömas med hänsyn till det intryck som EU-konsumenten får, och inte intrycket hos konsumenten i det ena eller andra EU-landet (Tyskland och Finland i det nu aktuella fallet), kan för det första inte godtas. För att ett EU-varumärke inte ska få registreras räcker det nämligen att ett registreringshinder, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, finns i en del av unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringskontoret – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), T‑81/03, T‑82/03 och T‑103/03, EU:T:2006:397, punkt 76 och där angiven rättspraxis). Oavsett om det i förevarande fall fastställs att det föreligger en risk för förväxling hos den tyska eller finländska konsumenten, saknar klaganden följaktligen stöd för sitt argument att överklagandenämnden gjorde fel när den, för att avslå registreringsansökan, hänvisade till risken för förväxling i endast två EU-länder.

93 Vid bedömningen av risken för förväxling föreligger enligt rättspraxis ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (dom av den 28 mars 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, ej publicerad, EU:T:2017:226, punkt 71, och dom av den 8 november 2017, IST, T‑80/17, ej publicerad, EU:T:2017:784, punkt 64).

94 Vid tillämpningen av den samspelsprincip som nämns ovan i punkt 93, drog överklagandenämnden slutsatsen att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen, åtminstone såvitt avsåg omsättningskretsen i Tyskland och i Finland. Som skäl härför angav överklagandenämnden att kännetecknen liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende, åtminstone i låg grad, och att de liknade varandra i begreppsmässigt hänseende i medelhög grad, samt att produkterna i fråga i medelhög grad var identiska eller av liknande slag.

95 Genom att slentrianmässigt tillämpa samspelsprincipen utan att ta hänsyn till samtliga relevanta faktorer, gjorde överklagandenämnden emellertid inte en korrekt helhetsbedömning av risken för förväxling.

96 Det ska erinras om att det av rättspraxis följer att låg varu- eller tjänsteslagslikhet förvisso kan kompenseras av hög varumärkeslikhet, men att även det omvända förhållandet gäller, det vill säga att det inte finns något hinder för att det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet konstateras att det inte föreligger någon risk för förväxling, även om det är fråga om identiska produkter och det finns en låg grad av likhet mellan de motstående varumärkena (dom av den 3 juni 2015, Giovanni Cosmetics/harmoniseringskontoret – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, ej publicerad, EU:T:2015:353, punkt 132, se även, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringskontoret – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, punkterna 67 och 68, och dom av den 17 februari 2011, Annco/harmoniseringskontoret – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, punkterna 44 och 48).

97 I förevarande mål gjorde överklagandenämnden en oriktig bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen när den slog fast att beståndsdelen luciano var lika särskiljande som beståndsdelen sandrone i det sökta kännetecknet, och när den fann att de motstående kännetecknen likande varandra i medelhög grad i begreppsmässigt hänseende (se punkterna 75 och 90 ovan).

98 Vidare tog inte överklagandenämnden hänsyn till de specifika egenskaperna hos produkterna i fråga. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av det aktuella slaget av varor eller tjänster har av varumärkena är emellertid av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling (dom av den 18 september 2012, Scandic Distilleries/harmoniseringskontoret – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, ej publicerad, EU:T:2012:432, punkt 27).

99 Det ska i förevarande mål framhållas att namnen har stor betydelse när det gäller viner, vare sig det rör sig om efternamn eller namn på vingårdar, eftersom de tjänar som referens till och beteckning av vinerna. Allmänt sett ska det hållas i åtanke att konsumenterna är vana vid att ange och känna igen vin med ledning av det ordelement som tjänar som igenkänningstecken och att nämnda ordelement bland annat anger vem som skördat vinet eller den egendom där vinet har framställts (dom av den 27 februari 2014, Pêra-Grave/harmoniseringskontoret – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA), T‑602/11, ej publicerad, EU:T:2014:97, punkt 35, och dom av den 11 juli 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, ej publicerad, EU:T:2018:424, punkt 49, se även, för ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2005, Julián Murúa Entrena, T‑40/03, EU:T:2005:285, punkt 56). Det är således den särskiljande beståndsdelen sandrone som tjänar till att identifiera klagandens viner, eller benämningen i sin helhet, det vill säga luciano sandrone, men inte enbart beståndsdelen luciano.

100 Överklagandenämnden har vidare inte heller tagit hänsyn till att verkliga eller påhittade spanska och italienska namn ofta används i vinsektorn, och att konsumenterna är vana vid varumärken som innehåller dessa beståndsdelar, vilket innebär att de inte kommer att tro att detta innebär att alla de varor som hör under detta namn härrör från samma ursprung varje gång ett namn av denna typ förekommer hos ett varumärke tillsammans med andra beståndsdelar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 juni 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, punkt 116 (ej publicerad) och där angiven rättspraxis).

101 I vinsektorn, där användningen av kännetecken som består av namn eller förnamn är mycket vanligt förekommande, är det således osannolikt att genomsnittskonsumenten tror att det finns ekonomiska band mellan innehavarna av de motstående kännetecknen enbart på grund av att dessa delar det italienska förnamnet Luciano, som enligt punkt 47 i det överklagade beslutet uppfattas som mycket utbrett i Spanien, Frankrike, Italien och Portugal, och avseende vilket det inte har fastställts att det uppfattas som ovanligt i andra länder i unionen. Av enbart denna omständighet kan således inte slutsatsen dras att det såvitt gäller varumärken för viner föreligger en risk för förväxling, eftersom omsättningskretsen inte förväntar sig att det är en enda producent som använder sig av detta vanliga förnamn såsom beståndsdel i ett varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 februari 2019, Serendipity m.fl./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, ej publicerad, EU:T:2019:73, punkt 71, se även, analogt, dom av den 3 juni 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, ej publicerad, EU:T:2015:353, punkt 117).

102 Därtill kommer att överklagandenämnden inte heller beaktade att de båda varumärkenas gemensamma beståndsdel luciano har låg särskiljningsförmåga. Detta förnamn kan nämligen avse ett potentiellt obegränsat antal personer, vilket innebär att hela omsättningskretsen kommer att kunna skilja det äldre varumärket från det sökta varumärket, eftersom det sistnämnda varumärket dessutom innehåller beståndsdelen sandrone, ett efternamn som har ett högre inneboende värde (se punkterna 68 och 69 ovan).

103 Denna slutsats bekräftas av domstolens praxis, enligt vilken det inte kan godtas att alla efternamn som utgör ett äldre varumärke kan utgöra hinder för registrering av ett sammansatt varumärke som består av ett förnamn och detta efternamn (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punkt 39). Det kan således inte anses att det automatiskt föreligger en risk för förväxling när ett äldre varumärke bestående av ett efternamn används i ett annat varumärke där ett förnamn läggs till efternamnet. Denna bedömning äger giltighet även när det äldre varumärket består av ett förnamn och det sökta kännetecknet består av en kombination av detta förnamn och ett efternamn (dom av den 3 juni 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, ej publicerad, EU:T:2015:353, punkt 125).

104 Mot bakgrund av det ovanstående, och med hänsyn till den låga graden av visuell och fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen, liksom den omständigheten att det inte är möjligt att göra en begreppsmässig jämförelse av dessa, finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

105 Av dessa skäl bifalls följaktligen överklagandet såvitt avser den andra grunden och det överklagade beslutet ogiltigförklaras, utan att det är nödvändigt att pröva klagandens övriga argument, avseende att det sökta varumärket är välkänt och EUIPO:s beslutspraxis.

1 Rättegångsspråk: engelska.

2 Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.