PMÄ 8442-24
Sökord Återförvisning · Bestämda uppgifter · Uppfinningshöjd
Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om upphävande av patent, till skillnad från underinstansen, kommit fram till att patentets krav 1 enligt ett första ändringsyrkande inte innehåller bestämda uppgifter om vad som söks skyddat. Patent- och marknadsöverdomstolen har även kommit fram till att patentet inte kan upprätthållas med något av de övriga ändringsyrkandena av samma skäl som ovan eller för att uppfinningen saknar uppfinningshöjd. Patent- och marknadsöverdomstolen har därutöver avslagit ett yrkande om återförvisning till underinstansen. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2024-05-24 i mål nr PMÄ 5982-22, se
bilaga A
PARTER
Klagande
Westinghouse Electric Sweden AB
721 63 Västerås
Ombud: Patentombudet M.H.
Motpart
Global Nuclear Fuel-Americas, LLC
3901 Castle Hayne Road
NC 28401 Wilmington
USA
Ombud: Patentombudet A.H.
SAKEN
Upphävande av patent
PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE
YRKANDEN
Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva det svenska patentet med nummer 1350723-1 (publiceringsnummer SE 540 751 C2).
Global Nuclear Fuel-Americas, LLC (Global Nuclear) har motsatt sig att det överklagade beslutet ändras. I andra hand har Global Nuclear yrkat att patentet ska upprätthållas med något av ändringsyrkandena 1a-PMD, 2-PMD, 2a-PMD, 3-PMD, 3a-PMD osv. till 12a-PMD (se bilaga 2 och 3 i det överklagade beslutet) samt 13-PMD–20-PMD (bilagan till bilaga 1 i det överklagade beslutet), att prövas i nämnd ordning.
Westinghouse har yrkat att ärendet ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för det fall det skulle bli aktuellt att pröva något av ändringsyrkandena 1a-PMD, 2-PMD, 2a-PMD, 3-PMD, 3a-PMD osv. till 12a-PMD.
Global Nuclear har motsatt sig att ärendet återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen.
PARTERNAS TALAN
Westinghouse har åberopat samma grunder som i underinstansen, dvs. att det
föreligger brister i fråga om nyhet, uppfinningshöjd och stöd i grundhandlingarna samt i fråga om att patentkrav ska innehålla bestämda uppgifter om vad som söks skyddat. Westinghouse har som skäl för att ärendet ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen angett att ändringsyrkandena 1a–PMD, 2-PMD, 2a-PMD till 12a-PMD inte prövats i lägre instans.
Global Nuclear har åberopat samma grunder som i Patent- och marknadsdomstolen, dvs. att villkoren avseende stöd i grundhandlingarna, nyhet, uppfinningshöjd och bestämda uppgifter är uppfyllda. Global Nuclear har som skäl för sin ståndpunkt att ärendet inte ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen angett dels att Westinghouse inte har redogjort för någon brist hos ett "a"-märkt ändringsyrkande som inte redan fanns hos ett motsvarande icke "a"-märkt ändringsyrkande, dels att en återförvisning skulle fördröja ett lagakraftvunnet beslut samt medföra ökade processkostnader.
Parterna har i övrigt, i aktuella delar, utvecklat sin respektive talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.
UTREDNINGEN
Utredningen är densamma som i Patent- och marknadsdomstolen.
Patent- och marknadsöverdomstolen har hållit sammanträde.
PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS SKÄL Den upphävda patentlagen ska tillämpas
En ny patentlag (2024:945) trädde i kraft den 1 januari 2025. Enligt övergångsbestämmelserna ska den nya lagen tillämpas även på patent som har meddelats före ikraftträdandet, medan den upphävda lagen dock fortfarande gäller i fråga om bl.a. förutsättningarna för meddelande av patent och handläggningen av en patentansökan, om ansökan har gjorts före ikraftträdandet. I föreliggande fall ska alltså den upphävda patentlagen tillämpas.
Frågan om återförvisning
Westinghouse har mot Global Nuclears bestridande begärt att ärendet ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för det fall det skulle bli aktuellt för Patent- och marknadsöverdomstolen att pröva något av ändringsyrkandena 1a-PMD, 2-PMD, 2a-PMD till 12a-PMD.
Möjligheten till återförvisning, utan att det förekommit rättegångsfel, framgår inte av lagtext utan kan sägas ske med tillämpning av den s.k. instansordningens princip. Domstolen får i det enskilda fallet göra en intresseavvägning mellan bl.a. att ärendet inte fördröjs och parternas intressen av att det sker en prövning i minst två instanser.
I detta fall finns det förhållandevis många ändringsyrkanden med patentkrav som inte prövats i någon underinstans. Dock skiljer sig de självständiga patentkraven enligt dessa ändringsyrkanden marginellt, i vissa fall inte alls, från de självständiga
patentkrav som prövats i underinstansen.
Med hänsyn till att Global Nuclear motsatt sig återförvisning och det som anförts ovan anser Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte finns tillräckligt starka skäl för att återförvisa ärendet till underinstansen även om prövningen skulle komma att omfatta något av ändringsyrkande 1a-PMD, 2-PMD, 2a-PMD till 12a-PMD. Yrkandet om återförvisning till Patent- och marknadsdomstolen ska alltså avslås.
Ändringsyrkandena 1-PMD till 12-PMD (utan ”a”-markeringar) och 13-PMD till 20-PMD
Ett patentkrav som ändrats får inte introducera en oklarhet som inte fanns före ändringen, men om så är fallet kommer villkoret om att patentkrav ska innehålla bestämda uppgifter om vad som söks skyddat i spel (jfr Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th edition 2022, avsnitt II.A.1.4).
Patent- och marknadsöverdomstolen noterar att efter patentets meddelande ändrades patentkrav 1 bl.a. på det sättet att uppgiften ”den första typen av styrcell innefattar åtminstone två nya bränsleknippen” infördes. Samtidigt bibehölls i det osjälvständiga patentkravet 2 uppgiften ”varvid åtminstone ett bränsleknippe av den första typen av styrcell är nytt”. Detta förhållande föreligger i samtliga ändringsyrkanden 1-PMD till 12-PMD (utan ”a”-markeringar) och 13-PMD till 20-PMD.
Westinghouse har för ändringsyrkandena 1-PMD till 12-PMD och 13-PMD till
20-PMD anfört att patentkravet 1 inte innehåller bestämda uppgifter med anledning av den ovan nämnda uppgiften i patentkravet 2.
Global Nuclear har anfört att den aktuella uppgiften i patentkrav 1 inte innebär någon otydlighet eftersom uppgiften i patentkrav 2 är en mindre begränsande uppgift än uppgiften i patentkrav 1 och därmed subsumeras av denna. Enligt Global Nuclears uppfattning är det just detta som Patent- och marknadsdomstolen i det överklagade beslutet (s. 17, tredje stycket) uttrycker med ”i och för sig utgör en överbestämning”.
Patent- och marknadsöverdomstolen anser, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, att den aktuella uppgiften i patentkrav 2 inte utgör en överbestämning i
förhållande till uppgiften i patentkrav 1. Patent- och marknadsöverdomstolen finner i stället att uppgifterna är motstridiga och medför att patentkravet 1, som ska kunna omfatta de utföringsformer som anges i de osjälvständiga patentkraven, blir oklart. Därmed är villkoret att patentkrav ska innehålla bestämda uppgifter om vad som söks skyddat inte uppfyllt för patentkrav 1, enligt ändringsyrkandena 1-PMD till 12-PMD (utan ”a”-markeringar) och 13-PMD till 20-PMD. Patentet kan alltså inte upprätthållas med patentkrav enligt något av dessa ändringsyrkanden.
Ändringsyrkande 1a-PMD
Westinghouse har avseende ändringsyrkande 1a-PMD anfört att uppfinningen enligt respektive självständigt patentkrav 1 och 11 saknar uppfinningshöjd i förhållande till det som i kombination är känt genom E1 och E2 eller E1 och E4 samt i förhållande till det som är känt genom E2 ensamt. Bolaget har även anfört att uppfinningen enligt det självständiga patentkravet 18 inte är ny i förhållande till det som är känt genom E2. (Vilka dokument som avses med beteckningarna E1, E2 och E4 framgår av Patent- och registreringsverkets beslut, se s. 2 i bilaga 1 till bilaga A).
Patent- och marknadsöverdomstolen börjar med att pröva om uppfinningen enligt patentkrav 1 har uppfinningshöjd i förhållande till den teknik som är känd genom E2, figur 2 med tillhörande text.
Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till den redogörelse av E2, figur 2 som görs i det överklagade beslutet på s. 23 näst sista stycket, dock med undantag av det som angetts om att ”[u]nder den första sekvensen, kardinalsekvensen, av den första cykeln utgör ... inte de övriga angivna styrcellerna egentliga styrceller och ska inte heller betraktas som sådana”. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening är samtliga angivna styrceller i E2 styrceller, oavsett om vissa av dem används för aktiv styrning först i ett senare skede av cykeln.
Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till det som i det överklagade beslutet anges om att styrcellerna med tre nya bränsleknippen i E2, fig. 2 kan betraktas som en första typ av styrcell och att styrcellerna utan nya bränsleknippen kan betraktas som en andra typ av styrcell samt att detta innebär att uppfinningen enligt patentkravet 1 skiljer sig från den nu aktuella tekniken genom särdraget h, ”varvid nämnda flertal styrceller av den första typen är yttre styrceller som har laddats i det inre härdområdet och delvis i det inre omkretsområdet" (s. 36, andra och tredje stycket).
Patent- och marknadsöverdomstolen gör samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen, att det inte av patentskriften går att härleda vilken effekt den angivna skillnaden har (beslutet s. 37). Patent- och marknadsöverdomstolen gör dock en annan bedömning än underinstansen vad gäller frågan om uppfinningen har uppfinningshöjd.
Av det europeiska patentverkets praxis följer att särdrag som inte bidrar till lösningen på problemet enligt beskrivningen, inte ska beaktas vid bedömning av uppfinningshöjden (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th edition 2022, avsnitt I.D.9.6) och att särdrag som saknar teknisk effekt eller som inte
interagerar med övriga särdrag på ett tekniskt funktionellt sätt inte ska anses bidra till uppfinningshöjd (a.a. avsnitt I.D.9.2.4).
Eftersom den ovan identifierade skillnaden inte kan bedömas medföra någon teknisk effekt kan den inte bidra till uppfinningshöjd. Uppfinningen enligt patentkravet 1, ändringsyrkande 1a-PMD, saknar följaktligen uppfinningshöjd.
Ändringsyrkandena 2a-PMD till 12a-PMD
Patentkrav 1 enligt respektive ändringsyrkande 2a-PMD till 12a-PMD har i förhållande till patentkrav 1 enligt ändringsyrkande 1a-PMD antingen lämnats oförändrat (ändringsyrkande 4a-PMD och 9a-PMD) eller ändrats genom att nedanstående tillägg gjorts:
- ”och var och en av den andra typen av styrcell innefattar inga nya bränsleknippen,” (2a-PMD, 6a-PMD, 10a-PMD)
- ”varvid ingen styrcell av den första typen är belägen närmare härdens centrum än någon styrcell av den andra typen,” (3a-PMD, 7a-PMD, 11a-PMD)
- ”varvid ingen styrcell av den första typen är belägen närmare härdens centrum än någon styrcell av den andra typen, och var och en av den andra typen av styrcell innefattar inga nya bränsle-knippen,” (5a-PMD, 8a-PMD, 12a-PMD).
Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att tilläggen ovan inte medför att uppfinningen enligt patentkrav 1 enligt respektive ändringsyrkande 2a-PMD till 12a-PMD skiljer sig från den genom E2, figur 2 kända tekniken på något annat sätt än vad som redogjorts för angående ändringsyrkande 1a-PMD.
Uppfinningen enligt patentkrav 1, ändringsyrkandena 2a-PMD till 12a-PMD, saknar alltså uppfinningshöjd av samma skäl som angetts för patentkrav 1 enligt ändringsyrkande 1a-PMD.
Patentet kan följaktligen inte heller upprätthållas med patentkrav enligt något av ändringsyrkandena 1a-PMD till 12a-PMD.
Redan på grund av det ovanstående ska det överklagade beslutet undanröjas och patentet upphävas.
ÖVERKLAGANDE
Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet får därför inte överklagas.
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Amina Lundqvist, hovrättsrådet Magnus Ulriksson, patentrådet Anders Brinkman och den tekniske experten Ingvar Friberg.