PMÖD 2021:3
Sökord Hävning · Hinder mot registrering · Förväxlingsrisk
Varumärken (bl.a. ett figurmärke innehållande märkesorden ABU KASS) vilka ostridigt varit förväxlingsbara med äldre varumärken som använts utomlands (figurmärken innehållande bl.a. märkesorden ABU KASS), har inte visats vara sökta i ond tro. Domen får inte överklagas.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-03-29 i mål PMT 17167-18, se bilaga A
PARTER
Klagande Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co Box 20561 11465 Riyadh Saudiarabien
Ombud: Jur.kand. J.S. Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Drottninggatan 33, 4 tr. 111 51 Stockholm
Motpart Lazzat Foods AB, 556775-3255 Fagerstagatan 17 163 53 Spånga
Ombud: Jur.kand. M.H. Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm
SAKEN Hävning av varumärkesregistrering
DOMSLUT
1 Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdom-stolens domslut.
2 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co ska ersätta Lazzat Foods AB för rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 49 400 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom till dess betalning sker.
YRKANDEN M.M.
Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co (Babaker) har yrkat bifall till sin i Patent- och marknadsdomstolen förda talan, att Lazzat Foods AB:s (Lazzat) svenska nationella registreringar av ordvarumärket ABU KASS (nr 0506895) och figurvarumärket innehållande bl.a. märkesorden ABU KASS (nr 5073599) ska hävas samt att Babaker, vid vite om 500 000 kr eller annat lägre belopp som domstolen finner verkningsfullt, ska förbjudas att på den svenska marknaden använda vart och ett av dessa varumärken i samband med varuslaget ris.
Babaker har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria bolaget från skyldigheten att ersätta Lazzat för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta Lazzat att ersätta Babakers rättegångskostnad där.
Lazzat har bestritt Babakers ändringsyrkanden. För det fall förbudsyrkandet skulle bifallas har Lazzat yrkat att förbudet ska träda i kraft först efter tre månader räknat från dagen då avgörandet vunnit laga kraft.
Parterna har fordrat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.
Målet har, med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar och 50 kap. 13 § andra stycket 2 rättegångsbalken, avgjorts utan huvudförhandling.
PARTERNAS TALAN
Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma omständigheter till grund för talan som i Patent- och marknadsdomstolen och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i underinstansen.
Babaker har till utveckling av sin talan i Patent- och marknadsöverdomstolen tillagt följande.
Under förberedelsen vid Solna tingsrätt uppgav Lazzats tidigare ombud att bolagets ställföreträdare hade fått inspiration till de aktuella varumärkena efter att ha sett ABU KASS figur på ett klädesplagg i Turkiet. Först den 16 februari 2018, och därmed endast fyra dagar före huvudförhandlingen vid Solna tingsrätt, uppgav Lazzats då nya ombud att bakgrunden till varumärkena stod att finna i att bolaget blivit kontaktat av det brittiska bolaget Abu Kass Wholesalers & Distributors Ltd.
Den ansökan som ledde till den registrering av varumärket ABU KASS i figur i Storbritannien, och som upphävdes av den brittiska varumärkesmyndigheten, ingavs av Abu Kass UK Ltd den 12 april 2012. Det innebär att den ansökningen ingavs efter att Lazzat, enligt vad bolaget gjort gällande i föreliggande mål, kontaktats av Abu Kass Ltd och efter att Lazzat givit in sina ansökningar om registrering till Patent- och registreringsverket.
BEVISNING
Parterna har här åberopat samma bevisning i Patent- och marknadsdomstolen.
DOMSKÄL
Frågorna i målet
I målet är till att börja med frågan om Lazzats svenska nationella varumärkes-registreringar - ordmärket ABU KASS och figurvarumärket innehållande märkesorden ABU KASS - ska hävas på den grunden att bolaget var i ond tro vid sin ansökan om registrering av respektive varumärke. Vidare är frågan om Lazzat ska förbjudas att använda dessa varumärken för varuslaget ris på den grunden att det råder risk för förväxling mellan dessa varumärken och Babakers EU-varumärken i figur innehållande bl.a. märkesorden ABU KASS.
Bestämmelserna om ond tro i varumärkeslagen
Frågan om hävning av en varumärkesregistrering på grund av ond tro ska bedömas med utgångspunkt i 3 kap. 1 § första stycket och 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen, som fick sin nuvarande lydelse när lagen trädde i kraft den 1 juli 2011. Av bestämmelserna följer att en registrering får hävas om det registrerade varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.
Bestämmelsen i 2 kap. 8 första stycket 4 varumärkeslagen svarar mot bl.a. artikel 4.4 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG, enligt vilken en registrering av ett varumärke får hävas, om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt. Det är alltså fråga om ett s.k. relativt hinder, dvs. ett hinder mot registreringens bestånd av hänsyn till ett enskilt intresse.
I Sverige genomfördes inte den fakultativa bestämmelsen i artikel 3.2 d i direktivet, enligt vilken medlemsstaterna fick bestämma att ett varumärke inte skulle registreras eller, om det redan var registrerat, att det skulle kunna förklaras ogiltigt, om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro ("bad faith") av den sökande. I denna artikel regleras i stället ett s.k. absolut hinder, dvs. ett hinder mot registreringens bestånd av hänsyn till ett allmänt intresse.
Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning har regleringen av registrering i ond tro delvis förändrats. Enligt artikel 4.2 i direktivet ska registreringen av ett varumärke kunna förklaras ogiltig om den sökande gjorde sin ansökan om registrering av varumärket i ond tro ("bad faith"). Artikel 4.2 i 2015 års direktiv motsvarar alltså artikel 3.2 i 2008 års direktiv med den skillnaden att artikel 4.2 är obligatorisk.
Den obligatoriska bestämmelsen i artikel 4.2 har emellertid ännu inte lett till någon ändring i varumärkeslagen. I samband med den översyn av varumärkeslagen som gjordes med anledning av 2015 års direktiv bedömdes att det inte fanns skäl att ändra bestämmelsen i 2 kap. 8 första stycket 4 varumärkeslagen, under motivering av bl.a. att det inte var nödvändigt att ond tro utgjorde både ett absolut och ett relativt registreringshinder (se prop. 2017/18:267 s. 170-171 med hänvisning till prop. 2009/10:225 s. 185-186, jfr dock SOU 2016:79 s. 261-262).
En given utgångspunkt är att bestämmelser i nationell lagstiftning som omfattas av regleringen i EU-direktiv så långt möjligt ska tolkas och tillämpas direktivkonformt. Patent- och marknadsöverdomstolen har tidigare funnit att det vid tillämpning av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen inte är möjligt att bortse från den uttryckliga begränsningen att ond tro utgör ett registreringshinder endast om ett registrerat varumärke kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används när prövningen görs (se Patent- och marknadsöver-domstolens beslut den 29 juni 2020 i mål nr PMÖÄ 595-20).
Närmare om innebörden av ond tro
Ett hinder mot registrering av varumärken som sökts i ond tro infördes genom 1960 års varumärkeslag (SFS 1960:644) och byggde på artikel 6bis 3 i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Hinder mot registrering förelåg om ett varumärke sökts registrerat med vetskap om att ett annat varumärke användes, med vilket det sökta märket var förväxlingsbart, och det sökta märket inte hade tagits i bruk före det andra märket (se 14 § första stycket 7 i 1960 års lag). Det fanns inget krav på att sökanden skulle ha en särskild avsikt med sin ansökan, men i rekvisitet vetskap låg att innehavaren av det sökta märket efter registrering kunde hindra bruket av det äldre märket.
Begreppet ond tro är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt i unionen (se domstolens dom den 27 juni 2013, Malaysia Diary Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punkterna 29 och 35). Härav får enligt Patent- och marknadsdomstolens mening anses följa, att begreppet har en enhetlig betydelse vid tillämpning med avseende på såväl absoluta som relativa hinder, låt vara att olika omständigheter kan ha betydelse vid tillämpning av de två slagen av hinder.
Av EU-domstolens praxis framgår att det inte är tillräckligt att den som ansöker om registrering av ett varumärke vet om eller borde veta om att ett annat varumärke används, i förhållande till vilket det föreligger en risk för förväxling, för att sökanden ska anses vara i ond tro, utan hänsyn ska även tas till sökandens avsikt när ansökan gavs in (se domstolens dom den 11 juni 2009, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG; C-529/07, EU:C:2009:361, som rör tolkningen av innebörden med avseende ett absolut hinder, punkterna 39 och 40).
När det gäller begreppet "borde veta om" har EU-domstolen påpekat att en allmän vetskap inom den berörda omsättningskretsen, om att en tredje man använder ett liknande eller identiskt kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, kan leda till en presumtion för att sökanden haft vetskap om en sådan användning, och att denna kännedom bl.a. kan följa av hur länge ett sådant användande har pågått (se Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 39).
Vad gäller sökandens avsikt har domstolen uttalat att det är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständig-heterna i det enskilda fallet, att sökandens avsikt att hindra tredje man från att saluföra en vara i vissa fall kan vara en indikation på ond tro och att det kan vara fallet när sökanden låtit registrera ett varumärke endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad (se Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkterna 42 - 44) och domstolens dom den 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, EU:C:2019:724, C-104/18 P, punkterna 46 och 47).
Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter. Att en tredje man sedan länge använder ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det varumärke som avses i registreringsansökan, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd, är omständigheter som enligt EU-domstolen ska beaktas. Till dessa omständigheter hör vidare bl.a. i vilken grad det sökta märket är känt när ansökan om registrering ges in. (Se Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkterna 37, 46, 51 och 52).
Patent- och marknads[över]domstolens bedömning
Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att de motstående varumärkena avser bl.a. varuslaget ris. Omsättningskretsen får därmed anses bestå av både dem som i något skede av distributionen befattar sig med ris och av konsumenter i allmänhet i Sverige (angående omsättningskrets, jfr EU-domstolens dom den 29 april 2004, Björnekulla, EU:C:2004:275, C-371/02). Av särskild betydelse vid prövningen i detta fall får den del av omsättnings-kretsen anses vara som består av distributörer av ris här i landet, med den möjlighet att överblicka marknaden som de har.
Mellan parterna är ostridigt, att det föreligger en risk för att Lazzats i Sverige registrerade varumärken - bolagets ordmärke ABU KASS och dess figurmärke innehållande bl.a. märkesorden ABU KASS - förväxlas med Babakers figur-varumärken innehållande märkesorden ABU KASS. Kravet vid tillämpning av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen på att det ska föreligga en risk för förväxling är alltså uppfyllt.
Vidare är ostridigt att Babaker, vid tiden för Lazzats ansökningar om registrering av bolagets svenska nationella varumärken, i mer än 50 år hade använt sina varumärken för varuslaget ris i bl.a. Saudiarabien, Kuwait och Libanon samt att bolaget fortfarande använder märkena. Babaker, som inte åberopat någon utredning om användningen av eller kännedomen om bolagets varumärken, har emellertid inte visat att det bland t.ex. distributörer av ris här i landet fanns en sådan allmän vetskap om Babakers varumärken att Lazzat vid sina ansökningar kan presumeras ha känt till denna användning.
Lazzats förklaring till att bolaget lät registrera ett ordmärke respektive ett figur-varumärke som är identiskt respektive nära nog identiskt med Babakers märken - vilken förklaring Lazzats ställföreträdare N.M. bekräftat och utvecklat under sanningsförsäkran - väcker, som Patent- och marknadsdomstolen anfört, frågor om uppgifternas riktighet, särskilt som de lämnades först i ett sent skede av rättegången vid Solna tingsrätt. Uppgifterna är emellertid, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, i sig inte orimliga och kan inte lämnas utan avseende.
N.M. har vidgått att han den 10 oktober 2012, och således samma dag som han skickade e-postmeddelandet till Babaker, kände till att "ABU KASS var ett varumärke i Mellanöstern". Meddelandet skickades dock, som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat, flera månader efter det att Lazzat gav in sina varumärkesansökningar. Redan detta förhållande medför att e-postmed-delandet har ett lågt bevisvärde för att Lazzat skulle ha känt till Babakers kännetecken när bolaget ansökte om registrering av sina varumärken.
Till detta kommer att e-postmeddelandet till sitt innehåll är tämligen otydligt. Inledningsvis anges visserligen att meddelandet rör Babakers kännetecken ABU KASS ("Objective is that your brand Abukass"). Vidare anges att Lazzat är berett att diskutera möjligheten och intresset av att ha Babakers kännetecken i de nordiska länderna ("… the possibility and interest for having your brand in the Nordic countries,"). Men i meddelandet anges också bl.a. att Lazzat, genom Babaker, vill köpa kontainrar från Babakers leverantör ("We would like to buy containers from your source through you …").
Så som Patent- och marknadsdomstolen funnit, framgår det inte tydligt att Lazzat i e-postmeddelandet, som Babaker gjort gällande, ber om tillstånd att få marknadsföra sina produkter under Babakers varumärke. Lydelsen är sålunda också förenlig med vad Lazzat anfört, om att meddelandet innehöll en förfrågan om att få marknadsföra Babakers risprodukter i de nordiska länderna. Innehållet i e-postmeddelandet kan vid denna bedömning inte läggas till grund för slutsatsen att Lazzat kände till Babakers kännetecken när bolaget ansökte om registrering av sina varumärken.
Av det anförda följer att det inte är visat att Lazzat, när bolaget ansökte om registrering av sina svenska nationella varumärken, vare sig kände till eller borde ha känt till Babakers varumärken. Redan på grund härav saknas underlag för slutsatsen att Lazzat vid sina ansökningar var i ond tro i den mening som avses i 2 kap. 8 första stycket 4 varumärkeslagen. Babakers talan om hävning av Lazzats varumärkesregistreringar ska därför, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, lämnas utan bifall.
Med hänsyn till att Lazzat genom sina registreringar har en tidigare grund för sitt anspråk på ensamrätt än Babaker, kan Babakers EU-varumärken, som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat, inte läggas till för ett förbud för Lazzat att använda sina varumärken.
På grund av det anförda ska Babakers överklagande lämnas utan bifall i själva saken.
Rättegångskostnader
Vid denna utgång ska Babaker ersätta Lazzat för rättegångskostnad. Såväl den av Patent- och marknadsdomstolen fastställda ersättningen som den av Lazzat i Patent och marknadsöverdomstolen fordrade ersättningen får anses ha varit skäligen påkallad för att tillvarata bolagets rätt.
Överklagande
Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads-överdomstolens domar inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar). Denna dom får därför inte överklagas.
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson, referent, samt hovrättsråden Annika Malm och Göran Söderström.
BILAGA A
PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLENS DOM
PARTER
Kärande Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co Box 20561 11465 Riyadh Saudiarabien
Ombud: Jur.kand. J.S. Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Drottninggatan 33, 4 tr. 111 51 Stockholm Sverige
Svarande Lazzat Foods AB, 556775-3255 Fagerstagatan 17 163 53 Spånga
Ombud: Jur.kand. M.H. Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm
DOMSLUT
1 Patent- och marknadsdomstolen avslår Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co:s talan.
2 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co förpliktas att ersätta Lazzat Foods AB för dess rättegångskostnad med 194 825 kr, varav hela beloppet avser ombuds-arvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning sker.
BAKGRUND
Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co (Babaker) är ett saudiarabiskt företag specialiserat på ris. Lazzat Foods AB ("Lazzat") är ett företag som importerar bland annat ris till Sverige.
Babaker är i flera länder innehavare av varumärket ABU KASS för varuslaget ris. Varumärket finns i såväl ord som i figur. Dessa varumärken i ord och figur används och skyddas av Babaker ibland annat Kuwait, Saudiarabien och Libanon. Babaker registrerade sina varumärken i dessa länder före 2012.
Babaker innehar dessutom sedan januari 2013 (efter ansökan i augusti 2012) en registrering av EU-varumärket BABAKER ABU KASS (ord och figur, registrering nr 11114592). Vidare har Babaker sedan mars 2013 en ansökan om registrering av EU varumärke för kännetecknet ABU KASS (ord och figur, ansökning nr 11630027). Babakers registrering och ansökan om registrering av EU-varumärke har följande utförande.
BILDER OCH REGISTRERINGSNUMMER UTESLUTNA HÄR:
Det är ostridigt att de varumärken som av Babaker skyddats och används ibland annat Kuwait, Saudiarabien och Libanon före 2012 har samma utformning som registrering 11114592 och ansökan 011630027 här ovanför.
Lazzat ansökte hos det svenska Patent- och registreringsverket (PRV) den 29 mars och den 4 april 2012 om registrering av ordvarumärket ABU KASS respektive figurvarumärket med samma lydelse. Ansökningarna om registrering avsåg varuslaget ris. Den 4 respektive 19 september 2012 beviljade PRV registreringarna (ordmärke, registrering nr 506895 och figurmärke, registrering nr 507359).
Det av Lazzat I Sverige registrerade figurvarumärket har följande utförande.
BILD OCH REGISTRERINGSNUMMER UTESLUTNA HÄR:
I juni 2016 ansökte Babaker om stämning mot Lazzat i Solna tingsrätt (mål T 4469-16). I målet yrkade Babaker att Lazzats ovan nämnda varumärkes-registreringar skulle hävas och att Lazzat vid vite skulle förbjudas att använda kännetecknen i Sverige. I en dom den 20 mars 2018 biföll Solna tingsrätt käromålet.
Lazzat överklagade domen till Svea hovrätt (mål T 3796-18). Genom ett beslut den 10 december 2018 undanröjde Svea hovrätt Solna tingsrätts dom och hänvisade målet till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt behandling. Enligt Svea hovrätt saknade Solna tingsrätt behörighet att pröva Babakers talan.
Målet tas nu upp till av Patent- och marknadsdomstolen för avgörande efter huvudförhandling.
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Babaker har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen - häver de svenska varumärkesregistreringarna 506895 ABU KASS (ordmärke) och 507359 ABU KASS (figur) och - förbjuder Lazzat att använda ABU KASS (ordmärke) och 507359 ABU KASS (figur) på den svenska marknaden i samband med ris och att förbudet ska förenas med ett vite om 500 000 kr eller annat lägre belopp som domstolen anser lämpligt.
Lazzat har bestritt Babakers yrkanden. För det fall förbudsyrkandet skulle bifallas har Lazzat begärt att få en omställningstid för att kunna rätta sig efter förbudet. Enligt Lazzat bör ett förbud träda i kraft först efter tre månader räknat från dagen när avgörandet vinner laga kraft.
Babaker har motsatt sig omställningstid för Lazzat och angett att den maximala omställningstid som bör accepteras är en månad.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.
GRUNDER M.M.
Parterna har till grund och ytterligare utveckling av sin respektive talan anfört följande.
Babaker
Det förelåg registreringshinder för varumärkena ABU KASS (ordmärke, registrering nr 506895) och ABU KASS (figurmärke, registrering nr 507359) enligt 2 kap. 8 § 4 punkten varumärkeslagen. Varumärkena kan förväxlas med de varumärken som användes i utlandet av Babaker vid tidpunkten för ansökan. Babakers varumärken används också fortfarande. Lazzat var vidare i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Varumärkesregistreringarna ska därmed hävas enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen.
Eftersom Babaker innehar en EU-varumärkesregistrering ska domstolen också - för det fall Lazzats registreringar hävs - enligt 8 kap. 3 § och 10 kap. 5 § varumärkeslagen vid vite förbjuda Lazzat att fortsätta att använda ABU KASS (ordmärke) och ABU KASS (figur) på den svenska marknaden i samband med varuslaget ris.
Babaker har använt varumärkena i mellanöstern sedan 50 år tillbaka. Det är fråga om en omfattande användning och varumärkesskydd finns i ett stort antal länder. Lazzat importerar liknande varor som Babaker tillverkar. Lazzat måste därför ha känt till Babakers användning av såväl ordvarumärket ABU Kass som den aktuella figuren.
Endast någon månad efter att Lazzat fick ord- respektive figurvarumärket registrerat i Sverige skrev Lazzats ställföreträdare N.M. ett e-postmeddelande till Babaker och frågade om bolaget kunde få använda varumärkena i Sverige Norge, Danmark och Finland genom import till Sverige av produkter tillverkade av Babaker. E-postmeddelandet som skickades den 10 oktober 2012 visar att Babaker har haft kännedom om att Babaker har använt - och fortfarande använder - varumärkena i utlandet.
Patentmyndigheten i Storbritannien har ogiltigförklarat ett av det brittiska bolaget Abu Kass Wholesalers & Distributors Ltd (Abu Kass Ltd) registrerat varumärke som är identiskt med Lazzats registreringar på den grunden av att bolaget har varit i ond tro. Innehavarens ursprungliga förklaring till hur bolaget av egen kraft skulle ha skapat varumärket ansågs inte trovärdig. Det är således inte bara i Sverige där en situation likt den aktuella har uppstått.
Lazzat använder sig av registreringarna av varumärkena på ett för Babaker skadligt sätt. Lazzat har åberopat sina felaktiga hållna varumärkesregistreringar gentemot andra svenska företag som importerar Babakers produkter till Sverige.
Lazzat
Lazzat var inte i ond tro vid tidpunkten för ansökningarna om registrering av varumärkena. Därför saknas förutsättningar att häva varumärkesregistrer-ingarna.
Det vitsordas att Babaker under lång tid använt det ordvarumärke och det figurvarumärke som bolaget gör gällande ibland annat Kuwait, Saudiarabien och Libanon. Det vitsordas att dessa varumärken har samma lydelse och utformning som den EU-registrering och den ansökan om registrering av EU-varumärke som Babaker åberopat i målet. Det vitsordas också att Babakers varumärken är förväxlingsbara med varumärkena enligt Lazzats registreringar.
Det bestrids dock att Lazzat var i ond tro vid tidpunkterna för bolagets ansökningar om varumärkesregistreringar i mars-april 2012. Det var vid dessa tidpunkter inte känt för Lazzat att Babaker eller annan använde varumärkena i bland annat mellanöstern. Det var inte heller känt för Lazzat att Babaker började använda varumärket för över 50 år sedan. Lazzat har inte heller haft någon otillbörlig avsikt med registreringarna.
Bakgrunden till att Lazzat ansökte om dessa registreringar är att bolaget i slutet av 2011 kontaktades av det brittiska bolaget Abu Kass Ltd. Det brittiska bolaget kom då med en förfrågan om Lazzat kunde leverera ris till det brittiska bolaget. Det brittiska bolaget anvisade i samband med detta hur förpackning-arna skulle se ut. Ett samarbete inleddes. Efter betalningsdröjsmål från det brittiska bolaget kom de två bolagen överens om att Lazzat i stället kunde sälja riset på den svenska marknaden i de förpackningar som det brittiska bolaget anvisat. Det brittiska bolaget tillstyrkte också att Lazzat registrerade varu-märkena i Sverige. Lazzat undersökte dessutom om det fanns något hinder för registrering i Sverige eller EU, men något sådant hinder fanns inte vid ansökningstillfällena 2012.
Lazzats ställföreträdare N.M. har långt senare sett figurvarumärket ABU KASS på ett klädesplagg i Turkiet. Efter registreringen blev han också uppmärksammad på Babakers användning.
Det e-postmeddelande som Lazzat skickade den 10 oktober 2012 var inte avsett som en begäran om att få använda Babakers varumärken. Det var endast en förfrågan om att få marknadsföra Babakers risprodukter i de angivna länderna.
Att Patentmyndigheten i Storbritannien har beslutat att häva varumärkes-registreringen i det brittiska ärendet är inte direkt jämförbart med den aktuella situationen. Lazzat har fått ett starkt intryck av att Babaker inte avsåg att marknadsföra sina produkter i Sverige på grund av att Babaker inte har besvarat Lazzats e-postmeddelande.
BEVISNING
Parterna har åberopat skriftlig bevisning i form av kopia av e-post, skriftväxling och registerutdrag.
På Lazzats begäran har partsförhör under sanningsförsäkran hållits med N.M. som är ordförande i bolagets styrelse.
DOMSKÄL
Inledning
Målet gäller dels frågan om Lazzats registreringar av varumärkena ABU KASS (ordmärke, registrering nr 506895) och ABU KASS (figurmärke, registrering nr 507359) ska hävas, dels frågan om Lazzat vid vite ska förbjudas att använda dessa varumärken. Rätten prövar först frågan om Lazzats registreringar ska hävas och därefter frågan om vitesförbud.
Frågan om hävning
Tvisten gäller om Lazzat var i ond tro vid registreringarna
Ett varumärke får enligt 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen hävas om märket har registrerats i strid med varumärkeslagen och registreringen fortfarande strider mot lagen. Av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen följer att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med ett äldre kännetecken. Enligt bestämmelses första stycke 4 föreligger även hinder mot registrering om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.
Med kännetecken i detta sammanhang avses inte nödvändigtvis ett registrerat eller inarbetat varumärke, utan även kännetecken som saknar sådant skydd. Att så är fallet framgår motsatsvis av bestämmelsens andra stycke, men även av praxis från EU domstolens Tribunal (se mål T-321/10 SA.PAR. Srl, EU:T:2013:372, punkt 35).
Det är ostridigt att det föreligger förväxlingsrisk mellan de av Lazzat registrerade varumärkena och Babakers varumärken ABU KASS (ord och figur) i den utformning som framgår av Babakers EU-varumärkesregistrering och ansökan om EU-varumärke. Det är vidare ostridigt att Babaker i utlandet (mellanöstern) använde de varumärken som motsvaras av EU-registrering och ansökan om EU-registrering för varuslaget ris vid tidpunkten för Lazzats ansökan samt att Babaker använt varumärkena där i 50 år och fortfarande använder varumärkena.
Vad parterna tvistar om är om Lazzats registrering av de förväxlingsbara varumärkena skedde i ond tro eller inte.
Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen av ond tro
Varumärkeslagens bestämmelse om ond tro i 2 kap. 8 § första stycket 4 genomför artiklarna 3.2 (d) och 4.4 (g) i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95 /EG (varumärkesdirektivet). Dessa artiklar motsvarar i sak artikel 59.1(b) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken (EU-varumärkesförordningen). I förarbetena framhölls att den närmare innebörden av direktivbestämmelsen om ond tro inte hade klarlagts genom EU-domstolens praxis, men att innebörden av motsvarande bestämmelse i den äldre EU-varumärkesförordningen däremot hade prövats (prop. 2009/10:225 s. 186 och 415).
Begreppet ond tro i varumärkesdirektivet är enligt EU-domstolen ett unionsrättsligt begrepp vars innebörd ska tolkas enhetligt (mål C-320/12 Malaysia Dairy Industries, EU:C:2013:435, punkt 29).
Vid prövningen av om sökanden var i ond tro ska det göras en helhetsbedöm-ning mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (se mål C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG, EU:C:2009:361, punkt 37). I detta s.k. Lindt-målet uttalade EU-domstolen att det vid den bedömningen bl.a. är av särskild betydelse huruvida sökanden har känt till eller borde ha känt till att tredje man använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan.
I bland annat målet Malaysia Dairy (C-320/12) har EU-domstolen dock slagit fast att det inte är tillräckligt - för att konstituera ond tro - att sökanden enbart har känt till annans användning av et förväxlingsbart kännetecken. En annan relevant omständighet är sökandens avsikt vid varumärkesansökan. Det ska ha funnits en ond avsikt vid ansökan. Ett sådant ont uppsåt kan utgöras av ett syfte att angripa eller på annat sätt försvåra eller påverka användningen av det tidigare varumärket eller att på annat sätt skada eller utnyttja den goodwill som finns i märket. På så vis får principen om ond tro en konkurrensrättslig prägel (se bl.a. Wessman, Varumärkeslagen, 2 kap. 8 §, Zeteo 2017).
Andra omständigheter som kan beaktas vid bedömningen om ond tro är bland annat händelsernas kronologi, graden av rättsligt skydd för tredje mans kännetecken, om ett visst handlande upprepas och de affärsmässiga övervägandena som låg bakom registreringen (se mål C-569/08 Internetportal und Marketing GmbH, EU:C:2010:311, punkterna 42-52 och mål T-327/12 Simca Europé Ltd, EU:T:2014:240, punkt 40).
Det är Babaker som har bevisbördan för att Lazzat var i ond tro när bolaget gjorde ansökan (mål T-33/11 Peeters Landbouwmachines BV, EU:T:2012:77, punkt 17).
EU-domstolen har dock beträffande EU-varumärken uttalat att det kan finnas en presumtion för att sökanden hade vetskap om tredje mans varumärkesanvändning bl.a. om det inom den berörda ekonomiska sektorn finns en allmän vetskap om tredje mans användning av ett förväxlingsbart kännetecken (se Lindt, punkt 39). Av praxis följer att sannolikheten för att sökanden hade vetskap om ett sådant användande är högre desto längre varumärket har använts, om parterna är verksamma i samma bransch eller är aktiva på samma geografiska marknad (se Lindt, punkt 39, mål T-291/09 DEP - Carrols Corp., EU:T:2012:39, punkt 61 och EUIPO:s beslut från 14 juni 2016 i ärende nr R 1419/2015-2).
Har Lazzat ansökt om varumärkesregistreringarna i ond tro?
Den relevanta tidpunkten för bedömningen av om Lazzat varit i ond tro är när ansökningarna om varumärkesregistreringarna gavs in, dvs. den 29 mars och 24 april 2012. Lazzat har bestritt att bolaget varit i ond tro.
Den första frågan som inställer sig är om det kan anses föreligga en presumtion för att Lazzat varit i ond tro. Enligt domstolens mening har EU-domstolens resonemang i detta avseende bäring på aktuell situation.
Babaker har använt varumärkena i åtminstone 44 år innan den första ansökan om registrering gavs in till PRV vilket givetvis är en mycket lång tid. Babaker och Lazzat är dessutom verksamma inom samma bransch på det sättet att båda handlar med ris. Det finns dock ingen utredning i målet som visar att bolagen varit aktiva på samma geografiska marknad. Babakers användning av varumärkena har skett i Saudiarabien och närliggande länder. Av förhöret med N.M. har framkommit att Lazzat importerar ris från främst Indien, Pakistan, Vietnam, Thailand och England samt säljer riset i Sverige och Finland. Babaker har inte lagt fram någon bevisning till styrkande av - eller ens påstått - att det inom den berörda ekonomiska sektorn skulle finnas eller har funnits en allmän och utbredd vetskap Babakers användning av varumärkena. Det är visserligen ostridigt att Babaker använt varumärkena, men i vilken omfattning är helt okänt i målet.
Under dessa förhållanden anser domstolen att det saknas förutsättningar att tillämpa någon presumtion för att Lazzat hade kännedom om Babakers varumärkesanvändning eller i övrigt var i ond tro vid ansökningstidpunkterna.
Eftersom ingen presumtion kan tillämpas är det Babaker som måste bevisa att Lazzat var i ond tro vid ansökningstidpunkterna för att käromålet ska kunna vinna bifall.
Babaker har inte åberopat någon muntlig bevisning. Den enda person som har hörts vid huvudförhandlingen är Lazzats ställföreträdare N.M.. Han har berättat närmare om omständigheterna kring hur Lazzat kom att registrera och använda de aktuella varumärkena. I huvudsak har han berättat följande.
I december 2011 fick han besök av en O.A. från England som företrädde bolaget Abu Kass Private Ltd och som ville köpa ris av Lazzat i vissa förpackningar. O.A.s visitkort hade den figur som ingår i varumärket ABU KASS i grönt. N.M. försäkrade honom att Lazzat kunde förpacka och sälja ris till O.A.s företag i den förpackningstyp som O.A. hade med sig till mötet. Därefter förpackade Lazzat ris i de förpackningar han fått av O.A. och importerade flera containrar av de fyllda förpackningarna till företaget i England. Det engelska företaget hamnade efter en tid i ekonomiska svårigheter varefter Lazzat vägrade att frisläppa sina varor utan att först få betalt. N.M. uppgav därför för O.A. att Lazzat var tvunget att flytta varorna till Lazzats lager i Sverige om företaget inte kunde köpa dem. Han fick vidare tillstånd från O.A. att sälja varorna under varumärket ABU KASS samt att registrera varumärket i Sverige. Han hade då kontrollerat med PRV att det inte fanns något registreringshinder för varumärket. Han upptäckte att ABU KASS var ett varumärke i mellanöstern först den 10 oktober 2012 genom att en fristående agent från England som varit i risbranschen länge påtalade det för honom. Hon föreslog att hon skulle åta sig ett uppdrag som agent för Babaker samt att Lazzat skulle ta över den europeiska marknaden med Babaker som företagspartner. Hon bad honom därför kontakta Babaker via e-post, vilket han gjorde tillsammans med henne samma dag genom det åberopade e-postmeddelandet. Två eller tre år senare såg han varumärket ABU KASS på en t-shirt under en resa i Turkiet.
Till stöd för N.M.s uppgifter har Lazzat åberopat ett registreringsbevis av vilket bland annat framgår att ett privat bolag med företagsnamnet ABU KASS WHOLESALERS & DISTRIBUTORS LTD registrerats i bolagsregistret för England och Wales den 1 december 2010.
Babaker har avfärdat N.M.s uppgifter som icke trovärdiga och har i detta avseende hänvisat främst till att dessa uppgifter presenterades först under slutet av processen i Solna tingsrätt. Konfronterad med detta har N.M. hänvisat till missförstånd.
Enligt domstolen finns det flera frågetecken kring N.M.s berättelse om hur Lazzat kom att registrera aktuella varumärken. Inte minst framstår det som anmärkningsvärt att uppgifterna som han lämnat kom att presenteras först på ett sent stadium under rättegången i Solna tingsrätt. Berättelsen som lämnats under sanningsförsäkran framstår dock inte i sig som orimlig och den kan inte lämnas utan avseende. En vidare analys får i stället göras av de omständig-heter i övrigt och den bevisning som har åberopats.
Babaker har till stöd för Lazzats kännedom om Babakers varumärkes-användning åberopat det e-postmeddelande som skickades från N.M. till Babaker. Även Lazzat har åberopat e-postmeddelandet, men då till stöd för att N.M. endast frågat Babaker angående leverans av produkter och att Lazzat inte var i ond tro.
E-postmeddelandet har rubriken "Ref your brand Abukass". Meddelandet innehåller även skrivningen "Objective is that your brand Abukass, We would like to market in Sweden/Finland/Norway and Denmark,".
Enligt domstolen indikerar dessa skrivningar med hänvisning till "ert varumärke" att N.M. i vart fall hade kännedom om Babakers varumärkes-användning när han skickade meddelandet. Men N.M. har ju också vidgått att han vid den tidpunkten hade fått kännedom om Babakers varumärkesan-vändning utomlands. E-postmeddelandet är daterat den 10 oktober 2012, dvs. mer än sex månader efter att Lazzat gav in den första varumärkesansökan och mer än fem månader efter att den andra ansökan gavs in och således först efter den relevanta tidpunkten. N.M. har själv under förhöret uppgett att det var först samma dag som han skickade e-postmeddelandet som han - genom en brittisk agent - fick kännedom om Babakers varumärkesanvändning utomlands.
Enligt domstolens mening är det svårt att av e-postmeddelandet dra några egentliga slutsatser i frågan om Lazzats eventuella onda tro. Meddelandet är skrivet långt efter de relevanta tidpunkterna. Det går visserligen att utläsa att Lazzat efterfrågar ett samarbete med Babaker. Det framgår dock inte med tydlighet - som Babaker gjort gällande - att Lazzat ber om tillstånd att få marknadsföra sina egna produkter under Babakers varumärke. Utformningen av meddelandet är i sig inte oförenlig med N.M.s uppgift att det skrevs i anslutning till att han fick information om att Babaker använde varumärket utomlands.
I målet har vidare inte framkommit annat än att Lazzat använder sina registrerade varumärken för varuslaget ris och att bolaget också använde varumärkena vid ansökningstidpunkterna. Att Lazzat ansökt om registrering för att saluföra ris i Sverige till följd av att det påstådda samarbetet med det brittiska bolaget upphörde utgör enligt domstolen framstår därför inte som något onaturligt led i Lazzats affärsverksamhet. Vad gäller graden av rättsligt skydd för varumärkena vid ansökningstidpunkten för Lazzats registreringar konstaterar domstolen att Babaker vid den tidpunkten ännu inte var innehavare av någon EU-varumärkesregistrering. Inte heller fanns någon sådan ansökan.
Babaker har vidare åberopat att bolaget innehar varumärkesregistreringar i flera länder samt att varumärkena varit föremål för långvarig användning. Som tidigare konstaterats har dock Babaker har dock inte åberopat någon form av bevisning ifråga om kännedomen kring sina varumärken eller ett eventuellt inarbetningsskydd. Det saknas därför helt underlag för domstolen att göra någon bedömning kring graden av kännedom avseende Babakers varumärkesanvändning.
Den omständigheten att Babaker vidtagit en framgångsrik hävningstalan mot det brittiska bolaget Abu Kass Ltd saknar i sig relevans vid bedömningen av om Lazzat varit i ond tro.
Domstolens slutsats av dessa överväganden blir att Babaker inte lyckats uppfylla sin bevisbörda i frågan om att Lazzat skulle ha varit i ond tro vid ansökningstidpunkterna. Under dessa förhållanden kan inte den hävningstalan som Bakaker här för vinna bifall.
Frågan om vitesförbud
Av artikel 9.2 a) och b) i EU-varumärkesförordningen framgår att ensamrätten till ett EU-varumärke bland annat innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda ett tecken som är 1) identiskt med ett EU-varumärket som används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat, eller som är 2) identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. Bestämmelsen överensstämmer med de bestämmelser som tidigare gällde enligt förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken.
Av 8 kap. 3 § varumärkeslagen följer att domstolen på yrkande från bland annat den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6-8 §§ varumärkeslagen vid vite får förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det. Av 10 kap. 11 § varumärkeslagen (tidigare 10 kap. 5 § varumärkeslagen) följer vidare att bestämmelsen även omfattar innehav av ett EU-varumärke.
Babaker har gjort gällande att Lazzats användning av varumärkena, till följd av att de registrerats i ond tro, utgör intrång i Babakers EU-varumärke BABAKER ABU KASS (registrering nr 11114592) samt att intrånget med anledning av att Lazzat nekat till att upphöra med varumärkesanvändningen utgör grund för domstolen att meddela vitesförbud mot Lazzat.
Som domstolen redan konstaterat är parterna ense om att de av Lazzat registrerade varumärkena är förväxlingsbara med Babakers EU-varumärke (registrering nr 506895). Det är även ostridigt att Lazzat använder sina registrerade varumärken. Patent- och marknadsdomstolen har dock tidigare i domen kommit till slutsatsen att Lazzat inte registrerat ordvarumärket ABU KASS (registrering nr 506895) eller figurvarumärket ABU KASS (registrering nr 507359) i ond tro. Vidare har Lazzat genom dess tidigare registreringar tidigast grund för sitt anspråk. Därför kan inte Lazzats varumärkesanvändning inte anses utgöra intrång i Babakers EU-varumärke BABAKER ABU KASS (registrering nr 11114592).
Därmed saknas förutsättningar att meddela ett vitesförbud mot Lazzat. Babakers talan ska därför avslås även i den delen.
Rättegångskostnader
Vid denna utgång ska Babaker ersätta Lazzat för dess rättegångskostnad. Lazzat har begärt ersättning med sammanlagt 239 825 kr, varav hela beloppet avser ombudsarvode om 29 825 kr i Patent- och marknadsdomstolen, 85 000 kr i Svea hovrätt och 125 000 kr i Solna tingsrätt.
Babaker har ifrågasatt kostnaderna i Solna tingsrätt och Svea hovrätt och endast godtagit 80 000 kr för kostnader i Solna tingsrätt och 40 000 kr för kostnader i Svea hovrätt. I övrigt har kostnadsanspråket vitsordats som skäligt i och för sig.
Enligt 18 kap. 15 § tredje stycket rättegångsbalken ska Patent- och marknadsdomstolen förutom frågan om rättegångskostnaderna i den egna domstolen och Solna tingsrätt även pröva frågan om rättegångskostnaderna i Svea hovrätt. Av 18 kap. 8 § samma lag följer att ersättning för rättegångs-kostnad fullt ska motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Vid bedömningen av vad som är skäligt ombudsarvode bör man inte bara ta hänsyn till vilken tid som lagts ned på uppdraget, utan även beakta målets beskaffenhet och omfattning samt den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Det är alltså inte tillräckligt att kostnaden inte framstår som oskälig. Avgörande för om kostnaden ska anses ha varit skäligen påkallad är enligt motiven huruvida parten vid tiden för vidtagande av den åtgärd som föranlett kostnaden haft skäl att anse åtgärden erforderlig (se bl.a. NJA 1997 s. 854). Samtidigt har begränsningen till skäligt ombudsarvode en viktig funktion för att undvika att en part lägger ned oproportionerligt mycket arbete som sedan får bekostas av en motpart som sökt begränsa kostnaderna för rättegången.
I detta fall kan konstateras att det begärda ombudsarvodet hänförligt till de kostnader som uppstått i Svea hovrätt framstår som påfallande högt med hänsyn till målets art och omfattning. De rätts- och bedömningsfrågor som behandlats i den domstolen har varit begränsade till sin omfattning och den begärda ersättning måste motsvara en tidsåtgång som inte framstår som rimlig i sammanhanget.
Enligt domstolens mening kan ett ombudsarvode om maximalt 40 000 kr anses skäligt för kostnaderna i Svea hovrätt. Hela den begärda ersättningen för kostnaderna i Solna tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen får dock anses som skäligen motiverade för att tillvarata Lazzats rätt i målet. Lazzat ska därför tillerkännas denna ersättning.