PMÖD 2023:3
Sökord Registrering · Ogiltighet · Ensamrätten · Sannolika skäl · Särprägel · Teknisk funktion · Intrång · Vitesförbud · Interimistiskt vitesförbud · Interimistiskt beslut · Kunnig användare · Skyddsomfång · Gemenskapsformgivning
Patent- och marknadsöverdomstolen har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut, meddelat ett interimistiskt vitesförbud mot en återförsäljare av glasräcken på grund av intrång i en registrerad gemenskapsformgivning. Återförsäljaren hade invänt bl.a. att gemenskapsformgivningen är ogiltig. Patent- och marknadsöverdomstolen har i beslutet konstaterat att den giltighetspresumtion som finns i förordningen om gemenskapsformgivning innebär att bevisbördan för ogiltighet ankommer på intrångssvaranden, dvs. i detta fall återförsäljaren, och uttalat att det då ankommer på denne att göra sannolikt att registreringen kommer att förklaras ogiltig. Domstolen har i det aktuella fallet bedömt att återförsäljaren inte gjort detta sannolikt. Till skillnad från underinstansen har Patent- och marknadsöverdomstolen därefter bedömt att ett antal glasräcken som förekommit på återförsäljarens och dess leverantörs hemsida, vid en preliminär bedömning, inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningen. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att det finns sannolika skäl för att återförsäljaren, genom att marknadsföra och saluföra sådana glasräcken, har gjort intrång i gemenskapsformgivningen samt att övriga förutsättningar för ett interimistiskt vitesförbud är uppfyllda. Sammantaget har Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar inneburit att överklagandet har bifallits och ett interimistiskt vitesförbud meddelats mot återförsäljaren. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet överklagas.
RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Agnes Leijonhufvud
FÖREDRAGANDE Föredraganden Sara Eriksson
PARTER
Klagande Ergosafe Aktiebolag, 556395-1812 Reparatörgatan 1 302 62 Halmstad
Ombud: Jur.kand. D.U. och jur.kand. M.F. Bergenstråhle & Partners AB Lasarettsgatan 17 331 30 Värnamo
Motpart AK Fönster & Dörr Sverige AB, 559292-9334 Aspögatan 1 211 24 Malmö
Ombud: Advokaterna J.O. och J.A. Advokatbyrån Gulliksson AB Box 4171 203 13 Malmö
SAKEN Interimistiskt vitesförbud enligt mönsterskyddslagen rörande gemenskapsformgivning
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2023-03-22 i mål nr PMT 19119-22
Genom det överklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen Ergosafe Aktiebolags (Ergosafe) yrkande om att AK Fönster & Dörr Sverige AB (AK Fönster) intermistiskt skulle förbjudas att inom EU, vid vite om 750 000 kr eller annat belopp som rätten fann skäligt, så länge gemenskapsformgivning-arna med reg. nr 002416248-0001-0005 (i fortsättningen 0001, 0002, 0003, 0004 och 0005) är giltiga, låta tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden, importera eller exportera glasräcken med utseende som framgår av Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 13-17, 19, 21, 23, 25, 28-30 och 33.
Ergosafe har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla Ergosafes yrkande om intermistiskt vitesförbud. Till stöd för sitt yrkande har Ergosafe vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen och lagt till i huvudsak följande.
Intrången har bestått i att AK Fönster, uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan Ergosafes samtycke importerat, marknadsfört och sålt glasräcken som i jämförelse med Ergosafes registrerade design inte gör ett annat helhetsintryck på den kunniga användaren. Utöver de intrångsåtgärder som Patent- och marknadsdomstolen bedömt har AK Fönster även bjudit ut WIND-DAM:s glasräckessystem på AK Fönsters facebooksida (Patent- och marknadsdom-stolens aktbilagor 62 och 63).
Formgivarens frihet att utveckla design avseende glasräcken är begränsad men den registrerade gemenskapsformgivningen har åtminstone ett normalt skyddsomfång.
Att den registrerade gemenskapsformgivningen saknar fötter medför inte att AK Fönsters intrångsgörande produkt ger ett annat helhetsintryck. Vidare utgör fötterna ett sådant tekniskt och funktionellt inslag att de inte bidrar med någon särprägel. Om dimensionerna av glasräckena inte påverkar helhetsintrycket, saknar det betydelse att dimensionerna inte överensstämmer. Det är i vart fall fråga om samma eller mycket närliggande dimensioner. Det föreligger ingen, eller i vart fall endast marginell, skillnad avseende stolparna för de motstående formgivningarna.
AK Fönster har träffat en överenskommelse om försäljning av den intrångs-görande produkten med en kund i april 2023. Den aktuella leveransen kom att annulleras av AK Fönster. Det framstår dock inte som trovärdigt att någon försäljning av produkten inte alls skett, eftersom AK Fönster marknadsfört produkten sedan i vart fall december 2021.
AK Fönster har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras och vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen med följande tillägg.
De registrerade formgivningarna är ogiltiga eftersom det föreligger bristande nyhet och särprägel men också på grund av att formgivningarna är funktionellt betingade och kravet enligt artikel 3 (a) i förordningen på att det ska vara fråga om en enda produkt inte är uppfyllt. Glasskivorna saknar helt nyhet och särprägel. Det som kan ge formgivningen som helhet nyhet och särprägel är de funktionella partierna som används för att skjuta det ena fönstret upp eller ner och för att hålla uppe glasskivorna så att de kan fungera som ett räcke. Höj- och sänkbarheten är en sådan teknisk funktion som i sig inte kan omfattas av mönsterskydd. Stolparnas formgivning är av sådan enkel karaktär att den inte kan anses särpräglad i förhållande till övriga icke höj- och sänkbara glasräcken. De registrerade gemenskapsformgivningarna kan anses visa tre olika produkter, en med mörkgråa stolpar och tonade rutor, en med vita stolpar och genomskinliga rutor samt en med vit ickegenomskinlig skiva som är bredare än de andra två. Att de registrerade formgivningarna inte avser ett enda föremål är i enlighet med artikel 25 i förordningen en grund för ogiltighet. Det går inte heller att tydligt utläsa skyddsomfånget genom registreringen.
AK Fönster marknadsför inte den typ av svängda gemenskapsformgivningar som 0001 och 0005 omfattar. Vidare ger gemenskapsformgivningarna 0002 och 0004 ett annat helhetsintryck än det balkongräcke som AK Fönster marknadsför. Hörnen på gemenskapsformgivningarna består endast av två fönsterpartier som möts, vilket inte är fallet på AK Fönsters produkt. Vidare skiljer sig stolparna åt och gemenskapsformgivningarna saknar räcke av metall samt infästningar mot golvyta. Gemenskapsformgivningen 0003 saknar särprägel. Stolparna på AK Fönsters produkter är även tjockare och ger ett mer gediget intryck än gemenskapsformgivningen. Även infästning i golvyta skiljer sig åt där AK Fönsters produkt står på en rektangulär fot medan detta helt saknas på gemenskapsformgivningen. Det är inte heller möjligt att utifrån registreringen utläsa om dimensionerna produkterna emellan överensstämmer.
AK Fönster har en förhållandevis liten omsättning. Ergosafe lider ingen skada av att AK Fönsters hemsida kvarstår oförändrad eller av att någon enstaka produkt eventuellt skulle kunna säljas.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknads-överdomstolen.
Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande
BESLUT (att meddelas 2023-07-03)
1 Med ändring av det överklagade beslutet förbjuder Patent- och marknads-överdomstolen AK Fönster & Dörr Sverige AB, vid vite om 250 000 kr, så länge gemenskapsformgivningen med reg. nr 002416248-0003 är giltig att inom EU bjuda ut och på marknaden släppa ut höj- och sänkbara glasräcken från WIND-DAM med utseende som framgår av beslutsbilagorna A-K. Förbudet gäller för tiden till dess att målet i Patent- och marknadsdomstolen slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats.
2 AK Fönster & Dörr Sverige AB ska ersätta Ergosafe Aktiebolag för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 175 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut till dess betalning sker.
Skälen för beslutet
Utgångspunkter för bedömningen
Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångs-punkter som Patent- och marknadsdomstolen antecknat och tillägger följande.
En gemenskapsformgivnings skyddsomfång ska omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid prövning av skyddsomfånget ska hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen (se artikel 10 i rådets förordning EEG] nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, i fortsättningen EU-FGF). En kunnig användare är en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn. Den kunniga användaren känner till de olika formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn samt besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. (Se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo, Inc., C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punkt 53 och 59).
Enligt artikel 19 i EU-FGF ska en registrerad gemenskapsformgivning ge innehavaren ensamrätt att använda den och hindra tredje man från att utan samtycke använda den. Med användning avses enligt artikeln särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagerhålla en sådan produkt för sådana ändamål.
Bedömningen i detta fall
Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat gäller att om käranden visar sannolika skäl för intrång i en gemenskapsformgivning och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till gemenskapsformgivningen, får domstolen meddela ett interimistiskt vitesförbud, se 35 b § och 51 § mönsterskyddslagen (1970:485). Ergosafe har alltså att göra sannolikt såväl att det finns en ensamrätt som att intrång i denna förekommer.
Det finns, som Patent- och marknadsdomstolen också redovisat, en giltighets-presumtion avseende registrerade gemenskapsformgivningar. Det framgår alltså direkt av EU-FGF att en domstol, som har att bedöma ett intrång i en registrerad gemenskapsformgivning, ska anse att gemenskapsformgivningen är giltig samt att en invändning om ogiltighet förutsätter en genstämning. I ett mål om interimistiska åtgärder kan däremot en invändning om att en gemenskapsformgivning är ogiltig göras utan genstämning av svaranden. Den nämnda regleringen i förordningen innebär att bevisbördan för ogiltighet då ankommer på intrångssvaranden. Vilket beviskrav som i sådant fall ska gälla för att bryta presumtionen framgår varken av EU-FGF eller av de nationella bestämmelserna om vitesförbud i mönsterskyddslagen (jfr även Europa-parlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter). Eftersom det är fråga om en interimistisk åtgärd där käranden har att visa sannolika skäl för att intrång begåtts, ankommer det, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, på svaranden att göra sannolikt att registreringen kommer att förklaras ogiltig (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden 2022-12-19 i mål PMÖ 14536-22 och 2022-07-14 i mål PMÖ 2043-22). Bedömningen av om svaranden uppfyllt sin bevisbörda bör göras mot bakgrund av den begränsade prövning som registreringsmyndigheten gör inför registreringen av en gemenskapsformgivning.
Utifrån det som AK Fönster anfört och det som framkommit genom utredningen i målet bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, vid den preliminära bedömning som nu ska göras, att AK Fönster inte gjort sannolikt att de registrerade formgivningarna kommer att förklaras ogiltiga.
Frågan är därefter om Ergosafe har gjort sannolikt att AK Fönster gjort intrång i gemenskapsformgivningarna 0001-0005. Intrångspåståendet avser att Ergosafe såsom återförsäljare importerar, marknadsför och försäljer WIND-DAM:s glasräcken med de utseenden som framgår av de bilder som hänvisas till i Ergosafes yrkande, vilka räcken enligt bolaget inte ger ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningarna.
När det först gäller gemenskapsformgivningen 0003 konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att den avser ett rakt byggelement med höj- och sänkbart glas utan horisontella profiler samt med sidostolpar. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att samtliga höj- och sänkbara glasräcken på bilderna i underinstansens aktbilagor 13-16, 19, 21, 23, 25, 29, 30 och 33 är mycket snarlika den registrerade gemenskapsformgivningen 0003. Samtliga dessa glasräcken saknar horisontella profiler och ger därmed en obruten siktlinje mellan sidostolparna. Även om det inte utifrån registreringen går att utläsa eller dra några slutsatser om exakta mått, synes såväl dimensionerna på glasrutorna som sidostolparna i princip överensstämmande med den registrerade formgivningen. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar därvid att många av bilderna visar flera sektioner sammanfogade med följd att sidostolparna vid första anblick ger intryck att vara kraftigare än vad de i realiteten är. Mot denna bakgrund, och vid den preliminära bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen nu har att göra, kan de höj- och sänkbara glasräckena på bilderna inte anses ge den kunniga användaren ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningen 0003. Den registrerade formgivningen har inte någon fästanordning ("fötter"). Den omständigheten att glasräckena från WIND-DAM på bilderna är fästa i underlaget med fötter föranleder ingen annan bedömning.
Ergosafe har i sitt yrkande hänvisat även till bilder på glasräcken där det inte utifrån bilderna går att konstatera att räckena är höj- och sänkbara (se under-rättens aktbilagor 17 och 28). Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger dessa, vid den preliminära bedömningen som nu ska göras, den kunniga användaren ett annat helhetsintryck än den registrerade gemenskapsformgivningen 0003.
Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar därefter att ingen av de bilder som Ergosafe hänvisar till i yrkandet visar rundade höj- och sänkbara glasräcken eller hörndelar utan stolpe i vinkeln. Den kunniga användaren skulle ha noterat skillnader av sådant slag. Det innebär, vid den preliminära bedömningen, att inte något av de glasräcken som finns på bilderna ger den kunniga användaren samma helhetsintryck som gemenskapsformgivningarna 0001, 0002, 0004 och 0005.
Nästa fråga är då vilka av de påstådda intrångsåtgärderna som AK Fönster kan anses ha vidtagit. Ergosafe har gjort gällande att AK Fönster på sin hemsida och facebook-sida marknadsfört WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasräcken samt att AK Fönster importerat och försålt sådana räcken.
Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger utredningen, vid den nu preliminära bedömningen, tillräckligt stöd för att AK Fönster är återförsäljare av WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasräcken och att sådana glasräcken som finns återgivna i de bilder som Ergosafe hänvisat till i yrkandet finns i WIND-DAM:s sortiment. Utredningen ger också erforderligt stöd för att AK Fönster marknadsfört och salufört WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasräcken. Däremot saknas stöd för att AK Fönster låtit tillverka, importerat eller exporterat WIND-DAM:s glasräcken.
Det hittills anförda innebär att det finns sannolika skäl för att AK Fönster har gjort intrång i Ergosafes registrerade gemenskapsformgivning 0003. I Patent- och marknadsöverdomstolen har visserligen framkommit att AK Fönster avbrutit en försäljning av glasräcken från WIND-DAM. Av vad AK Fönster har anfört här framgår emellertid att bolagets hemsida kvarstår oförändrad. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att det skäligen kan befaras att AK Fönster genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer också att ett vitesförbud är proportionerligt och att den ställda säkerheten är godtagbar.
Sammantaget innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att Ergosafes överklagande ska bifallas på så sätt att ett interimistiskt vitesförbud ska meddelas mot AK Fönster i anledning av intrång i Ergosafes gemenskaps-formgivning 0003.
Utformningen av vitesförbudet ska ta sikte på det intrång som har begåtts, dvs. att AK Fönster marknadsfört och salufört intrångsprodukterna. För att korre-spondera med den ensamrätt som är knuten till gemenskapsformgivningen (jfr artikel 19.1 EU-FGF) och med hänsyn till hur Ergosafes yrkande har utformats, bör förbudet gälla att bjuda ut och på marknaden släppa ut höj- och sänkbara glasräcken från WIND-DAM (jfr NJA 2007 s. 431). Med hänsyn till de uppgifter som framkommit om AK Fönsters ekonomiska förhållanden bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att ett vitesbelopp om 250 000 kr är tillräckligt.
Rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen
Vid denna utgång ska AK Fönster ersätta Ergosafes rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Ergosafe har yrkat ersättning för rättegångskostnad med 230 290 kr för ombudsarvode. AK Fönster har bestritt skäligheten av yrkad ersättning.
Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att ett vitesförbud framstår som betydelsefullt för Ergosafe och att bolaget därför haft anledning att lägga ned arbete av inte endast begränsad omfattning. Ergosafes inlagor har emellertid varit omotiverat vidlyftiga, särskilt i frågan om gemenskapsform-givningarnas ogiltighet. Patent- och marknadsöverdomstolen anser att den kostnad för ombudsarvode som varit skäligen påkallad för tillvaratagandet av Ergosafes rätt inte uppgår till mer än 175 000 kr.
Överklagande
Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads-överdomstolens beslut inte får överklagas, se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar. Detta beslut får därför inte överklagas.
Annika Malm Protokollet uppvisat/