Förslag till avgörande av generaladvokat Francis G. Jacobs föredraget den 5 april 2001
1 Originalspråk: engelska.
2 Av den 20 mars 1883, ändrad i Bryssel den 14 december 1900, i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925, i London den 2 juni 1934, i Lissabon den 31 oktober 1958 och i Stockholm den 14 juli 1967 (United Nations Treaty Series nr 11851, vol. 828, s. 305—388).
3 Anges i Bilaga 1C till Avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet), som pä gemenskapens vägnar godkändes med avseende pá fragor mom dess kompetensområde genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994, EGT L 336, s. 1.
4 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 15, volym 17, s. 178.
5 Rådets förordning nr 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.
6 Jämförd med trettonde övervägandet i ingressen till varumärkesförordningen och artikel 3 c i rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, EGT L 319, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 2, s. 89, i ändrad lydelse enligt rådets beslut 93/350/Euratom, EKSG. EEG av den 8 juni 1993, EGT L 144, s. 21; svensk specialutgåva, område 1, volym 3, s. 21.
7 Även om artikel 3.1 a i direktivet inte uttryckligen hänvisar till artikel 2 utan lyder: (tjecken som inte kan utgöra ett varumärke.
8 Se ovan punkt 4 och fotnot 2
9 Se ovan punkt 4 och fotnot 3.
10 Mål T-163/98, Procter & Gamble mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (REG 1999, s. II-2383), (nedan kallad den överklagade domen).
11 Se punkterna 20—29 i den överklagade domen.
12 Se punkterna 32—45 i den överklagade domen.
13 Se punkterna 46— 53 i den överklagade domen.
14 Punkt 54 i den överklagade domen
15 Punkt 55 i den överklagade domen.
16 Artikel 51 i stadgan.
17 Mr Justice Jacob i domen i målet Philips v Remington [19981 RPC 283, s. 289. Anmärkningen avsåg faktiskt lydelsen av Section 1(1) och Section 3(1 )(b) i 1994 års Trade Marks Act, den brittiska lagstiftning som genomförde de motsvarande bestämmelserna i varumärkesdirektivet.
18 Mål C-299/99, Philips Electronics, förslag till avgörande föredraget den 23 lanuari 2001 av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer. Se diskussionen i Kerlys Law of Trade Marks and Trade Names, 13:e upplagan (2001), s. 18—35.
19 Även om det skall erinras om att de i Pariskonventionen utgör grunder på vilka en medlem i unionen kan vägra att skydda ett varumärke som redan registrerats i ett annat medlemsland, medan de i varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet är tvingande registreringshinder.
20 Varumärkesförordningen innehåller inte någon uttrycklig hänvisning till konventionen, men det sista övervägandet i ingressen till varumärkesdirektivet hänvisar till behovet av att dess bestämmelser (som i detta avseende är identiska med dem i förordningen) helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen. Kommissionen slog i sin förklaringspromemoria till det ursprungliga förslaget till en förordning om varumärken inom gemenskapen, avseende vad som då var artikel 6, fast att listan över absoluta registreringshinder bygger till stor del på artikel 6 d i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd och den i medlemsstaterna gällande lagstiftningen. Endast i undantagsfall har det funnits lämpligt att hänvisa till texten i Pariskonventionen.
21 Jämför exempelvis tredje överklagandenämndens beslut av den 27 november 1998 i mål R-26/1998-3 (Netmeeting), punkt 13: Även om det kan föreligga en viss överlappning mellan de olika punkterna i artikel 7 i varumärkesföroraningen, anser överklagandenämnden att var och en av dessa skall tolkas och tillämpas separat. Detta innebär å andra sidan inte att ett varumärke inte samtidigt kan beröras av mer än ett absolut registreringshinder [sic].
22 Punkt 29 i den överklagade domen.
23 Det kan i förbigående noteras att klagandens många hänvisningar till rättspraxis från domstolarna i Beneluxländerna kanske inte är helt relevanta, eftersom lagstiftningen i dessa länder är en annan. Även om Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag utger sig för art genomföra varumärkesdirektivet föreskrivs i artikel 6 a i lagen att en ansökan skall avslås när kännetecknet i fråga inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 1 [som huvudsakligen hänvisar till alla kännetecken som är ägnade att särskilja varorna från ett företag], särskilt därför att det saknar egenartad karaktär i den mening som avses i bestämmelserna i artikel 6 d B punkt 2 i Pariskonventionen. Detta finner jag vara ett lagstiftningsmässigt sammanhang som är tämligen skilt frän det som gäller för artikel 7.1 a—d i varumärkesförordningen.
24 ... Det är just på grund av den exklusiva karaktären hos de rättigheter som tillerkänns genom gemenskapsvarumärket som bestämmelserna i artikel 7.1 c förbjuder registrering av kännetecken som uteslutande beskriver de varor eller tjänster avseende vilka kännetecknet skall användas
25 Perfection: Joseph Crosfield & Sons' Application (1909) 26 RPC 837 s. 854, Court of Appeal, pet Cozens-Hardy, Master of the Rolls.
26 De förenade målen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999, s. I-2779), särskilt punkterna 25—28.
27 Exempelvis rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbereckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, EGT L 208, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153.
28 Punkt 35.
29 Punkt 21.
30 Beslut av den 22 september 1998 i mål R 36/1998-2, The Oilgear Company.
31 Beslut av den 27 november 1998 i mål R 26/1998-3, Microsoft Corporation.
32 Domen i mål C-251/95, SABEL mot Puma, REG 1997, s. I-6191, punkt 23.
33 Beslut av den 26 februari 1999 i mål R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, avseende uttrycket Portfolio för olika typer av datamaterial och tryckt material utformat för au ge företag möjlighet att välja och planera projekt med utgångspunkt från befintliga och planerade åtaganden och resurser, punkt 10 i beslutet. Det bör påpekas att dessa uttalanden gjordes mot bakgrund av uppfattningen, som jag inte delar, att syftet med artikel 7.1 c är att beskrivande uttryck skall förbli allmänt tillgängliga.
34 Av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden, REG 2001, s. II-417.
35 Punkt 30
36 Det skulle, som Procter & Gamble har påpekat, inte vara möjligt att förhindra en konkurrent från att påstå att hans produkter håller ditt barn torrt (eller ens kanske håller ditt barn ännu torrare). Det som skulle var möjligt vore att förbjuda konkurrenten från att använda de två orden Baby-dry för att identifiera sina produkter eller att använda dem på ett sådant sätt att det sannolikt skulle leda till att allmänheten förväxlade varumärkena.
37 Det tycks faktiskt hittills inte rinnas några fall där förstainstansrätten har ändrat överklagandenämndens beslut.
38 Det tycks inte finnas någon uttrycklig bestämmelse som reglerar denna situation, och harmoniseringsbyrån kunde vid sammanträdet inte upplysa domstolen om någon fast praxis avseende det lilla antal mål där ett beslut från överklagandenämnden hade ogiltigförklarats Jfram till tidpunkten för sammanträdet hade endast två sådana fall, inklusive det förevarande, inträffat, även om förstainstansrätten ogiltigförklarade ytterligare fyra beslut redan påföljande dag - den 31 januari 2001). Byrån ansåg dock att det i princip ankom på överklagandenämnden att vidta de åtgärder som krävdes för att följa en dom.