Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 9 januari 2003

I mål C-292/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Bundesgerichtshof (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden J.-P. Puissochet samt domarna C. Gulmann (referent), V. Skouris, F. Macken och N. Colneric, generaladvokat: F.G. Jacobs, justitiesekreterare: avdelningsdirektören H.A. Rühl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från: Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA, genom J. Frisinger, Rechtsanwalt, Gofkid Ltd, genom M. Wirtz, Rechtsanwalt, Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och I. Vieira Lopes, båda i egenskap av ombud, Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud, biträdd av W. Berg, Rechtsanwalt,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 13 december 2001 av: Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA, företrädda av J. Frisinger, Gofkid Ltd, företrätt av M. Wirtz, Förenade kungarikets regering, företrädd av J.E. Collins, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister, och kommissionen, företrädd av W. Berg,

och efter att den 21 mars 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

Förfarandet och tolkningsfrågorna

Den första tolkningsfrågan

Yttranden som inkommit till domstolen

Domstolens svar

Den andra tolkningsfrågan

Rättegångskostnader

1. Bundesgerichtshof har, genom beslut av den 27 april 2000, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2. Frågorna har uppkommit i en tvist mellan å ena sidan Davidoff & Cie och Zino Davidoff SA (nedan gemensamt kallade Davidoff), vilka bolag har bildats i Schweiz och tillhandahåller lyxartiklar med varumärket Davidoff, och å andra sidan Gofkid Ltd (nedan kallat Gofkid), vilket bolag har bildats i Hong Kong, angående sistnämnda bolags användning av varumärket Durffee i Tyskland.

3. I nionde och tionde skälen i direktivet anges följande:

4. I artikel 4.1 och 4.4 i direktivet föreskrivs följande:

5. I artikel 5.1 och 5.2 i direktivet anges följande:

6. Davidoff tillhandahåller herrkosmetikaartiklar, konjak, slipsar, glasögonbågar, cigarrer, cigariller, cigaretter med tillbehör, pipor, piptobak med tillbehör samt lädervaror under varumärket Davidoff, vilket har registrerats internationellt med en utökning avseende Tyskland.

7. Gofkid innehar ord- och figurmärket Durffee som registrerades efter märket Davidoff i Tyskland.

8. Gofkid tillhandahåller under detta varumärke bland annat ädla metaller eller legeringar av dessa liksom varor som tillverkats av ädla metaller eller legeringar av ädla metaller samt varor som pläterats med ädla metaller såsom hantverkseller prydnadsföremål, bordsserviser (med undantag för bestick), bordsställ, askfat, cigarr- och cigarettetuier, cigarr- och cigaretthållare, smyckesföremål, smidesföremål, ädelstenar, klockor och instrument för tidmätning.

9. Davidoff väckte talan mot Gofkid vid de tyska domstolarna och yrkade dels att Gofkid skulle föreläggas att vid äventyr av vite upphöra att använda varumärket Durffee, dels att detta varumärke skulle ogiltigförklaras. Davidoff gjorde gällande att det förelåg en risk för att nämnda varumärke förväxlas med varumärket Davidoff. Enligt sistnämnda bolag använde Gofkid samma skrivsätt som i varumärket Davidoff, och framför allt hade bokstäverna D och ff givits samma karaktäristiska form som motsvarande bokstäver i varumärket Davidoff. Gofkid hade avsiktligt utformat sitt varumärke för att likna varumärket Davidoff, i syfte att dra fördel av dess höga prestigevärde, och att utnyttja dess styrka i reklamsammanhang för de varor som Gofkid saluförde. Användningen av varumärket Durffee skadar varumärket Davidoffs goda anseende i den mån som allmänheten inte förknippar det kinesiska territoriet med exklusiva kvalitetsprodukter.

10. Gofkid yrkade att talan skulle ogillas, och anförde till stöd därför att det inte förelåg någon risk för att de två varumärken som var i fråga i målet vid den nationella domstolen kunde förväxlas, samt att någon renomméöverföring inte var möjlig. Enligt Gofkid används ofta det engelska skrivsättet i varumärket Davidoff för att beteckna produkter för rökare, men även för klockor, smyckesföremål och tillbehör.

11. Talan ogillades av underrätten vid vilken denna anhängiggjorts. Davidoffs överklagande av beslutet från nämnda domstol ogillades också. Davidoff väckte därför revisionstalan vid Bundesgerichtshof.

12. I sitt beslut om hänskjutande har Bundesgerichtshof bland annat påtalat följande:

13. Med hänsyn till att lösningen av tvisten i målet vid den nationella domstolen i detta avseende är beroende av tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet, har Bundesgerichtshof vilandeförklarat målet och begärt att domstolen skall besvara följande tolkningsfrågor:

14. Den hänskjutande domstolen har ställt sin första tolkningsfråga för att få klarhet i huruvida artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet skall tolkas så, att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet som är identiskt med det registrerade varumärket, eller som liknar detta, är ämnat att användas eller används för varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av det registrerade varumärket eller liknar dessa varor eller tjänster.

15. Davidoff, den portugisiska regeringen och kommissionen anser att den första frågan skall besvaras jakande eftersom det finns ännu starkare skäl att tillämpa det särskilda skydd som kända varumärken tillerkänns i artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet avseende varor som inte liknar dem som varumärket avser, på identiska eller liknande varor.

16. Gofkid och Förenade kungarikets regering anser att den första frågan skall besvaras nekande. Detta följer av ordalydelsen i de ifrågavarande bestämmelserna och av gemenskapslagstiftarens syfte. För övrigt säkerställs redan ett tillräckligt skydd av kända märken genom artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet, eftersom en större risk för förväxling av kända märken godtas med stöd av den rättspraxis som framför allt följer av dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507).

17. Domstolen preciserar inledningsvis att frågan som ställts kommer att prövas nedan uteslutande med hänsyn till artikel 5.2 i direktivet, men att tolkningen som görs vid denna prövning i tillämpliga delar även kommer att kunna tillämpas på artikel 4.4 a i direktivet.

18. Domstolen erinrar om att i motsats till vad som gäller enligt artikel 5.1 i direktivet, åläggs medlemsstaterna inte i artikel 5.2 att i sina nationella rättsordningar införa det skydd som definieras i artikeln. Direktivet ger endast medlemsstaterna en valmöjlighet att införa ett sådant skydd. Om denna möjlighet utnyttjas tillerkänns alltså kända varumärken både det skydd som föreskrivs i artikel 5.1 i direktivet och det skydd som föreskrivs i artikel 5.2 i detsamma.

19. Enligt artikel 5.2 i direktivet kan kända märken tillerkännas ett skydd som är starkare än det skydd som föreskrivs i artikel 5.1.

20. Skyddet är förstärkt för de varor och tjänster på vilka skyddet tillämpas, på det sättet att varumärkesinnehavaren kan få rätt att förbjuda att ett tecken som är identiskt med hans varumärke eller liknar detta, används för varor och tjänster som inte liknar de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats, det vill säga situationer där skyddet enligt artikel 5.1 endast gäller för identiska eller liknande varor och tjänster.

21. Detta förstärkta skydd medges när användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det är alltså fråga om ett särskilt skydd mot att de berörda varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé skadas.

22. Bundesgerichtshof har i tvisten i målet vid den nationella domstolen inte uteslutit att det kan vara problematiskt att bevisa att det föreligger en risk för förväxling, vilket innebär att innehavaren av varumärket skulle kunna ha ett legitimt intresse av att skydda sitt varumärkes särskiljningsförmåga och renommé med stöd av artikel 5.2 i direktivet.

23. Frågan är således huruvida ordalydelsen i artikel 5.2 i direktivet, i den mån som den uttryckligen endast avser ett teckens användning för varor eller tjänster som inte är likartade, utgör ett hinder för tillämpningen av denna bestämmelse också när tecknet används för identiska eller liknande varor eller tjänster.

24. Det skall i detta avseende inledningsvis påpekas att artikel 5.2 i direktivet inte uteslutande får tolkas med beaktande av dess ordalydelse. Hänsyn skall också tas till den allmänna systematiken och ändamålet med det system i vilket artikeln ingår.

25. Artikeln kan med hänsyn till sistnämnda omständigheter inte tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett tecken används för identiska eller liknande varor eller tjänster än när ett tecken används för varor eller tjänster som inte är likartade.

26. Det har därvid inte på allvar ifrågasatts vid domstolen att det kända varumärket skall tillerkännas ett skydd som, vid användning av ett tecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, åtminstone är lika omfattande som när ett tecken används för varor eller tjänster som inte liknar de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats.

27. Frågan som diskuteras vid domstolen är i huvudsak huruvida skyddet av ett känt varumärke såvitt avser användningen av ett tecken som avser identiska eller liknande varor eller tjänster, och som skadar varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, inte kan uppnås redan med stöd av artikel 5.1 i direktivet. Därigenom skulle det inte vara nödvändigt att konsultera bestämmelserna i artikel 5.2 för att uppnå detta skydd.

28. Om skyddet som ges med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, med hänsyn till vad som anges i direktivets tionde skäl, i detta avseende är absolut när användningen skadar eller kan skada en av varumärkets funktioner (se dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 50 och 51), är tillämpningen av artikel 5.1 b beroende av att det föreligger en risk för förväxling (se dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 34). Det skall betonas att domstolen i punkterna 20 och 21 i domen i det ovannämnda målet SABEL redan har förklarat att artikel 4.1 b i direktivet, som i allt väsentligt är identisk med artikel 5.1 b i detta direktiv, inte får tolkas extensivt. En sådan tolkning hade föreslagits för domstolen med hänvisning bland annat till att artikel 5.2 i direktivet enligt sin ordalydelse endast är tillämplig när ett tecken används för varor eller tjänster som inte är likartade.

29. När omständigheterna medför att det inte finns någon risk för förväxling kan artikel 5.1 b i direktivet alltså inte åberopas av innehavaren av ett känt varumärke för att erhålla skydd mot att varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé skadas.

30. Under dessa förutsättningar skall den första frågan besvaras med att artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet skall tolkas så, att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet, som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke.

31. Med hänsyn till svaret på den första frågan är det inte nödvändigt att pröva den andra frågan, då den hänskjutande domstolen har ställt denna endast för det fall den första frågan skulle besvaras nekande.

32. De kostnader som har förorsakats den portugisiska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) angående de frågor som genom beslut av den 27 april 2000 har ställts av Bundesgerichtshof — följande dom:

1 Rättegångsspråk: tyska.