Förslag till avgörande av generaladvokat
1. I förevarande mål skall det utredas om rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat varumärkesdirektivet) innehåller kriterier för tillämpning av skyddet mot missbruk eller skadlig användning av ett tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster, i den mening som avses i artikel 5.5 i direktivet.
Bakgrund till målet vid den nationella domstolen
2. De omständigheter som ligger till grund för tvisten vid den nationella domstolen kan, såsom de återges i beslutet om hänskjutande, beskrivas på följande sätt.
3. NV Robelco (nedan kallat Robelco) bildades av två investmentbolag som aktiebolag den 20 november 1996 (naamloze vennootschap), med bolagsnamnet Robelco. Verksamhetsföremålet omfattar bland annat:
4. NV Robeco Groep (nedan kallat Robeco Groep), vars verksamhet består av tillgångsförvaltning, har sedan år 1929 existerat som finansgrupp i Nederländerna. Robeco Groep erbjuder finansiella produkter och tjänster, huvudsakligen i form av börsnoterade investeringsfonder, och driver internationell verksamhet genom banker och börsmäklarföretag.
5. Den 2 juni 1999 ansökte Robeco Groep om att Robelco skulle förbjudas att använda tecknet Robelco, och alla andra tecken som liknar Robeco, som firmanamn och bolagsnamn, vid äventyr av vite om 100000 BEF för varje dag som förbudet inte följdes.
Tillämpliga bestämmelser
Gemenskapsrättsliga bestämmelser
6. Artikel 5.1, 5.2 och 5.5 i varumärkesdirektivet har följande lydelse:
Nationella bestämmelser
7. Sedan år 1971 gäller den gemensamma varumärkeslagen i de tre staterna i den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna.
8. Artikel 13A.1 i denna lag löd i sin ursprungliga lydelse:
9. Den 1 januari 1996 trädde en ändrad version av den gemensamma varumärkeslagen i kraft, som var anpassad till varumärkesdirektivet.
10. I artikel 13A.1 föreskrivs sedan dess följande:
Tolkningsfrågorna
11. Vid handläggningen av överklagandet av beslutet från första instans har Hof van Beroep i Bryssel ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:
Parternas argument
12. Förutom kommissionen har båda parterna i målet inkommit med skriftliga yttranden.
13. Robeco Groep har gjort gällande att den belgiska domstolens första tolkningsfråga skall besvaras så att uttrycket tecken i artikel 5.5 i direktivet omfattar såväl identiska tecken som tecken som liknar varandra och att det enligt samma bestämmelse ankommer på den nationella rättsordningen att precisera den nivå av likhet som krävs.
14. Robeco Groep har förordat att den andra tolkningsfrågan skall besvaras så att artikel 5.5 i direktivet klart anger de nödvändiga förutsättningarna för dess tilllämpning (användning av tecknet... utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärket [...]), och att andra, nya förutsättningar såsom risk för förväxling eller association, vilka har nämnts av den nationella domstolen, inte kan härledas ur bestämmelsen.
15. Robelco har för sin del inriktat sin argumentation på distinktionen mellan risken för förväxling och en ren association. Förväxling föreligger när allmänheten förväxlar tecknet med varumärket (direkt förväxling) eller tecknets innehavare med varumärkets innehavare (indirekt förväxling). Enbart association föreligger när varseblivningen av tecknet påminner om varumärket, utan att de förväxlas med varandra.
16. Robelco delar uppfattningen att artikel 5.5 i direktivet inte är en varumärkesrättslig bestämmelse. Det har dock förklarat att det inte är tillräckligt med enbart en likhet för att denna speciella typ av skydd skall aktualiseras. Tecknet måste vara identiskt med varumärket. I annat fall skall det alltid kontrolleras om en risk för förväxling föreligger.
17. Enligt Robelco skall det tecken som nämns i artikel 5.5 anses vara detsamma som det som åsyftas i artikel 5.1 b, det vill säga ett tecken som motsvarar varumärket. Denna restriktiva tolkning av medlemsstaternas befogenheter överensstämmer med direktivets harmoniseringsmål. I annat fall skulle ett skydd, jämförbart med det som beviljas ett känt varumärke enligt artikel 5.2, beviljas ett okänt tecken med stöd av artikel 5.5.
18. Kommissionen har förordat att domstolen skall svara att artikel 5.5 i direktivet syftar till att undanta vissa typer av skydd som tillerkänns genom medlemsstaternas rättsordningar, som det som föreskrivs genom artikel 13A.1 d i Benelux gemensamma varumärkeslag, från det harmoniserade området.
19. Gemenskapsinstitutionen utgår från att den hänskjutande domstolen har gjort en korrekt bedömning av de omtvistade omständigheterna — en konflikt mellan innehavaren av ett varumärke och innehavaren av ett firmanamn, utan likhet mellan de respektive varorna och tjänsterna — när de ansetts utgöra en användning av ett tecken för annat än särskiljande ändamål, varvid artikel 5.5 skulle vara tilllämplig.
20. Efter att ha undersökt bestämmelsens systematik, och mot bakgrund av de förberedande rättsakterna, har kommissionen dragit slutsatsen att det område som omfattas av artikel 5.5 helt faller utanför gemenskapens harmoniseringsarbete. Följaktligen kan den nationella domstolen fritt tolka de nationella bestämmelser som antagits inom området.
21. I andra hand har kommissionen förordat att artikel 5.5 i direktivet inte skall anses kräva någon som helst likhet mellan tecknet och varumärket. Därmed skulle det inte vara nödvändigt att bedöma om det föreligger en risk för förväxling eller association men däremot om det föreligger en risk för en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller en risk för förfång för själva varumärket.
Bedömning av tolkningsfrågorna
22. Hof van Beroep i Bryssel vill få klarhet i vilken grad av likhet mellan tecknet och varumärket som krävs för att artikel 5.5 i direktivet skall vara tillämplig (första frågan) och om likheten, i samma avseende, skall vara förknippad med en risk för förväxling eller association (andra frågan).
23. Den hänskjutande domstolens osäkerhet beror snarare på tvivelsmål om huruvida bestämmelsen har införlivats korrekt med Benelux rättsordning än på själva gemenskapstexten, och om den rättspraxis som utvecklats innan direktivet trädde i kraft fortfarande är giltig.
24. Artikel 5 i varumärkesdirektivet, med ingressen [r]ättigheter som är knutna till ett varumärke, anger schematiskt de rättsliga skyddsnivåer som varumärkesinnehavare kan göra anspråk på och fastställer en klar befogenhetsfördelning mellan sådant som faller inom den harmoniserade gemenskapssfären, och sådant som fortsättningsvis regleras genom de nationella rättsordningarna.
25. I artikel 5.1 definieras det typiska innehållet i ensamrätten till ett varumärke, vilket består i rätten att förhindra att tredje man använder tecken som är identiska med varumärket med avseende på samma varor och tjänster, vilket är fallet vid intrång, artikel 5.1 a, eller ett liknande tecken för likaledes liknande varor eller tjänster, under förutsättning att det föreligger en risk för förväxling eller enbart association från allmänhetens sida, artikel 5.1 b.
26. Detta är själva föremålet för varumärkesrätten: skyddet för att den information som det registrerade tecknet ger om det företag som vissa varor härrör från är korrekt.
27. Genom artikel 5.2 utvidgas detta skydd till förmån för varumärken som är kända i ett territorium, och medlemsstaterna ges rätt att i dessa fall förbjuda användningen av ett liknande tecken, även för icke besläktade varor och tjänster, om användningen sker i syfte att dra otillbörlig fördel av att varumärket är känt eller om varumärkesinnehavaren kan skadas. Därmed skyddas samtidigt allmänhetens rätt att få exakt information om de saluförda varornas ursprung; och varumärkesinnehavarens rätt att skydda sin goodwill.
28. Genom artikel 5.5 utesluts således från direktivets tillämpningsområde bestämmelser i den nationella rätten som erbjuder skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor, när användningen innebär en otillbörlig fördel på grund av tecknets renommé eller särskilj ningsförmåga, eller är till förfång för varumärket.
29. De närvarande har i olika grad uttalat sig om huruvida den sistnämnda bestämmelsen är hänförlig till varumärkesrätten. Personligen anser jag inte att den bedömningen är av primärt intresse. De rättsliga disciplinerna, som är av ovedersägligt pedagogiskt värde, är alltid i viss mån godtyckliga och konturerna är tämligen vaga, varför de ofta skiftar såväl i rummet som i tiden. Även om man således kan anse att varumärkesrätten endast omfattar frågor som i huvudsak berör instrumentets särskiljande funktion, är det inte ologiskt att tänka sig en vidare kategori som omfattar alla tänkbara konflikter som hänger samman med varumärket.
30. Det är däremot av intresse att inom det varumärkesrättsliga området definiera gränsen mellan gemenskapsrättens och de nationella rättsordningarnas tillämpningsområden. Denna gräns är inte ens ett utryck för en avsikt från gemenskapslagstiftarens sida att skilja den egentliga varumärkesrätten från andra därtill hörande discipliner, eftersom arbetet med att tillnärma lagstiftningen som bekant inte är heltäckande.
31. Således innehåller artikel 5 i direktivet en dubbel avgränsning: en positiv och en negativ. I positiv bemärkelse är det varumärkesinnehavarens harmoniserade rättighet att förbjuda användningen av identiska eller liknande tecken för identiska eller liknande produkter när det finns én risk för förväxling. I negativ bemärkelse är varken det förstärkta skyddet för varumärkets särskiljande förmåga och goodwill i form av renommé eller systemet avseende vissa användningar av ett tecken som inte syftar till att ange varors eller tjänsters ursprung föremål för gemenskapsharmonisering.
32. Jag medger att jag är en aning förbryllad av lydelsen av artikel 5.5 i direktivet som, vilket kommissionen har noterat, tycks ha inkluderats särskilt för att skapa utrymme för en liknande bestämmelse i Beneluxländernas gemensamma lagstiftning. Om ett tecken inte direkt eller indirekt, omedvetet eller av en tillfällighet, används för att beteckna varor eller tjänster inser jag inte vilken varumärkesrättslig betydelse användningen kan ha i handeln. En annan sak är att tecknet inte används som varumärke i formell bemärkelse. Tolkad på detta sätt skulle artikel 5.5 exempelvis tjäna till att undanta nationella bestämmelser om jämförande reklam eller missbruk av firmanamn från harmoniseringen.
33. Den hänskjutande domstolen har slagit fast att det senare fallet är för handen, och denna bedömning har inte ifrågasatts av någon av de närvarande. Jag utgår således från detta antagande. Jag förfogar inte över någon uppgift som skulle leda till en annan bedömning, och inte heller bedömningen av de ställda tolkningsfrågorna föranleder en annan slutsats. Frågan om huruvida ett firmanamn, liksom ett varumärke, har till uppgift att fullgöra en särskiljande funktion i handeln, främst i fråga om tjänster, och de konsekvenser för gemenskapsrätten som följer av svaret på denna fråga, är dock varken ointressant eller okomplicerad. Snarare än förutbestämda kategorier anser jag att man skall utgå från de praktiska effekterna av olika handlingssätt.
34. Den omständigheten att ett tecken används för ett annat ändamål än att särskilja varors och tjänsters ursprung ryms inte inom artikel 5.1, som avser identifikationen av varor och tjänster, samtidigt som denna omständighet uttryckligen omfattas av det lagstadgade undantaget till förmån för medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 5.5. Omständigheten omfattas inte av tillämpningsområdet för direktivet, genom vilket medlemsstaterna dessutom, för att undanröja alla tvivel, tillerkänns lagstiftningskompetens inom området.
35. I direktivet tilläggs att sagda tecken, som saknar särskiljningsförmåga, skall användas i syfte att dra fördel av ett annat varumärkes renommé eller till förfång för detta. Detta kommer i praktiken att vara det mest sannolika fallet. Jag anser emellertid att direktivet inte skulle ha kunnat tilllämpas i fall där tecknet inte används i särskiljande syfte, även om ovannämnda bestämmelse inte hade införts.
36. Det kan inte ifrågasättas att undantaget i artikel 5.5 inte är villkorat av någon annan förutsättning. I bestämmelsen föreskrivs absolut ingenting om den grad av likhet som tecknet skall förete jämfört med varumärket. Under dessa omständigheter är det uppenbart att medlemsstaterna kan avstå från att anta någon lagstiftning, liksom de kan kräva identitet mellan tecknet och varumärket, nöja sig med en likhet, om än bara minimal, eller vilket annat tänkbart samband som helst.
37. Det finns inget skäl att, som den hänskjutande domstolen har begärt, utfylla lagstiftareris tystnad beträffande arten av kopplingen mellan det berörda tecknet och varumärket. Inte heller skall lydelsen av bestämmelserna i de föregående punkterna i artikel 5 överföras till artikel 5.5 eller dess räckvidd jämföras med räckvidden av artikel 5.2, vilket Robelco har förordat.
38. För det första skulle en fastställelse av det samband som skall föreligga mellan tecknet och varumärket ofrånkomligen innebära en inskränkning, helt utan rättslig grund, av den frihet som rådet har tillerkänt medlemsstaterna att agera inom områden som illojal konkurrens, konsumentskydd och civilrättsligt ansvar.
39. För det andra är det, även om det är korrekt att tillämpningen av artikel 5.1 och 5.2 i direktivet i viss mån grundas på graden av likhet mellan två tecken, inte mindre korrekt att artikel 5.5 bygger på en annan systematik och att det således saknas skäl att överföra element som är motiverade just av den särskiljande funktionen på området för skydd av ett varumärke i förhållande till ett tecken som används för annat ändamål än att särskilja varor.
40. Slutligen är det av liknande skäl inte lämpligt att jämföra de befogenheter som medlemsstaterna tillerkänns genom artikel 5.2 med de befogenheter som tillerkänns genorii artikel 5.5, eftersom de senare endast har effekt inom det begränsade området för användning av ett tecken för andra än särskiljande ändamål.
41. Enligt min uppfattning bör det tilläggas att ingenting i artikel 13A.1 d i den gemensamma lagen tyder på att Benelux lagstiftare har överskridit de befogenheter som denne uttryckligen förbehålls i gemenskapsordningen om varumärken.
Förslag till avgörande
Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Hof van Beroep i Bryssel på följande sätt:
1 Originalspråk: spanska.
2 EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.
3 Se ovan punkt 5.
4 Med hänvisning till dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191).
5 Av ingressen till direktivet framgår följande: Det förefaller inte nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken utan det kommer att vara tillräckligt att begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion (tredje skälet).
6 Det är fråga om artikel 13 A.1 nr 1, i den ursprungliga versionen av den gemensamma varumärkeslagen. Nuvarande artikel 13A.1 d återger fortfarande samma tanke, även om lydelsen mer liknar direktivets (se ovan punkt 8 och följande punkter).
7 Saken är inte densamma i fråga om en annons om reparationer och underhäll av bilar av ett visst märke, då man måste ta hänsyn till att varumärket används för att identifiera ursprunget för de varor som är föremål för tjänsten. Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkterna 38 och 39.
8 Benelux-domstolcn har löst detta problem i sin dom av den 7 november 1988 i mål A 87/3, Omnisport/Bauwcracrts (Jurisprudence de la Cour de justice Benelux 1988, p. 90), genom att slå fast att användningen av ett firmanamn i princip inte har effekten att särskilja varor eller tjänster, om inte allmänheten associerar firmanamnet med de varor som företaget säljer eller tillhandahåller.