Tribunalens dom (fjärde avdelningen) den 18 november 2015
I mål T‑508/13,
TRIBUNALEN (fjärde avdelningen) sammansatt av ordföranden M. Prek samt domarna I. Labucka (referent) och V. Kreuschitz, justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 20 september 2013,
med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 17 december 2013,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 16 april 2014,
efter förhandlingen den 6 februari 2015,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
Parternas yrkanden
Rättslig bedömning
Upptagande till sakprövning av harmoniseringskontorets argument
Prövning i sak
Inledande anmärkningar
Den första delgrunden: Felaktig tolkning av de villkor som ska vara uppfyllda för att det ska anses föreligga renommésnyltning enligt Förenade kungarikets rättsordning
Den andra delgrunden: Felaktig bedömning av den bevisning som förebringats i syfte att visa det äldre varumärkets anseende och goodwill i Förenade kungariket
Rättegångskostnader
1. Motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, Paola Vergamini, ingav den 25 maj 2010 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).
2. Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 och 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
4. Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 127/2010 av den 13 juli 2010.
5. Den 13 oktober 2010 framställde klaganden, Government of Malaysia, en invändning med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det sökta varumärket i dess helhet.
6. Till stöd för invändningen anfördes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 a och b samt 8.4 i förordning nr 207/2009.
7. Invändningen grundades på det figurkännetecken som återges nedan och som mot bakgrund av artikel 8.1 a och b i förordning nr 207/2009 enligt klaganden ska anses vara välkänt i den mening som avses i artikel 8.2 c i nämnda förordning jämförd med artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, i omarbetad och ändrad lydelse, och som mot bakgrund av artikel 8.4 i samma förordning är ett icke registrerat varumärke i Förenade kungariket som enligt klaganden används för en rad varor och tjänster, däribland livsmedel:
8. Invändningsenheten avslog den 16 december 2011 invändningen i dess helhet. Invändningsenheten fann för det första att det inte i någon medlemsstat i Europeiska unionen hade visats att det äldre kännetecknet var välkänt i den mening som avses i artikel 8.2 c i förordning nr 207/2009. För det andra slog invändningsenheten, vid bedömningen av tillämpningskriterierna i artikel 8.4 i samma förordning, fast att den bevisning som klaganden hade inkommit med inte var sådan att det var möjligt att dra slutsatsen att klagandens icke registrerade varumärke hade förvärvat sådan goodwill som krävs i Förenade kungariket, vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det sökta varumärket ingavs.
9. Klaganden överklagade den 14 februari 2012 invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
10. Genom beslut av den 27 juni 2013 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog första överklagandenämnden överklagandet.
11. Vad beträffar den grund för invändningen som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, fann överklagandenämnden inledningsvis att det inte hade visats att renommésnyltningen i Förenade kungariket avsåg kännetecken som användes som kontrollmärken. Överklagandenämnden angav emellertid att den så kallade utökade form av rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning, som erkänns i nationell rättspraxis, och som innebär att flera aktörer kan inneha rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat ett anseende på marknaden, innebär att renommésnyltning kan göras gällande med avseende på den goodwill som förvärvats för ett kännetecken som används som ett kontrollmärke. Överklagandenämnden angav vidare att den bevisning som klaganden hade inkommit med inte var sådan att det utan risk för att göra fel var möjligt att, under de omständigheter som är aktuella i förevarande fall, dra slutsatsen att saluföringen hade gett upphov till sådan goodwill som krävs hos omsättningskretsen. Överklagandenämnden fann slutligen att invändningen som grundades på nämnda bestämmelse inte kunde bifallas, eftersom erforderlig goodwill inte styrkts, vilket utgör ett av de kumulativa villkoren för att det ska anses föreligga renommésnyltning.
12. Vad beträffar den grund för invändningen som avses i artikel 8.1 a och b i förordning nr 207/2009, fann överklagandenämnden att klaganden inte hade visat att det äldre kännetecknet var välkänt i unionen och framför allt att det inte hade förebringats tillräcklig bevisning för att omsättningskretsen kände igen det kännetecknet vid den relevanta tidpunkten, det vill säga den 25 maj 2010.
13. Klaganden har yrkat att tribunalen ska
14. Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska
15. I repliken har klaganden gjort gällande att de nya argument som harmoniseringskontoret har framfört i sin svarsskrivelse inte kan upptas till sakprövning mot bakgrund av artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991 och av rättspraxis. Klaganden syftar särskilt på följande påståenden:
16. Tribunalen erinrar i detta hänseende om att ett överklagande vid tribunalen syftar till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. I artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991 föreskrivs dessutom att parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.
17. I förevarande fall slog överklagandenämnden i det angripna beslutet endast fast att det äldre kännetecknet inte hade förvärvat sådan goodwill som krävs enligt Förenade kungarikets rättsordning med avseende på renommésnyltning innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke ingavs och prövade inte övriga villkor i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Eftersom överklagandenämnden inte prövade i sak huruvida det äldre kännetecknet hade använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, ankommer det inte på tribunalen att pröva detta för första gången inom ramen för prövningen av lagenligheten av det angripna beslutet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2011, Völkl/harmoniseringskontoret – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, REU, EU:T:2011:739, punkt 63 och där angiven rättspraxis). Argumentet kan därför inte tas upp till sakprövning.
18. Vad beträffar övriga argument som harmoniseringskontoret har framfört och som avser villkoren för att vidta rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning i Förenade kungariket, konstaterar tribunalen att de argumenten syftar till att komplettera de frågor som överklagandenämnden prövade. Dessa argument kan därför tas upp till sakprövning.
19. Klaganden har anfört en enda grund till stöd för sitt överklagande, nämligen att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Denna grund består av två delgrunder.
20. Enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av ett kännetecken invända mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke om kännetecknet uppfyller fyra villkor. Det aktuella kännetecknet ska användas i näringsverksamhet. Det ska användas i mer än bara lokal omfattning. Rätten till kännetecknet ska ha förvärvats enligt rätten i den medlemsstat där detta kännetecken användes före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket. Kännetecknet ska slutligen ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Genom dessa fyra villkor begränsas det antal andra kännetecken än varumärken som kan åberopas mot registrering av ett giltigt gemenskapsvarumärke inom hela unionen i enlighet med artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/harmoniseringskontoret – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06–T‑321/06, REG, EU:T:2009:77, punkt 32). Dessa villkor är kumulativa, vilket innebär att en invändning som grundar sig på förekomsten av ett icke registrerat varumärke eller andra kännetecken som används i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte kan vinna framgång när något av dessa villkor inte uppfylls av kännetecknet (dom av den 30 juni 2009, Danjaq/harmoniseringskontoret – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, REG, EU:T:2009:226, punkt 35).
21. De två första villkoren, det vill säga villkoren avseende att det äldre kännetecknet ska användas och att det ska användas i mer än bara lokal omfattning, följer av lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten. I förordning nr 207/2009 föreskrivs således enhetliga normer för användningen av kännetecken och deras omfattning. Dessa normer är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning (domen GENERAL OPTICA, punkt 20 ovan, EU:T:2009:77, punkt 33).
22. Det framgår däremot av uttrycket om och i den mån det finns … tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken att de två andra villkor som anges därefter i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 är villkor som föreskrivs i förordningen, men som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet. Hänvisningen till den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet är fullständigt befogad, eftersom kännetecken som står utanför systemet för gemenskapsvarumärken enligt förordning nr 207/2009 kan åberopas mot ett gemenskapsvarumärke. Det är således endast med stöd av den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än gemenskapsvarumärket och om det kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke (dom GENERAL OPTICA, punkt 20 ovan, EU:T:2009:77, punkt 34).
23. Det ankommer på den invändande parten att visa att det aktuella kännetecknet omfattas av tillämpningsområdet för den nationella rätt som åberopas och att det ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (se, analogt, dom av den 12 juni 2007, Budějovický Budvar/harmoniseringskontoret – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T‑53/04–T‑56/04, T‑58/04 och T‑59/04, EU:T:2007:167, punkt 74).
24. Denna första delgrund omfattar tre anmärkningar.
25. Den första anmärkningen avser att överklagandenämnden gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av de villkor som ska vara uppfyllda för att det ska anses föreligga renommésnyltning enligt Förenade kungarikets rättsordning. Överklagandenämnden ansåg nämligen inte att det äldre varumärket motsvarade den klassiska formen av begreppet renommésnyltning. Klaganden har gjort gällande dels att överklagandenämnden inte ansåg det vara styrkt att kännetecken som fungerar som kontrollmärken kan vara föremål för renommésnyltning, dels att överklagandenämnden prövade invändningen mot bakgrund av antagandet att invändningen grundades på den utökade formen av begreppet renommésnyltning, vilket hade negativ inverkan på bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen i förevarande fall.
26. Klaganden har därutöver preciserat att den klassiska formen av begreppet renommésnyltning i Förenade kungariket innebär att det aktuella varumärkets anseende och goodwill uteslutande tillkommer den som ansökt om registrering av varumärket. Vad däremot beträffar den utökade formen av begreppet renommésnyltning, tillkommer inte det aktuella varumärkets anseende och goodwill uteslutande den som ansökt om registrering av varumärket, utan fördelas mellan flera olika fristående aktörer inom en sektor, varvid var och en av dessa aktörer har rätt att till fullo göra gällande sina rättigheter gentemot tredje man.
27. Klaganden har tillagt att invändningen avsåg den klassiska formen av begreppet renommésnyltning i Förenade kungariket, eftersom de tre kriterierna för att den formen av renommésnyltning ska anses föreligga, det vill säga förvärvad goodwill, vilseledande framställning och goodwillskada, var uppfyllda. Dessutom anser klaganden att det inte råder något tvivel om att kontrollmärken kan vara föremål för renommésnyltning.
28. Harmoniseringskontoret har bestritt dessa argument.
29. Tribunalen påpekar inledningsvis att klaganden under förhandlingen har angett att den under mellantiden har låtit registrera och tillkännage sitt kontrollmärke enligt artikel 6 ter i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.
30. Eftersom harmoniseringskontoret inte kan beakta omständigheter som parterna inte har anfört, kan lagenligheten av dess beslut inte ifrågasättas med stöd av sådana omständigheter. Tribunalen kan således inte heller beakta bevisning som rör sådana omständigheter (dom av den 18 juli 2006, Rossi/harmoniseringskontoret, C‑214/05 P, REG, EU:C:2006:494, punkt 52). Tribunalen framhåller vidare att det av ordalydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 följer att den artikeln endast är tillämplig efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning.
31. I förevarande fall står det klart att den nationella rättsordning som är tillämplig på det äldre icke registrerade varumärket är Trade Marks Act 1994 (Förenade kungarikets lag om varumärken), i vilken det i section 5.4 föreskrivs följande:
32. Av section 5.4 i Trade Marks Act 1994, såsom den tolkats av nationella domstolar, följer att den invändande parten måste visa, i enlighet med rättsreglerna om rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning i Förenade kungarikets rättsordning, att tre villkor är uppfyllda. Dessa villkor avser förvärvad goodwill, vilseledande framställning och goodwillskada (dom av den 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, REU, EU:T:2012:13, punkt 19).
33. I förevarande fall ska det således för det första prövas huruvida det äldre kännetecknet, vilket klaganden beskrivit som ett kontrollmärke och vilket särskiljer certifierade varor från dem som inte är det, kan utgöra grund för rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning i Förenade kungariket. Enligt överklagandenämnden har klaganden inte visat att kännetecken som fungerar som kontrollmärken kan vara föremål för renommésnyltning i Förenade kungariket, såsom det ankom på denne att göra.
34. Tribunalen har redan slagit fast att det följer av nationell rättspraxis att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat ett anseende på marknaden, i den mening som avses i de bestämmelser som är tillämpliga med avseende på rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning (dom av den 11 juni 2009, Last Minute Network/harmoniseringskontoret – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 och T‑115/07, REG, EU:T:2009:196, punkt 84, och domen BASmALI, punkt 32 ovan, EU:T:2012:13, punkt 28).
35. Det har dessutom redan slagits fast att det följer av nationell rättspraxis, bland annat av den som anges i punkt 34 ovan, att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat ett anseende på marknaden i den mening som avses i de bestämmelser som är tillämpliga med avseende på rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning, trots att flera aktörer använder kännetecknet. Dessa aktörer kan inneha rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat ett anseende på marknaden, enligt en utökad form av begreppet renommésnyltning, som erkänns i nationell rättspraxis (domen BASmALI, punkt 32 ovan, EU:T:2012:13, punkt 28).
36. I förevarande fall ska det således slås fast att i den mån som det äldre kännetecknet används för att ange varor eller tjänster som kännetecknets certifiering avser, kan det såsom kontrollmärke anses ha förvärvat sådan goodwill som krävs i Förenade kungarikets rättsordning med avseende på renommésnyltning.
37. Däremot kvarstår frågan huruvida klaganden, i dennes egenskap av administratör av ett certifieringssystem, ensam ska anses vara innehavare av den goodwill som följer av saluföringen av de varor och tjänster som har försetts med kontrollmärket i fråga.
38. Tribunalen finner att även offentliga organ kan åtnjuta skydd genom de rättsliga åtgärderna på grund av renommésnyltning i den mån som deras verksamhet kan ge upphov till goodwill. Om sådana organ använder ett visst kännetecken som de är ensamma om att inneha, har de rätt att göra gällande den goodwill som följer av saluföringen av de varor och tjänster som har försetts med kännetecknet. Om ett visst kännetecken används både av dessa organ och av andra aktörer, kan nämnda goodwill på samma sätt göras gällande av samma offentliga organ och av de berörda aktörerna. I förevarande fall kan goodwill under alla omständigheter ha genererats.
39. För det fall att ett äldre kännetecken används av flera aktörer, ska rättigheterna till den goodwill som genereras bedömas mot bakgrund av omständigheterna i målet. För att fastställa om klaganden ensam ska anses inneha rättigheterna till den goodwill som genererats, ska således kontrollmärkets attraktionskraft på kundkretsen bedömas.
40. Tribunalen konstaterar att klaganden utförligt har redogjort för hur dess system för certifiering av berörda varors förenlighet med sharia-lagarna fungerar. Syftet med systemet är att undersöka de tillverkningsförfaranden som utvecklats av dem som önskar bli auktoriserade användare av klagandens varumärke. Klaganden har vidare utförligt redogjort för hur den övervakar nämnda användares användning av varumärket i syfte att försäkra sig om att de kvalitetskrav som uppställs inom ramen för klagandens system iakttas. Klaganden menar att man mot bakgrund av nämnda redogörelse kan slå fast att det tillstånd som klaganden ger användarna med avseende på användningen av klagandens varumärke och dess certifieringssystem, från rättslig synpunkt motsvarar en användarlicens. Enligt klaganden är dessa användare endast licenstagare och har varken förvärvat några rättigheter såvitt avser själva varumärket eller det anseende eller den goodwill som hör samman med varumärket. Under förhandlingen framhöll klaganden särskilt att varken den goodwill som är knuten till varumärket eller varumärkets renommé ska anses tillkomma flera aktörer.
41. Klaganden anser således att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att den goodwill som är knuten till det äldre varumärket ska anses tillkomma både klaganden och de auktoriserade användarna och att det var den utökade formen av begreppet renommésnyltning som skulle anses ligga till grund för invändningen. Enligt klaganden gjorde överklagandenämnden därvid en felaktig bedömning när den fastställde vilken verksamhet som nämnda goodwill avser.
42. Tribunalen slår med avseende på förevarande fall fast att klaganden ska anses vara innehavare av ifrågavarande goodwill. Tribunalen har dragit den slutsatsen med beaktande av klagandens system för certifiering av berörda varors förenlighet med sharia-lagarna, av att syftet med systemet är att undersöka de tillverkningsförfaranden som utvecklats av de tredje parter som önskar bli auktoriserade användare av klagandens kontrollmärke och av att klaganden övervakar nämnda användares användning av kontrollmärket i syfte att försäkra sig om att uppställda kvalitetskrav iakttas.
43. Genom att konsumenterna av varorna och användarna av tjänsterna får syn på klagandens kontrollmärke, upplyses de nämligen om att nämnda varor och tjänster är förenliga med halal-reglerna enligt det kontrollsystem som säkerställs i Malaysia. Dessutom kan kontrollmärket ange ett offentligt ursprung, närmare bestämt från regeringen, som informerar konsumenterna därom, vilket förstärker klagandens ställning som ensam innehavare av rättigheterna och talar mot att rättigheterna ska delas med andra aktörer, inte ens med dem som är auktoriserade användare.
44. Det följer emellertid av punkt 41 i det angripna beslutet, och av överklagandenämndens bedömning, att förekomsten av sådan goodwill som krävs enligt Förenade kungarikets rättsordning med avseende på renommésnyltning, oavsett om det rör sig om renommésnyltning i dess utökade form eller i dess klassiska form, inte har visats.
45. Vad beträffar det system för halal-certifiering som klaganden har åberopat, ska det för övrigt påpekas att överklagandenämnden inte har ifrågasatt dess existens.
46. Överklagandenämnden framhöll nämligen särskilt den omständigheten att ingen bevisning, i sig eller tillsammans med annan bevisning, innebar att det var möjligt att dra några säkra och direkta slutsatser vad gäller hur klagandens kontrollmärke uppfattas av konsumenterna i Förenade kungariket och således inte heller vad gäller frågan om erforderlig goodwill förvärvats med avseende på den omsättningskrets som köpte den slutliga certifierade varan.
47. Klaganden har däremot understrukit att harmoniseringskontoret hade medgett att den bevisning som förebringats vid överklagandenämnden innebar att det säkert kunde fastställas att kännetecknet hade använts, vilket visade att viss goodwill hade förvärvats.
48. Tribunalen konstaterar i detta avseende att den omständigheten att det är säkert att ett kännetecken används, såsom överklagandenämnden slog fast i punkt 41 i det angripna beslutet, inte med nödvändighet visar att goodwill förvärvats, det vill säga att den omständigheten att det är säkert att ett visst kännetecken använts kan anses innebära att det använts, men inte i en sådan omfattning att kännetecknet har en attraktionskraft på kundkretsen, som i ett sådant fall träffar sina val i förhållande till det goda anseende som klaganden eventuellt uppnått. Med andra ord har klaganden – oberoende av om det är fråga om den klassiska eller den utökade formen av renommésnyltning i förevarande fall – inte visat att goodwill, det vill säga attraktionskraft på kundkretsen, förvärvats med avseende på dennes kontrollmärke.
49. Det framgår nämligen inte av någon bevisning som klaganden har förebringat att konsumenterna verkligen kände till klagandens kontrollmärke i en sådan utsträckning att de lade större vikt vid klagandens kontrollmärke än vid övriga kännetecken på de varor som kontrollmärket anbringats på.
50. Härav följer att klaganden inte har visat att det förvärvats någon goodwill med avseende på kontrollmärket, vilket utgör ett av de kumulativa villkor som ska vara uppfyllda för att det ska anses föreligga renommésnyltning i Förenade kungariket. Även om överklagandenämnden eventuellt skulle anses ha gjort sig skyldig till en felaktig bedömning då den valde att tillämpa den utökade formen i stället för den klassiska, hade det under alla omständigheter inte inneburit att det angripna beslutet ska anses vara felaktigt.
51. Den första anmärkningen kan således inte godtas.
52. Inom ramen för den andra anmärkningen har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den angav att en minsta grad av goodwill utgör ett krav eller är nödvändigt för att det första villkoret för att det ska anses föreligga renommésnyltning i Förenade kungariket ska vara uppfyllt.
53. Vad beträffar bedömningen av om det äldre icke registrerade varumärket har förvärvat goodwill och av om nämnda goodwill är tillräcklig, har klaganden framhållit att det ankommer på rätten att pröva dess omfattning. För det fall att dess omfattning anses vara begränsad, kan det bli svårare för den som gör gällande renommésnyltning att visa att övriga villkor för renommésnyltning är uppfyllda.
54. Klaganden anser i huvudsak att överklagandenämnden borde ha fastställt omfattningen av det äldre icke registrerade varumärkets anseende och goodwill för att pröva om det första villkoret för renommésnyltning var uppfyllt. Därefter borde överklagandenämnden ha prövat om övriga villkor för renommésnyltning i Förenade kungariket var uppfyllda.
55. Harmoniseringskontoret har bestritt dessa argument.
56. Vad beträffar förekomsten av en miniminivå för den goodwill som krävs, konstaterar tribunalen att domstolarna i Förenade kungariket är mycket försiktiga med att slå fast att ett företag kan ha kunder utan att åtnjuta goodwill (dom av den 9 december 2010, Tresplain Investments/harmoniseringskontoret – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, REU, EU:T:2010:505, punkterna 110–115).
57. Det ska även framhållas att överklagandenämnden, till skillnad från vad klaganden har påstått, inte uppställde något krav på att den goodwill som klagandens kontrollmärke har förvärvat ska befinna sig över en miniminivå, när nämnden angav att distributionen av varor med det kontrollmärket var begränsad och inte var ändamålsenlig, oberoende av en sådan miniminivå.
58. Överklagandenämnden tog nämligen fasta på den omständigheten att den bevisning som förebringats inte var sådan att det utan risk för fel var möjligt att dra slutsatsen att klagandens kommersiella verksamhet hade gett upphov till sådan goodwill som krävs hos omsättningskretsen. Det kan även konstateras att när överklagandenämnden i punkt 37 i det angripna beslutet angav att en viss grad av goodwill, det vill säga tillräcklig goodwill, hade förvärvats, avsåg den endast kravet att klagandens kännetecken skulle ha förvärvat goodwill i förhållande till klagandens kunder för att en talan på grund av renommésnyltning skulle kunna bifallas.
59. Dessutom konstaterar tribunalen att harmoniseringskontoret under förhandlingen angav att bestämmelsen om miniminivå inte var relevant. Den förde därvid samma resonemang som överklagandenämnden, som i punkt 33 i det angripna beslutet använde uttrycket oberoende av en eventuell miniminivå. Överklagandenämnden slog således endast fast att omfattningen av den goodwill som visats var relativt begränsad och inte ändamålsenlig, oberoende av en eventuell miniminivå, och att det under omständigheterna i förevarande fall inte utan risk för fel var möjligt att dra slutsatsen att den kommersiella verksamheten hade gett upphov till sådan goodwill som krävs hos omsättningskretsen.
60. Av det ovanstående följer, till skillnad från vad klaganden har gjort gällande, att överklagandenämnden aldrig har uppställt krav på att klaganden ska visa att dess kontrollmärke har en miniminivå av goodwill. Överklagandenämnden har endast krävt att klaganden visar att goodwill förvärvats såsom första villkor för att det ska anses föreligga renommésnyltning. Om det villkoret inte är uppfyllt, behöver man nämligen enligt Förenade kungarikets rättspraxis inte pröva övriga villkor, och de rättsliga åtgärder som vidtagits på grund av renommésnyltning kan inte vinna framgång (domen Assos of Switzerland Roger Maier mot Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)).
61. Den andra anmärkningen kan således inte godtas.
62. Inom ramen för den tredje anmärkningen, beträffande den påstått felaktiga fastställelsen av omsättningskretsen, har klaganden påpekat att man i ett mål om renommésnyltning ska beakta det anseende och den goodwill som förvärvats hos hela kundkretsen, det vill säga hos såväl fackmän som slutkonsumenter. Enligt klaganden underlät överklagandenämnden emellertid att beakta den del av kundkretsen som består av fackmän, vilka i förevarande fall omfattar återförsäljare, grossister och importörer i Förenade kungariket, och som berörs då de hade köpt varor som försetts med det äldre icke registrerade varumärket.
63. Klaganden har gjort gällande att de säljfrämjande åtgärder som vidtagits och den reklam som gjorts med avseende på klagandens certifieringsförfarande, återförsäljarnas och grossisternas köp av varor och den import som företag etablerade i Förenade kungariket har gjort, visar att dess kontrollmärke har förvärvat goodwill.
64. Harmoniseringskontoret har bestritt dessa argument.
65. Beträffande omsättningskretsen erinrar tribunalen om att det följer av nationell rättspraxis att frågan huruvida presentationen av de varor och tjänster som tillhör svaranden i ett mål om renommésnyltning är vilseledande, ska bedömas mot bakgrund av kärandens kunder, det vill säga klagandens kunder (domen LAST MINUTE TOUR, punkt 34 ovan, EU:T:2009:196, punkt 60).
66. Den egendom som skyddas genom rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning avser nämligen inte ett ord eller en beteckning vars användning är begränsad för tredje man, utan själva kundkretsen som påverkas negativt av den omtvistade användningen, eftersom ett varumärkes anseende består i dess attraktionskraft på kundkretsen och utgör det kriterium som gör det möjligt att särskilja ett etablerat företag från ett nytt företag (dom LAST MINUTE TOUR, punkt 34 ovan, EU:T:2009:196, punkt 61).
67. I förevarande fall hänvisade överklagandenämnden, i punkt 33 i det angripna beslutet, till den invändande partens kunder som köper den certifierade varan såsom en halal-certifierad vara. Det ska framhållas att överklagandenämnden inte har påstått att omsättningskretsen uteslutande bestod av slutkonsumenter. Det kan nämligen konstateras att mellanhänder, det vill säga återförsäljare, grossister och importörer, köpte varor som var försedda med klagandens kontrollmärke och således på samma sätt som slutkonsumenterna utgjorde den invändande partens kunder. Mellanhänderna uteslöts med andra ord inte från omsättningskretsen.
68. Dessutom framhåller tribunalen att överklagandenämnden prövade den bevisning som klaganden förebringat, det vill säga en förteckning över malaysiska exportörer och europeiska importörer, tulldeklarationer avseende en försändelse, en faktura avseende nämnda försändelse samt fakturor ställda till återförsäljare. Av det ovanstående följer att överklagandenämnden, till skillnad från vad klaganden har anfört, även beaktade den del av kundkretsen som utgjordes av fackmän.
69. Den tredje anmärkningen kan således inte godtas.
70. Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden, vid bedömningen av den bevisning som klaganden åberopat inför nämnden, inte beaktade vilken betydelse fackmän och slutkonsumenter – oberoende av om de är muslimer eller inte – tillmäter klagandens varumärke, och ej heller varumärkets omfattning i Förenade kungariket eller klagandens globala och internationella verksamhet.
71. Enligt klaganden gjorde överklagandenämnden fel när den underlät att beakta den huvudsakliga målgruppen för klagandens varumärke och dess certifieringsprogram, nämligen muslimska konsumenter. Därigenom beaktade nämnden i det angripna beslutet inte alls kontrollmärkets goodwill hos de konsumenter för vilka den omständigheten att det är fråga om en halal-vara är det avgörande och huvudsakliga skälet till ett köpbeslut.
72. Dessutom menar klaganden att överklagandenämnden framhöll flera reklamannonser i en tidskrift – samtliga avseende tiden före ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke – varav de flesta var riktade till den malaysiska exportmarknaden samt publicerats och spridits i Förenade kungariket. Reklamannonserna i nämnda tidsskrift har enligt klaganden således säkerligen gett upphov till någon form av anseende eller goodwill hos kontrollmärket i fråga hos omsättningskretsen och aktörerna i Förenade kungariket.
73. Harmoniseringskontoret har bestritt dessa argument.
74. Tribunalen konstaterar, i likhet med överklagandenämnden i punkt 29 i det angripna beslutet, att goodwill i princip styrks medelst bevis om kommersiell verksamhet, reklamåtgärder, kundkonton med mera. Bevis för betydande kommersiell verksamhet som leder till att bolaget får gott anseende och en välutvecklad kundkrets är i allmänhet tillräckligt för att styrka att bolaget åtnjuter goodwill.
75. Tribunalen finner det lämpligt att för det första pröva hur fackmän och slutkonsumenter, muslimer och icke-muslimer, uppfattar klagandens kontrollmärke. För det andra kommer tribunalen att göra en prövning av bevisning, såsom publikationer, evenemang, uppgifter om klagandens verksamhet på ett internationellt plan, som har till syfte att visa varumärkets omfattning i Förenade kungariket.
76. Vad för det första beträffar prövningen av hur muslimska konsumenter uppfattar ett kännetecken, oavsett vilket, som upplyser om att vissa varor är förenliga med sharia-lagarna, slår tribunalen fast att denna typ av kännetecken kan ådra sig särskild uppmärksamhet från nämnda konsumenter. Dessa konsumenter fäster emellertid först och främst uppmärksamhet vid varan som sådan och det kännetecken som särskiljer den från andra varor. Det är först därefter som de försäkrar sig om att varan är förenlig med halal-reglerna och söker det kännetecken som visar detta, det vill säga antingen det äldre icke registrerade varumärket eller ett motsvarande kännetecken. Samma konsumenter kommer således att lägga märke till klagandens kontrollmärke, men först efter övriga kännetecken för varan eller tjänsten.
77. Tribunalen påpekar, i likhet med överklagandenämnden, följaktligen att den bevisning som klaganden har förebringat inte visar att muslimska konsumenter kände till kontrollmärket i fråga och inte heller visar att kontrollmärket kunde påverka deras köpbeslut.
78. Harmoniseringskontoret har under förhandlingen gjort gällande att halal-marknaden i Förenade kungariket under år 2010 hade en mycket hög omsättning, med anledning av det mycket stora antalet muslimer i landet. Malaysiska varor med klagandens kontrollmärke utgör emellertid inte de enda halal-varor som tillverkas i världen och är inte heller de enda halal-varorna som saluförs i Förenade kungariket. Av det skälet krävs det bevisning, till exempel i form av uppgifter om omsättningen, till styrkande av att muslimska konsumenter i Förenade kungariket känner till klagandens kontrollmärke och aktivt söker efter just det på de halal-varor som det anbringats på, för att det ska kunna konstateras att kontrollmärket har förvärvat goodwill.
79. Vad beträffar prövningen av hur icke-muslimska konsumenter uppfattar klagandens kontrollmärke, framhåller tribunalen att klaganden under förhandlingen har gjort gällande att eftersom Förenade kungariket är ett multikulturellt samhälle har alla, och således även nämnda konsumenter, helt klart för sig innebörden av ordet halal.
80. Enligt klaganden uppfattar icke-muslimska konsumenter kontrollmärket som ett kvalitetsmärke och inte endast som ett märke som visar att sharia-lagarna har iakttagits. Klaganden har härvid hänvisat till reklamslogan i en tidskrift, såsom The mark of Quality, Hygiene & Safety, Peace of mind for non-Muslims too och Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust. Under förhandlingen har klaganden preciserat att nämnda tidskrift fanns tillgänglig i hela världen, i pappersversion och elektronisk version, och att det inte endast är prenumeranter som har tillgång till den, såsom överklagandenämnden felaktigt angav i punkt 38 i det angripna beslutet. Överklagandenämnden gjorde således fel när den drog slutsatsen att konsumenter som inte följer halal-reglerna inte känner till det äldre varumärket och att det därför var svårare att fastställa att varumärket hade förvärvat goodwill. Klaganden har även hänvisat till ett flertal artiklar i nämnda tidskrift och till flera webbplatser. Slutligen har klaganden uppgett sig ha deltagit i två evenemang i Förenade kungariket då klaganden gjorde reklam för sitt kontrollmärke.
81. Tribunalen erinrar härvid om att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, enligt rättspraxis, inte avser verkligt bruk av det kännetecken som åberopats som stöd för invändningen, och om att det av ordalydelsen i artikel 42.2 och 42.3 i nämnda förordning inte kan utläsas att kravet på bevisning till styrkande av verkligt bruk är tillämpligt med avseende på ett sådant kännetecken. För att kunna hindra registreringen av ett nytt kännetecken med stöd av nämnda bestämmelse måste det kännetecken som åberopas till stöd för en invändning verkligen användas på ett tillräckligt betydande sätt i näringsverksamhet (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, REU, EU:C:2011:189, punkt 159).
82. Vad beträffar frågan vid vilken tidpunkt det måste visas att goodwill föreligger är det enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 tidpunkten för ansökan om registrering av det gemenskapsvarumärke som är föremål för invändning som ska beaktas (domen Golden Elephant Brand, punkt 56 ovan, EU:T:2010:505, punkt 99). I förevarande fall är således den 25 maj 2010 den relevanta tidpunkten. Tribunalen konstaterar emellertid att flera bevis som klaganden har åberopat inte kan beaktas med avseende på den relevanta tidsperioden.
83. I förevarande fall kan det under alla omständigheter konstateras att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den angav att klaganden inte hade visat att nämnda kontrollmärke hade varit föremål för betydande användning. Den bevisning som klaganden har inkommit med räcker nämligen inte för att visa att det aktuella kontrollmärket har attraktionskraft på kundkretsen och således att kontrollmärket har förvärvat goodwill. Klaganden har inte förebringat någon bevisning som gör det möjligt att få klarhet i hur omsättningskretsen uppfattar kontrollmärket. Klaganden har visat att kontrollmärket har marknadsförts och spridits, men har inte inkommit med några uppgifter om hur muslimska och icke-muslimska konsumenter uppfattar det.
84. Tribunalen framhåller härvid, i likhet med harmoniseringskontoret, att av alla de halal-organisationer som klaganden har varit i kontakt med i syfte att få bekräftat att de känner till dennes kontrollmärke, har endast en organisation svarat. Det är uppenbart att det inte räcker för att visa att kontrollmärket i fråga har förvärvat goodwill.
85. För det andra ska det prövas huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning av den bevisning som syftade till att visa det äldre icke registrerade varumärkets omfattning i Förenade kungariket.
86. Tribunalen framhåller beträffande omsättningen på Global Halal food market (den globala marknaden för halal-livsmedel) att klaganden har inkommit med uppgifter om omsättningen för åren 2004, 2005 och 2009 och om beräknad omsättning för år 2010 bland annat med avseende på Förenade kungariket och Frankrike.
87. Såsom överklagandenämnden emellertid underströk i punkt 34 i det angripna beslutet har dessa uppgifter endast ett lågt bevisvärde, då de inte gör det möjligt att få kännedom om hur stor procentandel av varuförsäljningen som avser varor med det äldre kännetecknet under den relevanta tidsperioden. I den berörda handlingen anges nämligen att de flesta varor är försedda med det äldre varumärket, att antalet certifierade halal-företag i Malaysia fortsätter att öka varje år… och att potentialen hos dessa företag med global export, särskilt export till Europa, är enorm. Eftersom dessa uppgifter är oklara är det således inte möjligt att beakta dem. Inom ramen för artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 kan bevis på användning av ett äldre kännetecken nämligen inte utgöras av uppgifter som bygger på sannolikhetskalkyler och antaganden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 oktober 2013, Dimian/harmoniseringskontoret – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11, EU:T:2013:553, punkt 29).
88. Vad därefter beträffar förteckningen över malaysiska exportörer och europeiska importörer, har klaganden omnämnt tre aktörer med avseende på Förenade kungariket. Klaganden har även inkommit med en exportdeklaration avseende 1892 livsmedelsförpackningar som gjorts med avseende på en importör och som daterats den 10 maj 2008. Kontrollmärket återfinns på 1600 förpackningar av en vara. Därutöver har klaganden förebringat en faktura, av den 5 maj 2010, som ställts till en annan importör och som avser 14 olika varor, varav en vara var försedd med kontrollmärket på 85 av dess förpackningar.
89. Överklagandenämnden angav med rätta, vad avser fakturan av den 5 maj 2010 som ställts till en importör, i punkt 35 i det angripna beslutet att fakturans datum ger upphov till frågan om de varor som fakturan avser fanns tillgängliga för konsumenterna i Förenade kungariket före den relevanta perioden, det vill säga före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Även om den aktuella fakturan beaktas, är det under alla omständigheter endast de 85 förpackningarna av den vara som är försedd med klagandens kontrollmärke som är relevanta. Det är dock uppenbart att 85 förpackningar inte är ett tillräckligt stort antal för att det ska anses ha visats att omsättningskretsen känner till nämnda kontrollmärke.
90. Detsamma gäller de 1600 förpackningar av en vara som ett annat företag importerat. Klaganden har nämligen endast inkommit med bevisning om försäljning i Förenade kungariket av sammanlagt 1685 varor med en förpackning som är försedd med klagandens kontrollmärke under åren 2008 och 2010 – varvid det råder osäkerhet beträffande datumet för försäljningen av 85 varor år 2010, såsom överklagandenämnden med rätta påpekade i punkt 35 i det angripna beslutet. Det antalet är nämligen försumbart och kan således inte anses vara tillräckligt stort för att visa att omsättningskretsen känner till nämnda kontrollmärke.
91. Vad sedan beträffar förteckningen över återförsäljare ska det påpekas att klaganden har angett stormarknader i Birmingham (Förenade kungariket), Manchester (Förenade kungariket), London (Förenade kungariket), Croydon (Förenade kungariket), Romford (Förenade kungariket), Enfield (Förenade kungariket), Surrey (Förenade kungariket), varuhus i London, Birmingham och Manchester samt kedjor med stormarknader på olika orter i Förenade kungariket.
92. Vad beträffar varuhusen har klaganden omnämnt de säljfrämjande åtgärder som den malaysiska byrån för marknadsföring vidtog för att marknadsföra det malaysiska köket den 11–19 september 2010. Klaganden har härvid framhållit en artikel med rubriken Our food a hit at Selfridges (Vår mat gör succé på Selfridges) som publicerades i en tidskrift den 15 september 2010, i vilken det uttryckligen angavs att de säljfrämjande åtgärderna hade inletts på lördagen, det vill säga den 11 september 2010. Tribunalen konstaterar emellertid, i likhet med överklagandenämnden i punkt 36 i det angripna beslutet, att den artikeln inte visar omfattningen av eventuell försäljning före den tidsperiod som är relevant i förevarande fall. Även om det antas att artikeln i fråga avser säljfrämjande åtgärder avseende 22000 livsmedelsvaror av sexton företag, går det inte att fastställa om de saluförts före eller efter den relevanta perioden.
93. Därutöver ska det, beträffande en kedja med stormarknader, framhållas att klaganden har gjort gällande att säljfrämjande evenemang anordnades under en veckas tid år 2007 inom ramen för en reklamkampanj för resor till Malaysia. Tribunalen konstaterar emellertid, i likhet med överklagandenämnden i punkt 36 i det angripna beslutet, att klaganden varken har inkommit med bevisning om de varor som omfattades av marknadsföringen eller visat att de avsåg klagandens kontrollmärke, vilket innebär att det inte är möjligt att fastställa om försäljningen av de varorna verkligen har ägt rum.
94. Förteckningen över återförsäljarna och fotona av några av de varor som återförsäljarna erbjöd och som var försedda med klagandens kontrollmärke, gör det inte möjligt att få klarhet i den verkliga omfattningen av saluföringen och hur väl omsättningskretsen känner till kontrollmärket. Av nämnda förteckning följer inte heller vid vilken tidpunkt nämnda varor salufördes.
95. Vidare påpekar tribunalen, med avseende på de båda evenemang som nämnts i punkt 80 ovan och som klaganden deltog i, att klaganden endast har inkommit med två foton. Det ena fotot avser en broschyr med rubriken Malaysia – Your Reliable Trading Partner (Malaysia – er pålitliga affärspartner) och det andra fotot klagandens försäljningsstånd under evenemanget år 2007. Såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 37 i det angripna beslutet, innebär dessa foton inte att man kan fastställa vilken inverkan klagandens deltagande i nämnda evenemang hade på fackmän och slutkonsumenter i Förenade kungariket.
96. Tribunalen kan följaktligen inte godta de argument som klaganden har framfört inom ramen för den andra delgrunden i syfte att visa att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den prövade de bevis som åberopats till styrkande av det äldre icke registrerade varumärkets anseende och goodwill i Förenade kungariket.
97. Av det ovanstående följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den angav att det i förevarande fall inte visats att det äldre icke registrerade varumärket har förvärvat goodwill i Förenade kungariket. Överklagandet ska således ogillas i sin helhet.
98. Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret har yrkat att klaganden ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska harmoniseringskontorets yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (fjärde avdelningen) följande:
1) Överklagandet ogillas.
2) Government of Malaysia ska ersätta rättegångskostnaderna.
1 Rättegångsspråk: engelska.