Tribunalens dom (första avdelningen) den 18 juli 2017
I mål T‑45/16,
TRIBUNALEN (första avdelningen) sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna V. Valančius och U. Öberg (referent), justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 1 februari 2016,
med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 1 april 2016,
med beaktande av tribunalens skriftliga fråga till parterna, och deras svar på denna fråga vilka inkom till tribunalens kansli den 14 och den 15 februari 2017,
med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om förhandling, och av att tribunalen således på grundval av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler har beslutat att avgöra målet på handlingarna,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
Parternas yrkanden
Rättslig bedömning
Huruvida klagandens andra yrkande kan tas upp till prövning
Prövning i sak
Inledande synpunkter
– Hänvisningen till nationell lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet
– Sambandet mellan användning i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning och goodwill
Den första delgrunden: Huruvida det icke registrerade varumärket BYRON åtnjuter goodwill i Förenade kungariket
– Huruvida den bevisning som förebringats av Jackson Family Farms är otillräcklig
– Jackson Family Farms marknadsandel
– Huruvida goodwill fortsatt förekommer
– Huruvida specifika och särskilda egenskaper saknas
Den andra delgrunden: Förvärv av goodwill
Den tredje delgrunden: Upphörande av det äldre EU-varumärket BYRON
Den vilseledande framställningen och skadan
Rättegångskostnader
1 Förevarande mål avser frågan huruvida Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), i ett beslut som överklagats, gjorde rätt då den fann att Förenade konungariket och Nordirlands rättsregler, i teorin, gör det möjligt för en part som invänt mot en ansökan om EU-varumärkesregistrering att förbjuda användningen av ett yngre varumärke vid Förenade kungarikets domstolar genom en talan om renommésnyltning (passing off). Målet ger bland annat upphov till frågan hur den relevanta tidpunkten ska fastställas för att bedöma när den äldre rättigheten, i förevarande fall goodwill (attraktionskraft på kundkretsen), förvärvats och huruvida den fortsatt förekommer.
2 Klaganden Nelson Alfonso Egüed, ingav den 23 januari 2012 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
3 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
4 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, med avseende på denna klass, följande beskrivning: Vin och alkoholhaltiga drycker (ej öl).
5 Ansökan om EU-varumärkesregistrering offentliggjordes i Tidningen om EU-varumärken nr 56/2012 av den 21 mars 2012.
6 Den 21 juni 2012 framställde det amerikanska företaget Jackson Family Farms LLC, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som angetts i punkt 4 ovan.
7 Efter den begränsning som vidtagits under förfarandet vid EUIPO, grundades invändningen på det äldre icke registrerade varumärket BYRON, vilket användes i näringsverksamhet med avseende på viner.
8 De registreringshinder som åberopades till stöd för invändningen är de som anges i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, samt att det var fråga om renommésnyltning (passing off) i enlighet med Förenade kungarikets rättsregler.
9 Den 27 februari 2015 biföll invändningsenheten invändningen.
10 Klaganden överklagade, den 24 april 2015, invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
11 Genom beslut av den 16 november 2015 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s andra överklagandenämnd överklagandet.
12 Överklagandenämnden ansåg i synnerhet att den bevisning Jackson Family Farms förebringat var tillräcklig för att styrka att det icke registrerade varumärket BYRON hade använts i näringsverksamhet och detta i mer än bara lokal omfattning i Förenade kungariket.
13 Överklagandenämnden fann även att denna bevisning, vid en sammantagen bedömning, visade att Jackson Family Farms vid den relevanta tidpunkten bedrev betydande kommersiell verksamhet med avseende på viner som salufördes under varumärket BYRON, och att goodwill följaktligen hade styrkts.
14 Överklagandenämnden instämde dessutom till fullo i invändningsenhetens slutsats att det – med hänsyn till att de aktuella varorna var av samma slag och att de aktuella kännetecknen uppvisade likheter – fanns en risk för att klagandens varor kunde förväxlas med Jackson Family Farms varor.
15 Överklagandenämnden fann slutligen att i förevarande fall skulle den vilseledande framställningen orsaka skada i form av minskad försäljning för Jackson Family Farms, eftersom konsumenter av misstag skulle köpa klagandens varor i tron att de härrörde från Jackson Family Farms.
16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
17 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
18 Klagandens andra grund kan förstås som att den syftar till att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet på så sätt att det sökta varumärket registreras.
19 De behöriga enheterna vid EUIPO antar emellertid inte något formellt beslut om fastställande av registrering av ett EU-varumärke som kan överklagas. Följaktligen är överklagandenämnden inte behörig att pröva ett yrkande som syftar till att nämnden ska registrera ett EU-varumärke.
20 Under dessa förhållanden ankommer det inte heller på tribunalen att pröva ett yrkande om ändring som syftar till att tribunalen ska ändra överklagandenämndens beslut på så sätt ((beslut av den 30 juni 2009, Securvita/harmoniseringskontoret (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punkterna 17 och 20–23, dom av den 15 december 2011, Mövenpick/harmoniseringskontoret (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, ej publicerad, EU:T:2011:753, punkt 11, och dom av den 28 november 2013, Vitaminaqua/harmoniseringskontoret – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, ej publicerad, EU:T:2013:615, punkt 17)).
21 Klagandens andra yrkande ska därför avvisas.
22 Till stöd för sitt överklagande har klaganden anfört en enda grund, avseende åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
23 Enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av ett icke registrerat varumärke invända mot registreringen av ett EU-varumärke för det fall att det icke registrerade varumärket uppfyller fyra villkor. Det icke registrerade varumärket ska användas i näringsverksamhet, användningen ska vara av mer än bara lokal omfattning, rätten till varumärket ska ha förvärvats i enlighet med nationell rätt i den medlemsstat där det har använts före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket, och slutligen ska varumärket ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.
24 Dessa villkor är kumulativa, vilket innebär att en invändning som grundas på förekomsten av ett icke registrerat varumärke som används i näringsverksamhet, i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, inte kan vinna framgång när något av dessa villkor inte uppfylls av varumärket (dom av den 30 juni 2009, Danjaq/harmoniseringskontoret – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, EU:T:2009:226, punkt 35)).
25 De två första villkoren, det vill säga att det äldre varumärket ska användas och att det ska användas i mer än bara lokal omfattning, följer av själva lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten.
26 I förordning nr 207/2009 föreskrivs således enhetliga normer för användningen av kännetecken och deras omfattning. Dessa normer är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning (dom av den 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/harmoniseringskontoret – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06–T‑321/06, EU:T:2009:77, punkt 33).
27 Det framgår däremot av uttrycket i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 om och i den mån det finns … tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken att de två andra villkoren som föreskrivs i förordningen, till skillnad från de föregående, ska bedömas mot bakgrund av kriterier som föreskrivs i de nationella rättsregler som gäller för det åberopade kännetecknet.
28 Klaganden finner hänvisningen till medlemsstaternas lagstiftning överraskande, och anser att tillämpningen av främmande lagstiftning orsakar en avbrott i jämlikheten mellan parterna.
29 Emellertid är hänvisningen till de nationella rättsregler som gäller för det åberopade kännetecknet befogad, eftersom kännetecken som står utanför systemet med EU-varumärken enligt förordning nr 207/2009 kan åberopas gentemot ett EU-varumärke. Det är således endast med stöd av de nationella rättsregler som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida kännetecknet är äldre än EU-varumärket och om det kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke (dom av den 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06–T‑321/06, EU:T:2009:77, punkt 34).
30 Det ska vidare påpekas att ett flertal faktorer syftar till att säkerställa att denna hänvisning uppfyller de krav som följer av principen om ett effektivt domstolsskydd.
31 Inledningsvis har den invändande parten vid EUIPO, enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, bevisbördan för att kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke enligt den nationella lagstiftning som är tillämplig på det åberopade kännetecknet enligt artikel 8.4 b i förordning nr 207/2009. Det ankommer på den invändande parten, på grundval av den nationella lagstiftning som åberopats till stöd för invändningen och de rättsliga avgöranden som meddelats i den berörda medlemsstaten, att visa att det aktuella kännetecknet omfattas av tillämpningsområdet för den nationella lagstiftning som åberopats och att denna gör det möjligt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punkterna 188–190).
32 Bevisbördan för att det åberopade kännetecknet enligt tillämpliga nationella rättsregler gav dess innehavare rätten att förbjuda användningen av ett yngre varumärke vilade således på den invändande parten i förevarande fall.
33 Vidare kan EUIPO och tribunalen verifiera relevansen av de uppgifter som den invändande parten, i enlighet med vad som ankommer på denne, inkommit med för att styrka innehållet i nationell rätt (se, analogt, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 41).
34 När EUIPO:s behöriga enheter i ett första skede ska avgöra ett ärende, begränsas således inte deras funktion till att endast godta den nationella rätten såsom den har beskrivits av den invändande parten. EUIPO kan ex officio inhämta information om den berörda medlemsstatens nationella rättsregler, om sådan information är nödvändig för att kunna bedöma villkoren för att tillämpa en grund för invändning som har åberopats, och bland annat för att pröva om de påstådda omständigheterna verkligen har ägt rum eller bedöma förebringade handlingars bevisvärde (se, analogt, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 43 och 45, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 36).
35 För att tribunalen å sin sida ska kunna utöva en effektiv kontroll då den utför en domstolsprövning i ett andra skede, måste tribunalen kunna pröva innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden av de rättsregler som den invändande parten åberopat, och inte endast med beaktande av de handlingar som förebringats (se, analogt, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 44, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 38). Meningen med domstolsprövningen skulle nämligen gå förlorad om unionsdomstolen var tvungen att nöja sig med de handlingar som den invändande parten ingett, med risk för oriktig tillämpning eller felaktig tolkning av tillämpliga regler.
36 Även om den invändande parten förevisade handlingar som gav en ofullständig eller felaktig bild av tillämpliga nationella rättsregler, skulle det inte för den skull få någon menlig inverkan på motparten. Såväl EUIPO som tribunalen kan nämligen ex officio inhämta upplysningar om den berörda medlemsstatens nationella rättsregler. Att tillämpa en medlemsstats nationella rättsregler utgör således inte ett avbrott i jämlikheten mellan parterna.
37 I det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att de två första villkoren som anges i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, det vill säga villkoren avseende användning av det äldre märket och att omfattningen av denna användning ska vara mer än bara lokal, var uppfyllda.
38 Klaganden har inte överklagat det överklagade beslutet såvitt det däri fastställdes att Jackson Family Farms icke registrerade varumärke BYRON hade använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket med avseende på vin före tidpunkten då ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs in, och att denna användning var av mer än bara lokal omfattning.
39 Klaganden har däremot framfört en enda grund avseende ett av de tre villkor som ingår i den klassiska treenigheten för renommésnyltning, nämligen goodwill.
40 Saken i målet avser således inte de två första villkoren som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
41 Följaktligen ska tribunalens prövning omfatta frågan huruvida överklagandenämnden, i det överklagade beslutet, gjorde rätt då den fann att Förenade kungarikets rättsregler, i teorin, gör det möjligt för den invändande parten att förbjuda användning av det yngre varumärket genom en talan om renommésnyltning vid Förenade kungarikets diomstolar.
42 Den nationella lagstiftning som är tillämplig på det icke registrerade varumärket är Trade Marks Act 1994 (Förenade kungarikets lag om varumärken), vars section 5.4 föreskriver följande:
43 Det framgår av section 5.4 i Förenade kungarikets lag om varumärken, såsom den tolkats av nationella domstolar (avgörande från House of Lords (Överhuset, Förenade kungariket) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406, HL) att den invändande parten måste visa – i enlighet med rättsreglerna om rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning i Förenade kungarikets rättsordning – att tre villkor är uppfyllda. Dessa villkor avser, för det första, att goodwill (det vill säga attraktionskraft på kundkretsen) förvärvats av det icke registrerade varumärket eller det aktuella kännetecknet; för det andra att innehavaren av det yngre varumärket gjort en vilseledande framställning samt; för det tredje att denna goodwill har orsakats skada (dom av den 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, EU:T:2012:13, punkt 19, och dom av den 18 november 2015, Malaysias regering/harmoniseringskontoret – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T‑508/13, EU:T:2015:861, punkt 32).
44 Överklagandenämnden fann, vid en sammantagen bedömning, att den bevisning som Jackson Family Farms förebringat visade att Jackson Family Farms vid den relevanta tidpunkten bedrev betydande kommersiell verksamhet med avseende på viner som salufördes under varumärket BYRON, och att goodwill följaktligen hade styrkts.
45 Den enda grund som klaganden åberopat kan delas in i tre delgrunder, varav den första delgrunden avser frågan huruvida det icke registrerade varumärket BYRON åtnjuter goodwill i Förenade kungariket, den andra delgrunden avser förvärvet av denna goodwill, och den tredje delgrunden avser huruvida det äldre EU-varumärket BYRON har upphört att vara giltigt.
46 Klaganden har gjort gällande att den bevisning som Jackson Family Farms förebringat inte styrker förekomsten av goodwill i Förenade kungariket. Klaganden har i synnerhet påpekat att fakturorna till vingrossisten Boutinot Ltd inte omnämner varumärket BYRON, utan endast uttrycket byr, att fakturorna inte visar att produkterna har sålts till slutkonsumenter, att fakturorna inte kan anses utgöra endast exempel på försäljning (vilket överklagandenämnden ansett) och att bevisvärdet av de interna handlingar som Jackson Family Farms lagt fram i övrigt är mycket svagt.
47 EUIPO har bestritt klagandens argument.
48 Tribunalen påpekar att den rättighet som skyddas genom en talan om renommésnyltning inte avser ett ord eller en beteckning vars användning är begränsad för tredje man, utan den goodwill som påverkas negativt av den omtvistade användningen (Lord Parker i avgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen i tvistemål, England och Wales, skatteavdelning) Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693), eftersom ett varumärkes anseende består i dess attraktionskraft på kundkretsen och utgör det kriterium som gör det möjligt att särskilja ett etablerat företag från ett nytt företag ((dom av den 11 juni 2009, Last Minute Network/harmoniseringsbyrån – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 och T‑115/07, EU:T:2009:196, punkt 61, och dom av den 9 december 2010, Tresplain Investments/harmoniseringskontoret – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, punkt 101, se även Lord Macnaghten i avgörande från House of Lords (Överhuset) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL).
49 Goodwill styrks i princip medelst bevis för kommersiell verksamhet, marknadsföringsåtgärder och kundkonton. Bevis för betydande kommersiell verksamhet som leder till att företaget får gott anseende och en välutvecklad kundkrets är i allmänhet tillräckligt för att styrka goodwill (dom av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, punkt 102, och dom av den 18 november 2015, HALAL MALAYSIA, T‑508/13, EU:T:2015:861, punkt 74).
50 Tribunalen ska följaktligen pröva huruvida de bevis som Jackson Family Farms har förebringat kan styrka goodwill.
51 Såsom klaganden med fog har påpekat saknar en del av bevisningen relevans. Så är exempelvis fallet med de fakturor som avser försäljning till företag på Cypern och i Luxemburg.
52 Det tidsmässiga kriterium som uttryckligen föreskrivs i artikel 8.4 a i förordning nr 207/2009 avseende förvärvet av rätten till det kännetecken som åberopats till stöd för invändningen, utgörs av tidpunkten för inlämnandet av ansökan om registrering av EU-varumärket (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 166, se även, analogt, dom av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, punkterna 98 och 99). I förevarande fall är således den 23 januari 2012 den relevanta tidpunkten.
53 Den förteckning över viner från december år 2012 som British Airways erbjöd, vari ett byron pinot noir 2010 omnämns, kan därmed inte heller beaktas.
54 De mest relevanta bevis som Jackson Family Farms åberopat till styrkande av goodwill är, i kronologisk ordning, följande:
55 De fyra fakturor som nämnts ovan, och som är mest relevanta i förevarande fall, är utställda till Boutinot i Förenade kungariket, och de skickades till en adress i Förenade kungariket. De visar följaktligen att vinerna har sålts under varumärket BYRON i Förenade kungariket.
56 Klaganden har gjort gällande att de fakturor som ställts till Boutinot inte omnämner varumärket BYRON, utan endast uttrycket byr. Det är emellertid vanligt att sålda varor anges i förkortad form på fakturor, och med hänsyn till att dessa fakturor inte var de enda bevis som åberopats för att styrka att vin hade sålts under det äldre märket i Förenade kungariket ankom det på EUIPO att göra en helhetsbedömning av samtliga bevis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 decmber 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, punkterna 106 och 107). En bedömning av dessa fakturor, jämte övriga bevis för kommersiell verksamhet, visar att vinerna har sålts under varumärket BYRON i Förenade kungariket.
57 Klaganden har hävdat att de fakturor som ställts till Boutinot inte visar att produkterna sålts till slutkonsumenter, och att Jackson Family Farms inte bedriver någon verksamhet i Förenade kungariket.
58 I detta avseende erinrar tribunalen om att domstolarna i Förenade kungariket konsekvent har slagit fast att käranden i en talan om renommésnyltning måste åtnjuta goodwill, det vill säga ha en kundkrets, i Förenade kungariket (dom av Supreme Court of the United Kingdom (Högsta domstolen, Förenade kungariket) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31). Ett utländskt företag kan åtnjuta goodwill i Förenade kungariket om det finns en efterfrågan på dess varor i Förenade kungariket och denna efterfrågan kan tillgodoses (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 1–17 och 3–93). I det mål som avgjordes genom avgörandet från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen i tvistemål (England och Wales), skatteavdelning)), SA des Anciens Établissements Panhard och Levassor v Panhard Levassor Motor Co ((1901) 18 R.P.C. 405) ansågs exempelvis tredjemans försäljning av kärandens varor samt köp och import av dessa varor av personer med hemvist i Förenade kungariket som tillräcklig verksamhet i detta avseende. Såsom EUIPO med fog har påpekat kan den omständigheten att Jackson Family Farms har sitt säte i Förenta staterna, och säljer sitt vin via återförsäljare i Förenade kungariket, således inte påverka överklagandenämndens slutsats att Jackson Family Farms hade goodwill i Förenade kungariket.
59 Det framgår dessutom av nationell rättspraxis att kundkretsen omfattar såväl de kunder som har en direkt avtalsrelation med käranden i en talan om renommésnyltning, som de kunder som indirekt köper dennes varor (avgörande från Court of Appeal (England & Wales), (Civil division) (Appellationsdomstol (England och Wales), (civilrättsliga avdelningen), Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA, se även dom av den 18 november 2015, HALAL MALAYSIA, T‑508/13, EU:T:2015:861, punkterna 67 och 75).
60 Mellanhänderna – det vill säga de grossister, importörer och detaljhandlare som köpte Jackson Family Farms varor – utgjorde således, på samma sätt som slutkonsumenterna, Jackson Family Farms kunder, med avseende på vilka bolaget förvärvat goodwill. Härvidlag visar de fakturor som nämns i punkt 54 ovan att Jackson Family Farms åtnjöt goodwill hos Boutinot, en kund som idkar grossisthandel med vin och återförsäljning av Jackson Family Farms varor.
61 Angående den goodwill som bolaget förvärvat med avseende på slutkonsumenter, har EUIPO med fog påpekat att det är logiskt att anta att varorna sålts till slutkonsumenter, ty om så inte vore fallet skulle grossisten inte ha beställt ytterligare leveranser av dessa varor, såsom framgår av den förebringade bevisningen.
62 Klaganden har slutligen hävdat att de fakturor som ställts ut till Boutinot inte kan anses vara endast exempel på försäljning, vilket överklagandenämnden ansett, då det skulle strida mot tribunalens domen Baby Bambolina (dom av den 23 oktober 2013, Dimian/harmoniseringskontoret – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), ( T‑581/11, ej publicerad, EU:T:2013:553). Bevisvärdet hos de interna handlingar som Jackson Family Farms i övrigt lagt fram är dessutom enligt klaganden mycket svagt.
63 Som överklagandenämnden riktigt påpekat, kan ett påstående från någon av parterna tillmätas bevisvärde endast om det stöds av annan bevisning (dom av den 13 maj 2009, Schuhpark Fascies/harmoniseringskontoret – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, ej publicerad, EU:T:2009:156, punkt 39)).
64 Härvidlag måste överklagandenämnden göra en helhetsbedömning av samtliga bevis som lagts fram vid EUIPO.
65 Det kan nämligen inte uteslutas att den samlade bevisningen kan styrka de faktiska omständigheter som ska bevisas, medan vart och ett av bevisen taget för sig inte kan styrka dessa omständigheter (dom av den 17 april 2008, Ferrero Deutschland/harmoniseringskontoret, C‑108/07 P, ej publicerad, EU:C:2008:234, punkt 36, och dom av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, punkterna 104–107).
66 I förevarande fall stöds de interna försäljningsrapporterna, för det fall att de antas härröra från Jackson Family Farms, av annan bevisning. Exempelvis stöds den interna försäljningsrapporten för viner av märket BYRON för perioden september 2010 till november 2011, med en förteckning över totalt 2130 sålda flaskor till bland annat varuhuset Harrods i London, av inbjudan online från webbplatsen meetup.com, daterad till maj år 2011, till en vinprovning på varuhuset Harrods, och av skärmdumpar från Harrods webbplats.
67 På liknande sätt förhåller det sig med katalogen från Boutinot från år 2010 med ett försäljningserbjudande av viner av märket BYRON. Även om denna katalog inte visar att viner av märket BYRON faktiskt har sålts, tyder detta bevis, jämfört med de fyra fakturor som ställts ut till Boutinot, på att det företaget har sålt viner under varumärket BYRON till tredjeman.
68 Det var således riktigt av överklagandenämnden att dra slutsatsen att vid en sammantagen bedömning av fakturorna och de andra handlingar som getts in – däribland rapporter om försäljning från Boutinot till detaljhandlare, resturanger och hotell i Förenade kungariket, samt utdrag ur tidningar och annan information om viner som sålts under varumärket BYRON, publicerad online och riktad mot en kundkrets i Förenade kungariket – kunde Jackson Family Farms vid den relevanta tidpunkten anses bedriva betydande kommersiell verksamhet med avseende på viner som salufördes under varumärket BYRON, med följden att varumärket vid den tidpunkten hade förvärvat goodwill.
69 Klaganden har hävdat att Jackson Family Farms obetydliga försäljning i Förenade kungariket samt dess minimala marknadsandel, cirka 0,0001234 procent under åren 2011/2012 enligt klagandens beräkningar, leder till slutsatsen att goodwill inte förvärvats.
70 EUIPO har bestritt klagandens argument.
71 Härvid erinrar tribunalen om att en talan om renommésnyltning skyddar ett företags goodwill, oavsett företagets storlek. Endast den omständigheten att käranden i en talan om renommésnyltning bedriver en mycket liten verksamhet utgör inte i sig hinder mot att denne kan åtnjuta goodwill (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 3–13).
72 I det mål som avgjordes genom avgörandet från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen i tvistemål (England och Wales), skatteavdelning), Stannard v Reay ((1967) R.P.C. 589), fastställdes att en kringresande försäljare av fish and chips, med en omsättning på 129–138 GBP per vecka, hade förvärvat goodwill efter att ha bedrivit sin verksamhet i ungefär tre veckor (dom av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, punkt 110).
73 I det mål som avgjordes genom avgörandet från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen i tvistemål (England och Wales), skatteavdelning), Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 933) ansågs ett amerikanskt företags försäljning av 127 programvaruenheter på Förenade kungarikets marknad vara tillräcklig (dom av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punkt 114).
74 Storleken på den verksamhet som bedrivs av käranden i en talan om renommésnyltning i förhållande till marknaden som helhet är i än mindre utsträckning av betydelse (avgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appelationsdomstol) (England och Wales) (civilrättsliga avdelningen) Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590).
75 Således har kommersiell verksamhet av mycket begränsad omfattning ansetts vara tillräcklig för att skapa goodwill (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 3–64).
76 För det fall att käranden i en talan om renommésnyltning inte har sitt säte i Förenade kungariket, måste vederbörande åtminstone visa att denne har en eller flera kunder i Förenade kungariket (avgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen i tvistemål (England och Wales), skatteavdelning), Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 925)), och inte enbart gott anseende i Förenade kungariket (dom från Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungarikets högsta domstol) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31).
77 Det framgår följaktligen av nationell rättspraxis, som tribunalen har tillämpat i liknande mål (dom av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, och dom av den 18 november 2015, HALAL MALAYSIA, T‑508/13, EU:T:2015:861), att även små företag kan åtnjuta goodwill.
78 Såsom framgår av det överklagade beslutet har Jackson Family Farms sålt 728 lådor vin under varumärket BYRON till Boutinot år 2011 för totalt cirka 45000 USD, och inte för cirka 30000 USD såsom klaganden felaktigt har hävdat.
79 Med beaktande även av de interna försäljningsrapporter som Jackson Family Farms gett in, hade företaget till andra kunder i Förenade kungariket dessutom sålt 2130 flaskor vin under varumärket BYRON från september 2010 till november 2011 för totalt cirka 3800 GBP mellan maj och juni 2011, och inte för 6800 GBP såsom EUIPO har hävdat. EUIPO har nämligen felaktigt beaktat försäljning av andra viner än de som sålts under varumärket BYRON i försäljningsrapporten från maj–juni 2011.
80 Även om det är riktigt att den bevisning som Jackson Family Farms lagt fram hänvisar till försäljning som kan anses vara ringa, har företaget likväl regelbundet sålt vin under det äldre varumärket i Förenade kungariket (över 700 lådor år 2011) under åtminstone ett år innan ansökan om EU-varumärkesregistrering gavs in.
81 Med hänsyn till nationell rättspraxis på området var det således riktigt av överklagandenämnden att komma till slutsatsen att Jackson Family Farms vid den relevanta tidpunkten bedrev betydande kommersiell verksamhet i Förenade kungariket med avseende på viner som salufördes under varumärket BYRON, med följden att varumärket förvärvat goodwill vid tidpunkten då ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BYRON gavs in.
82 Klaganden har även bestritt relevansen av den förteckning från december år 2012 över viner som British Airways erbjöd, eftersom den avser en senare tidpunkt (med mer än sex månader) än den tidpunkt då invändningsförfarandet inleddes.
83 Regel 19.2 d i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1), anger att en invändande part som baserar sin invändning på artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte enbart måste lägga fram bevis för förvärv av en äldre rättighet och omfattningen av skyddet för den rättigheten, utan även för dess fortsatta förekomst.
84 Det innebär, vanligtvis, att det aktuella kännetecknet fortfarande måste användas vid tidpunkten då invändningsförfarandet inleddes (se, analogt, dom av den 23 oktober 2013, Baby Bambolina, T‑581/11, ej publicerad, EU:T:2013:553, punkterna 26 och 27).
85 Överklagandenämnden beaktade den förteckning över vin som British Airways erbjöd inte för att bedöma förvärvet av goodwill – vilket, enligt vad tribunalen erinrat om i punkt 53 ovan, ska bedömas vid tidpunkten för ingivandet av den ansökan om EU-varumärkesregistrering som invändningen riktas mot – utan för att bedöma den äldre rättighetens fortsatta förekomst vid tidpunkten för invändningen.
86 Frågan infinner sig då huruvida invändningen ska avslås på grund av att den invändande parten inte har bevisat rättighetens fortsatta förekomst vid tidpunkten för invändningen, trots att goodwill förvärvats innan ansökan om EU-varumärkesregistrering gavs in.
87 För att bevisa rättighetens fortsatta förekomst vid tidpunkten för invändningen lade överklagandenämnden inte enbart den förteckning över vin som erbjöds av British Airways till grund för sitt beslut, utan även den omständigheten att samtliga övriga bevis som lagts fram av den invändande parten låg relativt nära tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.
88 I Förenade kungarikets rättspraxis har det slagits fast att goodwill kunde bestå vid ett avbrott i verksamheten (avgörande av Judicial Committee of the Privy Council (Rättsligt utskott vid kronrådet, Förenade kungariket) Star Industrial v Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. 256 PC), trots att detta avbrott varade i flera år (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 3–223 och följande punkter).
89 Med hänsyn till denna rättspraxis finner tribunalen att även om det skulle ha skett ett avbrott i Jackson Family Farms verksamhet mellan tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket och tidpunkten för invändningen, är intervallet mellan dessa båda tidpunkter inte tillräckligt långt för att goodwill ska ha gått förlorad endast på grund av den tid som förflutit.
90 Härav drar tribunalen slutsatsen att den goodwill som förvärvats vid tidpunkten då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in, det vill säga den 23 januari 2012, fortfarande förelåg fem månader senare när invändningen framställdes den 21 juni 2012.
91 Genom den första delgrunden, angående huruvida det icke registrerade varumärket BYRON åtnjuter goodwill i Förenade kungariket, har klaganden – med ledning av avgörandena från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstol (England och Wales) (civilrättslig avdelning) Diageo North America v InterContinental Brands ((2010) EWCA Civ 920, nedan kallat Vodkat-målet)) och House of Lords (Överhuset) Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd ((1979) A.C. 731, nedan kallat Advocaat-målet) – dessutom gjort gällande att villkoret avseende goodwill inte är uppfyllt, i synnerhet eftersom Jackson Family Farms inte har visat att dess varor har vissa specifika och särskilda egenskaper som driver konsumenter till att köpa dessa varor. Tvärtom tyder varans låga pris och medelmåttiga kvalitet på att det inte är fråga om en särskild och igenkännlig vara. Klaganden har även hävdat att överklagandenämnden själv, i det överklagade beslutet, hänvisade till ett villkor avseende specifika och särskilda egenskaper.
92 Enligt EUIPO:s mening grundar sig klaganden således på den så kallade extensiva formen av talan om renommésnyltning. Det är emellertid felaktigt, eftersom Jackson Family Farms grundade sitt invändningsförfarande på den klassiska formen av en sådan talan.
93 Tribunalen erinrar inledningsvis om att renommésnyltning omfattar ett brett spektrum av situationer.
94 Såsom EUIPO riktigt har påpekat innebär den klassiska formen av renommésnyltning att svaranden i en talan om renommésnyltning vilseleder kunderna beträffande sina varors kommersiella ursprung genom att få dem att tro att varorna härrör från käranden. Denna vilseledande framställning består vanligtvis i att svaranden använder ett av kärandens särskiljande kännetecken (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 1–16, 5–8, 7–35, 7–163, 8–1 och 8–8).
95 I den extensiva formen av renommésnyltning däremot, som illustreras genom Advocaat- och Vodkat-målen, vilseleder svaranden kunderna beträffande varornas ursprung eller beskaffenhet genom att på ett vilseledande sätt framställa att de härrör från ett visst område, eller har särskilda egenskaper eller särskild sammansättning. Sådan vilseledande framställning kan ske genom en beskrivande eller generisk benämning som beskriver svarandens varor på ett vilseledande sätt, och låter kunderna tro att varorna har en egenskap eller kvalitet de saknar (exempelvis uttrycket Vodkat som användes för ett slags dryck som inte var vodka) (se Advocaat-målet och Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 7–161, 7–166 och 7–281).
96 I sin inlaga av den 31 decembre 2012 till invändningsenheten hävdade Jackson Family Farms att dess kunder skulle förledas att tro att de varor klaganden erbjöd var Jackson Family Farms varor. Till stöd för detta påstående hänvisade Jackson Family Farms till det mål som avgjordes genom domen av den 9 december 2010, Golden Elephant Brand ( T‑303/08, EU:T:2010:505, punkterna 132 och 148), som utgjorde ett fall då den klassiska formen av renommésnyltning tillämpats.
97 Då Jackson Family Farms aldrig påstått att klagandens varor skulle föranleda någon att tro att varorna hade egenskaper de saknade, men att kunderna skulle förledas att tro att de varor klaganden erbjöd härrörde från Jackson Family Farms, var det riktigt av överklagandenämnden att lägga den klassiska formen av talan om renommésnyltning till grund för det överklagade beslutet, och därav dra slutsatsen att det fanns en risk för att klagandens varor skulle tas för Jackson Family Farms varor.
98 Till skillnad mot vad klaganden har hävdat, utgör inte hänvisningen i det överklagade beslutet till den omständigheten att den invändande parten måste visa att dennes produkter känns igen tack vare en särskiljande beståndsdel, en hänvisning till ett villkor avseende specifika och särskilda egenskaper. För att det ska anses vara fråga om en vilseledande framställning krävs det att det kännetecken som används av käranden i en talan om renommésnyltning uppfattas som särskiljande för dennes varor (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 1–24, 3–11, 8–2 och 8–9). Denna särskiljningsförmåga hos kännetecknet ska emellertid inte förväxlas med vad som i Advocaat-målet kallades varans igenkännliga och särskilda egenskaper. Tribunalen påpekar härvidlag att kännetecknet BYRON:s särskiljningsförmåga – som är relevant såvitt avser villkoret beträffande den vilseledande framställningen – inte har bestritts i förevarande fall.
99 Den extensiva formen av renommésnyltning är under alla omständigheter inte tillämplig i förevarande fall. Byron är nämligen inte, till skillnad från benämningarna vodka eller champagne, en beskrivande eller generisk benämning som indikerar varans geografiska ursprung eller sammansättning. I förevarande fall avser den vilseledande framställningen likheten mellan de använda kännetecknen, och inte den omständigheten att klaganden påstått att dennes varor har en egenskap de saknar.
100 Det saknas därmed anledning att pröva huruvida Jackson Family Farms varor utmärks av igenkännliga och särskilda egenskaper, såsom ett visst ursprung eller en särskild sammansättning.
101 Den omständigheten att överklagandenämnden prövade invändningen mot bakgrund av antagandet att invändningen grundades på renommésnyltning i dess klassiska form, kan följaktligen inte ha medfört några negativa konsekvenser för klaganden beträffande bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen i förevarande fall.
102 I Vodkat-målet slogs det dessutom fast att en extensiv talan om renommésnyltning inte endast var förbehållen varor som ansågs vara av högre kvalitet, utan även mycket oansenliga varor kunde åtnjuta goodwill (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 7–190). Under alla förhållanden är klagandens argument avseende Jackson Family Farms varors låga pris och medelmåttiga kvalitet därmed verkningslösa.
103 Överklagandenämnden begick således inget fel som kan ifrågasätta lagenligheten av det överklagade beslutet genom att tillämpa den klassiska formen, istället för den extensiva formen, av renommésnyltning.
104 Klaganden har hävdat att även om det icke registrerade varumärket BYRON har skapat goodwill i Förenade kungariket, är det inte Jackson Family Farms som åtnjuter denna goodwill, utan vingrossisten Boutinot.
105 EUIPO har bestritt klagandens argument.
106 Följande faktorer är av betydelse för äganderätten till goodwill: vem är ansvarig för varornas kvalitet och vem uppfattar allmänheten som ansvarig (avgörande från House of Lords (House of Lords) T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL).
107 Vad som är avgörande – för att ett kännetecken ska kunna skyddas – är att kännetecknet, i allmänhetens ögon, anger att ett enda företag är ansvarigt för varornas kvalitet, även om allmänheten inte känner till namnet på detta företag. Frågan om äganderätten till goodwill är vanligtvis en sakfråga, och det finns ingen presumtion för att det är den utländska tillverkaren som innehar goodwill snarare än den brittiska återförsäljaren (avgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen i tvistemål (England och Wales), skatteavdelning) MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30). I princip tillkommer goodwill den identifierade utländska leverantören av de importerade varorna, snarare än importören (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2016, punkterna 3–136 och 3–158).
108 Generellt består ett varumärkes funktion i att ange en varas kommersiella ursprung, det vill säga dess tillverkare och inte dess återförsäljare. I förevarande fall kontrollerade Jackson Family Farms varornas tillverkning och kvalitet. Det är troligt att allmänheten uppfattade Jackson Family Farms, i dess egenskap av vinproducent, som ansvarig för varornas tillverkning och kvalitet.
109 Boutinots katalog skiljde tydligt mellan de olika viner som företaget erbjöd till försäljning, utifrån kriterier som pris, geografiskt ursprung och producent. Det stod således köparna fritt att välja vin utifrån dessa kriterier. Trots att Boutinot var den enda återförsäljaren av Jackson Family Farms varor i Förenade kungariket, ska Jackson Family Farms likväl anses inneha rättigheterna till nämnda goodwill. I Boutinots katalog görs nämligen en tydlig skillnad mellan Jackson Family Farms varor, genom varornas namn och ursprung, och andra varor som Boutinot säljer. I de två kataloger från Boutinot som Jackson Family Farms gett in är vissa viner som uppenbarligen tillverkas av Boutinot tydligt angivna som sådana, vilket betyder att övriga viner inte tillverkas av Boutinot, utan av producenter som Jackson Family Farms.
110 Till stöd för sitt påstående att Jackson Family Farms inte kan ha förvärvat goodwill för varumärket BYRON i Förenade kungariket, har klaganden anfört att den omständigheten att Jackson Family Farms låtit det äldre EU-varumärket BYRON upphöra år 2007 visar att företaget inte hade några kommersiella intressen i Europa.
111 Klaganden har nämligen hävdat, oemotsagd på den punkten av EUIPO, att varumärket BYRON, som ägs av Byron Vineyard & Winery, Inc., varit föremål för en registrering som EU-varumärke som upphörde år 2007, ett år efter det att Jackson Family Farms förvärvade Byron Vineyard & Winery.
112 Det argumentet kan inte vederlägga förekomsten av den goodwill som skapats av det icke registrerade varumärket BYRON och som förvärvats av Jackson Family Farms.
113 Invändningen grundades nämligen på det äldre icke registrerade varumärket BYRON, och inte på det äldre EU-varumärket BYRON.
114 Tribunalen erinrar även om att det finns icke registrerade varumärken vars legitimitet grundas på användning i ett visst antal medlemsstater. Dessa kännetecken, som anger en varas eller tjänsts kommersiella ursprung, fungerar som ett varumärke. Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 erkänner att sådana rättigheter förekommer i medlemsstaterna, och ger innehavarna av icke registrerade varumärken en möjlighet att hindra att ett EU-varumärke registreras om dessa rättigheter kan hindra användning av ett sådant varumärke i enlighet med nationell lagstiftning.
115 Frågan huruvida det icke registrerade varumärket som skyddas av nationell lagstiftning tidigare har varit registrerat som EU-varumärke eller ej saknar således relevans.
116 Såsom EUIPO med fog har påpekat, utgjorde inte den omständigheten att registreringen av det äldre EU-varumärket BYRON hade upphört hinder mot att Jackson Family Farms använde det icke registrerade varumärket och, genom denna användning, förvärvade goodwill.
117 Eftersom Jackson Family Farms hade förvärvat tillräcklig goodwill då ansökan om EU-varumärkesregistrering gavs in, utgjorde den omständigheten att registreringen av det äldre EU-varumärket BYRON upphört inte hinder mot att Jackson Family Farms skyddade sin icke registrerade rättighet genom att väcka talan om renommésnyltning.
118 Den omständigheten att det äldre EU-varumärket BYRON upphört hindrar således inte att Jackson Family Farms har förvärvat goodwill, som skapats genom det icke registrerade varumärket BYRON.
119 De sista två villkor som ingår i den klassiska treenigheten för renommésnyltning enligt Förenade kungarikets rättsregler avser dels vilseledande framställning från innehavaren av det yngre varumärket, dels att den goodwill som är i fråga har skadats.
120 I det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att dessa två villkor var uppfyllda. Med hänsyn till att de aktuella varorna var av samma slag och att de aktuella kännetecken uppvisade likheter, fanns det en risk för att klagandens varor skulle förväxlas med Jackson Family Farms varor, vilket utgjorde en vilseledande framställning som skulle orsaka företaget skada.
121 Det ska framhållas att även om klaganden har hävdat att inget av villkoren avseende 'den klassiska treenigheten’ var uppfyllt, har vederbörande inte presenterat någon utvecklad argumentation avseende det andra och tredje villkoret som ingår i den klassiska treenigheten för renommésnyltning, det vill säga vilseledande framställning och skada, utan endast en grund avseende det första villkoret som ingår i den klassiska treenigheten för renommésnyltning, nämligen goodwill.
122 Då klaganden inte har framfört några argument avseende den vilseledande framställningen eller skadan, instämmer tribunalen i överklagandenämndens slutsats att med hänsyn till att de aktuella varorna var av samma slag och att de aktuella kännetecknen uppvisade likheter, fanns det en risk för att klagandens varor skulle förväxlas med Jackson Family Farms varor, vilket utgjorde en vilseledande framställning som orsakade företaget skada.
123 Det följer av ovanstående att då klaganden inte kan vinna framgång med den enda grund som åberopats, ska klagandens första yrkande ogillas och därmed överklagandet i dess helhet.
124 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
125 EUIPO har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s yrkande bifallas.
1 Rättegångsspråk: engelska.