Förslag till avgörande av generaladvokat Giovanni Pitruzzella föredraget den 30 april 2020

1 Originalspråk: italienska.

2 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

4 Tribunalen har redan uttalat sig, om än indirekt, i frågan i det nu aktuella målet i dom av den 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI–Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ( T-6/05, EU:T:2006:241), dom av den 13 april 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ( T-262/09, EU:T:2011:171) och dom av den 29 november 2012, Adamowski/UAMI-Fagumit (FAGUMIT) ( T-537/10 e T-538/10, EU:T:2012:634).

5 EGT L 336, 1994, s. 214.

6 EGT L 336, 1994, s. 3.

7 United Nations Treaty Series, vol. 828, no 11851, s. 305 (nedan kallad Pariskonventionen).

8 En liknande bestämmelse infördes först i det senaste direktivet om harmonisering av varumärkesrätt, i artikel 5.3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Medlemsstaterna var emellertid skyldiga att genomföra artikel 6septies i Pariskonventionen även före denna ändring.

9 Artikel 13.1 a i direktiv 2015/2436.

10 Artikel 13.1 b i direktiv 2015/2436.

11 Förordning nr 207/2009 har med verkan från och med den 1 oktober 2017 upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Den nya förordningen innehåller samma bestämmelser som de ovan angivna i förordning nr 207/2009, utan några ändringar som är relevanta i det nu aktuella målet (artiklarna 11, 18 och 53.1 b i förordning nr 207/2009 motsvaras av artiklarna 13, 21.1 och 60.1 b i förordning 2017/1001).

12 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI–Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ( T-6/05, EU:T:2006:241, punkt 38), som anges i punkt 17 i det angripna beslutet.

13 Dessa villkor räknas upp i punkt 61 i dom av den 13 april 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ( T-262/09, EU:T:2011:171), vilken dom anges i punkt 18 i det angripna beslutet.

14 Se punkt 13 i den överklagade domen och punkterna 20–25 i det omtvistade beslutet.

15 Överklagandenämnden fann dels att den kosmetika som avsågs med det sökta varumärket inbegrep ansiktspuder innehållande mineraler, som omfattades av det äldre varumärket, dels att de andra varor som avsågs med det sökta varumärket hade anknytning till de varor som avsågs med det äldre varumärket (se punkt 14 i den överklagade domen och punkterna 30 och 31 i det omtvistade beslutet).

16 Överklagandenämnden påpekade först och främst den slående likheten mellan de två första ordelementen (magic och minerals) i det äldre varumärket och ordelementen i det sökta varumärket. Överklagandenämnden betonade därefter att omsättningskretsen kunde uppfatta det äldre varumärket som ett kännetecken som består av två delar; delen by jerome alexander uppfattas som en identifiering av moderbolaget, det vill säga den enhet som ansvarar för varan, och delen magic minerals uppfattas förmodligen som en identifiering av själva varan eller varusortimentet (se punkt 15 i den överklagade domen och punkterna 33–35 i den omtvistade beslutet).

17 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1).

18 Dom av den 24 juni 2015, Hotel Sava Rogaška ( C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 25), dom av den 27 september 2012, Partena ( C‑137/11, EU:C:2012:593, punkt 56), och dom av den 10 mars 2005, easyCar ( C‑336/03, EU:C:2005:150, punkt 21).

19 Se, tillsammans, dom av den 24 juni 2015, Hotel Sava Rogaška ( C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 26), och dom av den 30 januari 2001, Spanien/rådet ( C‑36/98, EU:C:2001:64, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

20 Se, bland annat, dom av den 24 juni 2015, Hotel Sava Rogaška ( C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 26), dom av den 19 september 2013, Brey ( C‑140/12, EU:C:2013:565, punkt 74).

21 Se, förutom den italienska versionen, exempelvis den engelska, den franska, den tyska, den rumänska och den portugisiska versionen.

22 Den spanska versionen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse: Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre ….

23 Den andra meningen i punkt 25 i den överklagade domen är kopplad till den första, där tribunalen redogör för syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Denna koppling i form av konsekvens, uttrycks genom prepositionen således (thus på engelska, det giltiga rättegångsspråket, och donc på franska, det språk på vilket handlingen skrevs).

24 III/ex/C/268/77-E, tillgängligt på engelska på http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.

25 Artikel 7.3 i förslaget till rådets förordning (EEG) om gemenskapsvarumärken, som lades fram den 25 november 1980, COM/1980/635/FINAL/2 (EGT C 351, 1980, s. 5) (nedan kallat förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken).

26 Förslaget innehöll emellertid en ogiltighetsgrund för ett varumärke som registrerats av en agent eller en företrädare utan tillåtelse av innehavaren (artikel 42.1 a i förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken).

27 Ond tro innebar endast att föreskriften om godtagande av en ogiltighetstalan kunde blockeras (artikel 44 i förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken) och att bestämmelsen om att äldre rättigheter med lokal räckvidd inte kunde anföras mot ett gemenskapsvarumärke kunde begränsas.

28 Se, för en redogörelse för uppkomsten av bestämmelserna i förordning nr 40/94 om ond tro, Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, s. 47 och följande sidor.

29 Se slutsatserna från sammanträdet i arbetsgruppen om immaterialrätt (varumärkesrätt) i Bryssel den 13 och den 14 september 1982, dok nr 11035/82 av den 1 december 1982, bilaga I. Noteringen hade följande lydelse: The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products.

30 Se dom av den 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/harmoniseringsbyrån-Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ( T-6/05, EU:T:2006:241, punkt 38).

31 Se, för ett liknande resonemang, överklagandenämndens beslut, punkt 27.

32 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2000, Met-Trans och Sagpol ( C‑310/98 och C‑406/98, EU:C:2000:154, punkt 32), och dom av den 15 september 2016, Mc Fadden ( C‑484/14, EU:C:2016:689, punkterna 68–70).

33 I och med att den ger skydd för varumärken som inte är skyddade inom unionen, se A. Kur, Not prior in time, but superior in right- how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790 och följande sidor.

34 Se dom av den 26 september 2013, Salzgitter Mannesmann Handel ( C‑157/12, EU:C:2013:597, punkt 39).

35 Se dom av den 11 mars 2003, Ansul ( C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 32 och följande punkter).

36 Både vid översynskonferensen i Haag 1925 och vid översynskonferensen i London 1934 diskuterades möjligheten att införa en bestämmelse för att skydda varumärkesinnehavaren mot eventuella intrång, men flera delegationer och i synnerhet den japanska motsatte sig detta. Se S. Ricketson, The Paris Consevntion for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, s. 579 och följande sidor.

37 De olika formerna av intrång som diskuterades framgår av handlingarna från Lissabonkonferensen den 6–13 oktober 1958, punkt XVII i programmet, s. 680.

38 Se artikel 29.1 c i Pariskonventionen.

39 I den franska versionen anges följande: Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom … (min kursivering).

40 Se s. 681.

41 Se G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revidée à Stockholm en 1967, s. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf) (nedan kallad tillämpningsvägledningen till Pariskonventionen).

42 I tillämpningsvägledningen till Pariskonventionen, s. 131, anges emellertid att artikel 6septies kan användas även i det fallet att de motstående kännetecknen är liknande men inte identiska, vilket låter förstå att en sådan tillämning inte ingår i vad som föreskrivs i denna bestämmelse.

43 Se handlingarna till Pariskonventionen, I, s. 131.

44 I samband med översynen av förordning nr 207/2009 föreslog kommissionen att en möjlighet att invända mot registreringen av ett varumärke skulle införas för alla fall av ansökan i ond tro men att det relativa registreringshindret avseende en agent eller företrädare för den rättmätige varumärkesinnehavaren som handlar i ond tro ändå skulle kvarstå oförändrat och således självständigt (se COM(2013) 161 final, artikel 8.3 b). Detta förslag avvisades emellertid.

45 Riktlinjer avseende den prövning som genomförs vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndigheter av EU-varumärken, del C, Invändning, avsnitt 3, registrering utan medgivande av agenter för varumärkesinnehavaren (nedan kallade EUIPO:s riktlinjer), tillgängliga på EUIPO:s webbplats, s. 19.

46 Se EUIPO:s riktlinjer, s. 19, där det anges att innehavarens intressen skulle vållas allvarlig skada, särskilt om det äldre varumärket redan används och de ändringar som sökanden gjort inte är tillräckligt betydande för att utesluta förväxling.

47 Se punkt 39 i den överklagade domen. Enligt artikel 15.1 andra stycket a likställs med bruk av varumärket att gemenskapsvarumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

48 Se, till exempel, dom av den 13 september 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (återgivning av en polygon) ( T-146/15, EU:T:2016:469, punto 28), där följande anges: För att kunna avgöra om det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga har förändrats ska det således prövas huruvida de beståndsdelar som tillförts är särskiljande och dominerande. Denna bedömning ska grundas på de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa beståndsdelar och på hur de har placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket. Se även dom av den 1 december 2016, Klement/EUIPO ( C‑642/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:918, punkt 29).

49 Ett exempel på detta är dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:750), där domstolen ansåg att ett ord- och figurmärke som bestod av ordet cactus och en stiliserad teckning av en kaktus motsvarade ett varumärke som endast bestod av den stiliserade teckningen, utan orddelen, i den mening som avses i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009.

50 Se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån-Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) ( T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 50), och dom av den 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO ( C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punkt 56).

51 Se, exempelvis, dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl. ( C‑252/12, EU:C:2013:497, punkterna 21–26), dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus ( C‑501/15 P, EU:C:2017:750).

52 Se dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m fl. ( C‑252/12, EU:C:2013:497, punkt 23).