Förslag till avgörande av generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona föredraget den 11 november 2021

1 Originalspråk: spanska.

2 Dom av den 28 juli 2016 ( C‑57/15, EU:C:2016:611) (nedan kallad domen United Video Properties). EU-domstolen hade uttalat sig om kostnader för förfarandet som hade uppkommit i förfaranden rörande skydd av immateriella rättigheter i dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland ( C‑406/09, EU:C:2011:668, punkterna 48 och 49), och dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands ( C‑681/13, EU:C:2015:471, punkt 72), men utan att ta upp den här aktuella frågan.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

4 Lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken av den 25 oktober 1994 (nedan kallad MarkenG) (BGBl. 1994 I, s. 3082).

5 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (lagen om advokatarvoden) av den 5 maj 2004 (BGBl. 2004 I, s. 718).

6 Domstolarna i första och andra instans handlade, i detta mål, som domstolar för EU‑varumärken.

7 Universitetets ombud försäkrade att patentombudet faktiskt hade deltagit i förfarandet och att samtliga inlagor som hade ingetts till domstol hade samordnats med patentombudet. Patentombudet hade även deltagit vid förlikningsförhandlingarna.

8 Enligt den hänskjutande domstolen tolkade Oberlandesgericht Karlsruhe 140 § stycke 3 MarkenG i enlighet med Bundesgerichtshofs fasta praxis och i överensstämmelse med den förhärskande uppfattningen i doktrinen. Enligt nämnda rättspraxis och doktrin ska kostnaderna för anlitande av ett patentombud i en tvist rörande kännetecken ersättas, oberoende av huruvida det var nödvändigt att anlita patentombudet för en ändamålsenlig rättslig prövning för att skydda rättigheterna. Den hänskjutande domstolen påpekar att när det gäller rättslig prövning utanför domstol, särskilt anlitandet av ett patentombud vid en varumärkesrättslig varning, har Bundesgerichtshof däremot uttalat att en analog tillämpning av 140 § stycke 3 MarkenG inte kommer på fråga och att kostnaderna för anlitandet av patentombudet således endast är ersättningsgilla om anlitandet var nödvändigt.

9 Att döma av den hänskjutande domstolens resonemang betecknar den dessa kostnader som andra kostnader.

10 Förslag till avgörande i målet United Video Properties ( C‑57/15, EU:C:2016:201, punkt 79). Domstolen fann, beträffande ’kostnader för identifiering och utredning’, vilka ofta uppkommer före ett domstolsförfarande, [att de] inte nödvändigtvis omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14 i direktivet (domen United Video Properties, punkt 35).

11 I detta avseende skiljer sig förevarande mål från målet Koch Media (C‑559/20), i vilket jag också föredrar mitt förslag till avgörande i dag. I det sistnämnda målet är det nödvändigt att närmare avgränsa begreppen kostnader för förfarandet, andra kostnader och skadestånd.

12 Vilket återfinns i 91 § ZPO, enligt punkt 10 i beslutet att begära förhandsavgörande.

13 Enligt beslutet att begära förhandsavgörande tillämpas samma mönster när det gäller utomrättsliga krav rörande immateriella rättigheter.

14 Punkt 2 i beslutet att begära förhandsavgörande.

15 Dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland ( C‑406/09, EU:C:2011:668, punkt 49).

16 I domen United Video Properties anges följande i punkt 24: … Enligt artikel 14 i direktiv 2004/48 gäller medlemsstaternas skyldighet att säkerställa ersättning dock endast de rimliga kostnaderna för förfarandet. Dessutom anges det i artikel 3.1 i direktivet bland annat att de förfaranden som tillhandahålls av medlemsstaterna inte får vara onödigt kostsamma.

17 Ibidem, punkt 29: Det framgår … av artikel 14 i direktiv 2004/48 att de kostnader för förfarandet som ska ersättas av den förlorande parten ska vara proportionerliga. Frågan huruvida dessa kostnader är att betrakta som proportionerliga kan dock inte bedömas utan hänsyn till de advokatkostnader som den vinnande parten faktiskt har haft, i den mån dessa är rimliga …

18 Mål C‑57/15 ( EU:C:2016:201, punkt 51). Jag påpekade även att ”[i] vissa språkversioner av direktivet syftar dessa beteckningar såväl på kostnaderna för förfarandet som på andra kostnader i målet. I andra (den franska, den spanska och den italienska språkversionen) syftar de emellertid bara på kostnaderna för förfarandet. Liksom då, anser jag att [s]yftet med bestämmelsen talar för att de ska omfatta båda kategorierna, vilket är fallet i de engelska, tyska, portugisiska och nederländska versionerna (fotnot 18 i det förslaget).

19 Domen United Video Properties, punkt 25. Min kursivering.

20 Ibidem, punkt 39. Min kursivering.

21 I den tyska versionen av artikel 14 i direktivet används formuleringen Prozesskosten und sonstigen Kosten …. soweit sie zumutbar und angemessen sind (min kursivering).

22 Domen United Video Properties, punkt 36.

23 Det är på förhand svårt att avgöra vilken bevisning som domstolen kommer att anse krävs. I allmänhet anses det att bevisning som rör omständigheter som redan har styrkts och som ingen ifrågasätter är onödig. När det gäller att bemöta motpartens resonemang och angripa den åberopade bevisningens giltighet, är det däremot naturligt att beviskraven höjs. I det fallet bör den omständigheten att domstolen i slutändan inte anser att den ytterligare bevisningen är nödvändig, eftersom den inledande bevisningen är tillräcklig, inte medföra att rätten att få ersättning för denna kostnad (för den ytterligare bevisningen) bortfaller.

24 I domen United Video Properties anges i punkt 31 att oskälighetsundantaget hänger … samman med de nationella regler som gör det möjligt för rätten att i ett visst fall undantagsvis frångå de allmänna reglerna om kostnaderna för förfarandet såvida en tillämpning av dem i just det fallet skulle ha lett till ett oskäligt resultat.