PMT 7290-24

Sökord Gemenskapsformgivning · Kunnig användare · Skyddsomfång · Syn · Vitesförbud · Skälig ersättning

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att de skillnader som förelegat mellan å ena sidan den parfymflaska som en enskild näringsidkare och ett bolag använt sig av och å andra sidan den gemenskapsformgivning avseende en parfymflaska som ett annat bolag är innehavare av, varit så pass stora att en kunnig användare fått ett annat helhetsintryck av parfymflaskan jämfört med helhetsintrycket av gemenskapsformgivningen. Näringsidkaren och det förstnämnda bolaget har således inte gjort sig skyldiga till intrång i gemenskapsformgivningen. Till skillnad från underinstansen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det inte varit opåkallat för intrångssvarandena att inhämta ett rättsutlåtande. Däremot har domstolen bedömt att en skälig kostnad för utlåtandet varit lägre än det yrkade beloppet. Domen får inte överklagas.

SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020110

DOM

2025-11-27 Stockholm

Mål nr

PMT 7290-24

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätts dom 2024-04-25 i mål nr

PMT 1396-23 och PMT 1428-23, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

Penhaligon's Ltd, 02110619

1 Cathedral Piazza 123 Victoria Street London, SW1E5BP Storbritannien

Ombud: Advokaterna P.O. och C.I.

Klagande och motpart

Pana Dora Sweden AB, 559246-5263

Smedjegatan 3

361 31 Emmaboda

Ombud för 1 och 2: Advokaten A.C.S.B.

SAKEN

Intrång i gemenskapsformgivning

Dok.Id 2260645

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 2290 Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 måndag – fredag

103 17 Stockholm 08-561 675 00 08:00–16:30

E-post: svea.avd2@dom.se

www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

DOMSLUT

1 Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom endast på så sätt att Penhaligon’s Ltd förpliktas att ersätta

ytterligare 37 500 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den

25 april 2024 till dess betalning sker och

stolen med ytterligare 70 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den

25 april 2024 till dess betalning sker.

2 Patent- och marknadsöverdomstolen förpliktigar Penhaligon’s Ltd att ersätta I.Z. för hans rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 180 462 kr, varav 141 600 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

3 Patent- och marknadsöverdomstolen förpliktigar Penhaligon’s Ltd att ersätta Pana Dora Sweden AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöver-

domstolen med 337 365 kr, varav 330 400 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

Penhaligon’s Ltd (Penhaligon) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens dom, ska

- bifalla bolagets yrkanden under punkterna 1 a, 1 b och 1 d på s. 4 och 5 i Patent-och marknadsdomstolens dom och därtill förplikta Pana Dora Sweden AB (Pana Dora) att till Penhaligon utge ersättning för utnyttjandet av gemenskapsform­givningen med i första hand 3 845 153 kr, i andra hand 4 486 012 kr, i tredje hand 2 243 006 kr, och i sista hand med det lägre belopp som domstolen finner skäligt, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från delgivning av ansökan om stämning till dess full betalning sker, samt

- befria Penhaligon från skyldigheten att ersätta I.Z. och Pana Doras

rättegångskostnader vid Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta dem att ersätta Penhaligons rättegångskostnad där med yrkat belopp.

Pana Dora och I.Z. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom i sak ändras. Pana Dora har vitsordat ett belopp om 138 425 kr och 50 öre som skäligt i och för sig när det gäller Penhaligons förstahandsyrkande och 46 095 kr när det gäller Penhaligons andra- respektive tredjehandsyrkande.

Pana Dora och I.Z. har för egen del yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, med ändring av Patent- och marknadsdomstolen dom, ska förpliktiga Penhaligon att ersätta dem fullt ut för deras rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen.

Penhaligon har bestritt Pana Doras och I.Z. ändringsyrkanden.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöver-domstolen.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Penhaligon har som en ny omständighet i Patent- och marknadsöverdomstolen åbe­ropat att Pana Doras omsättning för räkenskapsåret 2023 uppgick till 16 191 734 kr och som ny bevisning åberopat Pana Doras årsredovisning från nämnda räkenskapsår.

På begäran av Pana Dora och I.Z. har en kompletterande syn hållits på Pana Doras parfymflaskor.

I övrigt har parterna, i överklagade delar, åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i underinstansen samt åberopat samma bevisning som där.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i de rättsliga utgångspunkter angående intrång i gemenskapsformgivning som underinstansen redogjort för (se s. 29 och 30 i Patent- och marknadsdomstolens dom) som är den fråga i sak som är föremål för prövning här.

Den kunnige användaren

I likhet med underinstansen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att den kun­nige användaren utgörs av en köpare av parfymflaskor som har intresse och erfarenhet av olika formgivningar av sådana flaskor, att den kunnige användaren även känner till formgivningar av andra typer av glasflaskor som försetts med korkar i form av hjortdjurshuvuden samt att den kunnige användaren, på grund av sitt intresse för parfymflaskor, är relativt uppmärksam när han eller hon betraktar dessa. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer även i underinstansens bedömning att den kunnige användaren i ett fall som detta gör en direkt jämförelse mellan gemenskapsform-

givningen, som endast är återgiven i en vy framifrån, och Pana Doras parfymflaska, när den ses framifrån, samt att det i bedömningen är möjligt att beakta att gemen­skapsformgivningen avser en tredimensionell parfymflaska. (Se andra och tredje styckena på s. 33 i underinstansens dom.)

Skyddsomfånget

I likhet med underinstansen anser Patent- och marknadsöverdomstolen att en form­givare av en parfymflaska, utifrån ett tekniskt perspektiv, endast begränsas av att flaskan måste kunna öppnas och förslutas samt att den ska kunna rymma en viss volym vätska (se andra stycket på s. 34 i underinstansens dom).

När det gäller frågan i vad mån tidigare formgivningar utgjort en inskränkning av det variationsutrymme som Penhaligon haft när parfymflaskan med en kork i form av ett hjortdjurshuvud skapades, gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande över­väganden. Inledningsvis konstaterar domstolen att en stor del av de bilder

föreställande flaskor med korkar i form av hjortdjurshuvuden, som Pana Dora och I.Z. har åberopat som bevisning, saknar datering. Dessa bilder kan därmed inte läggas till grund för slutsatsen att de tillhörde formförrådet vid tidpunkten för Penhaligons registreringsansökan. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger utredningen i målet inte stöd för annat än att det vid tiden för ansökan fanns tre typer av flaskor med korkar formade som hjortdjurshuvuden på marknaden. En av dem är en karaff med whisky från Glenfiddich där bilderna visar en kork i form av ett hjortdjurshuvud vid sidan av en fyrkantig karaff. Av informationen i dokumentet framgår att karaffen buteljerats under 1980-talet och att den rymmer 75 cl. Den andra är en fyrkantig karaff från Asprey från mitten av 1980-talet och den tredje en päronformad flaska benämnd 1800-talskaraff. Vid en jämförelse mellan Penhaligons formgivning och de nämnda karafferna, när dessa ses framifrån, framgår att såväl flaskformen som korken i form av ett hjortdjurshuvud skiljer sig åt på flera sätt. Det gäller framför allt flaskornas form, men även hjortdjurshuvudenas utseende. I gemenskapsformgivningen är hjortdjurshuvudet naket och mer stilistiskt medan de som hör till karafferna är mer naturalistiska, då de bl.a. visar spår av päls och har mer detaljerade ansiktsdrag.

Patent- och marknadsöverdomstolen konsterarar att korken i Penhaligons formgivning är avsedd att återspegla ett hjortdjurshuvud, dvs. något som förekommer i naturen, vilket i sin tur påverkar dess detaljer i form av horn, ansikte och öron. Trots det finner domstolen att Penhaligon har haft ett förhållandevis stort variationsutrymme vid fram­tagandet av en flaska med en kork i form av ett hjortdjurshuvud samt att Penhaligon har nyttjat i vart fall delar av detta utrymme för att skapa en formgivning som i sin helhet håller viss distans till det i målet aktuella formförrådet bestående av bl.a. karafferna från Glenfiddich och Asprey. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan skyddsomfånget varken betraktas som snävt eller brett utan det får, som under­instansen har konstaterat, bedömas som normalt eller genomsnittligt (se sista stycket på s. 35 i domen).

Intrångsbedömningen

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i de utgångspunkter för bedömningen som underinstansen har redogjort för i de två första styckena på s. 36 i domen. Som underinstansen har noterat är, i en situation som denna då designen i allt väsentligt inte är funktionellt eller tekniskt betingad, alla likheter och skillnader relevanta för bedöm­ningen av om den kunnige användaren får ett annat helhetsintryck av Pana Doras par­fymflaska jämfört med helhetsintrycket av gemenskapsformgivningen.

När det gäller likheterna är dessa framför allt följande. Pana Doras flaska är av glas vilket även flaskan i gemenskapsformgivningen ger intryck av att vara. Båda flaskorna synes ha en rundad form, även om Pana Doras flaska när den ses framifrån har två kanter precis utanför etiketten, vilket gör att formen inte är slät som i formgivningen utan vinklad över två kanter. Såväl flaskan i gemenskapsformgivningen som Pana Doras flaska är något bredare upptill än nertill. Båda flaskorna har korkar i form av hjortdjurshuvuden. Hornen på dessa är båda vinklade snett uppåt och sedan något inåt mot mitten och får då formen av en kupa eller en skål. Hornens form är lik, även om det är något svårt att urskilja om gemenskapsformgivningens hjortdjurshuvud har fyra taggar på vardera sida eller fem som Pana Doras hjortdjurshuvud har. När det gäller hjortdjurens öron är dessa både i gemenskapsformgivningen och på Pana Doras

hjortdjurshuvud placerade strax under hornen och de vinklar båda uppåt. Partiet från öronen och uppåt utgör i båda fall det större partiet av korken. En annan likhet är att båda korkarna synes vara blankpolerade och att hjortdjurens huvud och hals saknar spår av päls. Hjortdjurens halsar är kraftiga och båda vinklar utåt även om vinklarna skiljer sig åt. Vid slutet av halsen finns både i gemenskapsformgivningen och på Pana Doras flaska en fasad kant ner mot själva glasflaskan.

Skillnaderna är i huvudsak följande. Hjortdjurets ansikte på Pana Doras flaska är vinklat nedåt och ger ett mycket större intryck än ansiktet i gemenskapsformgivningen som är riktat rakt fram. Ansiktsdragen, såsom mule och ögon, är mer framträdande på Pana Doras flaska än i gemenskapsformgivningen. Längden på hjortdjurets hals i förhållande till huvudet skiljer sig också åt på så sätt att halsen är kortare på Pana Doras flaska jämfört med halsen och huvudet i gemenskapsformgivningen. Vidare är proportionerna mellan kork och flaska inte desamma. Korken på Pana Doras flaska är nästan lika hög som glasflaskan. I gemenskapsformgivningen ger korken intryck av att vara mindre än flaskan. Bredden på hjortdjurshornen skiljer sig också åt jämfört med flaskans bredd. På Pana Doras flaska går hornen utanför glasflaskan, när den ses framifrån. I gemenskapsformgivningen slutar hornen innanför flaskans bredd. Även bredden på huvudena skiljer sig åt. På Pana Doras flaska är huvudet uppskattningsvis knappt hälften så brett som flaskan. I gemenskapsformgivningen ger huvudet intryck av att vara mindre brett. Därtill är etiketten på Pana Doras flaska mycket mindre och har en annan form än det som framstår vara en etikett i gemenskapsformgivningen. Botten på Pana Doras glasflaska är mycket grövre än i gemenskapsformgivningen. Dessutom är den lite rundad som en skål jämfört med gemenskapsformgivningens platta botten. Avfasningen mellan kork och flaska skiljer sig också åt. På Pana Doras flaska går den i linje med halsen ner mot flaskan och i gemenskapsformgivningen är avfasningen inte i linje med halsen utan den ligger en bit utanför. Hjortdjurets öron på Pana Doras flaska är något mer spetsiga och lite större jämfört med hjortdjurets öron i gemenskapsformgivningen. På ett övergripande plan ger hjortdjurshuvudet i gemen­skapsformgivningen ett klart mera stilistiskt intryck än hjortdjurshuvudet på Pana Doras flaska som har mer definierade ansiktsdrag.

Även om det är korken som, i likhet med vad underinstansen har konstaterat i andra stycket på s. 38 i domen, får anses vara det designelement som en kunnig användare fäster mest uppmärksamhet vid, kommer denne även att beakta glasflaskornas design och storlek i förhållande till korken. Trots att det finns flera likheter mellan Pana Doras parfymflaska och gemenskapsformgivningen – och då särskilt utseendet på hjort­djurens horn, bredden på hjortdjurens halsar i förhållande till huvudena och glas­flaskornas form – finner domstolen att de skillnader som föreligger när det bl.a. gäller hjortdjurshuvudenas bredd och längd i förhållande till glasflaskan, längden på hals­partierna samt detaljrikedomen i ansiktsdragen, är så pass stora att den kunnige använ­daren får ett annat helhetsintryck av Pana Doras parfymflaska jämfört med helhets­intrycket av gemenskapsformgivningen. Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därmed densamma som underinstansens, nämligen att Pana Doras parfymflaska inte gör intrång i Penhaligons gemenskapsformgivning. Patent- och marknadsdomstolens dom ska alltså inte ändras i sak.

Rättegångskostnader

Utgången i målet innebär att Penhaligon ska ersätta Pana Doras och I.Z. rättegångskostnader i båda instanserna.

När det gäller frågan om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknads­domstolen har Pana Dora och I.Z. yrkat att de ska få full ersättning för samtliga utlägg.

Yrkandet avseende ett rättsutlåtande uppgår till 165 300 kr. Till skillnad från under­instansen anser Patent- och marknadsöverdomstolen inte att det, på grund av målets karaktär, varit opåkallat att inhämta ett rättsutlåtande för att kunna ta tillvara parts rätt i processen. Patent- och marknadsöverdomstolen anser emellertid att Pana Dora och I.Z. hade kunnat avgränsa de frågeställningar som de ville få belysta genom utlåtandet och därmed begränsat kostnaden. Enligt domstolen uppgår en skälig kostnad för utlåtandet till 100 000 kr exklusive mervärdesskatt, vilket innebär att Pana Dora – i enlighet med den fördelning som parterna är ense om – ska erhålla ytterligare

70 000 kr i ersättning för utlägg och I.Z. 37 500 kr, inklusive mervärdesskatt. På beloppet ska ränta utgå från dagen för Patent- och marknadsdomstolens dom.

När det gäller yrkandet avseende ytterligare ersättning för tolk instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i underinstansens bedömning att den merkostnad som upp­kommit genom att Pana Dora och I.Z. anlitat en tolk från annan ort inte bör belasta Penhaligon. Någon ytterligare ersättning för tolk ska således inte utgå.

Pana Dora och I.Z. har i Patent- och marknadsöverdomstolen, beträffande yrkandet avseende ytterligare ersättning för ombudets hotellkostnad, anfört att deras ombud, som inte har kontor i Stockholm, behövt bo på ett hotell där det funnits möjlighet att arbeta och hålla vissa möten mellan ombudet och dess biträde. Även med beaktande av dessa förhållanden, och då det inte heller gjorts gällande att biträdet behövt boende, finner domstolen att kostnaden är alltför hög. Domstolen delar underinstansens uppfattning om skälig kostnad för ombudets boende. Någon rätt till ytterligare ersättning föreligger därmed inte.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer också med underinstansen om vad som är en skälig kostnad för parkering. Ytterligare ersättning ska alltså inte utgå.

Slutligen har Pana Dora och I.Z. i Patent- och marknadsöverdomstolen anfört att den begärda tryckkostnaden uppkommit på grund av att ombudet fått dokument tryckta i Stockholm inför huvudförhandlingen och att ombudet inte har något kontor här. Enligt domstolen måste kostnaden, även med beaktande av nämnda förhållande, bedömas som alltför hög. Domstolen anser att skälig ersättning för tryckkostnaden inte överstiger det som underinstansen dömt ut. Någon rätt till ytterligare ersättning föreligger därmed inte heller i detta avseende.

Sammanfattningsvis ska Penhaligon utge ytterligare ersättning för kostnader vid Patent- och marknadsdomstolen med 70 000 kr till Pana Dora och med 37 500 kr till I.Z..

Pana Dora och I.Z. har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning med 481 950 kr exklusive mervärdesskatt, varav 472 000 kr avser ombudsarvode, 3 050 kr utlägg för resekostnad med bil och 6 900 kr utlägg för hotellkostnad. Kostnaderna för utläggen har vitsordats som skäliga i och för sig och ska därför ersättas med yrkade belopp. Enligt domstolen är det yrkade arvodet skäligt vilket innebär att även den kostnaden ska ersättas av Penhaligon. 70 procent av beloppet ska tillerkännas Pana Dora och 30 procent I.Z.. Han har också yrkat ersättning för mervärdesskatt med 25 procent på ombudsarvodet och resekostnaden samt med 12 procent på

hotellkostnaden. Det innebär att Penhaligon ska ersätta Pana Dora med 337 365 kr, varav 330 400 kr avser ombudsarvode, och I.Z. med 180 462 kr inklusive

mervärdesskatt, varav 141 600 kr avser ombudsarvode exklusive mervärdesskatt. På beloppet ska ränta utgå från dagen för denna dom.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdom-stolens dom inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Denna dom får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Amina Lundqvist samt hovrättsråden Annika Malm, Sara Ulfsdotter och Ulrika Persson, referent.

DOM

2024-04-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr

PMT 1396-23

PMT 1428-23

PARTER

Kärande i PMT 1396-23 och PMT 1428-23

Penhaligon's Ltd, 02110619

1 Cathedral Piazza

123 Victoria Street

London, SW1E5BP

Storbritannien

Ombud: Advokaterna P.O. och C.I.

Svarande i mål PMT 1396-23 I.Z.

Svarande i PMT 1428-23

Pana Dora Sweden AB, 559246-5263

Smedjegatan 3

361 31 Emmaboda

Ombud för båda svarandena: Advokaterna A.C.S.B. och H.S.

DOMSLUT

BAKGRUND

Penhaligon's Ltd (Penhaligon) är en brittisk juridisk person som har sitt säte i

Storbritannien. Bolaget ägs av den spanska företagsgruppen PUIG International SA som är verksam inom skönhets- och modebranschen. Penhaligon utvecklar, tillverkar och saluför parfymer inom lyxsegmentet. Sedan 2016 tillverkar och saluför Penhaligon en parfym under namnet ”The Tragedy of Lord George” som ingår i en serie parfymer benämnd Portraits som består av tio olika dofter som har korkar av olika djurhuvuden. Parfymen ”The Tragedy of Lord George” säljs i en flaska, med en etikett och en kork i metall föreställande ett stiliserat hjorthuvud (Penhaligons Parfymflaska, se bild s. 4). Penhaligon är innehavare av den registrerade gemenskapsformgivningen nr 002825463 som avser Penhaligons Parfymflaska (Gemenskapsformgivningen). Gemenskaps­formgivningen har nedanstående utseende i den enda vy som registreringen omfattar. Ansökan om registrering av gemenskapsformgivning gavs in den 16 oktober 2015 och registreringen publicerades den 21 september 2016.

Bilden visar Gemenskapsformgivningen.

I.Z. är parfymmakare sedan mer än 30 år tillbaka. Han har arbetat med parfymtillverkning för företag i Libanon, Qatar och Dubai. År 2014 flyttade han till Sverige och i samband med det började han utveckla egna nischparfymer. År 2015

öppnade han ett eget parfymeri i Ajman i Förenade Arabemiraten och i mars 2019 registrerade han en enskild firma i Sverige. Därefter, i mars 2020, registrerade I.Z. det svenska aktiebolaget Pana Dora AB (Pana Dora).

I början av 2023 väckte Penhaligon talan mot I.Z. i mål PMT 1393-23 och Pana Dora i mål PMT 1428-23 och gjorde gällande att dessa begick intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt upphovsrätten till Penhaligons Parfymflaska genom att tillverka eller låta tillverka, bjuda ut, marknadsföra, sälja, släppa ut på marknaden, lagerhålla, importera och exportera parfymflaskor med den formgivning som framgår nedan (Svarandenas Parfymflaska)

Bilden till vänster visar Svarandenas Parfymflaska (se även domsbilaga 1). Bilden till höger visar Penhaligons Parfymflaska.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Penhaligon har i första hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen:

1 a) ska meddela förbud för Pana Dora och I.Z., vid äventyr av ett verkningsfullt vite, att tillverka eller låta tillverka, bjuda ut, marknadsföra, sälja, släppa

ut på marknaden, lagerhålla, importera samt exportera parfymflaskor med den

formgivning som framgår av domsbilaga 1 eller varje annan liknande formgivning som gör intrång i Gemenskapsformgivningen så länge registreringen är gällande.

ska dels förplikta Pana Dora att till Penhaligon utge skadestånd med 100 000 kr eller det lägre belopp som Patent- och marknadsdomstolen prövar skäligt, jämte dröjsmålsränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från delgivning av ansökan om stämning till dess full betalning sker, dels förplikta I.Z. att till Penhaligon utge skadestånd med 30 000 kr eller det lägre belopp som Patent- och

marknadsdomstolen prövar skäligt, jämte dröjsmålsränta på beloppet enligt 6 §

räntelagen (1975:635) från delgivning av ansökan om stämning till dess full betalning sker.

Penhaligon har i andra hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen:

ska meddela förbud för Pana Dora och I.Z., vid äventyr av ett verkningsfullt vite, att i näringsverksamhet tillverka eller låta tillverka, bjuda ut, marknadsföra, sälja, släppa ut på marknaden, lagerhålla, importera samt exportera parfymflaskor i den utformning som framgår av domsbilaga 1, och på så sätt framställa exemplar, eller för allmänheten tillgängliggöra sådana exemplar som gör intrång i Penhaligons

upphovsrätt.

ska dels förplikta Pana Dora att till Penhaligon utge skadestånd med 100 000 kr eller det lägre belopp som Patent- och marknadsdomstolen prövar skäligt, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från delgivning av ansökan om stämning till dess full betalning sker, dels förplikta I.Z. att till Penhaligon utge skadestånd med 30 000 kr eller det lägre belopp som Patent- och marknadsdomstolen prövar skäligt, jämte dröjsmålsränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från delgivning av ansökan om stämning till dess full betalning sker.

Pana Dora och I.Z. (Svarandena) har bestritt Penhaligons samtliga yrkanden.

För det fall domstolen skulle finna att skälig ersättning ska utgå (enligt yrkande 1 c eller yrkande 2 c) avseende hela den av Penhaligon påstådda intrångsperioden har Pana Dora vitsordat en ersättning om 89 200 kr som skälig i och för sig. För det fall domstolen skulle finna att skälig ersättning ska utgå endast från och med 29 juli 2021 framåt har Pana Dora gjort gällande att det vitsordade beloppet ska jämkas i mot­svarande mån. Svarandena har därutöver vitsordat samtliga ränteyrkanden som skäliga i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER I BÅDA MÅLEN Penhaligon

Penhaligon är innehavare av Gemenskapsformgivningen. Svarandena saknar

medgivande eller licens att utnyttja Gemenskapsformgivningen. I.Z. har under perioden mars 2019 till mars 2020 begått, och Pana Dora har sedan mars 2020 begått och begår alltjämt, intrång i Gemenskapsformgivningen genom att vidta de åtgärder som framgår av förbudsyrkandet 1 a) med Svarandenas Parfymflaska (se domsbilaga 1) som är praktiskt taget identisk med Penhaligons eller som, i vart fall, för en kunnig användare inte ger något annat helhetsintryck än Gemenskaps-formgivningen.

Alternativt görs det gällande att Penhaligon är innehavare av upphovsrätten till Penhaligons Parfymflaska som är ett alster av brukskonst. Penhaligons Parfymflaska uppvisar originalitet, särprägel och verkshöjd och togs fram av Penhaligons design­avdelning under 2015. Svarandena saknar medgivande eller licens att utnyttja upphovsrätten. I.Z. har under perioden mars 2019 till mars 2020 begått, och Pana Dora har sedan mars 2020 begått och begår alltjämt, intrång i upphovsrätten genom att i sin näringsverksamhet vidta de åtgärder som framgår av förbudsyrkandet 2 a) med Svarandenas Parfymflaska (se domsbilaga 1) som är praktiskt taget identisk med Penhaligons upphovsrättsligt skyddade Parfymflaska eller som i vart fall – i fråga

om de karaktäristiska formelementen och det övergripande formspråket – inte ger något annat helhetsintryck än Penhaligons Parfymflaska.

Svarandena ska därför, i första hand enligt 35 b och 51 §§ mönsterskyddslagen (1970:485), och i andra hand enligt 53 b § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), förbjudas vid ett kraftigt vite att fortsätta sin intrångsgörande verksamhet på det sätt som yrkats (yrkande 1 a och 2 a). Även om I.Z. inte längre begår intrång ska ett förbud meddelas också mot honom, bl.a. eftersom han numera är ensam ställföreträdare för Pana Dora som alltjämt begår intrång.

Det är vidare skäligt att Pana Dora, i första hand enligt 37 och 51 §§ mönster-

skyddslagen, och i andra hand enligt 55 § upphovsrättslagen, åläggs att på egen bekostnad ändra de exemplar av Svarandenas Parfymflaskor som Pana Dora har i sin besittning, så att utformningen inte längre är intrångsgörande, t.ex. genom att avlägsna den stiliserade hjortdjurskorken. För det fall detta inte är tekniskt möjligt bör Pan Dora i stället åläggas att förstöra flaskorna för att omöjliggöra att de omsätts på marknaden (yrkande 1 b och 2 b).

Svarandena har begått/begår intrången uppsåtligen alternativt oaktsamt. Eftersom Penhaligon lidit skada av intrången ska Svarandena, i första hand enligt 36 och 51 §§ mönsterskyddslagen, och i andra hand enligt 54 § upphovsrättslagen, utge skadestånd. Skadeståndet baseras dels på den skada det inneburit för Penhaligon att intrånget som sådant har skett (dvs. Penhaligons intresse av att intrång inte äger rum) dels skadan på det anseende som Gemenskapsformgivningen alternativt Penhaligons upphovsrättsligt skyddade Parfymflaska har förvärvat (goodwillskada). Dessa skador, som har varit förutsebara, har orsakats av Svarandena.

Pana Dora ska dessutom förpliktigas att utge skälig ersättning för utnyttjandet av i första hand Gemenskapsformgivningen, enligt 36 och 51 §§ mönsterskyddslagen, och i

andra hand upphovsrätten till Penhaligons Parfymflaska, enligt 54 § upphovs-rättslagen. De förfoganden som Pana Dora har vidtagit sedan mars 2021 framåt har skett i Sverige alternativt inom EU när det gäller Gemenskapsformgivningen. De intäkter och den vinst som Pana Dora genererat genom intrången har uppkommit i Sverige.

Även om Pana Dora inte skulle anses ha gjort intrång i Gemenskapsformgivningen uppsåtligt eller oaktsamt, eller endast skulle anses ha gjort det under vissa tidsperioder, har Penhaligon rätt till ersättning för utnyttjandet. Pana Dora har genom att sitt agerande med Svarandenas Parfymflaska lagt grunden för varumärket Pana Dora och har pga. det gjort en betydande förtjänst. Det är därför skäligt att Pana Dora förpliktats att ersätta Penhaligon för utnyttjandet.

Vana Dora och I.Z.

Gemenskapsformgivningen har ett ytterst begränsat – om ens något – skyddsomfång med hänsyn till tidigare formgivningar på området. Svarandenas Parfymflaska har individuell karaktär som för en kunnig användare ger ett helt annat helhetsintryck än Gemenskapsformgivningen. Svarandenas Parfymflaska är därför inte en efterbildning av Gemenskapsformgivningen, utan faller utanför dennes skyddsomfång – varför Svarandena inte har gjort intrång i Gemenskapsformgivningen.

När det gäller upphovsrätt bestrider Svarandena i första hand att Penhaligon har rätt att föra talan om intrång i den åberopade upphovsrätten pga. bristande saklegitimation. I andra hand bestrids att Penhaligons Parfymflaska har ett upphovsrättsligt skydd. Utformningen av flaskan och korken måste anses vara generisk. En mängd liknande produkter förekommer på marknaden sedan tidigare. Alstret saknar därmed

originalitet, verkshöjd och upphovsrättsligt skydd. I tredje hand bestrids att

Svarandena har begått intrång i Penhaligons upphovsrätt. I.Z. har oberoende och självständigt tagit fram Svarandenas Parfymflaska. Han har redan innan Penhaligons Parfymflaska lanserades och Gemenskapsformgivningen publicerades använt ett hjortdjurshuvud i logotypen för sin parfymverksamhet i Förenade Arabemiraten som

öppnade i juni 2016. En efterbildning av Penhaligons Parfymflaska har därför inte skett och därmed inte heller en olovlig exemplarframställning eller ett olovligt tillgängliggörande för allmänheten. Skillnaderna mellan Penhaligons Parfymflaska och Svarandenas Parfymflaska är dessutom så stora att den sistnämnda parfymflaskan faller utanför ett eventuellt skyddsomfång för Penhaligon Parfymflaska. Om Penhaligons Parfymflaska har ett upphovsrättsligt skydd så är skyddsomfånget nämligen mycket snävt med hänsyn till tidigare formgivningar på området.

Med anledning av att det inte har begåtts intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt Penhaligons upphovsrätt ska yrkandena om förbudsföreläggande vid vite gentemot Svarandena samt yrkandena om ändring alternativt förstörande gentemot Pana Dora lämnas utan bifall.

Penhaligons yrkanden om skadestånd ska lämnas utan bifall, och kan inte vitsordas som skäliga i och för sig, eftersom:

- Svarandena inte har begått intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt Penhaligons upphovsrätt.

- Svarandena i vart fall inte har begått intrång uppsåtligt eller oaktsamt.

- Penhaligon inte har visat att de lidit skada på grund av intrång. Varken Gemenskapsformgivningen eller det påstådda upphovsrättsliga alstret åtnjuter anseende eller goodwill.

Penhaligons yrkande om ersättning för utnyttjande av rättigheterna ska lämnas utan bifall, och kan endast vitsordas som skäligt i och för sig till ett belopp om 89 200 kr, eftersom:

- Pana Dora inte har begått intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt Penhaligons upphovsrätt.

- Pana Dora i vart fall inte har begått intrång uppsåtligt eller oaktsamt, och det

vore oskäligt att kräva ersättning från Pana Dora för utnyttjandet av Gemenskapsformgivningen.

- Yrkade belopp om ersättning för utnyttjande av rättigheterna är oskäliga då ersättningen inte ska beräknas på det sätt som Penhaligon gör gällande.

UTVECKLING AV TALAN I BÅDA MÅLEN

Penhaligon

Närmare om Gemenskapsformgivningen och intrångsbedömningen

Gemenskapsformgivningen, som registrerats i produktgruppen ”bottles for perfumery” är nyskapande och har ett särpräglat utseende.

Penhaligons Parfymflaska lanserades år 2016 i ett stort antal länder, bl.a. Förenade Arabemiraten, samt såldes direkt till konsumenter via e-handel i Europa och USA. I Sverige såldes produkten för första gången via lokal återförsäljare 2017. Under 2016 samt framgent recenserades och uppmärksammades parfymen ”The Tragedy of Lord George” brett över världen – även i Sverige.

Det föreligger inte några skillnader mellan Gemenskapsformgivningen och Pen-haligons Parfymflaska som den använts, annat än att det förekommer text på etiketten på de faktiskt använda parfymflaskorna. Produkten har behållits oförändrad sedan den lanserades år 2016.

Det fanns inte någon motsvarande parfymflaska på marknaden innan år 2016. Vid utvecklingen av formgivningen har det därför funnits näst intill oändliga möjligheter till variation. Skyddsomfånget för Penhaligons nyskapande och särpräglade Gem­enskapsformgivning ska därför bedömas som omfattande. Tidigare formgivningar från andra produktområden på marknaden ska inte beaktas när Gemenskapsformgivningens skyddsomfång ska bestämmas. Det ska bara beaktas när en talan om ogiltighet förs. Om det åberopade formförrådet ändå ska beaktas har Gemenskapsformgivningen särprägel och nyhet i förhållande till detta.

Den kunnige användaren av parfymflaskor är en fiktiv person som ska bestämmas med hänsyn tagen till designen och produkterna i fråga. Den kunnige användaren är varken en tillverkare eller en försäljare av produkter på vilka den omstridda designen ska tillämpas. Den kunnige användaren, utan att för den skull vara en formgivare eller teknisk expert, känner till olika formgivningar av parfymflaskor som ett resultat av marknadens utbud av parfymflaskor, har en viss kännedom om vilka särdrag en parfymflaska normalt uppvisar, och företer en relativt hög grad av uppmärksamhet när han eller hon använder dessa som ett resultat av sitt intresse härför. Den kunnige användarens prövning ser inte annorlunda ut för att jämförelsen avser en dyr produkt.

Den kunnige användarens jämförelse ska vara syntetisk – alltså övergripande utan fokus på enstaka detaljer. Den ska dessutom göras sida vid sida och syftar till att åstadkomma en jämförelse av helhetsintryck. Det är irrelevant hur själva parfymerna doftar. Inte heller skillnader på etiketterna är av relevans då det inte påverkar en kunnig användares helhetsintryck. Jämförelsen avseende helhetsintryck ska ske mellan Svarandenas Parfymflaska som den används samt Gemenskapsformgivningens mönster. Eftersom Gemenskapsformgivningen avser en flaska som är tredimensionell måste dock helhetsintrycket bedömas med detta som utgångspunkt.

Svarandenas Parfymflaska är näst intill identisk med Genskapsformgivningen och ger inte den kunnige användaren ett annat helhetsintryck. Flaskorna har i det närmaste exakt samma proportioner och pryds av ett stiliserat hjorthuvud i metall med allt väsentligt samma utformning. Båda hjorthuvudena är försedda med femtaggiga horn. Svarandenas Parfymflaska faller därför inom Gemenskapsformgivningens skydds­omfång och gör intrång.

Närmare om Penhaligons upphovsrätt och intrångsbedömningen

Penhaligons Parfymflaska är resultatet av ett självständigt skapande. Parfymflaskorna till serien ”Portraits” där bl.a. Parfymflaskan ”The Tragedy of Lord George” ingår, togs fram internt av Penhaligons designavdelning under 2015. Designidén baserades på brittisk aristokrati och konceptet ”animals in costumes”. Lord George är en fiktiv

figur som ingår i ett fiktivt persongalleri med olika brittiska karaktärer. Dessa karaktärer har olika personlighetsdrag och relationer med varandra och representerar ett tydligt desginkoncept som framgår av ett arbetsdokument från designprocessen. Penhaligon har baserat sin formgivning av Parfymflaskan på dessa personlighetsdrag, vilket manifesterats i en elegant behållare med ett hjortdjurshuvud som kork.

Vid tidpunkten för skapandet av Penhaligons Parfymflaska fanns inte några andra parfymflaskor med hjortdjurskork och det fanns ett stort utrymme för fria och kreativa val, i vart fall när det gällde utformningen av korken. Parfymflaskan, som med lätthet kan identifieras, uppvisar därför särprägel, verkshöjd och originalitet, och utgör i sin helhet ett alster av brukskonst som är upphovsrättsligt skyddat. Att det dessförinnan kan ha funnits andra glasflaskor med kork utformade som ett hjortdjurshuvud innebär inte att Penhaligons Parfymflaska saknar originalitet eller verkshöjd. Det visuella helhetsintrycket av Penhaligons Parfymflaska skiljer sig alltjämt markant från det tidigare formförrådet (bl.a. i fråga om storlek och proportioner men också på så sätt att Penhaligons hjortdjurskork är mer stilistisk jämfört med tidigare korkar som är mer naturalistiska). Även om Penhaligons Parfymflaska skulle anses bestå av en

kombination av tidigare kända formelement utgör det inte hinder för att originalitet och särprägel föreligger.

Endast marginella skillnader föreligger när man jämför Penhaligons Parfymflaska och Svarandenas Parfymflaska. Svarandenas Parfymflaska är därför en direkt efterbildning av Penhaligons Parfymflaska. Då bör bevisbördan kastas om, och det bör ankomma på Svarandena att göra sannolikt att det är fråga om ett oberoende dubbelskapande. I vilket fall faller Svarandenas Parfymflaska inom det upphovsrättsliga skyddsomfånget för Penhaligons Parfymflaska.

Närmare om Svarandenas förfoganden

I.Z. har, trots att han varit i ond tro (se avsnittet Närmare om uppsåt och oaktsamhet) och trots att han haft ett stort variationsutrymme att ta fram en egen parfymflaska, tagit fram och använt Svarandens Parfymflaska som är en efterbildning

av Penhaligons Parfymflaska och som gör intrång i första hand i Penhaligons Gemskapsformgivning, i andra hand i Penhaligons upphovsrätt. För det fall I.Z. har använt ett hjortdjur som logotype för sin verksamhet i Förenade Arabemiraten, saknar det ändå betydelse för frågan om intrång.

I mars 2019 registrerade I.Z. en enskild firma i Sverige. I.Z. har därefter fram till mars 2020 marknadsfört och exponerat Svarandenas Parfymflaskan enligt följande:

- I april 2019 via en nystartad YouTube-kanal.

- Under perioden september 2019 till mars 2020 via 22 inlägg på ett Facebook-konto som hänvisade till hemsidan ”panadora.se” och e-posten sales@panadora.se samt till ett svenskt telefonnummer.

- I september 2019 via inlägg på samma Facebook-konto inför Tax Free World Association-mässan i Cannes.

Mot bakgrund av detta har I.Z., under samma tidsperiod, också tillverkat eller låtit tillverka, bjudit ut, sålt, släppt ut på marknaden, lagerhållit, importerat samt exporterat Svarandenas Parfymflaska.

Alla I.Z. intrångsgörande handlingar har ägt rum i Sverige då I.Z. agerat i sin svenska enskilda firma (det gäller även försäljningen från Frankrike till Qatar). I vart fall har han i sin enskilda firma låtit tillverka, bjuda ut och sälja Svarandenas Parfymflaska. Övriga åtgärder som tillverkning, export och marknadsföring har i vart fall ägt rum inom EU. För intrångsfrågan saknar det betydelse var köparen har haft sitt säte eller hemvist.

I mars 2020 bildades aktiebolaget Pana Dora. Då övergick verksamheten som I.Z. hade bedrivit i sin enskilda firma till att bedrivas i det nya aktiebolaget. Pana Dora har sedan mars 2020 och alltjämt marknadsfört och sålt Svarandenas Parfymflaska enligt följande:

- Via den tidigare nämnda YouTube-kanalen.

- Via den tidigare nämnda hemsidan som har svensk domän (panadora.se), en webbshop vars köpevillkor styrs av svensk rätt, samt svenska kontaktuppgifter.

- Via återförsäljare.

- På branschmässan Pitti Fragrance i Florens (i september 2021).

- På branschmässan Stockholm Beauty Week (i november 2022).

Mot bakgrund av detta har Pana Dora, under samma tidsperiod, också tillverkat eller

låtit tillverka, bjudit ut, sålt, släppt ut på marknaden, lagerhållit, importerat samt exporterat Svarandenas Parfymflaska.

Alla Pana Doras intrångsgörande handlingar har ägt rum i Sverige alternativt inom EU.

För intrångsfrågan saknar det betydelse var köparen har haft sitt säte eller hemvist.

Närmare om uppsåt och oaktsamhet

I första hand görs det gällande att I.Z. redan när han tog fram Svarandenas

Parfymflaska, i juni 2018, insåg eller bort inse, att Penhaligons Parfymflaska var, eller kunde vara, immaterialrättsligt skyddad och att Svarandenas Parfymflaska gjorde, eller kunde göra, intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt Penhaligons upphovsrätt. Vid den tidpunkten hade Penhaligons Parfymflaska och Gemenskapsformgivningen varit offentliga och uppmärksammade världen över i närmare två år. I.Z. var dessutom väl insatt i lyxsegmentet av parfymbranschen.

I andra hand görs det gällande att I.Z. försattes i ond tro i (både när det gäller intrång i Gemenskapsformgivningen och upphovsrätten) i september 2019. Då uppmanade Penhaligon I.Z. skriftligen att genast avlägsna bilderna på Svarandenas Parfymflaska från sitt Facebook-konto samt att avstå från att presentera intrångsgörande produkter på den stundande Tax Free Worlds Association-mässan. Meddelandet skickades till I.Z. Facebook-konto. Att I.Z. inte påstår sig ha tagit del av meddelandet innebär inte att meddelandet inte nått honom.

Eftersom I.Z. inte har vidtagit några åtgärder med anledning av det ovan anförda, utan har fortsatt att begå intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt upphovsrätten, har hans agerande varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt.

För Pana Doras del görs det i första hand gällande att bolaget sedan starten, i mars 2020, har begått intrång uppsåtligen alternativt oaktsamt, eftersom I.Z. då var försatt i ond tro och han är ensam ägare till Pana Dora.

I andra hand görs det gällande att Pana Dora försattes i ond tro (både i fråga om intrång i Gemenskapsformgivningen och upphovsrätt) den 29 juli 2021 då de mottog ett varningsbrev från Penhaligon. Brevet besvarades av Pana Doras dåvarande ombud som bestred att Svarandenas Parfymflaska gjorde intrång.

I början på november 2022 tillställdes Pana Dora ytterligare ett varningsbrev med hot om rättsliga åtgärder från Penhaligons ombud. Pana Dora har inte besvarat det varningsbrevet.

Då inte heller Pana Dora vidtagit några åtgärder med anledning av det ovan anförda, utan har fortsatte att begå intrång i Gemenskapsformgivningen alternativt

upphovsrätten, har deras agerande varit uppsåtligt alternativt oaktsamt.

Närmare om yrkandena om förbudsföreläggande och ändring/förstörande

Förbudsföreläggandena bör förenas med kraftiga viten för att få effekt. Vid

bestämmandet av vitet bör det beaktas att Svarandena agerat uppsåtligt alternativt oaktsamt och att Pana Dora under 2021 omsatte knappt två miljoner kronor.

Det finns skäl att meddela förbud mot I.Z. även om han inte längre bedriver

verksamhet i enskild firma, eftersom Pana Dora är ett enmansföretag som ägs och drivs av I.Z. på ett i allt väsentligt samma sätt som när han bedrev verksamheten i sin enskilda firma.

Ett förbud kan, efter en bedömning i det enskilda fallet, sträcka sig längre än de intrångsgörande handlingar som en domstol konstaterar. För att förbudet avseende intrång i Gemenskapsformgivningen ska ha verklig effekt bör det även träffa ”varje annan liknande formgivning”.

Ett förbudsföreläggande avseende Gemenskapsformgivningen är territoriellt begränsat till EU och har effekt inom EU. Ett förbud enligt upphovsrättslagen är däremot territoriellt begränsat till Sverige.

När det gäller yrkandet om ändring ska det noteras att Pana Dora har en omfattande verksamhet. Våren 2022 hade de enligt egen uppgift 10 000 exemplar av Svarandenas Parfymflaska i lager. Dessa produkter behöver ändras alternativt förstöras för att förhindra fortsatta intrång.

Närmare om skadestånd och skälig ersättning

Det är uppenbart att Gemenskapsformgivningen och Penhaligons upphovsrättsligt skyddade Parfymflaska har ett högt anseende och goodwill-värde. ”The Tragedy of Lord George” är den produkt som sålt bäst i Portraits-serien. Sedan lanseringen 2016 fram t.o.m. 2021 har Penhaligon omsatt cirka EUR 36 000 000 endast på produkten ”The Tragedy of Lord George”. För 2022 fördelade sig försäljningen på de geografiska marknaderna enligt följande; Europa 30 procent, Asien 59 procent, USA 4 procent, Latinamerika 1 procent och Mellanöstern 6 procent. Därtill har produkten upp­märksammats intensivt i media allt sedan lanseringen, och den har recenserats i ett stort antal fora på internet. Många gånger har just formgivningen av Penhaligons Parfymflaska framhållits och uppmärksammats. Detta indikerar att produkten redan år 2019 hade ett högt anseende och goodwill-värde. Penhaligons Parfymflaska är dessutom starkt förknippad med parfymen och med varumärkena ”The Tragedy of Lord George” och Penhaligon. Att Svarandena tillverkar, marknadsför och säljer Svarandens Parfymflaska som gör intrång i Penhaligons Parfymflaska, och på så sätt

dra fördel av dess goodwill, medför en skada på Gemenskapsformgivningens och Penhaligons upphovsrätts anseende.

Penhaligon uppskattar att skadan uppgår till 30 000 kr för perioden mars 2019 till mars 2020, och till 100 000 kr för perioden mars 2020 fram till i dag. Skadan måste upp-

skattas, i första hand till det av Penhaligon yrkade beloppen, i andra hand till det

belopp som domstolen prövar skäligt.

När det gäller yrkandena om ersättning för utnyttjande av rättigheterna anförs följande.

Penhaligons förstahandsyrkande baseras på dels Pana Doras nettoomsättning (om totalt 16 518 000 kr för åren 2020 t.o.m. 2023), dels en licensnivå om 15 procent. Det är rimligt att lägga nettoomsättningen till grund för beräkning. Så sker regelmässigt i praxis vid s.k. licensanalogier och det saknas skäl att avvika från huvudregeln i dessa mål. Nettovinsten från försäljningen kan inte läggas till grund för beräkningen, eftersom dess storlek kan styras av licenstagaren. När det gäller licensensnivån är 15 procent skäligt och rimligt att tillämpa i målen, bl.a. eftersom bruttovinstmarginalen inom parfymindustrin är mycket hög (ibland upp till 90 procent av produktens utpris). I en situation som denna, där större delen av värdet ligger i designen av parfymflaskan, snarare än i vätskan, är det också rimligt att utgå från en licensbas som återspeglar detta. Ett sätt att rensa nettoomsättningen från ”overhead-kostnader” är att i stället för en gängse licensmodell om 25 procent sänka denna till 15 procent på det sätt som Penhaligon gör i sitt förstahandsyrkande. Alternativt får licensnivån uppgå till det som domstolen bedömer är skäligt. Svarandenas påstående om en genomsnittlig licensnivå på 3–5,5 procent ifrågasätts dock, eftersom licensnivåerna för kategorin parfymer spänner mellan 4–16 procent. Det har inte någon betydelse att en procent av Pana Doras försäljning påståtts ske till konsument.

Penhaligons andrahandsyrkande utgår från Pana Doras uppskattade bruttovinst (som ska beräknas till 70 procent av Pana Doras nettoförsäljning om 16 518 000 kr, alltså

11 562 000 kr) och en hypotetisk licensavgift om 25 procent, som brukar tillämpas som tumregel vid beräkningar baserade på bruttovinst.

För det fall Patent- och marknadsdomstolen finner att innehållet i Pana Doras parfymflaska (vätskan) ytterligare ska beaktas vid bestämmandet av skälig ersättning, yrkar Penhaligon i tredje hand skälig ersättning med ett belopp om 1 445 000 kr. Penhaligon gör då gällande att i vart fall 50 procent av det i andra hand yrkade beloppet avser formgivningen av flaskan.

I sista hand får domstolen bedöma vad som utgör en skälig ersättning. Oavsett vilken av beräkningsmodellerna som används bestrider Penhaligon att en parfymflaska inte skulle vara bärare av en känneteckensfunktion. Penhaligon påstår att motsatsen är ett notoriskt faktum, i synnerhet i sociala medier-landskapet där mycket av marknads­föringen numera sker.

Vana Dora och I.Z.

Närmare om betsridande av intrång i Gemenskapsformgivningen och intrångsbedömningen

Variationsutrymmet för Penhaligons formgivare har varit mycket begränsat. Parfymflaskan har behövt vara av en viss volym, ha en öppning samt en kork. Avsikten har varit att korken ska återge ett naturalistiskt hjortdjurshuvud och att glasflaskan ska kommunicera samhörighet med kärandens övriga parfymsortiment som består av runda flaskor. Dessutom har det bakomliggande formförrådet varit tätt. Att det bakomliggande formförrådet har avsett större flaskor spelar ingen roll eftersom det inte angetts i registreringen av Gemenskapsformgivningen vilken storlek eller volym den i mönstret avbildade flaskan har. Inte heller faktumet att det bakomliggande formförrådet avsett andra produktkategorier än parfymflaskor spelar någon roll. Produktkategorin och användningsområdet har endast betydelse vid en talan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsformgivning. Mot bakgrund av allt detta har friheten för Penhaligons formgivare begränsats. Det har fått till effekt att Gemenskapsformgivningen har en låg grad av särprägel och ett snävt skyddsomfång.

Den kunnige användaren ska när det gäller dyra produkter, utan fokus på tekniska egenskaper, inte bara anses ha en relativt hög grad av uppmärksamhet utan ska anses vara synnerligen observant och uppmärksam. När det gäller parfymflaskor inne­hållandes exklusiv parfym ska utgångspunkten för bedömningen alltså vara en särskilt uppmärksam kunnig användare.

Den kunnige användarens jämförelse ska ske mellan den registrerade Gemenskaps­formgivningen, som endast består av en bild rakt framifrån, och Svarandenas Parfym­flaska som den används och framgår vid syn. Jämförelsen ska göras sida vid sida. Korkarna av hjortdjurshuvuden ska inte jämföras självständigt, utan designutförandena i sin helhet (dock inte doft). En genomgång av likheter och skillnader ska göras. Vid en sådan jämförelse ska den kunnige användaren uppmärksamma även mindre skillnader. Jämförelsen ska inte, som i varumärkesrättsliga sammanhang, ta sikte på en bleknande minnesbild av ett liknande varumärke och huruvida det finns risk för förväxling av varumärkena i köparkretsen.

Svarandenas Parfymflaska skiljer sig markant från Gemenskapsformgivningen. Flaskornas utformning och proportioner är olika, hjortdjurshuvudet på flaskorna ger olika intryck (stilistiskt respektive realistiskt) och etiketterna på parfymflaskornas framsida har olika betydelse för utseendet av flaskorna. En kunnig användare, med särskilt hög grad av uppmärksamhet, får olika helhetsintryck av flaskorna.

Svarandenas Parfymflaska faller därför inte inom Gemenskapsformgivningens

skyddsomfång, varför något intrång inte föreligger. Så är fallet även om det skulle anses föreligga en hög grad av designfrihet.

Närmare om bestridande av intrång i Penhaligons upphovsrätt och intrångsbedömningen

Upphovsrättsligt skydd för alster av brukskonst förutsätter bl.a. att verket är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse, som avspeglar hans eller hennes personlighet och som kommer till uttryck genom att upphovsmannen kunnat göra fria och kreativa val i samband med skapandet. Formgivarens redogörelse

för formgivningsprocessen är en lämplig utgångspunkt för att bedöma om

upphovsrättsligt skydd föreligger. Penhaligon har endast lämnat vaga uppgifter om formgivningsprocessen.

Penhaligon har inte heller visat att Penhaligons Parfymflaska är originell och att den uppfyller kravet på verkshöjd. Penhaligons Parfymflaska består av en kombination av redan tidigare kända former som inte skiljer sig från det bakomliggande formförrådet – och slutresultatet är inte tillräckligt självständigt, originellt och personligt för att det ska skyddas upphovsrättsligt. Någon högre grad av skapandeinsats eller uttryck för formgivarens personlighet kan inte identifieras vare sig i korken eller i flaskans form.

Om Penhaligons Parfymflaska skulle anses vara upphovsrättsligt skyddad, så har den i vart fall ett snävt skyddsomfång, om ens något. Detta eftersom variationsutrymmet för skaparen har varit starkt begränsat (på motsvarande sätt som beskrivits i relation till Gemenskapsformgivningen) och för att alstret inte uppvisar ett större mått av

originalitet då det består av en kombination av tidigare kända formgivningselement.

Penhaligon, som hävdar intrång i upphovsrätt, måste visa att en efterbildning har skett samt att intrångsföremålet faller inom skyddsomfånget för det skyddade alstret. Mot bakgrund av att Penhaligon endast lämnat svepande påståenden i dessa delar, att Svarandena anfört att I.Z. självständigt skapat Svarandenas Parfymflaska samt att produkterna tydligt skiljer sig åt, har Penhaligon inte visat att Svarandenas parfymflaska är en efterbildning. I detta fall aktualiseras inte någon omvänd bevisbörda eftersom det föreligger tydliga skillnader mellan Penhaligons och Svarandenas Parfymflaskor. De formelement och karaktäristiska formspråk som kommer till uttryck i Penhaligons Parfymflaska kommer inte till uttryck i Svarandenas Parfymflaska. Parfymflaskorna ger sammantaget olika helhetsintryck. Skillnaderna är sådana att Svarandenas Parfymflaska faller utanför det snäva skyddsomfånget för Penhaligons Parfymflaska. Det är viktigt att den upphovsrättsliga bedömningen separeras från den mönsterrättsliga. Till skillnad från mönsterrätt är upphovsrätt inte en prioritetsrätt.

Det ifrågasätts dessutom att Penhaligon har rätt att föra talan om intrång, då de varken har förklarat vem eller vilka fysiska personer som ligger bakom formgivningen eller hur Penhaligon har erhållit den eventuella upphovsrätten.

Närmare om Svarandenas förfoganden

År 2016 öppnade I.Z. ett parfymeri i Förenade Arabemiraten som fick namnet PANA DORA. Där såldes parfymer utan hjortdjurskork. Logotypen som användes för butiken, och som fanns återgiven på etiketten till parfymflaskorna, innehöll ett hjortdjurshuvud. Logotypen valdes för att hjortdjuret associerar till guden Pan, till hjortens doft av mysk, samt till den svenska naturen med rådjur och hjortar.

Under 2018 utvecklade I.Z. Svarandenas Parfymflaska som den ser ut idag. I juni 2018 tog han kontakt med en leverantör i Kina för att denne skulle tillverka

hjortdjurskorkar till hans parfymflaskor. Det skulle ge parfymflaskorna ett exklusivare

intryck och framhäva hans logotype. Leverantören fick foton och bilder på natur­alistiska hjortar som underlag för tillverkningen. Glasflaskan till Svarandenas

Parfymflaska beställde I.Z. från en tillverkare i Polen omkring mitten av 2018.

Flaskan är åttkantig med rundade hörn. Den avviker från I.Z. tidigare flaskor som var enkla och cylinderformade, och som var vanligt förekommande i branschen. Under denna tidsperiod utvecklades också parfymflaskornas etikett till en metallplakett med rundande kanter, vars färg avvek beroende på doft.

Av det anförda följer dels att I.Z. utvecklade och tillverkade Svarandenas

Parfymflaska självständigt – utan kännedom om Penhaligons Parfymflaska – varför den inte är en efterbildning, dels att hans inspiration till att använda ett hjortdjur kom från ett helt annat håll än Penhaligons inspiration som hämtades från den brittiska aristokratin.

I mars 2019 registrerade I.Z. sin enskilda firma i Sverige. I.Z. har inte agerat på det sätt som Penhaligon påstått i sin enskilda firma:

- Filmerna på Youtube och på hemsidan har presenterats först i december 2020.

- Facebookinläggen utgör inte marknadsföring. De innehåller inte någraprisuppgifter eller information om var Svarandenas

Parfymflaskortillhandahålls eller kan köpas.

- Facebookinläggen från slutet av september 2019 om deltagande på mässan iCannes är skrivna på engelska och riktade mot återförsäljare. De utgör intebetald annonsering. I.Z. har inte heller deltagit eller ställt ut på mässan iCannes.

I.Z. har visserligen marknadsfört, bjudit ut och sålt ett begränsat antal av Svarandenas Parfymflaskor genom en affärstransaktion i Frankrike till en köpare i Qatar under 2019. Detta har dock inte skett inom ramen för hans enskilda firma. Allt relevant arbete har utförts av ett företag i Frankrike och de aktuella parfymflaskorna har aldrig satts på marknaden i EU eller i Sverige. Den enda åtgärd som I.Z. vidtagit i sin enskilda firma med anledning av transaktionen är att ställa ut en faktura till köparen i Qatar.

I mars 2020 registrerades bolaget Pana Dora. Först 16 juni 2020 fick Pana Dora

tillstånd från Skatteverket att skattefritt bruka alkohol för tillverkning av parfymer. Det kan i och för sig vitsordas att Pana Dora sedan dess framåt

- har marknadsfört, bjudit ut och sålt Svarandenas Parfymflaska i Sverige,

- har exporterat Svarandenas Parfymflaska från Sverige och därefter släppt ut produkten på marknaden i EU respektive Sverige,

- har låtit tillverka glasflaskorna i Polen samt hjortdjurskorkarna i Kina samt importerat dessa separat till Sverige och därefter lagerhållit delarna åtskilda i Sverige (vilket varken betyder att Pana Dora har tillverkat eller låtit tillverka, importerat eller lagerhållit Svarandenas Parfymflaska).

När det gäller Penhaligons påståenden om relevanta förfoganden utförda av Pana Dora kan följande anföras:

- Inga filmer har lagts upp på Youtube förrän 6 december 2020. De filmer som lagts upp utgör inte betald annonsering.

- Hemsidan publicerades i december 2020. Den är på engelska och riktar sig inte specifikt mot svenska kunder.

- Övriga inlägg på Facebook respektive Instagram är på engelska och utgör inte betald annonsering. Där finns inte några prisuppgifter eller information om var Svarandenas Parfymflaska kan köpas.

- Pana Dora färdigställer sina produkter först vid order. Under tiden visas produkterna inte för allmänheten. Leveransvillkoren är ”ex works”.

- Pana Dora har deltagit på flera mässor under åren 2022–2023. Deltagandet har föregåtts av ett godkännande från en kommitté. Pana Dora skulle aldrig ha fått ett godkännande att delta på mässorna om Svarandenas Parfymflaska hade varit en kopia eller om Pana Dora hade bedömts vara en icke-seriös aktör.

Närmare om uppsåt och oaktsamhet

Det bestrids att I.Z. på grund av sin insyn i branschen kände till, eller borde ha känt till, Penhaligons Parfymflaska och Gemenskapsformgivningen samt att Svarandenas Parfymflaska kunde vara intrångsgörande redan 2018. I.Z. befann sig mestadels i Mellanöstern under åren 2016–2018.

Det bestrids vidare att det brev som skickades till I.Z., i september 2019 från avsändaren William Penhaligon (som var avliden vid tidpunkten) via Messenger, försatte honom i ond tro. I.Z. har inte noterat brevet som skickats som en ”message request”.

Därutöver bestrids det att Pana Dora sedan starten, i mars 2020, skulle ha varit i ond tro. När I.Z. startade Pana Dora var han tvärt om i god tro.

Det vitsordas i och för sig att Pana Dora mottog ett varningsbrev från Penhaligon den 29 juli 2021 som innehöll påståenden om intrång i Gemenskapsformgivning och upphovsrätt. Varningsbrevet var dock oprecist och svepande utformat, varför det inte fick till effekt att Pana Dora försattes i ond tro. Efter råd från advokat bestred Pana Dora dessutom intrången den 1 september 2021.

Närmare om yrkandena om förbudsföreläggande och ändring/förstörande

Ett eventuellt förbud gällande Gemenskapsformgivningen måste preciseras så att det inte avser ”varje annan liknande formgivning”. Ett förbud måste också stå i relation till eventuellt begångna intrång samt avgränsas geografiskt till att endast omfatta EU såvitt avser intrång i Gemenskapsformgivning och Sverige såvitt avser upphovsrättsintrång.

Närmare om skadestånd och skälig ersättning

Det ska ställas förhållandevis höga krav på en rättighetshavare att ta fram utredning som visar att denne lidit skada på grund av intrång. Penhaligon har inte visat att man lidit sådan skada. De har varken utvecklat vari den ytterligare skadan skulle bestå, eller när och var den skulle ha uppkommit. Penhaligons skadeståndsyrkanden ska därför lämnas utan bifall. Det gäller trots att Penhaligon alternativt yrkat att domstolen ska uppskatta skadeståndet till ett skäligt belopp.

Varken Gemenskapsformgivningen eller det påstått upphovsrättsliga alstret åtnjuter anseende eller goodwill. Att Penhaligon under åren 2016–2021 påstår sig ha haft en omsättning på EUR 36 000 000 för parfymen ”The Tragedy of Lord George” talar inte för att produkten har anseende eller goodwill. Ett ytterligare skäl till att Gemenskaps­formgivningen inte har goodwill är att Penhaligons Parfymflaska inte ser likadan ut som mönstret.

Den av Penhaligon yrkade ersättningen för utnyttjande av rättigheterna är inte skälig.

När det gäller förstahandsyrkandet anförs följande.

- Beräkningen ska inte utgå från nettoomsättning utan från nettovinst. Om beräkningen ändå ska utgå från nettoomsättning måste det beaktas (i) att tio procent av Pana Doras omsättning avser försäljning av parfymflaskor utan hjortdjurskork vilket ska dras av från nettoomsättningen, (ii) att en procent av omsättningen utgör försäljning till konsument för vilka en lägre licensnivå ska gälla än i grossistledet, (iii) att delar av nettoomsättningen härrör från försäljning som skett utanför EU respektive Sverige. Pana Dora ifrågasätter att den försäljningen ska omfattas av beräkningen. Cirka 80 procent av Pana Doras försäljning sker till länder utanför EU, 19–20 procent till EU och resten till den svenska marknaden.

- Ersättningen ska avse utnyttjandet av mönstret och verket. Penhaligon har dock yrkat ersättning för utnyttjandet av hela den påstådda intrångsproduktens värde utifrån ett mer varumärkesrättsligt synsätt. Käranden har emellertid inte visat att mönstret alternativt den påstådda upphovsrätten, genom omfattande användning eller genom anseende och goodwill, har fått en känneteckensfunktion. Penhaligons mönster och påstådda upphovsrätt utgör därför endast en mycket marginell del av hela produktens värde. Produktens huvudsakliga värde ligger i stället i den doft som Svarandena har skapat, och den skyddas inte av mönsterskydd eller av upphovsrätt. Doften är dessutom den största anledningen till att en kund köper en parfym – inte förpackningen. En ensidig bedömning med fokus på försäljnings­priset för hela produkten ska därför inte göras. Då överkompenseras Penhaligon. Om skälig ersättnings ska utgå ska licensavgiften i stället beräknas på själva parfymflaskans värde och utifrån licensmarknaden för parfymflaskor. När det gäller parfymflaskans värde kan det konstateras att korken kostar USD 2,40 styck och glasflaskan EUR 0,228 styck (exklusive mervärdesskatt) att köpa in. Det kan i och för sig vitsordas att 100 ml Eau de Parfum i Svarandenas Parfymflaska kostar 2 850 – 3 750 kr styck för en konsument att köpa på Pana Doras hemsida. Vad återförsäljarnas får för rabatterat pris är en affärshemlighet.

- En hypotetisk licensavgift om 15 procent är oskäligt hög. Avgiften ska sättas i relation till utnyttjandet av rättigheten och i vilket led utnyttjandet sker. Ju högre upp i resultaträkningen licensen ska beräknas, desto lägre ska licensnivån vara. En normal licensnivå för flask-korkar är 3–5,5 procent. Licensnivån för formgivningar är ännu lägre, omkring 5 procent av grossistkostnaden eller 2 procent av

konsumentpriset, alternativt 2–5 procent sammantaget.

Gällande andrahandsyrkandet anförs det att den licensnivå om 25 procent, som Penhaligon utgår från, är olämplig att använda i detta sammanhang. Tumregeln om 25 procents licensnivå tillämpas i huvudsak för patent och varumärken, och den tar inte hänsyn till att det endast är ersättning för utnyttjandet av mönstret eller verket som ska utgå.

När det gäller Penhaligons tredjehandsyrkande bygger det på att korkens utseende skulle vara viktigare än såväl doft som kartongförpackning, varans presentation och ”storytelling” i övrigt, vilket inte är sannolikt. Eftersom doften och varumärket har stor betydelse för försäljningen av parfymer, och själva parfymflaskan endast har en

underordnad betydelse, är det i stället rimligt att utgå från att hjortdjurskorkens

utseende har en betydelse motsvarande 20 procent av hela nettoförsäljningsvärdet. Mot den bakgrunden kan Pana Dora vitsorda en ersättning om 89 200 kr som skälig i och

för sig, om domstolen finner att ersättning för utnyttjandet av Gemenskapsform-

givningen alternativt upphovsrätten ska utgå. Då har en skälig licensnivå om 3 procent (som motsvarar den genomsnittliga licensnivån för licensiering av flaskkorkar i icke­metall) beräknats på 20 procent av nettoförsäljningsvärdet.

UTREDNINGEN

Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

På Svarandenas begäran har det hållits förhör under sanningsförsäkran med I.Z. och vittnesförhör med S.S. (försäljningsansvarig vid Pana Dora). Svarandena har därutöver åberopat ett rättsutlåtande från professor emeritus M.L.

samt en vittensattest från A.S. (tidigare samarbetspartner med I.Z.).

På parternas begäran har det bland annat hållits syn på Penhaligons Parfymflaska och på Svarandenas Parfymflaskor.

DOMSKÄL

Domstolens prövning

Patent- och marknadsdomstolen kommer först att pröva om det påstådda

intrångsföremålet – Svarandenas Parfymflaska – faller inom skyddsomfånget för Gemenskapsformgivningen och om Svarandena har vidtagit några relevanta

förfoganden med den aktuella parfymflaskan som inneburit intrång i Penhaligons rätt. Om intrång har begåtts kommer Patent- och marknadsdomstolen därefter att ta ställning till om Svarandena ska föreläggas förbud vid vite och att utge skadestånd, samt om Pana Dora ska föreläggas att vidta korrigeringsåtgärder och att betala skälig ersättning för utnyttjandet (yrkande 1 a-1 d).

Om förstahandsyrkandena inte ska bifallas kommer Patent- och marknadsdomstolen att pröva om Penhaligons Parfymflaska har ett upphovsrättsligt skydd, om Penhaligon har rätt att föra talan med anledning av påstådda intrång i det skyddet (saklegitimation) samt om Svarandena har vidtagit några upphovsrättsligt relevanta förfoganden med den aktuella parfymflaskan. Förutsatt att dessa frågeställningar besvaras jakande kommer Patent- och marknadsdomstolen att pröva om Svarandenas Parfymflaska faller inom skyddsomfånget för Penhaligons upphovsrätt. Därefter kommer domstolen, om intrång i upphovsrätten har begåtts, att ta ställning till om Svarandena ska

föreläggas förbud vid vite och att utge skadestånd, samt om Pana Dora ska föreläggas att vidta korrigeringsåtgärder och att betala skälig ersättning för utnyttjandet (yrkande 2 a-2 d).

Slutligen kommer domstolen att ta ställning till parternas yrkanden om rättegångskostnader.

Gemenskapsformgivning Rättsliga utgångspunkter

I Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskaps­formgivning (EU-FGF) finns bestämmelser om skydd för formgivningar. En formgivning skyddas såsom en registrerad gemenskapsformgivning, om den registreras i enlighet med förordningen.

En registrerad gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att utan samtycke använda den. Med användning avses särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagerhålla en sådan produkt för sådana ändamål (artikel 19.1 EU-FGF).

En gemenskapsformgivnings skyddsomfång omfattar varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck (artikel 10.1 EU-FGF).

Vid prövningen av en formgivnings skyddsomfång ska hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen (artikel 10.2 EU-FGF). Bedömningen av vilken frihet formgivaren har haft ska vara objektiv. En formgivares grad av frihet kan bl.a. begränsas av tekniska krav, standarder och lagkrav relaterade till en viss produkt (se Tribunalens dom den 10 september 2015 i mål T-525/13, H&M Hennes & Mauritz, EU:T:2015:617, punkten 28 och däri angiven praxis). Ett gem-enskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion (artikel 8.1 EU-FGF).

Av EU-domstolens praxis följer att begreppet kunnig användare ska förstås som ett mellanting mellan det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet genomsnitts­konsument – varvid genomsnittskonsumenten inte förväntas besitta någon särskild sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet fackman – varvid fackmannen är en sakkunnig som har

en betydande teknisk kompetens. En kunnig användare ska sålunda inte förstås som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn. En kunnig användare kommer, när det är möjligt, att göra en direkt jämförelse av de aktuella formgivningarna. Det kan

emellertid inte uteslutas att en sådan jämförelse inte låter sig göras eller inte är bruklig inom den berörda sektorn. Detta kan bl.a. bero på särskilda omständigheter eller på egenskaper hos de föremål som de aktuella formgivningarna föreställer. Kvalificering­en ”kunnig” tyder på att användaren, utan att vara konstruktör eller teknisk expert, känner till de olika formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och pga. sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. (Se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 punkterna 53, 55 och 59.) Den kunnige

användaren presumeras dessutom känna till tidigare formgivningar, även om dessa tillhör en annan produktkategori (jfr EU-domstolens dom den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions and EUIPO mot Groupe Nivelles, C-361/15 P och C-405/15 P, EU:C:2017:720).

Av 51 § mönsterskyddslagen (1970:485) följer att bestämmelserna om bl.a. vitesförbud, korrigeringsåtgärder och ersättning för utnyttjande samt för ytterligare skada i 35 b, 36 och 37 §§ samma lag ska tillämpas vid intrång i en gemenskaps­formgivning, om inte annat följer av EU-FGF. (Jfr artikel 88.2 EU-FGF).

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

Gör Svarandena intrång i Gemenskapsformgivningen?

Som redogjorts för ovan omfattar en gemenskapsformgivnings skyddsomfång varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid

prövningen av skyddsomfånget ska hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklandet av formgivningen.

Bedömningen av om en gemenskapsformgivning har särprägel ska i allt väsentligt ska göras i fyra steg (se skäl 14 i EU-FGF och Tribunalens dom den 16 juni 2021, Davide Groppi Srl, T-187/20, EU:T:2021:363, punkten 17 med däri hänvisat avgörande). Motsvarande prövningsmodell kan användas som utgångspunkt för att bestämma vilket skyddsomfång en gemenskapsformgivning har (se Hasselblatt, Community Design Regulation – Article by Article Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 171–172 samt däri angivna källor).

Det första steget i prövningsmodellen består i att fastställa vilken produktsektor de produkter som formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för tillhör. Det andra steget består i att fastställa vem den kunnige användaren av dessa produkter är, detta med utgångspunkt i produkternas avsedda användning och denne användares

kännedom om formgivningens tidigare ståndpunkt samt nivå av uppmärksamhet på likheter och skillnader vid en jämförelse av formgivningar. Det tredje steget består i att fastställa vilken grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklandet av form­givningen. I det fjärde steget besvaras frågan om en formgivning har särprägel, genom att man, med hänsyn till de föregående stegen, jämför om den kunnige användaren får ett annat helhetsintryck av den omtvistade formgivningen och varje äldre formgivning som gjorts tillgänglig för allmänheten eller inte. I stället för att utmynna i ett svar på om formgivningen har särprägel, har testet i en påstådd intrångssituation till syfte att besvara i vilken utsträckning en gemenskapsformgivning är skyddad – alltså vilket skyddsomfång formgivningen har. Mot den bakgrunden görs sedan prövningen av om ett intrång har skett (se Hasselblatt, Community Design Regulation – Article by Article Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 172 samt Stone David, European Union Design Law – A Practitioners´Guide, 2 uppl, Oxford, 2016, s. 206, p. 12.04).

Patent- och marknadsdomstolen kommer att använda prövningsmodellen som utgångspunkt för att bedöma om Svarandenas Parfymflaska faller innanför eller utanför skyddsomfånget för Gemenskapsformgivningen.

Angående relevant produktsektor och den kunnige användaren:

Svarandena har anfört att den i målen relevanta produktsektorn är parfymflaskor innehållandes exklusiv parfym, samt att den kunnige användaren ska anses vara en synnerligen uppmärksam och noggrann köpare och/eller användare av produkterna, som känner till de olika formgivningar som förekommer på området liksom traditionen att pryda flaskor i allmänhet med korkar föreställande djurhuvuden. Därutöver har Svarandena påstått att den kunnige användarens jämförelse av Gemenskapsform­givningen och Svarandenas Parfymflaskan ska vara direkt, och utan beaktande av att Gemenskapsformgivningen avser en tredimensionell produkt.

Penhaligon å sin sida har anfört att den relevanta produktsektorn är parfymflaskor över lag, att den kunnige användaren företer en relativt hög grad av uppmärksamhet när han eller hon använder parfymflaskorna, samt att jämförelsen av Gemenskapsform­givningen och Svarandenas Parfymflaska ska ske med beaktande av att Gemenskaps­formgivningen avser en tredimensionell produkt.

Patent- och marknadsdomstolen inleder med att konstatera att förväxlingsbedömningen inom varumärkesrätten kan skilja sig åt beroende på en varas art och pris. Exempelvis anses en genomsnittskonsument av dyra kapitalvaror normalt vara mer uppmärksam än den som gör vardagliga småinköp, och likhetsbedömningen blir därmed snävare. (Se bl.a. EU-domstolens dom den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co mot Klijsen Handel, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 26 och 27 och EU-domstolens dom den 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso m.fl., C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 39 och 40). Mot den bakgrunden och med beaktande av att EU-domstolen slagit fast att den kunnige användaren är ett mellanting av den varumärkesrättsliga genomsnittskonsumenten och den patenträttsliga fackmannen skulle det kunna argumenteras för att även en kunnig användares uppmärksamhetsnivå ska skärpas vid situationer som avser dyra sällanköpsprodukter.

Det finns i EU-domstolens praxis inte något stöd för att den kunnige användarens upp-

märksamhetsnivå varierar på grund av vilken typ av produkt eller prisnivå som en

formgivning gäller (se Hasselblatt, Community Design Regulation – Article by Article Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 173). Patent- och marknads-

domstolens bedömning är därför att den kunnige användaren inte ska anses ha en högre grad av uppmärksamhet i dessa mål – som avser produkttypen parfymflaskor – än som vanligtvis följer av EU-domstolens praxis och som redogjorts för under rättsliga utgångspunkter.

I dessa mål får detta till konsekvens att den kunnige användaren, utöver vad som redan redogjorts för när det gäller EU-domstolens praxis på området, ska anses vara en köpare av parfymflaskor, som känner till och har intresse och erfarenhet av olika formgivningar av parfymflaskor till följd av det produktsortiment som finns på marknaden. Den kunnige användaren känner också till tidigare formgivningar på marknaden som tillhör andra produktklasser, t.ex. det bakomliggande formförrådet av glasflaskor prydda med hjortdjurskorkar. På grund av sitt intresse för parfymflaskor är den kunnige användaren relativt uppmärksam när han eller hon använder dessa.

Domstolen bedömer vidare att den kunnige användaren i ett fall som detta gör en direkt jämförelse mellan Gemenskapsformgivningen och Svarandenas Parfymflaska. Vid den bedömningen kan det emellertid beaktas att den aktuella Gemenskaps­formgivningen avser en tredimensionell parfymflaska (se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 punkterna 72–74). Eftersom Gemenskapsformgivningen endast finns återgiven i en vy framifrån i mönsterregistreringen ska bedömningen i förhållande till andra

formgivningar ske från motsvarande vy.

Angående variationsutrymme och skyddsomfång:

Parterna har haft olika syn på hur brett variationsutrymme som funnits för den aktuella

formgivaren och vilket skyddsomfång som därmed kan tillskrivas Gemenskaps­formgivningen. Därtill har Penhaligon ifrågasatt att tidigare formgivningar (s.k. prior

art) ska beaktas vid bestämmandet av skyddsomfånget för Penhaligons Gemenskaps­formgivning, eftersom frågan om ogiltighet av formgivningen inte är uppe till bedömning.

Patent- och marknadsdomstolen kan inledningsvis konstatera att formgivaren till en parfymflaska har få begränsningar att förhålla sig till som relaterar till produktens tekniska funktion. Parfymflaskan måste visserligen ha någon form av öppning och förslutning samt därtill rymma en viss volym parfym. I övrigt är dock variations­utrymmet – i vart fall som utgångspunkt – näst intill oändligt.

Av den bevisning Svarandena åberopat framgår dock att det funnits andra form­givningar på marknaden, i form av bl.a. glasflaskor med hjortdjurskork, redan innan Penhaligon ansökte om registrering av sin Gemenskapsformgivning. Detta bakom­liggande formförråd är relevant att beakta både vid en prövning av påstådd ogiltighet av ett mönster och vid prövningen av en gemenskapsformgivnings skyddsomfång vid påståenden om intrång (Hasselblatt, Community Design Regulation – Article by Article Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 171). Även tidigare formgivningar från andra produktkategorier ska beaktas. Det följer bl.a. av att en formgivnings skyddsomfång enligt artikel 10 i EU-FGF ska omfatta varje formgivning som inte ger ett annat helhetsintryck och att det av artikel 36.6 framgår att en formgivnings produktklass inte ska påverka skyddsomfånget (se EU-domstolens dom den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions och EUIPO mot Groupe Nivelles, C-361/15 P och C-405/15 P, EU:C:2017:720 och Hasselblatt, Community Design Regulation – Article by Article Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 178, art. 10.21). Vid den nu aktuella prövningen ska det alltså beaktas att formgivaren har haft att förhålla sig till det av Svarandena åberopade bakomliggande formförrådet, vilket i viss mån begränsat formgivarens variationsutrymme.

Trots dessa begränsande faktorer bedömer Patent- och marknadsdomstolen att

formgivaren alltjämt har haft ett mycket stort variationsutrymme kvar att röra sig inom vid framtagandet av sin formgivning. Det framgår inte minst av den variation som det

bakomliggande formförrådet uppvisar bara för hjortdjursformade flask-korkar. Även om Penhaligons flaskform inte nämnvärt avviker från vad som tidigare funnits på marknaden enligt den framlagda bevisningen, anser Patent- och marknadsdomstolen att Penhaligons stilistiska och avskalade hjortdjurskork gör det. Slutsatsen blir därför att formgivaren också i praktiken har utnyttjat i vart fall delar av det variations­utrymme som funnits, och har skapat en Gemenskapsformgivning som i sin helhet håller viss distans till det tidigare åberopade formförrådet.

Som generell utgångspunkt gäller att skyddsomfånget ska bedömas som bredare om en gemenskapsformgivning tydligt skiljer sig från det bakomliggande formförrådet. Motsatsvis gäller att skyddsomfånget ska bedömas som snävare om det endast i mindre mån skiljer sig från det bakomliggande formförrådet (se Hasselblatt, Community Design Regulation – Artidle by Artidle Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 172). Till detta kommer att om formgivaren haft en begränsad frihet vid

utvecklandet av en formgivning, kan redan små skillnader hos en annan formgivning räcka för att den formgivningen ska anses skapa ett annat helhetsintryck och inte vara intrångsgörande. Om formgivaren däremot har haft ett stort variationsutrymme, talar det i stället för att betydande skillnader krävs mellan två formgivningar för att den kunnige användaren ska få olika helhetsintryck när han eller hon jämför dessa (jfr Tribunalens dom den 10 september 2015 i mål T-525/13, H&M Hennes & Mauritz, EU:T:2015:617, punkt 29 och däri angiven praxis).

Mot bakgrund av detta, och med beaktande av vad som fastställts i de tre föregående stegen av bedömningen, anser Patent- och marknadsdomstolen att skyddsomfånget för Gemenskapsformgivningen inte ska bedömas som snävt, utan snarare som normalt eller genomsnittligt. Det i sin tur betyder att Svarandenas Parfymflaska måste uppvisa mer än små skillnader i förhållande till Gemenskapsformgivningen för att falla utanför den sist nämnda formgivningens skyddsomfång.

Intrångsbedömningen:

Utifrån de förhållanden som fastslagits ovan har Patent- och marknadsdomstolen härefter att pröva om den kunnige användaren får ett annat helhetsintryck av Svarandenas Parfymflaska jämfört med helhetsintrycket av Gemenskaps-

formgivningen.

Trots att bedömningen tar sikte på att fastställa ett helhetsintryck kan detaljerna i en formgivning behöva beaktas, eftersom dessa kan påverka produktens helhetsutseende. Olika vikt kan dessutom behöva läggas på olika detaljer i en formgivning. Design­element som är vanligt förekommande och banala kommer den kunnige användaren att lägga mindre vikt vid, medan mer vikt kommer att läggas på ovanliga designelement som skapar karakteristik (se Hasselblatt, Community Design Regulation – Artidle by Artidle Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 186, p. 44 och däri angivna källor). Enligt Patent- och marknadsdomstolen är det därför lämpligt att göra en mer ingående analys av likheter och skillnader mellan Gemenskapsformgivningen och Svarandens Parfymflaska som kan underlätta den slutliga bedömningen av om den sist nämnda formgivningen ger ett annat helhetsintryck i förhållande till Gemenskaps­formgivningen eller inte (jmf NJA 1990 s. 168).

Vid en inledande jämförelse mellan Svarandenas Parfymflaska och Gemenskaps­formgivningen kan domstolen konstatera att inte något av de framträdande designelementen på parfymflaskorna är huvudsakligen funktionellt eller tekniskt betingade. Det medför att alla likheter och skillnader är relevanta för domstolen att ta hänsyn till vid sin helhetsbedömning.

Därtill kan det konstateras att formgivningarnas övergripande formspråk har flera likheter. Bland annat när det gäller produkternas baskonstruktion och proportionerna av flaska respektive kork, men också när det gäller korkarnas närmare utseende som båda föreställer ett hjortdjurshuvud med en markerad krona, rakt vinklat framåt.

Samtidigt är det enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning tydligt att formgivningarna uppvisar ett flertal skillnader – både när det gäller flaskornas respektive korkarnas närmare utformning.

Svarandenas Parfymflaska är åttkantig, tydligt och jämnt avsmalnande nedtill, stegvis avsmalnande upptill, samt försedd med en mindre och delvis välvd etikett. Detta ger flaskan ett bearbetat intryck som påminner om en prisma. Flaskan i Gemenskaps­formgivningen däremot är näst intill jämnt cylinderformad både nedtill och upptill och har en större, helt rektangulär etikett utan detaljer. Även om skillnaderna mellan flaskorna är tydliga så är de betraktade var för sig och mot bakgrund av det

bakomliggande formförrådet varken originella eller särpräglade, utan snarare banala och vanligt förekommande. Utformningen av själva flaskorna får därför anses vara av något mindre betydelse för bedömningen av helhetsintrycket då de inte utgör mer iögonfallande designelement.

Korken på Svarandenas Parfymflaska ligger dikt an mot flaskans överdel, medan Penhaligons kork vilar mot en ringformad platta som återfinns på toppen av Gemen­skapsformgivningens flaska. Också detta är en avvikande detalj som ska beaktas vid helhetsbedömningen, även om det är en mindre iögonfallande skillnad för en kunnig användare.

När det sedan gäller utformningen av själva hjortdjurshuvudet kan domstolen konstatera att Svarandenas Parfymflaska har mjukare och mer naturalistiska drag kring främst mule och ögon än Penhaligons hjortdjurshuvud som uppvisar näst intill helt stilistiska drag. Därtill kommer att nosryggen och pannbenet på Svarandenas hjort-djurshuvud är smalt utformat, vilket gör att djurets anletsdrag främst präglas av de omkringliggande skallpartierna som formas kring djurets ögon och käke. Nosryggen och pannbenet på Penhaligons hjortdjurskork däremot har en bred och platt ut­formning, med en skarp nivåskillnad i ögonhöjd, som tydligt dominerar det djurets anletsdrag och gör huvudets resterande skallpartier mindre iögonfallande. Halsen på Svarandenas hjortdjurskork är dessutom kraftig, kort och mjukt utåtvinklad samt

försedd med ett instansat tryck. Detta skiljer sig från Penhaligons hjortdjurskork som har ett smalt, långt och enformigt halsparti utan några instansningar. Slutligen kan det konstateras att den stora kronan av horn sitter placerad framför ett par rejäla och nedåtvinklade öron på Svarandenas hjortdjurskork. På Penhaligons hjortdjurskork däremot är kronan av horn mindre och nättare. Den sitter också placerad jämsides med de förhållandevis små och framåtvinklade öronen på Gemenskapsformgivningen.

Domstolen har redan konstaterat att Gemenskapsformgivningen – och då särskilt hjortdjurskorken – håller ett visst avstånd till det bakomliggande formförrådet och att formgivningen därför har ett normalt skyddsomfång. Mot bakgrund av att just korken bedömts utgöra det mest skyddsvärda elementet i Gemenskapsformgivningen, får det också anses vara det designelement som drar till sig mest uppmärksamhet vid

bedömningen av formgivningens helhetsintryck. I linje härmed bör därför likheterna och skillnaderna som hänför sig till utformningen av hjortdjurskorkarna, tillmätas särskild betydelse vid bedömningen av den kunnige användarens helhetsintryck i dessa mål.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen ger Svarandenas Parfymflaska ett detaljerat och naturalistiskt helhetsintryck – till skillnad från Gemenskapsformgivningen som ger ett stilistiskt och stilrent helhetsintryck. Trots att domstolen bedömt att Gemenskaps­formgivningen har ett genomsnittligt skyddsomfång medför dessa tydliga skillnader att den kunnige användaren får ett annat helhetsintryck av Svarandenas Parfymflaska jämfört med helhetsintrycket av Gemenskapsformgivningen. Domstolens slutsats är därför att Svarandenas Parfymflaska inte gör intrång i Gemenskapsformgivningen.

Penhaligon har visserligen med stöd av åberopad bevisning visat att I.Z. under perioden mars 2019 till mars 2020 inom ramen för sin enskilda firma (i) har marknadsfört och bjudit ut Svarandens Parfymflaska via Facebook i Sverige, (ii) har sålt Svarandens Parfymflaska vid i vart fall ett tillfälle från Sverige, (iii) har låtit tillverka och lagerhålla Svarandenas Parfymflaska inom EU (i vart fall från det att flaskorna respektive korkarna monterats ihop i Frankrike), samt (iv) har exporterat

Svarandenas Parfymflaska från EU vid i vart fall ett tillfälle. Penhaligon har därtill visat att Pana Dora (i flera avseenden i linje med deras egna vitsordande) i vart fall sedan juni 2020 och framåt (i) har marknadsfört, bjudit ut och sålt Svarandenas Parfymflaska i Sverige respektive EU, (ii) har exporterat Svarandenas parfymflaska från Sverige och EU och har släppt ut dessa på marknaden i Sverige respektive EU, samt (iii) har tillverkat och lagerhållit Svarandenas Parfymflaska i Sverige. När det däremot gäller påståendet att Svarandena har importerat sin Parfymflaska, finner domstolen inte att detta har visats, eftersom importen skett i delar (jfr resonemangen om tillverkning av delar av en produkt i Hasselblatt, Community Design Regulation – Article by Article Commentary, 2 uppl, Beck Hart Nomon, 2018, s. 215, p. 10 aa).

Mot bakgrund av att domstolen bedömer att Svarandenas Parfymflaska inte gör intrång

i Gemenskapsformgivningen, ska Penhaligons talan i de delar som avser intrång i Gemenskapsformgivningen, emellertid avslås i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 1 § upphovsrättslagen har den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket, oavsett på vilket sätt verket kommer till uttryck. Ett verk kan enligt paragrafens sjätte punkt vara ett alster av brukskonst.

Begreppet verk ska tolkas EU-konformt mot bakgrund av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället och EU-domstolens praxis.

EU-domstolen har uttalat att begreppet verk är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt. För att ett alster ska anses utgöra ett upphovsrättsligt skyddat verk måste två kumulativa förutsättningar vara uppfyllda. För det första krävs att alstret är originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna

intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet (originalitets-kravet). Det är därvid både nödvändigt och tillräckligt att verket återspeglar upphovs­mannens personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. För det andra krävs att alstret har tagit sig ett sådant uttryck att det kan identifieras med tillräcklig precision och objektivitet. (Se EU-domstolens dom den 12 september 2019, Cofemel mot G-Star Raw, C-683/17, EU:C:2019:721, punkterna 29 och 30 samt 32– 34.)

När det gäller bedömningen av om ett alster är en originell skapelse framgår bl.a. följande från EU-domstolens praxis:

- Att ett alster som har skapats utifrån tekniska överväganden, regler eller krav, och som inte lämnar något utrymme för utövande av kreativ frihet, inte är originellt i den meningen att det åtnjuter upphovsrättsligt skydd (EU-

domstolens dom den 12 september 2019, Cofemel mot G-Star Raw, C-683/17, EU:C:2019:721, punkt 31, och dom den 11 juni 2020, Bromton Bicycle mot Chedech/Get2Get, C-833/18, EU:C:2020:461, punkt 24).

- Att ett verk kan anses föreligga även om det består av element som var för sig inte är originella. Upphovsmannen kan alltjämt genom sina val att disponera och kombinera sådana element ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt. (EU-domstolens dom den 16 juni 2009, Infopaq International mot Danske Dagblades Forening, C-5/08, EU:C:2009:465, punkt 45).

- Att samma kriterier ska gälla för att ett bruksföremål ska kvalificeras som ett verk som för andra verk, dvs. att det är originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Att ett föremål är estetiskt tilltalande är inte tillräckligt för att kvalificera det som ett verk, och omständig­heten att en formgivning skapar en estetisk effekt gör det inte möjligt att avgöra om formgivningen utgör en intellektuell skapelse som återspeglar upphovs­mannens fria val och personlighet (EU-domstolens dom den 12 september

2019, Cofemel mot G-Star Raw, C-683/17, EU:C:2019:721, punkterna 29 och 48 samt 53–55).

Av nationell praxis följer vidare att vid bedömningen av originalitet hos ett alster av brukskonst bör även utformningen av tidigare alster (s.k. prior art) beaktas, dvs. det befintliga formförrådet. Det bakomliggande formförrådet kan även ges ett genomslag vid avgränsningen av ett verks skyddsomfång. (Se Patent- och

marknadsöverdomstolens dom den 28 juni 2019 i mål PMT 3854-18, s. 13–16.)

Med upphovsrätten följer en ensamrätt att förfoga över de ekonomiska rättigheterna till verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). De ekonomiska rättigheterna kan både överlåtas, helt eller delvis, och upplåtas, t.ex. genom ett licensavtal (se 27 § och prop. 1996/97:129 s. 15).

På yrkande av upphovsmannen, dennes rättsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja ett verk, får domstolen vid vite meddela förbuds­föreläggande mot den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång att fortsätta med åtgärden (53 b § upphovsrättslagen). Domstolen får vidare, på yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare, besluta att egendom som ett intrång eller en överträdelse gäller ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den (55§ upphovsrättslagen). Av 54 § upphovsrättslagen framgår slutligen att den som begår ett upphovsrättsintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Om intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget har medfört.

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

Har P e n h a li g o n s P a r f y m f l a s k a u p p h o v s r ä t t s li g t skydd?

Penhaligon har gjort gällande att deras Parfymflaska, utöver ett skydd för gem­enskapsformgivning, också åtnjuter ett upphovsrättsligt skydd. Enligt Penhaligon är

Parfymflaskan som uppvisar särprägel, verkshöjd och originalitet, resultatet av ett

självständigt skapande som utförts av Penhaligons designavdelning under år 2015. Till styrkande av att Parfymflaskan uppvisar originalitet har Penhaligon åberopat ett internt arbetsdokument avseende framtagandet av parfymkonceptet Portraits där bl.a. parfym­flaskan ”The Tragedy of Lord George” ingår. I dokumenten gestaltas ett antal fiktiva personer från den brittiska aristokratin och vad de har för relation till varandra. Dessutom beskrivs deras personlighetsdrag samt tillhörande doft kortfattat. Därutöver finns ett bildkollage bifogat med romantiska sekelskiftsbilder på människor och miljöer samt på ett antal parfymflaskor med gyllene djurhuvuden inklusive det hjortdjurshuvud som numera pryder Penhaligons Parfymflaska. I kollaget finns även något enstaka djur i kläder (ingen hjort).

Svarandena har bestritt att Penhaligons Parfymflaska är ett upphovsrättsligt skyddat verk, eftersom det varken är unikt, har verkshöjd eller uppfyller kravet på originalitet.

Som redogjorts för ovan gäller samma krav för att ett bruksföremål ska kvalificeras som ett verk som för andra verk. Det betyder dels att bruksföremålet måste vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet och ger uttryck för dennes fria och kreativa val (originalitetskravet), dels att bruksföremålet måste ta sig ett sådant uttryck att det kan identifieras med tillräcklig precision och objektivitet.

Penhaligon har, genom åberopande av fotografier och det fysiska exemplaret av sin Parfymflaska som Patent- och marknadsdomstolen hållit syn på, med tillräcklig precision pekat ut det bruksföremål som man menar har upphovsrättsligt skydd. Det sist nämnda kravet är därmed uppfyllt.

Domstolen har då att bedöma om bruksföremålet också uppfyller originalitetskravet. Den frågeställningen kan angripas från olika perspektiv (se resonemangen i Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 12 september 2023 i mål PMT 13496-22).

Enligt ett synsätt bör domstolens prövning utgå från om upphovsmannen har haft utrymme och i realiteten har gjort olika slags val, som inte har styrts av tekniska överväganden, regler eller krav, vid skapandet av alstret som på något sätt återspeglas och kommer till uttryck i alstret. Vid en sådan tolkning tenderar skapandeprocessen att hamna i fokus för domstolens prövning.

Enligt ett annat synsätt bör domstolens originalitetsprövning i stället ta sin utgångs­punkt i själva alstret. För att kravet ska vara uppfyllt krävs då att alstret i sig uppnår en viss grav av självständighet och originalitet (eller individuell särprägel och verkshöjd) som återspeglar upphovsmannens personlighet och individualitet. Alstret i sig ska alltså ge uttryck för någon form av konstnärlig bedrift eller prestation. Alstrets

konstnärliga kvalité saknar emellertid helt betydelse.

Av den bevisning Penhaligon åberopat framgår varken vem som skapat den aktuella parfymflaskan eller hur detta närmare har gått till. Det framgår t.ex. inte att fysiska personer på Penhaligons designavdelning har varit inblandade i formgivningsarbetet, eller vilka instruktioner som har legat till grund för formgivarnas arbete. Det framgår inte heller varför formgivaren associerat det bakomliggande persongalleriet som legat till grund för parfymserien Portraits till olika djur - och då främst karaktären Lord George till ett hjortdjur - eller vilka formmässiga uttryck skaparen vid tillfället har tyckt varit viktiga att framhålla för att den fiktiva personligheten och doften för Lord George skulle komma till uttryck i designen av en parfymflaska. Inga skisser av formgivningarna, eller andra underlag kopplade till själva formgivningsprocessen, har förebringats och muntlig bevisning i form av förhör med någon som har haft insyn i formgivningsprocessen har inte åberopats. Härtill kommer att Penhaligons uppgifter om på vilket sätt alstret i sig ger uttryck för en konstnärlig prestation har varit ytterst knapphändiga. Någon bevisning i den delen, utöver Penhaligons Parfymflaska, har inte åberopats.

Patent- och marknadsdomstolen kan visserligen konstatera att Penhaligons Parfym­flaska i sig är ett dekorativt föremål som håller ett visst avstånd till det bakomliggande

formförrådet så som det framgår av framlagd bevisning från Svarandena. Det är om­ständigheter som kan tala för att Parfymflaskan uppfyller kravet på originalitet. EU-domstolen har emellertid bedömt att faktumet att ett en formgivning är utmärkande estetiskt och ger en viss estetisk effekt, inte i sig gör det möjligt att avgöra om form­givningen också utgör en intellektuell skapelse som återspeglar upphovsmannens fria val och personlighet, vilket krävs för att formgivningen ska vara att betrakta som ett upphovsrättsligt verk (se EU-domstolens dom den 12 september 2019, Cofemel mot G-Star Raw, C-683/17, EU:C:2019:721, Punkterna 49–55). Frågan blir då om faktumet att formgivningen därtill skiljer sig från det bakomliggande formförrådet räcker för att konstatera att originalitetskravet är uppfyllt.

I en situation som den nu aktuella, där Svarandena bestritt att bruksföremålet ifråga har upphovsrättsligt skydd och att originalitetskravet är uppfyllt bl.a. med hänvisning till att verket kan ha skapats med hjälp av artificiell intelligens, och det varken har utvecklats vem som har skapat alstret, hur alstret i sig är originellt, eller hur skaparen av Penhaligons Parfymflaska har gjort fria och kreativa val under skapandeprocessen som medför att denne har satt sin individuella prägel på det aktuella alstret, finner domstolen att frågan måste besvaras nekande. I annat fall riskerar originalitetskravet att urvattnas liksom i förlängningen det upphovsrättsliga skyddet. Oavsett från vilket perspektiv Patent- och marknadsdomstolen väljer att angripa frågan om originalitet blir slutresultatet alltså detsamma – att det mot bakgrund av vad som anförts och

förebringats i målen inte går att slå fast att Penhaligons Parfymflaska är originell i den meningen att det är en upphovsmans egna intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet och ger uttryck för dennes fria och kreativa val. Det medför att Penhaligons Parfymflaska inte åtnjuter ett upphovsrättsligt skydd. Att det av upphovsrättslagen framgår att en upphovsman inte alltid måste vara angiven för att ett verk i och för sig ska kunna föreligga (se 7 och 44 §§) förändrar inte domstolens bedömning, då de aktuella bestämmelserna inte tar sikte på situationer där det är oklart om ett verk har upphovsrättsligt skydd. Detta betyder att Svarandena inte har gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång, trots att Penhaligon lyckats visa att Svarandena har

utfört flera förfoganden med Svarandenas Parfymflaska i Sverige (se domstolens bedömning i fråga om intrång i Gemenskapsformgivning).

H a r P e n h a l i g o n s a k l e g i t i m a t i o n ?

Utöver att bestrida att Penhaligons Parfymflaska har ett upphovsrättsligt skydd, har Svarandena invänt att Penhaligon saknar saklegitimation att göra en eventuell upphovsrätt gällande. Till stöd för påståendet att Penhaligon är saklegitimerade har endast opreciserade uppgifter om att Penhaligons designavdelning skapat

Parfymflaskan år 2015 lagts fram, liksom påpekanden om att Penhaligon innehar Gemenskapsformgivningen av Parfymflaskan och har sålt produkten sedan år 2016. Någon redogörelse för hur Penhaligon, som är en brittisk juridisk person med säte i Storbritannien och som ägs av en spansk företagsgrupp, har förvärvat den påstådda upphovsrätten har dock inte lämnats i målen. Domstolen noterar vidare att det inte ens är klarlagt om, och i så fall vem eller vilka, fysiska personer som ligger bakom formgivningen.

Även om Patent- och marknadsdomstolen hade kommit till slutsatsen att Penhaligons Parfymflaska är upphovsrättsligt skyddad, finner domstolen inte att det mot bakgrund av utredningen ovan går att fastställa att Penhaligon skulle vara innehavare av den aktuella rättigheten. Penhaligons talan i de delar som grundar sig på påståenden om upphovsrätt ska därmed avslås i sin helhet.

Rättegångskostnader m.m.

Patent- och marknadsdomstolens bedömning innebär att Penhaligon har tappat målen. Penhaligon ska därför enligt huvudregeln ersätta Pana Dora och I.Z. för deras rättegångskostnader i den mån dessa varit skäligen påkallade för att tillvarata Pana Doras och I.Z. rätt (18 kap. 1 och 8 §§ rättegångsbalken).

Pana Dora och I.Z. har yrkat ersättning med totalt 1 562 203 kr, varav 1 093 542 kr (70 procent) är hänförliga till Pana Doras rättegångskostnader i mål PMT

1428-23 och 468 661 kr (30 procent) är hänförliga till I.Z. rättegångskostnader i mål PMT 1396-23. På ersättningen för arvode, kostnader och utlägg som hänför sig till mål PMT 1396-23 har I.Z. dessutom yrkat ersättning för mervärdesskatt om 25 procent, med undantag för hotellkostnader som beläggs med 12 procent

mervärdesskatt.

Av den totala yrkade ersättningen avser 1 327 575 kr ombudsarvode samt 234 628 kr utlägg och kostnader. De utlägg och kostnader som redovisats avser 165 300 kr för rättsutlåtande, 29 401 kr för tolk, 25 796 kr för resa, boende och parkeringskostnad för ombud och biträde, 4 243 kr för resa och boende för part och partsföreträdare, 3 023 kr för resa och förlorad arbetsinkomst för vittne samt 6 865 kr för övriga utlägg bestående av översättning av vittnesattest och tryck av bevispärm och presentationer. Alla poster har redovisats exklusive mervärdesskatt.

Penhaligon har när det gäller fördelningen av Svarandenas rättegångskostnader mellan målen inte haft några synpunkter. Avseende det totala ombudsarvodet har Penhaligon anfört att vissa kostnadsposter framstår som orimligt höga. Samtidigt har Penhaligon anfört att man inte har några synpunkter på det totala ombudsarvodet i och för sig.

När det gäller Svarandenas yrkade ersättning för kostnader och utlägg har Penhaligon vitsordat resekostnaden för ombudet, rese- och boendekostnaden för I.Z. samt inställelsekostnaden för vittnet S.S. som skäliga i och för sig. Därutöver har

Penhaligon vitsordat 2 000 kr för ombudets parkeringskostnader,

6 800 kr för ombudets boendekostnader samt 1 060 kr för ombudets tryckkostnader, som skäliga i och för sig.

När det gäller rättsutlåtandet har Penhaligon anfört att det har varit onödigt att inhämta ett sådant i dessa mål, och att kostnaden härför inte kan anses ha varit skäligen påkallad för att tillvarata Svarandenas rätt. Kostnaden för tolken har också ifrågasatts då såväl Pana Dora som I.Z. varit företrädda av ombud. Under alla förhållanden har Penhaligon anfört att merkostnaden som uppstått till följd av att

tolken är hemmahörande i Trollhättan i stället för i Stockholm inte ska belasta Penhaligon.

Som en allmän reflektion har Penhaligon därutöver anfört att skälet till att huvud­förhandlingen sattes ut på fyra dagar, i stället för två och en halv dag, var den tidsuppskattning som svarandeombudet angav, vilken visade sig vara en felbedömning.

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning när det gäller rättegångskostnaderna.

Enligt 18 kap 8 § ska ersättning för rättegångskostnader bl.a. omfatta kostnad för rättegångs förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud, såvitt kostnaden varit skäligen påkallad för att tillvarata partens rätt.

Som det får förstås har Penhaligon inte vitsordat Pana Doras och I.Z. yrkade kostnader för ombudsarvode som skäliga i och för sig. Mot bakgrund av att förberedelsen i målen har pågått under mer än ett år, att förberedelsen inkluderat en omfattande skriftväxling, att parterna har åberopat en mängd skriftlig bevisning samt att ett vittne hörts i målen (åberopat av båda Svarandena), bedömer domstolen att den ersättning för rättegångskostnader som Pana Dora och I.Z. har begärt avseende ombudsarvode får anses vara skälig.

Med beaktande av målens karaktär kan rättsutlåtandet, som till stora delar innehåller en

redogörelse för gällande rätt, inte anses vara erforderligt påkallat för att tillvarata Svarandenas rätt. Penhaligon ska därför inte behöva ersätta den kostnaden.

Vidare finner domstolen anledning att jämka kostnaden för svarandeombudets

hotellvistelse, parkering och tryckkostnader nedåt i enlighet med vad Penhaligon vitsordat, eftersom yrkade belopp per kostnadspost framstår som allt för höga.

När det gäller Svarandenas kostnad för tolk ska Penhaligon inte lastas för att

Svarandena valt att anlita en tolk hemmahörande i Trollhättan. Kostnaden för tolk ska därför sättas ned till skäliga 13 000 kr.

Övriga utlägg och kostnader får dock anses skäliga. Parterna är överens om hur kostnaderna ska fördelas mellan målen. På ersättning för arvode och kostnader samt utlägg som är hänförliga till mål PMT 1396-23 ska mervärdesskatt utgå i enlighet med vad som begärts. Mot bakgrund härav ska Penhaligon ersätta Pana Dora och I.Z. för rättegångskostnader med belopp som framgår av domslutet. På beloppen ska ränta utgå från dagen för denna dom.

Avslutningsvis kan Patent- och marknadsdomstolen konstatera att det som

framkommit inom stängda dörrar under huvudförhandlingen inte har varit av sådan art att det finns behov att förordna om fortsatt sekretess.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (PMD-02)

Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 16 maj 2024. Det krävs prövningstillstånd.

Peter Adamsson Anna Enbert Henric Gustafsson