PMÖD 2020:17
Sökord Ersättning · Skadestånd · EU-varumärke · Säkerhet · Intrång · Interimistiskt vitesförbud
Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit ett yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen där varumärkesinnehavaren som säkerhet för förbudet hade ställt en borgensförbindelse utfärdad av en bank. Den innehöll villkoret att "Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada". Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kunde det uppstå olika frågor om hur villkoret skulle tolkas och det framgick därför inte med tillräcklig tydlighet att säkerheten omfattar alla relevanta skador. Vidare var det ett villkor för att kunna ta säkerheten i anspråk att den påstådde intrångsgöraren väckte talan mot varumärkesinnehavaren. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning måste då säkerheten kunna täcka även kostnader för den domstolsprocessen och domstolen bedömde mot den bakgrunden att säkerheten var beloppsmässigt otillräcklig. Sammantaget ledde detta till bedömningen att säkerheten inte var betryggande. Patent- och marknadsöverdomstolen upphävde därför det interimistiska förbudet. Övriga förutsättningar för ett interimistiskt vitesförbud, t.ex. om det förelåg sannolika skäl för varumärkesintrång, prövades inte. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit ett överklagande.
RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ingeborg Simonsson, referent, och Mattias Pleiner
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Hovrättsfiskalen Maud Grund
PARTER
Klagande Bryggmästarn i Boden AB, 556987-7680 Kungsgatan 43 961 34 Boden
Ombud: Advokaten J.L. J.B.L Advokater KB Storgatan 11 972 38 Luleå
Motpart Aktiebolaget Åbro Bryggeri, 556035-6866 598 86 Vimmerby
Ombud: Jur.kand. O.B och jur. kand. A.S. Brann AB Box 3690 103 90 Stockholm
SAKEN Interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-09-03 i mål nr PMT 10862-20
Genom det överklagade beslutet förbjöd Patent- och marknadsdomstolen Bryggmästarn i Boden AB (Bryggmästarn i Boden), för tiden till dess annat har beslutats, vid vite om 200 000 kr, att i pub- eller restaurangverksamhet använda kännetecknet BRYGGMÄSTARN eller väsentligen likartade kännetecken. Förbudet omfattar även att i tryckt skrift, på webbsidor och sociala medier marknadsföra pub- eller restaurangverksamhet och därvid använda kännetecknet BRYGGMÄSTARN eller väsentligen likartade kännetecken.
Bryggmästarn i Boden har yrkat att Patent- och marknadsdomstolens beslut ska upphävas. För det fall Patent- och marknadsöverdomstolen inte upphäver Patent- och marknadsdomstolens beslut har Bryggmästarn i Boden begärt att beslutet ska träda i kraft tidigast 14 dagar efter delfående av Patent- och marknadsöverdomstolens beslut. Bryggmästarn i Boden har till stöd för sitt överklagande anfört samma omständigheter som i Patent- och marknads-domstolen med huvudsakligen följande tillägg och förtydliganden. Brygg-mästarn i Bodens företagsnamn innehåller ordet "Bryggmästarn" och hela verksamheten bedrivs under företagsnamnet. Ett byte av företagsnamn kan inte ske på mindre än tre veckor. Bryggmästarn i Boden ska inte behöva stänga sin restaurangverksamhet och bekosta namnändring innan frågan om varumärkesintrång har prövats slutligt. Patent- och marknadsdomstolens beslut är dessutom otydligt då det inte framgår mot vilken av Aktiebolaget Åbro Bryggeris (Åbro) rättigheter som intrånget har prövats. Det är olämpligt att tillerkänna Åbro en ensamrätt till en yrkestitel i branschen.
Åbro har motsatt sig ändringsyrkandena. Åbro har till stöd för detta anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen med huvudsakligen följande tillägg och förtydliganden. Bryggmästarn i Boden startade sin verksamhet under våren 2020 och bolaget befinner sig i en etableringsfas där kännetecknet BRYGGMÄSTARN precis har lanserats. Den ställda säkerheten om 700 000 kr är därmed tillräcklig och det kan därför inte heller anses särskilt krävande att byta ut kännetecknet på skyltar, i lokalen, på hemsida, domännamn och konton på sociala medier. Det krävs inte heller tre veckor för att byta företagsnamn eller något behov av att stänga ned verksamheten. Bryggmästarn i Boden har dessutom på sociala medier och på hemsidan redan ändrat namn till TRE PUDLAR.
Bryggmästarn i Boden har genmält att namnbytet till TRE PUDLAR är en försiktighetsåtgärd som vidtagits med anledning av det interimistiska vitesförbudet.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.
Patent- och marknadsöverdomstolen har den 4 september 2020 beslutat om inhibition.
Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande
BESLUT (att meddelas 2020-09-30)
1 Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknadsdom-stolens beslut.
2 Patent- och marknadsöverdomstolens beslut om inhibition den 4 september 2020 ska inte längre gälla.
3 Aktiebolaget Åbro Bryggeri ska betala ersättning för Bryggmästarn i Boden AB:s rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 70 195 kr, varav 70 000 kr avser ombudsarvode, samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.
Skälen för beslutet
Allmänna utgångspunkter
Åbros yrkande i Patent- och marknadsdomstolen om interimistiskt vitesförbud grundas på påståendet att Bryggmästarn i Boden gör intrång i Åbros ensamrätt till varumärket BRYGGMÄSTARENS, som är registrerat i Sverige och i EU som både ord- och figurmärken.
Svenska varumärken regleras i varumärkeslagen (2010:1877) och EU-varu-märken regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU-varumärkes-förordningen). När det gäller tvister om intrång och giltighet av EU-varumärken följer det av EU-varumärkesförordningen, såvitt nu är aktuellt, att varumärkeslagen, med vissa begränsningar, gäller vid intrång i ett EU-varumärke. Patent- och marknads-domstolarna har möjlighet att i enlighet med den nationella lagstiftningen bl.a. förordna om interimistiskt vitesförbud med verkan i var och en av EU:s medlemsstater. (Se 10 kap. 11 § varumärkeslagen och artiklarna 125.1 och 131 i EU-varumärkesförordningen.)
Enligt 8 kap. 3 § första stycket varumärkeslagen får domstolen på yrkande av den som innehar ett varukännetecken vid vite förbjuda den som gör varu-märkesintrång att fortsätta med det. Om käranden visar sannolika skäl för att det förekommer intrång och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får sådant beslut meddelas interimistiskt (se andra stycket i samma paragraf).
Ett interimistiskt vitesförbud får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden. (se 8 kap. 3 § fjärde stycket varumärkeslagen.)
Bedömning i nu aktuellt fall
Eftersom Bryggmästarn i Boden inte uttryckligen har godtagit den av Åbro ställda säkerheten, och kravet på säkerhet är en särskild förutsättning för att ett interimistiskt vitesförbud ska kunna beviljas, väljer Patent- och marknads-överdomstolen att inledningsvis pröva om säkerheten kan anses godtagbar.
Ställd säkerhet ska vid behov kunna realiseras och därvid täcka den skadeståndsskyldighet som avses bli säkerställd. Vid sin prövning har domstolen att bedöma om säkerheten med hänsyn till detta kan anses betryggande (jfr prop. 1980/81:84 s. 234 angående den motsvarande prövning som ska göras enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken). Det kan härvid noteras att sökanden, i ett fall där det interimistiska vitesförbudet upphör till följd av att sökanden inte har haft ett berättigat anspråk, har ett rent strikt skade-ståndsansvar för all skada - alltså även för ren förmögenhetsskada inbegripet utebliven vinst - som orsakas svaranden (se rättsfallet NJA 2017 s. 9 punkten 18; se även prop. 1993/94:122 s. 68).
Att ställd säkerhet ska vara betryggande för att anses godtagbar bör, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, innefatta att det måste framgå med tydlighet att alla relevanta skador täcks av den ställda säkerheten. Vidare måste förhållandena under vilken säkerheten kan realiseras framgå tydligt och bedömas som rimliga. Slutligen måste säkerheten vara av sådan storlek att den täcker all ersättningsgill skada som kan orsakas svaranden. Eftersom det inte är möjligt att på förhand med någon säkerhet beräkna storleken av den eventuella skadan kan det härvid finnas anledning att utgå från en viss marginal (se Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, 2014 s. 103).
Som säkerhet för den skada som kan tillfogas Bryggmästarn i Boden genom ett interimistiskt vitesförbud har Åbro gett in en borgensförbindelse enligt vilken Danske Bank går i borgen såsom för egen skuld för den ersättningsskyldighet som kan åvila Åbro på grund av det interimistiska vitesförbudet. Säkerheten är beloppsmässigt begränsad till 700 000 kr och innehåller flera villkor.
Enligt borgensförbindelsen går banken i borgen för ersättande av den skada som kan tillfogas med anledning av det interimistiska vitesförbudet. I borgensförbindelsen anges emellertid samtidigt att "Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada". I linje med vad som redovisats ovan måste säkerheten kunna täcka all ersättningsgill skada (se NJA 2017 s. 9). Om villkoret gäller i förhållande till Bryggmästarn i Boden omfattar inte den ställda säkerheten indirekta skador. Det kan således uppstå frågor om hur villkoret ska tolkas när det gäller dess räckvidd. Villkoret kan därutöver föranleda ett behov av tolkning med avseende på vilka indirekta skador som borgensförbindelsen inte är avsedd att täcka. Vid sådana förhållanden framgår det inte, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning, med tillräcklig tydlighet att säkerheten omfattar alla relevanta skador.
Vidare är det, som Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfattat borgens-förbindelsen, ett villkor för att kunna ta säkerheten i anspråk att Bryggmästarn i Boden väcker talan mot Åbro. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening kan något hinder i och för sig inte anses föreligga mot att en realisering av säkerheten förutsätter ytterligare en domstolsprocess (jfr Gregow, a.a. s. 102). Säkerheten ska dock täcka även kostnader för att ta den i anspråk (se Benndorf & Morgell, kommentaren till 2 kap. 25 § utsökningsbalken, Karnov, JUNO 2020-01-01). För att vara betryggande måste säkerheten därför även täcka kostnaderna för den process som krävs enligt villkoret ifråga.
Det framgår i och för sig inte uttryckligen av villkoren i borgensförbindelsen att den täcker rättegångskostnaderna i den efterföljande processen för att kunna realisera säkerheten, men en sådan omfattning bör kunna anses underförstådd. Med hänsyn till att säkerheten ska täcka även sådana rättegångskostnader framstår 700 000 kr som ett för lågt belopp för att säkerheten med marginal ska kunna bedömas täcka samtliga ersättningsgilla skador som Bryggmästarn i Boden kan komma att orsakas på grund av det interimistiska vitesförbudet. Säkerheten brister därmed även beloppsmässigt för att kunna uppfylla kravet på att vara betryggande.
Sammantaget leder det hittills anförda till att den ställda säkerheten enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning inte kan anses betryggande. Den är därmed inte godtagbar. Redan vid denna bedömning saknas det förutsättningar för att låta det interimistiska vitesförbudet bestå. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför upphävas.
Patent- och marknadsöverdomstolens tidigare meddelade beslut om inhibition ska inte längre gälla.
Rättegångskostnader
Vid denna utgång ska Åbro ersätta Bryggmästarn i Boden för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.
Bryggmästarn i Boden har yrkat ersättning med totalt 87 744 kr, varav 70 000 kr avser ombudsarvode, 195 kr avser reskostnad och 17 549 kr avser mervärdesskatt. Åbro har bestritt att Bryggmästarn i Boden har rätt till ersättning för mervärdesskatt men inte ifrågasatt skäligheten i kostnaden i övrigt.
Det har inte framkommit några omständigheter till stöd för att mervärdes-skatten skulle vara en slutlig kostnad för Bryggmästarn i Boden (jfr NJA 2014 s. 318). Åbro kan därför inte åläggas att betala den del av Bryggmästarn i Bodens ersättningsanspråk som avser mervärdesskatt. Med beaktande av detta, och då skäligheten i kostnaden i övrigt inte är ifrågasatt, ska Åbro ersätta Brygg-mästarn i Boden för dess rättegångskostnad med 70 195 kr.
Överklagande Beslutet innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Beslutet får därför överklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar)
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A Överklagande senast 2020-10-28
Maud Grund Protokollet uppvisat/