PMÖD 2021:2
Sökord Särskiljningsförmåga
Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat om tre registreringsansökningar av varumärken för transporttjänster m.m. där märkena består av ellipser i olika färger som är avsedda att täcka stora delar av bussar respektive tåg uppfyller registreringskravet om att märkena ska ha särskiljningsförmåga. Av ett förhandsavgörande från EU-domstolen, som Patent- och marknadsöverdomstolen har inhämtat i målet, framgår att bedömningen av om genomsnittskonsumenten utan risk för förväxling kan särskilja de transporttjänster som företaget tillhandahåller från andra företags tjänster ska göras utifrån hur konsumenterna uppfattar märkena på fordonen trots att fordonen inte omfattas av ansökan. EU-domstolen har även klargjort att det för att särskiljningsförmåga ska anses föreligga i ett sådant fall inte krävs att märkena i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen. Patent- och marknadsöverdomstolen har tolkat de svenska bestämmelserna i varumärkeslagen utifrån förhandsavgörandet och kommit fram till att märkena har särskiljningsförmåga för de tjänster som ansökningarna omfattar, bl.a. busstransporter och järnvägstransporter. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför upphävt underinstansernas beslut och återförvisat ärendena till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet får överklagas.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-29 i ärende nr PMÄ 14305-17, PMÄ 14436-17 och 14453-17, se bilaga A
PARTER
Klagande Aktiebolaget Östgötatrafiken, 556038-8950 Box 1550 581 15 Linköping
Ombud: Jur.kand. R. B. och jur.kand. F. W.
Motpart Patent- och registreringsverket, Varumärkesenheten Box 530 826 27 Söderhamn
SAKEN Registrering av varumärken
PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE Med upphävande av underinstansernas beslut återförvisar Patent- och marknadsöverdomstolen ärendena till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
YRKANDEN M.M.
Aktiebolaget Östgötatrafiken (Östgötatrafiken) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva underinstansernas beslut och återförvisa ärendena till Patent- och registreringsverket (PRV) för fortsatt behandling.
PRV har motsatt sig ändring.
Patent- och marknadsöverdomstolen har med stöd av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen meddelade dom den 8 oktober 2020 (Aktiebolaget Östgötatrafiken, C-456/19, EU:C:2020:813, nedan förhandsavgörandet).
PARTERNAS TALAN
Östgötatrafiken
Östgötatrafiken har vidhållit att de sökta varumärkena har den särskiljnings-förmåga som krävs för registrering och anfört i huvudsak följande. De sökta märkena består av specifika särpräglade geometriska figurer, nämligen stilistiskt utformade ellipser i ett sammanhållet, varaktigt och konsekvent upprepat formspråk. Det får anses notoriskt känt att i stort sett alla som kommit i kontakt med kollektivtrafik också uppfattar färgsättning och grafik på kollektivfordon såsom angivelse av ett visst kommersiellt ursprung. De sökta märkena måste mer än väl anses besitta den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.
PRV
PRV har vidhållit att de sökta märkena saknar särskiljningsförmåga och anfört i huvudsak följande. De sökta märkena ska bedömas enligt de kriterier för särskiljningsförmåga som vanligtvis tillämpas. Samtidigt ska omsättnings-kretsens uppfattning tas i beaktande. De aktuella tjänsterna riktar sig till konsumenter i allmänhet, som är vana vid att fordon vid denna verksamhet har olika färgsättning och färgmotiv beroende på modell eller ålder på fordonet samt vid att fordonen ibland kan vara dekorativt utsmyckade. Ändringar i fordonens utseende kan variera över tid och är snarare kopplade till fordonen i sig än till en speciell näringsidkare. Det färgmotiv som ska placeras på fordonen på ett visst sätt, som återges i bilderna, uppfattas endast som figurativ utsmyckning på fordonen och inte som en angivelse av tjänsternas ursprung.
UTREDNINGEN
Parterna har lagt fram samma utredning i Patent- och marknadsöverdomstolen som i Patent- och marknadsdomstolen.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Frågan i målet
Den fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen har att pröva är om Östgötatrafikens märken, bilagorna B-D, har särskiljningsförmåga för de fordons- och transporttjänster i klass 39 som ansökningarna avser.
Allmänna utgångspunkter
Enligt 1 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877) kan ett varu-märke bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Enligt andra stycket i samma paragraf avses med tecken särskilt ord, inbegripet person-namn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.
För att ett varumärke ska få registreras måste det ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser (se 2 kap. 5 § varumärkeslagen). Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (se 1 kap. 5 § första stycket samma lag).
De svenska bestämmelserna om särskiljningsförmåga genomför artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Denna artikel motsvarar artikel 3.1 b i det tidigare varumärkesdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 2008/95 av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Artikel 4.1 b i det senare varumärkesdirektivet är alltså likalydande med artikel 3.1 b i det tidigare direktivet. De svenska bestämmelserna om särskiljningsförmåga i varumärkeslagen ska tolkas direktivkonformt. Enligt EU-rätten är det tidpunkten för ansökan som är avgörande för fastställandet av vilken materiell EU-rätt som är tillämplig. Det innebär att det är det äldre varumärkesdirektivet som är tillämpligt i detta fall. (Se förhandsavgörandet, punkterna 28 och 29 med däri gjorda hänvisningar.)
Slutsatsen är därför att bestämmelserna i 1 kap 4 § och 5 § varumärkeslagen i dess nuvarande lydelse i detta fall ska tolkas i enlighet med direktiv 2008/95.
Förhandsavgörandet
På fråga från Patent- och marknadsöverdomstolen i detta mål har EU-domstolen slagit fast att artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken, som omfattas av en ansökan om registrering som varumärke för en tjänst och som består av färgmotiv samt är avsett att uteslutande och systematiskt anbringas på ett visst sätt på stora delar av de föremål som används för att tillhandahålla denna tjänst, ska bedömas med beaktande av hur omsättningskretsen uppfattar anbringandet av kännetecknet på dessa föremål, utan att man behöver undersöka huruvida detta kännetecken i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.
EU-domstolen har påpekat att enligt domstolens fasta praxis är varumärkets grundläggande funktion att i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Denna särskiljningsförmåga, som avses i artikel 3 i direktiv 2008/95, ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen, som ska anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (se förhandsavgörandet, punkt 32 med däri gjorda hänvisningar).
Vid bedömningen av ett känneteckens särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 ska man göra en konkret bedömning och beakta alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet (se förhandsavgör-andet, punkt 33).
EU-domstolen har vidare understrukit att när, som i det här aktuella målet, varumärkesansökan avser ett kännetecken som är avsett att uteslutande och systematiskt anbringas på stora delar av de föremål som används för att utföra tjänsterna, kan kännetecknets särskiljningsförmåga inte bedömas oberoende av hur omsättningskretsen uppfattar anbringandet av kännetecknet på dessa föremål (se förhandsavgörandet, punkt 34).
I det sammanhanget har EU-domstolen uttalat att även om de föremål som används för att utföra tjänsterna inte omfattas av varumärkesansökan, uppfattar omsättningskretsen de färgmotiv som utgör det aktuella känne-tecknet såsom anbringade på de föremål som är de enda som färgmotiven förekommer på (se förhandsavgörandet, punkt 35).
Härav följer, enligt EU-domstolen, att man vid bedömningen av särskiljnings-förmågan hos ett kännetecken som består av färgmotiv som är avsedda att uteslutande och systematiskt anbringas på föremål som används för att utföra tjänster bland annat ska beakta nämnda uppfattning hos omsättningskretsen (se förhandsavgörandet, punkt 36).
EU-domstolen har även uttalat att det ankommer på den nationella domstolen att inom ramen för sin konkreta och samlade bedömning i målet avgöra huru-vida färgkombinationerna, vilka såsom de har angetts i registreringsansök-ningarna innebär ett systematiskt arrangemang, kan ge de aktuella känne-tecknen en ursprunglig särskiljningsförmåga. Detta villkor måste anses vara uppfyllt, om det av denna bedömning framgår att färgkombinationerna, anbringade på Östgötatrafikens transportfordon, gör det möjligt för genom-snittskonsumenten att utan risk för förväxling särskilja de transporttjänster som detta företag tillhandahåller från andra företags tjänster. (Se förhands-avgörandet, punkt 37.)
Vidare har EU-domstolen klargjort att det saknas anledning att vid bedöm-ningen pröva huruvida de kännetecken som avses med registreringsansökan i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen (se förhandsavgörandet, punkt 39).
Med dessa utgångspunkter övergår Patent- och marknadsöverdomstolen till den konkreta bedömningen i målet.
Bedömningen i detta fall
Östgötatrafikens märken består av färgkombinationer i rött, vitt och orange som har arrangerats systematiskt på ytan av bussar och tåg. Märkena består av lätt asymmetriska, närmast utdragna, ellipsfigurer placerade över hela fordonen på de sätt som framgår av ansökningarna.
Östgötatrafiken har inte gjort gällande inarbetning av kännetecknen.
Avgörande för om märkena kan anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga är hur dessa är ägnade att uppfattas av omsättningskretsen. Som utgångspunkt består den av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter av de varor eller tjänster för vilka skydd sökts. Begreppet genomsnittskonsument kan alltså omfatta såväl privatpersoner som näringsidkare. Vid prövningen av hur omsättningskretsen uppfattar märkena ska - i enlighet med vad EU-domstolen klargjort i förhandsavgörandet - i ett fall som det föreliggande där märkena är avsedda att uteslutande och systematiskt anbringas på stora delar av de bussar respektive tåg som används för att tillhandahålla tjänsterna, särskiljningsförmågan bedömas utifrån hur omsättningskretsen uppfattar märkena anbringade på bussarna respektive tågen. Märkena ska alltså inte bedömas separat från bussarna respektive tågen. (Se förhandsavgörandet, punkterna 34 och 35.)
Östgötatrafikens ansökan avser följande tjänster.
Klass 39: Transporter; järnvägstransporter; busstransporter; emballering av varor och gods; förvaring av gods; anordnande av resor; bokning och förmedling av resor; bokning och förmedling av transporttjänster; transport av resenärer; transportinformation; distribution av paket och kollin; uthyrning av fordon; transport och magasinering av gods; persontransporter; utställande av transport- och tullhandlingar, färdbevis och biljetter för gods och resenärer; trafikinformationstjänster; informations-, reservations- och bokningstjänster inom området för transporter, turism, person- och affärsresor; bilparkeringar; uthyrning av fordon och farkoster för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; upplåtande av en direktansluten databas inom området transport; direktansluten information rörande transport.
Indelat i större kategorier rör det sig således om tjänster avseende dels transporter av passagerare och gods, dels viss service som har nära samband med sådana transporter, dels uthyrning av fordon.
Beträffande den första kategorin, transporter av passagerare och gods, gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.
Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att omsättningskretsen för "transport av resenärer" och "persontransporter" utgörs av konsumenter i allmänhet i alla åldrar. Det är alltså huvudsakligen fråga om kollektiv-trafikresenärer som kommer i kontakt med de sökta märkena på Östgöta-trafikens bussar och tåg i samband med passagerartrafik, men det kan också vara fråga om företagskunder. När det gäller angivna tjänster för godsbe-fordran - t.ex. "transport och magasinering av gods" - torde omsättnings-kretsen i huvudsak bestå av yrkesmässiga aktörer. Omsättningskretsen för de olika transport-tjänsterna omfattar alltså konsumenter, såväl privatpersoner som näringsidkare.
Parterna har redovisat motsatta ståndpunkter i frågan om Östgötatrafikens märken uppfattas som varumärken av omsättningskretsen, eller mer som dekorationer. Av praxis kan slutsatsen dras att inte bara färgerna i sig utan även märkets utformning och de tjänster det används för har betydelse för bedömningen (jfr EU-domstolens dom den 7 december 2011, Deutsche Bahn AG, C-45/11 P, EU:C:2011:808).
Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att ju större del av ett föremål som ett figurmärke täcker och ju större föremålet är, desto svårare blir det i de flesta fall att uppfatta märket som helhet och därmed som ett kännetecken för en tjänsts eller varas kommersiella ursprung. Det gäller vid en första anblick för de aktuella märkena. Men samtidigt beaktar domstolen att genomsnitts-konsumenten i många vardagssituationer uppfattar märken på bussar och tåg från viss distans, vilket underlättar ett helhetsintryck.
Figurerna utgörs av ellipser som är asymmetriska i sin utformning. De tre olika och kontrasterande färgerna skapar en viss signalverkan. Även med beaktande av svårigheten för genomsnittskonsumenten att få ett helhetsintryck av de på fordonen utsträckta märkena får deras grafiska utformning - särskilt eftersom de i vardagssituationen ofta ses på distans - anses signalera ett kommersiellt ursprung. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att denna signal-verkan är tillräcklig för att möjliggöra för genomsnittskonsumenten att utan risk för förväxling särskilja de tjänster för transporter av passagerare och gods som Östgötatrafiken tillhandahåller, från andra företags tjänster.
Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen leder detta till följande slutsatser. Märkena enligt ansökningarna i bilagorna B och C har särskiljningsförmåga för busstransporter. Märket enligt ansökan i bilaga D har särskiljningsförmåga för järnvägstransporter och samtliga märken har särskiljningsförmåga för tjänsterna "transporter", "transport av resenärer", "distribution av paket och kollin", "transport och magasinering av gods" samt "persontransporter".
De sökta varumärkena har alltså särskiljningsförmåga för den första större kategorin av tjänster, dvs. transport av passagerare och gods.
Östgötatrafikens ansökningar omfattar, som nämnts, ytterligare ett antal tjänster inom klass 39. När det gäller den andra större kategorin, dvs. viss service som har nära samband med transporter av passagerare och gods, gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.
Dessa tjänster, som alltså inte avser själva transporterna, har inslag av olika slags service i nära anslutning till transporter av passagerare eller gods. Omsättningskretsen är därför densamma som för motsvarande transport-tjänster. Beträffande sådana servicetjänster, t.ex. information och bokning av resor, kan märkena anbringade på själva bussarna och tågvagnarna i allmänhet inte fylla någon känneteckensfunktion, eftersom fordonen som regel inte nyttjas för att utföra dessa tjänster. Däremot kan bilder av fordon, vars utseende motsvarar den sökta registreringen, användas vid marknadsföring av sådana tjänster. Detsamma gäller t.ex. reklamfilmer där fordon med sådant utseende förekommer. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer mot denna bakgrund att märkena har särskiljningsförmåga även för den nämnda andra större kategorin, dvs. följande tjänsteslag: "emballering av varor och gods", "förvaring av gods", "anordnande av resor", "bokning och förmedling av transporttjänster", "transportinformation", "utställande av transport- och tullhandlingar, färdbevis och biljetter för gods och resenärer", "trafikinforma-tionstjänster", "informations-, reservations- och bokningstjänster inom området för transporter, turism, person- och affärsresor", "bilparkeringar", "upplåtande av en direktansluten databas inom området transport" samt "direktansluten information rörande transport".
Slutligen omfattar ansökan även kategorin uthyrning av fordon, inkluderande tjänsteslagen "uthyrning av fordon och farkoster för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls". Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning är det i första hand näringsidkare som kan antas hyra fordon för kommersiell verksamhet. Emellertid kan också privatpersoner ha anledning att hyra fordon för t.ex. gruppresor. Även beträffande dessa tjänsteslag består omsättnings-kretsen alltså av både näringsidkare och konsumenter i allmänhet. Den situation där genomsnittskonsumenten fattar sitt beslut att utnyttja uthyrnings-tjänsten skiljer sig visserligen från köpsituationen för en kollektivtrafikresenär. Men Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer ändå att märkena på fordonen kan skapa en tillräcklig minnesbild om vilken operatör som tillhanda-håller tjänsten. Även vid uthyrning av bussar och tåg fyller de märken som anbringas på fordonen alltså funktionen att ange tjänstens kommersiella ursprung.
Sammanfattningsvis är det därför Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning att de tre märken som registreringsansökningarna avser har särskiljningsförmåga beträffande samtliga angivna tjänsteslag, dock med den begränsningen att märkena i bilagorna B och C, dvs. märkena på bussar, inte har särskiljningsförmåga för järnvägstransporter samt att märket i bilaga D, dvs. märket på tåget, inte har särskiljningsförmåga för busstransporter.
Vid denna bedömning ska underinstansernas beslut upphävas och ärendena återförvisas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
Överklagande
Det saknas anledning att frångå huvudregeln att Patent- och marknadsöver-domstolens beslut i ärenden inte får överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet får därför inte överklagas.
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Annika Malm och Ingeborg Simonsson, referent.
BILAGA A
PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT
Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN Rådmännen Daniel Severinsson (referent), Maria Bruder och Peter Adamsson
PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarie Matilda Sanfridson
PARTER
Klagande Aktiebolaget Östgötatrafiken, 556038-8950 Box 1550 581 15 Linköping
Ombud: Jur.kand. R. B. och jur.kand. F. W.
Motpart Patent- och registreringsverket, Varumärkesenheten Box 530 826 27 Söderhamn
SAKEN Registrering av varumärken
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets beslut den 29 augusti 2017 angående varumärkesansökningarna nr 2016/08169, 2016/08170 och 2016/08171, se bilaga 1-3
Genom de överklagade besluten avslog Patent-och registreringsverket (PRV) Aktiebolaget Östgötatrafikens (Östgötatrafiken) ansökningar om registrering av de figurvarumärken som framgår av de överklagade besluten för olika fordons- och transporttjänster i klass 39. PRV ansåg att de sökta märkena saknade särskiljningsförmåga.
Patent- och marknadsdomstolen beslutade den 22 mars 2018 att handlägga ärendena gemensamt (3 kap. 6 § lagen [2016:188] om patent- och marknads-domstolar).
YRKANDEN
Östgötatrafiken har yrkat i första hand att de sökta varumärkena ska anses besitta den särskiljningsförmåga som krävs för registrering samt att Patent- och marknadsdomstolen ska undanröja de överklagade besluten och visa ansökningarna åter till PRV för fortsatt handläggning. I andra hand har Östgötatrafiken yrkat att bolagets specificerade varumärkesansökningar med prickstreckade bilder, bilaga 4-6, ska anses tillräckligt tydliga för registrering och anses besitta den särskiljningsförmåga som krävs samt att Patent- och marknadsdomstolen ska undanröja de överklagade besluten och visa ansökningarna åter till PRV för fortsatt handläggning.
PRV har bestritt Östgötatrafikens överklaganden.
GRUNDER M.M
Östgötatrafiken
Östgötatrafiken har till stöd för att de sökta varumärkena ska anses besitta den särskiljningsförmåga som krävs för registrering anfört i huvudsak följande.
Klassificering av varumärkena som positionsmärken
De sökta märkena utgör positionsmärken (jfr EUIPO:s riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken del B, avsnitt 9.8.2). Ingen ensamrätt görs gällande för formen på de fordon som aktuella varumärken är utförda på. Dessa är endast inkluderade för att visa de aktuella positionerna av de sökta märkena. Själva klassificeringen av varumärkesansökningarna som positions-märken har ingen som helst betydelse för bedömningen av märkenas särskiljningsförmåga och är helt irrelevant för bedömningen av varumärkes-ansökningarna. De specificerade varumärkesansökningar med prickstreckade bilder som Östgötatrafiken har gett in i Patent- och marknadsdomstolen är avsedda att tydliggöra att bolaget inte gör gällande någon ensamrätt för fordonens form i sig.
Skyddsomfånget
Märkenas särskiljningsförmåga ska inte bedömas tillsammans med de fordon som märkena angivits på utan enbart med hänsyn till positionen av de ingående märkeselementen på fordon av visst slag, t.ex. fordonsslaget "buss". Fordonen är endast inkluderade för att visa de aktuella positionerna av de sökta märkena. Detta förtydligas genom specificerade bilder där fordonens form i sig har prickstreckats, bilaga 4-6. Att illustrera märken på viss del av produkt men där ingen ensamrätt söks för produkten i sig är vanligt förekommande vid varumärkesansökningar och utgör del av vedertagen praxis på nationell nivå i Sverige och EU-nivå.
Särskiljningsförmåga
De sökta varumärkena besitter utseendemässiga särdrag och avviker väsentligt från det som vanligen förekommer på marknaden. De figurativa utformningarna har inte endast en dekorativ karaktär utan uppfattas som kännetecken för sökta tjänster.
Utseendemässiga särdrag
De sökta märkena utgörs av kombinationer av figurer, som i sin tur utgörs av ellipser i olika storlekar och utförda i rött/vitt/orange färgfält, som är placerade på viss position, storlek och med visst förhållande till varandra på fordon av visst slag (bussar och tåg). Ingen ensamrätt görs gällande för fordonens form i sig. Det allmänna intrycket som skapas av figurerna är komplext. Märket i respektive ansökan består av flera figurvarumärken i kombination som vart och ett men också tillsammans har ett unikt och särpräglat formspråk.
Konsumentens uppfattning av märkena som angivande av kommersiellt ursprung
På grund av att det allmänna komplexa uttryck som skapas av figurerna kommer den berörda omsättningskretsen att lägga varumärkena på minnet och förknippa dem med ett specifikt kommersiellt ursprung.
Det är ostridigt att olika transportföretag färgsätter sina fordon på olika sätt. I varumärkessammanhang brukar generellt sådant handelsbruk tas till intäkt för att märkningen i allra högsta grad fungerar särskiljande, snarare än motsatsen. Det får vidare anses notoriskt känt att i stort sett alla som kommit i kontakt med kollektivtrafik (vilket torde utgöra majoriteten av Sveriges befolkning) också uppfattar att färgsättning eller grafik på kollektivfordon anger ett visst ursprung.
Vidare får PRV:s påstående om att de sökta märkena, bestående av abstrakta elliptiska former utförda i olika färgkombinationer, skulle utgöra någon typ av "förkroppsligande" av de sökta tjänsterna anses fullständigt grundlösa.
Relevans av tidigare registreringar
Östgötatrafiken har skydd för registrerade figurmärken med motsvarande formspråk (registrering nr. 363520 - 363523). Det faktum att märkena nu är illustrerade på fordon i kombinationer bestående av flera figurmärken tillsammans i viss storlek, utbredning och på viss plats på det aktuella fordonsslaget, föranleder inte att märkeselementet ska bedömas annorlunda.
Oavsett hur man skulle vilja bedöma positionsmärken i Sverige så kan knappast ingående figurmärken, som var och en för sig har ansetts besitta inneboende särskiljningsförmåga, i en bedömning tillsammans med flera stycken i sig särskiljande figurvarumärken i kombination, plötsligt i stället anses inte bara sakna särskiljningsförmåga utan till och med anses inte kunna fungera särskiljande över huvud taget för sökta tjänster.
Östgötatrafiken har i Patent- och marknadsdomstolen åberopat ett utlåtande från den verkställande direktören för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
PRV
Klassificering av varumärkena som positionsmärken
Enligt Östgötatrafiken är de märken som nu ska prövas s.k. positionsmärken. Ingen information om detta förhållande lämnades i samband med att ansök-ningarna gavs in. Det är dock irrelevant för bedömningen huruvida märkena kvalificeras som positionsmärken, figurmärken eller utstyrslar/tredimensionella varumärken.
Skyddsomfånget
De märken som nu avses består av en viss figurativ utsmyckning av tåg respektive bussar. Skyddet för de figurelement som visas har inte sökts abstrakt, utan placerade på fordon enligt vad som återges i ansökan, eller i vart fall på ett motsvarande sätt om det rör sig om positionsmärken. Bedömningen måste därmed ske utifrån märkena som helhet och inte isoleras till de figurelement som återges på fordonen, vilket sökanden tycks göra gällande. Samma sak gäller för det fall produkten på vilken figurelementet har placerats, i detta fall ett fordon, skulle återges med prickade linjer, vilket normalt sett syftar till att tydliggöra att varans form inte omfattas av skyddet.
Särskiljningsförmåga
Utseendemässiga särdrag
Östgötatrafikens märken består av vanliga transportfordon på vilka färgerna rött, vitt och orange (alt. gult) bildar ett ovalformat mönster. De färger som används är ordinära och bildar inget som ger en minnesvärd association.
Konsumentens uppfattning av märkena som angivande av kommersiellt ursprung
Enligt PRV:s mening är det allmänt känt att kommersiella transportfordon såsom tåg och bussar, vilka de allra flesta kommer i kontakt med dagligen, ofta är dekorerade och färgsatta på olika sätt. PRV kan därför inte se att konsumenterna, utan att de först behöver vänja sig vid märkena, omedelbart kan uppfatta dessa som kännetecknande för ett kommersiellt ursprung snarare än som ren dekoration. Med beaktande av den variation av färgsättning och dekoration av transportfordon som förekommer i den aktuella branschen kan inte sökandens märken, även om de skiljer sig mot hur andra bussar och tåg är utsmyckade, anses avvika i tillräcklig mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. PRV finner därför inte att de sökta märkena kan komma att uppfattas som kännetecken.
Relevans av tidigare registreringar
Östgötatrafikens registreringar nr. 363520 - 363523 avser figurvarumärken som inte återger fordon och som därför inte kan sägas sammanfalla med ("förkroppsliga") tjänsterna.
DOMSTOLENS BEDÖMNING
Östgötatrafiken har i Patent- och marknadsdomstolen klargjort att de sökta märkena utgör positionsmärken, dvs. tecken som placeras på en särskild del av en produkt med konstant storlek eller med särskilda proportioner i förhållande till produkten (i det här fallet bussar eller tåg). Östgötatrafiken har vidare anfört att bolaget inte gör gällande någon ensamrätt till formen av de aktuella fordonen i sig utan att det sökta skyddet endast avser märkenas placering på fordonen. De "specificerade bilder" som Östgötatrafiken har gett in i Patent- och marknadsdomstolen, och på vilka fordonen har prickstreckats, avser att klargöra detta.
Inledningsvis konstaterar domstolen att Östgötatrafikens "specificerade bilder" där fordonens form prickstreckats får anses utgöra sådana oväsentliga ändringar i de sökta varumärkena som inte påverkar helhetsintrycket och som är tillåtna enligt 2 kap. 2 § varumärkeslagen (2010:1877). Det finns alltså inte något hinder mot att beakta de först i Patent- och marknadsdomstolen ingivna bilderna.
Domstolen övergår därefter till att pröva frågan om Östgötatrafikens sökta varumärken har särskiljningsförmåga. Enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen ska ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. För att Östgötatrafikens varumärken ska kunna registreras krävs alltså att omsättningskretsen - som i det här fallet får anses utgöras av konsumenter som använder sig av de transporttjänster som varumärkesansökningarna avser - uppfattar dem som ett kännetecken för sökta tjänster i klass 39.
Kategoriseringen av de sökta varumärkena som positionsmärken saknar självständig betydelse för bedömningen av deras särskiljningsförmåga (se Tribunalens dom den 17 januari 2018 i mål T-68/16 Deichmann, EU:T:2018:7, punkt 33). Det bör dock vägas in att varumärkesskydd - till skillnad från t.ex. mönsterskydd - är obegränsat i tid. Enligt Patent- och marknadsdomstolen bör som utgångspunkt därför ursprunglig särskiljningsförmåga för positionsmärken bedömas relativt snävt (jfr generaladvokatens förslag till avgörande den 22 juni 2017 i mål C 163/16, Christian Louboutin, EU:C:2017:495, punkt 54). Det finns dock inte något hinder mot att positionsmärken erhåller en förvärvad särskilj-ningsförmåga (se generaladvokatens kompletterade förslag till avgörande den 6 februari 2018 i samma mål, EU:C:2018:64, punkt 65). I sammanhanget kan vidare noteras att EU-domstolen har varit relativt restriktiv med att tillerkänna positionsmärken varumärkesrättsligt skydd (se t.ex. Tribunalens domar den 13 juni 2014 i mål T-85/13, K-Swiss, EU:T:2014:509, den 16 januari 2014 i mål T-434/12, Margarete Steiff, EU:T:2014:6, och den 26 februari 2014 i mål T-331/12, Sartorius Lab, EU:T:2014:87).
Östgötatrafiken har inte sökt skydd för de aktuella figurelementen abstrakt, utan med dessa placerade på fordon på visst sätt. Bedömningen av känne-tecknens särskiljningsförmåga bör därför grunda sig på deras helhetsintryck (jfr EU-domstolens dom den 14 september 2010 i mål C-48/09 P Lego Juris, EU:C:2010:516, punkt 70).
Enligt Patent- och marknadsdomstolen får Östgötatrafikens nu sökta varu-märken genom sin placering på tåg respektive bussar en så stark koppling till de transporttjänster i klass 39 för vilka skydd söks, att de får anses samman-falla med varornas utseende eller förkroppsliga de aktuella tjänsterna. Eftersom konsumenter under sådana förutsättningar inte anses vara vana att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung krävs det för särskiljnings-förmåga att märkena i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen (se EU-domstolens domar den 4 maj 2017 i mål C 417/16 P, August Storck, EU:C:2017:340, punkterna 34-35 och den 10 juli 2014 i mål C-421/13 Apple, EU:C:2014:2070, punkt 20 samt Tribunalens dom den 13 juni 2014 i mål T-85/13 K-Swiss, EU:T:2014:509, punkterna 16-17).
Den fråga domstolen har att pröva är alltså om Östgötatrafikens placering av vissa former och färger på bussar och tåg är så särskiljande och avvikande från normen och vad som är sedvanligt i branschen att märkena, trots den starka kopplingen till fordonen i sig och de tjänster som söks skyddade, kan anses ha särskiljningsförmåga. Domstolen konstaterar i denna del att det i och för sig är ostridigt att bussar och tåg ofta är dekorerade och färgsatta på olika sätt.
Östgötatrafiken har, som nämnts ovan, till stöd för att de sökta varumärkena har särskiljningsförmåga bl.a. åberopat ett utlåtande från branschorganisa-tionen Svensk Kollektivtrafik. Enligt domstolen ger dock varken utlåtandet eller det som framkommit i ärendet i övrigt tillräckligt stöd för att varumärkenas färg och form avviker så mycket från hur andra företag väljer att dekorera sina fordon att omsättningskretsen kan antas uppfatta märkena som en kommersiell ursprungsangivelse. Tvärtom finner domstolen, i likhet med PRV, att känne-tecknen vid en helhetsbedömning närmast torde uppfattas som dekorativa. Det som Östgötatrafiken har anfört om att bolagets figurmärken i sig har ansetts ha särskiljningsförmåga medför inte någon annan bedömning.
Sammanfattningsvis delar alltså Patent- och marknadsdomstolen PRV:s bedömning att de sökta märkena inte har särskiljningsförmåga. Överklagandena ska därför avslås.
BESLUT
Patent-och marknadsdomstolen avslår Östgötatrafikens överklaganden.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 7 (DV 406 B PMD) Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 19 april 2018. Prövningstillstånd krävs.
Matilda Sanfridson Protokollet uppvisat/
BILAGA 1
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKETS BESLUT
Ansökningsnr: 2016/08169
Sökande: Aktiebolaget Östgötatrafiken Ombud: Awapatent Aktiebolag
Avslag av er varumärkesansökan
Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er ansökan om registrering av det figurativa varumärket nedan.
Beskrivning av ärendet Ni har ansökt om registrering av varumärket nedan. Märket utförs i färgerna röd, vit och orange.
MÄRKET UTESLUTET HÄR:
Vi har bedömt att ert märke inte har särskiljningsförtnåga.
Ni har 'i huvudsak framfört att märket har särskiljningsförmåga. Ni har även givit in material som visar på den figurativa utformningen av andra transportbolags bussar och menar att den skiljer sig flirt ert sökta märke.
PRV:s bedömning
Särskiljningsförmitga Ett varumärke måste ha särskitjningsförmåga för att det ska gå att registrera. Det betyder att märket måste uppfattas som ett kännetecken som gör att kunderna kan skilja era varor eller tjänster från andras.
Ett varumärke har inte särskiljningsförmåga om: - det bara beskriver t.ex. vad det är för slags varor eller tjänster, deras kvalitet, vad de ska användas till, vilken målgrupp de riktar sig till, var varorna är tillverkade, inom vilket område tjänsterna erbjuds eller andra egenskaper. - det bara uppfattas som ord eller uttryck som brukar användas om varorna eller tjänsterna eller om det t.ex. är en fackterm inom er bransch. - det av andra orsaker uppfattas som något annat än ett varumärke.
Den figurativa utformningen av andra transportbolags bussar som givits in visar på att någon form av dekoration vanligen används på bussar tillsammans med ett företagsnamn.
Ert figurmärke utgörs av en skiss på en buss som har en viss figurativ utformning i färg som markerats på bussen. Nämnda figurativa utformning har dock endast en dekorativ karaktär och uppfattas inte som ett kännetecken för sökta tjänster. Vi bedömer därmed att ert märke inte har särskiljningsförmåga.
PRV avslår därför er ansökan.
Beslutat den 29 augusti 2017 av Sara Dahlberg efter föredragning av Hans Nordlund
BILAGA
Ansökningsnummer: 2016/08169
Invigningsdatum: 2016-11-23
BILDERNA UTESLUTNA HÄR:
Märkestyp: Figurmärke
Klassificering
39: Transporter; järnvägstransporter; busstranspoter; emballering av varor och gods; förvaring av gods; anordnande av resor; bokning och förmedlingen av resor; bokning och förmedlingen av transporttjänster; transport av resenärer; transportinformation; distribution av paket och kollin; uthyrning av fordon; transport av magasinering av gods; persontransport; utställande av transport- och tullhandlingar, färdbevis och biljetter för gods och resenärer; trafikinformationstjänster; informations-, reservations- och bokningstjänster inom området för transporter, turism, person- och affärsresor; bilparkeringar; uthyrning av fordon och farkoster för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; upplåtande av en direktansluten databas inom området transport; direktansluten information rörande transport.
Innehavare: Aktiebolaget Östgötatrafiken, Box 1550 581 15 LINKÖPING, Sverige. org.nr: 556038-8950.
Ombud: Awapatent Aktiebolag, Junkersgatan 1 582 35 Linköping, Sverige.
BILAGA 2
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKETS BESLUT
Ansökningsnr: 2016/08170
Sökande: Aktiebolaget Östgötatrafiken Ombud: Awapatent Aktiebolag
Avslag av er varumärkesansökan
Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er ansökan om registrering av det figurativa varumärket nedan.
Beskrivning av ärendet Ni har ansökt om registrering av varumärket nedan. Märket utförs i färgerna röd, vit och orange.
MÄRKET UTESLUTET HÄR:
Vi har bedömt att ert märke inte har särskiljningsförinåga.
Ni har i huvudsak framfört att märket har särskiljningsförmåga. Ni har även givit in material som visar på den figurativa utformningen av andra transportbolags bussar och menar att den skiljer sig från ert sökta märke,
PRV:s bedömning
Särskiljningsfdrrnåga
Ett varumärke måste ha särskiljningsförtnåga för att det ska gå att registrera. Det betyder att märket måste uppfattas som ett kännetecken som gör att kunderna kan skilja era varor eller tjänster från andras.
Ett varumärke har inte särskiljningsförmåga om: -det bara beskriver t.ex. vad det är för slags varor eller tjänster, deras kvalitet, vad de ska användas till, vilken målgrupp de riktar sig till, var varorna är tillverkade, inom vilket område tjänsterna erbjuds eller andra egenskaper. -det bara uppfattas som ord eller uttryck som brukar användas om varorna eller tjänsterna eller om det t.ex. är en fackterm inom er bransch. - det av andra orsaker uppfattas som något annat än ett varumärke.
Den figurativa utformningen av andra transportbolags bussar som givits in visar på att någon form av dekoration vanligen används på bussar tillsammans med ett företagsnamn.
Ert figurmärke utgörs av en skiss på en buss som har en viss figurativ utformning i färg som markerats på bussen. Nämnda figurativa utformning har dock endast en dekorativ karaktär och uppfattas inte som ett kännetecken för sökta tjänster. Vi bedömer därmed att ert märke inte har särskiljningsförmåga.
PRV avslår därför er ansökan.
Beslutat den 29 augusti 2017 av Sara Dahlberg efter föredragning av Hans Nordlund
BILAGA
Ansökningsnummer: 2016/08170 Ingivningsdaturn: 2016-11-23
BILDERNA UTESLUTNA HÄR:
Märkestyp: Figurmärke
Klassificering:
39: Transporter; järnvägstransporter, busstransporter; emballering av varor och gods; förvaring av gods; anordnande av resor; bokning och förmedling av resor; bokning och förmedling av transporttjänsten transport av resenärer; transportinformation; distribution av paket och kollin; uthyrning av fordon; transport:och magasineting av gods; persontransporter; utställande av transport- och tullhandlingar, färdbevis och biljetter för gods och resenärer, trafikinfonnationstjärtster; informations-, reservations-och bokningstjänster inom området för transporter, turism, person- och affärsresor; bilparkeringar; uthyrning av fordon och farkoster för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; upplåtande av en direktansluten databas inom området transport; direktansluten information rörande transport.
Innehavare: Aktiebolaget Östgötatrafiken, Box 1550 581 15 LINKÖPING, Sverige. Org.nr: 556038-8950.
Ombud: Awapatent Aktiebolag, Junkersgatan 1 582 35 Linköping, Sverige.
BILAGA 3
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKETS BESLUT
Ansökningsnr: 2016/08171
Sökande: Aktiebolaget Östgötatrafiken Ombud: Awapatent Aktiebolag
Avslag av er varumärkesansökan
Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er ansökan om registrering av det figurativa varumärket nedan.
Beskrivning av ärendet Ni har ansökt om registrering av varumärket nedan. Märket utförs i färgerna röd, vit och orange.
MÄRKET UTESLUTET HÄR:
Vi har bedömt att ert märke inte har särskiljningsförrnåga.
Ni har i huvudsak framfört'att märket har särskiljningsfönnåga. Ni har även givit in material som visar på den figurativa utformningen av andra transportbolags bussar och menar att den skiljer sig från ert sökta märke.
PRV:s bedömning
Särskiljningsförmåga Ett varumärke måste ha särskiijningsfiirmåga för att det ska gå att registrera. Det betyder att märket måste uppfattas som ett kännetecken som gör att kunderna kan skilja era varor eller tjänster från andras.
Ett varumärke har inte särskiljningsförmåga om: - det bara beskriver t.ex. vad det är för slags varor eller tjänster, deras kvalitet, vad de ska användas till, vilken målgrupp de riktar sig till, var varorna är tillverkade, inom vilket område tjänsterna erbjuds eller andra egenskaper. - det bara uppfattas som ord eller uttryck som brukar användas om varorna eller tjänsterna eller om det t.ex. är en fackterm inom er bransch. - det av andra orsaker uppfattas som något annat än ett varumärke.
Den figurativa utformningen av andra transportbolags bussar som givits in visar på att någon form av dekoration vanligen används på bussar tillsammans med ett företagsnamn.
Ert figurmärke utgörs av en skiss på en buss där ett inslag i färg markerats på en del av bussen. Nämnda figurativa utformning har dock endast en dekorativ karaktär och uppfattas inte som ett kännetecken för sökta tjänster. Vi bedömer därmed att ert märke inte har särskiljningsförmåga.
PRV avslår därför er ansökan.
Beslutat den 29 augusti 2017 av Sara Dahlberg efter föredragning av Hans Nordlund
BILAGA
Ansökningsnummer: 2016/08171 Ingivningsdatum: 2016-11-23
BILDERNA UTESLUTNA HÄR:
Märkestyp: Figurmärke
Klassificering:
39: Transporter; järtwkstransporter; busstransporter; emballering av varor och gods; förvaring av gods; anordnande av resor; bokning och förmedling av resor, bokning och förmedling av transporttjänster, transport av resenärer; transportinformation; distribution av paket och kollin; uthyrning av fordon; transport och magasinering av gods; persontransporter, utställande av transport- och tullhandlingar, färdbevis och biljetter för gods och resenärer; trafikinformationstjä.nster; informations-, reservations- och bokningstjänster inom området för transporter, turism, person- och affärsresor, bilparkeringar; uthyrning av fordon och farkoster för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; upplåtande av en direktansluten databas inom området transport; direktansluten information rörande transport.
Innehavare: Aktiebolaget Östgötatrafiken, Box 1550 581 15 LINKÖPING, Sverige. Org.nr: 556038-8950.
Ombud: Awapatent Aktiebolag, Junkersgatan 1 582 35 Linköping, Sverige.