Förslag till avgörande av generaladvokat
1. Förevarande begäran om förhandsavgörande avser allmänna aspekter på metoden att bedöma särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en produkts form. Den nyligen avkunnade domen av den 18 juni 2002 i målet Philips innehåller svaren på de flesta av de frågor som har ställts av den hänskjutande domstolen.
Bakgrund och tvisten vid den nationella domstolen
Mål C-53/01
2. Företaget Linde AG, med säte i Wiesbaden (Tyskland), ansökte om registrering som tredimensionellt varumärke av återgivningen av ett fordon av typen motordrivna truckar och övriga mobila maskiner med förarhytt, särskilt gaffeltruckar.
Mål C-54/01
3. Winward Industries Inc., med säte i Taipei (Taiwan), lämnade in en ansökan om registrering av en lykta som tredimensionellt varumärke.
4. Överklagandet till Bundespatentgericht avslogs av följande skäl (enligt beslutet om hänskjutande):
Mål C-55/01
5. Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Rado Montres SA), med säte i Lengnau bei Biel (Schweiz), ansökte om registrering av ett tredimensionellt varumärke bestående i den grafiska återgivningen av ett armbandsur, som företaget redan registrerat som internationellt varumärke.
Tolkningsfrågorna
6. Sökandena i de tre förfarandena överklagade samtliga mål med åberopande av rättsstridighet till Tysklands högsta domstol (Bundesgerichtshof). Denna domstol beslutade att vilandeförklara målen och ställa följande frågor om tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i varumärkesdirektivet:
Förfarandet vid domstolen
7. Besluten om hänskjutande registrerades vid domstolen den 8 februari 2001. Förutom de sökande i respektive förfarande vid den nationella domstolen har den brittiska och den österrikiska regeringen samt kommissionen infunnit sig vid domstolen. Genom beslut av domstolens ordförande av den 15 mars 2001 förenades målen med avseende på det skriftliga och det muntliga förfarandet.
Bedömning av tolkningsfrågorna
Den första tolkningsfrågan
8. Bundesgerichtshof har ställt den första frågan för att få klarhet i om artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet skall tolkas så att en strängare bedömning av särskiljningsförmågan skall göras för tredimensionella varumärken som återger varans form.
9. Samtliga parter och intervenienter anser att det saknas skäl för att bedömningen av tredimensionella varumärkens särskiljningsförmåga skall vara strängare än bedömningen av någon annan typ av tecken som avses i artikel 2 i direktivet. Den nationella domstolen har själv förespråkat denna tolkning.
10. Även jag delar denna uppfattning. Dels framgår inte av någon bestämmelse i direktivet att varans tredimensionella former skulle underkastas en annan och mer sträng bedömning för att fastställa förekomsten av särskiljningsförmåga. Dels föreligger inte heller skäl av allmänt intresse som talar för tillämpningen av skilda ordningar för de typer av tecken som kan utgöra varumärken vilka, i enlighet med den icke uttömmande förteckningen i artikel 2 i direktivet, är ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning. Direktivet innehåller andra bestämmelser, till vilka jag återkommer längre fram, som behandlar nödvändigheten av att vissa tecken inte skall kunna omfattas av en ensamrätt.
11. Dessutom har domstolen mycket tydligt fastslagit detta genom att förklara att [v]idare görs det i artikel 2 i direktivet ingen skillnad mellan olika kategorier av varumärken. Av detta följer att [k]riterierna för bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken... således inte [skiljer sig] från de som skall tillämpas på andra kategorier av varumärken.
12. En annan fråga är den praktiska svårigheten för de flesta varuformer att uppvisa en tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering, vilket de österrikiska och brittiska regeringarna också har påpekat.
13. Jag anser att den nationella domstolens fråga bör besvaras så att artikel 3.1 bi varumärkesdirektivet inte skall tolkas så att en strängare bedömning av särskiljningsförmågan skall göras för tredimensionella varumärken som återger varans form än för andra former av varumärken som avses i artikel 2.
Den andra tolkningsfrågan
14. Bundesgerichtshof har ställt sin andra fråga för att inledningsvis få klarhet i om bedömningen av tredimensionella varumärken som återger varans form skall ske uteslutande enligt artikel 3.1 e, eller om även artikel 3.1 c i direktivet är av betydelse. Om så är fallet har den nationella domstolen frågat om man vid denna bedömning skall beakta handelns intresse av att vissa tecken hålls tillgängliga för bruk (det så kallade kravet på tillgänglighet eller Freihaltebedürfnis, enligt det besläktade uttrycket i tysk doktrin), så att registrering alltid principiellt är utesluten och att registrering därför endast kan komma i fråga när varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk (artikel 3.3 första meningen i direktivet).
15. Den fråga som domstolen ställs inför är huruvida det allmänna intresset av att begränsa ensamrätten till vissa tecken som består av en varas form för att de fritt skall kunna användas av näringsidkare skall beaktas, och framför allt vilken bestämmelse som skall tjäna som utgångspunkt.
16. Parterna och intervenienterna har samstämmigt förklarat att artikel 3.1 c självständigt skall tillämpas på tredimensionella former, även om de delvis är oeniga i fråga om den roll som tillgänglighetshänsynen bör spela härvidlag. Sökandena i målet vid den nationella domstolen har förordat att detta krav skall anses vara av undantagskaraktär, medan den brittiska regeringen har tillmätt det en begränsad verkan, under förutsättning att artikel 3.2 e ges en rimlig tolkning som överensstämmer med dess syfte. Kommissionen har däremot inte funnit skäl att tillämpa det mer strikt.
17. Av beslutet om hänskjutande framgår även att Bundesgerichtshof anser det otänkbart att bedömningen av kravet på tillgänglighet skall ske med utgångspunkt från artikel 3.1 e, eftersom detta skulle förhindra ett avhjälpande genom bruk, vilket den finner oberättigat. Denna uppfattning grundas dessutom på en tolkning av nämnda bestämmelse som innebär att det där angivna registreringshindret inte skulle tillämpas så snart tecknet företer någon som helst beståndsdel som inte följer av dess art, funktion eller varans väsentliga värde.
18. Domstolen har i sin rättspraxis valt en annan lösning i domen i det ovannämnda målet Philips.
19. Dels har den undanröjt de tveksamheter som kvarstod efter domen av den 20 september 2001 i målet Procter & Gamble, beträffande relevansen av att tillsammans med de hinder som avser den eventuella avsaknaden av särskiljningsförmåga i vid bemärkelse, bedöma andra hänsyn av allmänt intresse som kan tala för att begränsa tillgången till registrering för vissa tecken, för att de ska kunna användas fritt av samtliga näringsidkare. Förekomsten av sådana hänsyn erkändes mycket tydligt i dom av den 4 maj 1999 i målet Windsurfing Chiemsee, om än begränsat till de beskrivande tecken som avses i artikel 3.1 c.
20. 1 domen i målet Philips godtog domstolen, trots att den betonade att varumärkesskyddets syfte framför allt är att säkerställa att varumärket visar produktens ursprung, att de olika registreringshindren skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Grunden för att neka eller ogiltigförklara en registrering skall således bedömas från fall till fall.
21. Beträffande registreringshindret i artikel 3.1 e, fann domstolen att det syftar till att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet utvidgas från att vara ett skydd för tecken som tjänar till att särskilja en vara från konkurrenternas varor till att utgöra ett hinder mot att konkurrerande företag fritt och i konkurrens med varumärkets innehavare kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller användbara egenskaper ingår.
22. A andra sidan modifierade domstolen, på grundval av att dessa hänsyn av allmänt intresse förelåg, villkoren för tillämpningen av artikel 3.1 e andra strecksatsen så att bestämmelsen alltid är tillämplig på en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion och har valts för att fylla denna funktion. Av detta följer att det inte är tillräckligt att vissa delar av tecknet inte fyller en teknisk funktion för att detta registreringshinder skall sättas ur spel.
23. Dessutom gäller fortfarande rättspraxis om kravet på tillgänglighet inom ramen för artikel 3.1 c, såsom kommit till uttryck i domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee.
24. Domstolen förklarade där att artikel 3.1 c har till syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke.
25. Beträffande tecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget slog domstolen fast att det föreligger ett allmänintresse av att undvika ensamrätt eftersom de är lämpliga för att dels eventuellt lyfta fram egenskaperna hos varorna samt kan väcka positiva känslor, ett resonemang som i relevanta delar är giltigt för samtliga fall som avser beskrivande tecken.
26. Domstolen förklarade således att artikel 3.1 c innehåller ett krav på att bedömningen skall vägledas av det allmänna intresset av att vissa tecken hålls tillgängliga.
27. Ingen bestämmelse föreskriver dock en annan behandling av tredimensionella varumärken som återger varans form, vilket leder till slutsatsen att de skall underkastas en prövning av lämpligheten som varumärken ur flera perspektiv.
28. För det första skall de abstrakta kraven i artikel 2 i direktivet vara uppfyllda: de skall kunna återges grafiskt och ha en potentiell särskiljningsförmåga.
29. Dessutom, och framför allt, skall de inte omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 e. Det är normalt i fråga om tredimensionella former som tillgänglighetshänsynen aktualiseras. I detta avseende delar jag den brittiska regeringens uppfattning, men däremot inte den hänskjutande domstolens: syftet med att neka varumärkesskydd för tredimensionella varumärken som endast följer av själva varans art, strävan att uppnå ett tekniskt resultat eller att tillföra ett väsentligt värde, är att tillgodose den överskuggande omsorgen om att inte tillåta att enskilda utnyttjar varumärket för att erhålla permanenta ensamrätter till naturliga former, tekniska lösningar eller estetiska formgivningar. I linje med detta resonemang har lagstiftaren undantagit artikel 3.1 e från de registreringshinder som kan avhjälpas enligt artikel 3.3 första meningen. Naturliga, funktionella och dekorativa former lämpar sig enligt lagstiftarens uttalade uppfattning inte för att förvärva särskiljningsförmåga.
30. Då detta registreringshinder genom denna tolkning räddats, skall det berörda tecknets konkreta särskiljningsförmåga undersökas enligt artikel 3.1 b, c och d.
31. Jag medger att det är troligt att många tredimensionella varumärken som återger varans form inte kan övervinna de olika hindren för registrering.
32. Den andra tolkningsfrågan skall således besvaras så att vid bedömningen av om de väsentliga särdragen hos ett tredimensionellt varumärke som återger varans form med nödvändighet följer av själva naturen hos varan, behovet av att uppnå ett tekniskt resultat eller att tillföra varan ett väsentligt värde, skall hänsyn tas till det allmänna intresset av att hålla nämnda tecken tillgängligt för samtliga näringsidkare. Om tecknet har särskiljningsförmåga utgör inte denna granskning hinder för en ny tillgänglighetsbedömning enligt artikel 3.1 c i direktivet. Endast resultatet av den senare bedömningen kan påverkas av konstaterandet av att särskiljningsförmåga har förvärvats genom bruk i enlighet med artikel 3.3 första meningen i direktivet.
Förslag till avgörande
33. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Bundesgerichtshof på följande sätt:
1 Originalspråk: spanska.
2 Mål C-299/99 P (REG 2001, s. I-5475), nedan kallad domen i målet Philips.
3 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).
4 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Bundesgesetzblatt I, s. 3082) (lag om ändring av varumärkesrätten och om införlivande av rådets första direktiv 84/104) (nedan kallad Markengesetz).
5 Som inte skall förväxlas med kan särskilja eller potentiell särskiljningsförmåga (artikel 2 i direktivet) och särskiljningsförmåga som kategori (artikel 3.3).
6 Punkt 48 i domen i målet Philips.
7 Som den hänskjutande domstolen har beskrivit som handelns intresse av att hålla varans form tillgänglig men som inbegriper varje hänsyn till det allmänintresse som talar för att begränsa tillgången till registrering för vissa tecken för att de fritt skall kunna användas av samtliga näringsidkare.
8 Genom artikel 3.3 första meningen. Se även punkt 75 i domen i malet Philips.
9 Mål C-383/99 (REG 1999, s. I-6251), BABY-DRY.
10 De förenade mälen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999, s. I-2779).
11 Punkt 29.
12 Punkt 77.
13 Punkt 78.
14 Punkt 79.
15 Punkt 80.
16 Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 25.
17 Ibidem, punkt 26.
18 Detta framgår av lydelsen av punkt 26 i domen i målet Windsurfing Chiemsee (i synnerhet), liksom av den allmänna lydelsen av punkt 35.