Förslag till avgörande av generaladvokat Francis G. Jacobs föredraget den 10 april 2003

1 Originalspråk: engelska.

2 Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251).

3 Dom av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wm Wrigley Jr Company mot harmoniseringsbyrån (Doublemint) (REG 2001, s. II-417) (nedan kallad den överklagade domen).

4 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

5 Se även punkterna 4—15 i mitt förslag till avgörande i målet Baby-Dry för en något fylligare redogörelse för bakgrunden till dessa bestämmelser.

6 Niceövcrcnskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering. Enligt begäran i ansökan skulle registreringen avse följande:Klass 3 — kosmetika; tandpulver, -kräm och -pastor, inkluderande tuggummi för kosmetiska ändarnål. Klass 5 — farmaccutiska, veterinära och sanitära preparat, inkluderande tuggummi (ör medicinska ändamål och tugggunimi med medicinska tillsatser. Klass 25 — kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. Klass 28 — Spel och leksaker, gymnastik- och sportartiklar (som ingår i klass 28); julgransprydnader. Klass 30 — kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, konstgjort kaffe, Kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kex, mjuka kakor, konditorivaror och godsaker, karameller, glass; honung; sirap, jäst, bakpulver, salt, senap; peppar, vinäger, såser (smaktillsatser). kryddor; is; godsaker och tuggummi utan medicinska tillsatser, godsaker inkluderande tuggummi; sockcrövcrdraget tuggummi, tuggummi utan smaktillsatser, ieke-mcdicinska godsaker, choklad, sockerbitar, godis.

7 Noteras kan att enligt harmoniscringsbyrån, vilket inte har motsagts av Wrigley på denna punkt, rör förevarande mål endast ansökningar för registrering i klasserna 3, 5 och 30 och inte klasserna 25 och 28.

8 Punkt 20.

9 Punkterna 23—28.

10 Punkt 29.

11 Punkt 30.

12 Punkt 31.

13 Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779).

14 Se ovan fotnot 2. Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (nedan kallat Postkantoor), i vilket dom ännu inte avkunnats, och mål C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561) (nedan kallat Companyline), som nämns i punkt 74 nedan,

15 Rädets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, omrade 13, volym 17, s. 178).

16 Punkterna 75—81.

17 Punkterna 82—97.

18 Punkt 37.

19 Punkt 39.

20 Punkt 40.

21 Punkterna 41—46.

22 Jag vill i detta avseende fästa uppmärksamheten på en möjlig missuppfattning av mitt förslag till avgörande i målet Baby-Dry. I punkt 95 i förslaget till avgörande sammanfattas förstainstansrättens dom i Doublemint, och punkt 96 inleds med orden ... den typen av synsätt, till vilket jag ansluter mig,.... Jag syftade dock på ett vidare synsätt på artikel 7.1 c, som exemplifierats i flera av de beslut av överklagandenämnden och avgöranden av förstainstansrätten som angavs i punkterna 93— 95, snarare än att uttrycka stöd för det specifika resonemanget eller resultatet i något av de fallen.

23 Dom av den 20 mars 2002 i mål T-358/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (Truckcard) (REG 2002. s. II-1993), punkt 31.

24 Punkterna 61—74.

25 Se, exempelvis, dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger Corporation mot harmoniseringsbyrån (Trustedlink) (REG 2000, s. II-3525), punkt 31, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (Eurocool) (REG 2002, s. II-683), punkt 25. Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i målet Postkantoor (ovan fotnot 14), punkt 40.

26 Detta synsätt skall givetvis tillämpas med sunt förnuft. I fråga om exempelvis tuggummi som säljs i skivor kunde Two-Inch vara en rent faktisk och lättbegriplig hänvisning till skivans längd, men den egenskapen kunde vara sa perifer att ett högt utslag på den första skalan skulle vara uteslutet.

27 Se domen i målet Baby-Dry, punkt 44.

28 Se förslaget till avgörande i målet Baby-Dry, punkt 90.

29 Se domen i målet Baby-Dry, punkt 43.

30 Uttrycket är, som harmoniseringsbyråns ombud påpekade vid förhandlingen, en anastrof. Jag ifrågasätter dock hans, kanske skämtsamma, påstående att Advocate General på liknande sätt är anastrofiskt. Advocate General ingår i en bekant, väldefinicrad rad sammansatta engelska uttryck där substantivet följs av sin bestämning. Endast vissa typer av beteckningar är hänförliga till den gruppen, och Baby-Dry hör inte till dem. Jämför med Dorothy Parkers legendariska och syrligt koncisa teaterrecension, där hon drev med en ovanlig omkastning av ordföljden: The House Beautiful is The Play Lousy [Huset vackra är pjäsen usel] (citerad av många källor i något andra versioner, uppenbarligen först publicerad i The New Yorker år 1933). Jag vågar påstå att hon inte skulle ha valt den formuleringen för att uttrycka sitt förakt om pjäsen, hur usel den än må ha varit, hade hetat The Advocate General.

31 I målen Postkantoor och Companyline, båda nämnda ovan i fotnot 14.

32 Förslag till avgörande i målet Companyline, punkt 50.

33 Förslag till avgörande i målet Postkantoor, punkt 70, som hänvisar till artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet.

34 Dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I-2799).

35 Eftersom det verkar lämpligt att betrakta uttryck vilka i handeln visar även ur näringsidkarens synvinkel.

36 Se särskilt generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i målet Postkantoor, punkt 68 och fotnot 46, och Annette Kurs Examining wordmarks after Baby-Dry — Still [a] worthwhile exercise?, IPR-Info 2001, s. 12, punkt 14.

37 Jämför, i fråga om särskiljningsförmåga, punkt 40 i domen i målet Companyline.

38 Och varför stanna vid gemenskapsspråk?

39 Punkterna 75—81.

40 Se, exempelvis, Tim Pfeiffer, Descriptive trade marks — The impact of the Baby-Dry case considered [2002] E.I.P.R. 373.

41 Det skall vidare betänkas att ett varumärke som inbegriper komponenter som i handeln kan användas för att visa varors egenskaper bara undantas frän registrering genom artikel 7.1 c om det uteslutande består av sädana komponenter. Harmoniseringsbyrån har registrerat ett antal ordmärken som inbegriper uttrycket mint avseende produkter i klass 30, där det måste stå klart att uttrycket syftar på en egenskap hos varan. Den har också registrerat Wriglcy's Spearmint Chewing Gum och faktiskt även Wrigley's Doublemint Chewing Gum som figurmärken. I samtliga dessa fall ingår ytterligare språkliga eller andra komponenter, vilket möjliggör en registrering. Förekomsten av dessa ytterligare komponenter och det faktum att uttryck som mint, spearmint och chewing gum klart lämpar sig för att visa varornas egenskaper, vilket medför att alla användningar från konkurrenters sida i beskrivande syfte klart omfattas av artikel 12 b, gör det betydligt mindre sannolikt att varumärkesinnehavaren kommer att tillåta sig skrämselåtgärder av det beskrivna slaget eller att en konkurrent skulle ge vika för en sådan taktik.

42 Dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01—C-55/01, Linde m.fl., i synnerhet punkterna 73 och 74 samt punkt 2 i domslutet.