Domstolens dom (första avdelningen) den 19 april 2007

I mål C-273/05 P, angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 30 juni 2005,

DOMSTOLEN (första avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann och M. Ilešič (referent), generaladvokat: E. Sharpston, justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 17 maj 2006,

och efter att den 14 december 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

Bakgrund till tvisten

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

Överklagandet

Huruvida överklagandet kan tas upp till sakprövning

Den första grunden

Parternas argument

Domstolens bedömning

Den tredje grunden

Parternas argument

Domstolens bedömning

Den fjärde grunden

Parternas argument

Domstolens bedömning

Den femte grunden

Parternas argument

Domstolens bedömning

Den andra grunden

Parternas argument

Domstolens bedömning

Rättegångskostnader

1. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) har i sitt överklagande yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 14 april 2005 i mål T-260/03, Celltech mot harmoniseringsbyrån (CELLTECH) (REG 2005, s. II-1215) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom biföll förstainstansrätten den talan som väckts av Celltech R& D Ltd (nedan kallat Celltech) och ogiltigförklarade det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 19 maj 2003 (ärende R 659/2002-2) att inte registrera ordmärket CELLTECH (nedan kallat det omtvistade beslutet).

2. I artikel 7.1 b och c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) föreskrivs följande:

3. Artikel 73 i samma förordning har följande lydelse:

4. Det framgår av artikel 74.1 i förordningen att [v]id förfarande inför [harmoniseringsbyrån] skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena.

5. Den 30 juni 2000 ingav Celltech en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CELLTECH till harmoniseringsbyrån, i enlighet med förordning nr 40/94.

6. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg var farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, sammansättningar och substanser, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, samt forskningsoch utvecklingsverksamhet; konsulttjänster; samtliga inom området för biologisk, medicinsk och kemisk vetenskap, vilka ingår i klasserna 5, 10 respektive 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

7. Granskaren vid harmoniseringsbyrån avslog ansökan om registrering genom beslut av den 4 juni 2002, med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94. Enligt granskaren bestod det ifrågavarande varumärket av en grammatiskt korrekt sammansättning av de två orden cell och tech (som är en förkortning av teknisk eller teknologi). Han ansåg följaktligen att det sökta varumärket inte kunde utgöra en ursprungsangivelse för de varor och tjänster för vilka registrering sökts, eftersom alla nämnda varor och tjänster hörde till området för cellteknologi.

8. Genom det omtvistade beslutet, avslog andra överklagandenämnden Celltechs överklagande av granskarens beslut. Överklagandenämnden fann att det sökta varumärket omedelbart och otvetydigt kunde uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Sambandet mellan de varor och tjänster som registreringsansökan avsåg och varumärket var således inte tillräckligt indirekt för att varumärket skulle kunna anses ha den minsta grad av särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

9. Celltech väckte talan vid förstainstansrätten om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

10. I punkterna 25 och 26 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att överklagandenämnden hade fastställt att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom det av omsättningskretsen uppfattas som en beskrivning av det slags varor och tjänster som avses i registreringsansökan. Förstainstansrätten fastslog därför i punkt 27 i samma dom att det först och främst var nödvändigt att undersöka huruvida överklagandenämnden hade visat att varumärket utgjorde en beskrivning av nämnda varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen.

11. I punkterna 29-31 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att omsättningskretsen bestod av såväl fackmän på det medicinska området, vilka har kännedom om facktermer inom sina verksamhetsområden oavsett vilket modersmål de har, som den engelsktalande genomsnittskonsumenten.

12. I punkterna 32 och 33 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att cell technology (cellteknologi) är åtminstone en betydelse av varumärket CELLTECH.

13. I punkt 34 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att överklagandenämnden hade fastställt att ordet celltech anger verksamhet på området för cellteknologi samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Förstainstansrätten prövade därför i punkterna 35-41 i nämnda dom huruvida överklagandenämnden hade visat att det sökta varumärket beskrev de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan. Den fann att så inte var fallet av följande skäl:

14. I punkterna 42-44 i den överklagade domen prövade förstainstansrätten därefter huruvida överklagandenämnden hade framfört andra argument som visade att det ifrågavarande ordtecknet saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och fastslog att så inte var fallet.

15. Förstainstansrätten ogiltigförklarade därför det omtvistade beslutet och förpliktade harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

16. Harmoniseringsbyrån har i sitt överklagande, till stöd för vilket den åberopat fem grunder, yrkat att domstolen skall

17. Celltech har yrkat att domstolen skall avvisa överklagandet och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

18. Domstolen konstaterar inledningsvis att varken harmoniseringsbyrån eller Celltech har ifrågasatt förstainstansrättens bedömning i punkterna 25-27 i den överklagade domen. Enligt denna bedömning fastställde överklagandenämnden att varumärket CELLTECH saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på den grunden att varumärket av omsättningskretsen uppfattas som en beskrivning i den mening som avses i artikel 7.1 c av de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan.

19. Celltech har gjort gällande att överklagandenämnden beslutade att inte registrera det sökta varumärket endast på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att även de invändningar som harmoniseringsbyrån gjorde gällande vid förstainstansrätten mot en registrering av detta varumärke var grundade på denna bestämmelse. Harmoniseringsbyrån har dock grundat sitt överklagande nästan uteslutande på artikel 7.1 c i samma förordning.

20. Enligt Celltech skall harmoniseringsbyråns överklagande avvisas, eftersom en part inte får åberopa en ny grund för första gången vid domstolen.

21. Det följer av fast rättspraxis att om en part tillåts att vid domstolen för första gången åberopa en ny grund som parten inte har åberopat vid förstainstansrätten, innebär detta att vederbörande vid domstolen, som har en begränsad behörighet i samband med ett överklagande, kan anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som förstainstansrätten har prövat Domstolen är inom ramen för ett överklagande endast behörig att pröva den rättsliga bedömningen av de grunder som har behandlats vid förstainstansrätten (se, bland annat, dom av den 11 november 2004 i de förenade målen 0186/02 P och 0188/02 P, Ramondin m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I-10653, punkt 60, och av den 22 juni 2006 i mål 025/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 61).

22. Domstolen konstaterar dock att det endast är förstainstansrättens rättsliga bedömning i den överklagade domen som i förevarande fall har ifrågasatts i harmoniseringsbyråns överklagande.

23. Överklagandenämnden beslutade att inte registrera det sökta varumärket endast på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och Celltechs talan mot det omtvistade beslutet var grundad på åsidosättandet av samma bestämmelse. Under dessa omständigheter är det först i samband med överklagandet som harmoniseringsbyrån fått tillfälle att bestrida förstainstansrättens tolkning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 i samband med ogiltigförklaringen av det omtvistade beslutet.

24. Överklagandet skall således upptas till sakprövning.

25. Enligt harmoniseringsbyrån var det fel av förstainstansrätten att begära att överklagandenämnden och byrån skulle redogöra för den vetenskapliga definitionen av uttrycket cell technology för att visa på vilket sätt dessa ord skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, bland annat deras användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav.

26. För det första har förstainstansrätten gjort en felaktig rättstillämpning i punkt 36 i den överklagade domen genom att kritisera överklagandenämnden för att den inte hade förklarat den vetenskapliga definitionen av uttrycket cell technology och för att den hade angett denna förklaring som ett skäl för att inte registrera det sökta varumärket på grund av att det var beskrivande.

27. Enligt harmoniseringsbyrån skall visserligen överklagandenämnden ange skälen när den finner att ett ordmärke är beskrivande. En sådan motiveringsskyldighet innebär dock inte att överklagandenämnden i förevarande fall måste redogöra för den vetenskapliga definitionen av uttrycket cell technology.

28. Det följer av artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94 jämförd med artikel 74.1 i förordningen att harmoniseringsbyråns enheter visserligen skall motivera sina beslut, men att de däremot inte är skyldiga att ange de omständigheter som de har beaktat Ett resonemang kan utgöra en tillräcklig motivering, även om det är abstrakt, såvida det är korrekt och inte en part framställer bevis som motsäger resonemanget Denna tolkning bekräftas av domstolens och förstainstansrättens rättspraxis (domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål 0447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkterna 44-49, och förstainstansrättens dom av den 8 juni 2005 i mål T-315/03, Wilfer mot harmoniseringsbyrån (ROCKBASS), REG 2005, s. II-1981, punkt 21).

29. Överklagandenämndens rättsliga resonemang, enligt vilket det sökta varumärket betyder cell technology och omsättningskretsen skulle uppfatta att denna betydelse avser verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet, är tillräckligt för att motivera ett beslut att neka registrering på grundval av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

30. I förevarande fall är uttrycket cell technology, som anger den praktiska tillämpningen av vetenskaplig forskning avseende celler, tillräckligt utförligt för att förstås av omsättningskretsen, som består av såväl genomsnittskonsumenten som fackmän. En mer utförlig förklaring, särskilt en vetenskaplig sådan, är överflödig.

31. För det andra har förstainstansrätten gjort en felaktig rättstillämpning genom att i punkt 37 i den överklagade domen kritisera överklagandenämnden för att den inte förklarat på vilket sätt uttrycket cell technology skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan.

32. Harmoniseringsbyrån anser att förstainstansrätten har gjort en felaktig rättstillämpning av de skäl som anges i punkterna 26-30 i förevarande dom, om den menade att överklagandenämnden var skyldig att redogöra för den vetenskapliga definitionen av detta uttryck.

33. Om förstainstansrätten däremot menade att överklagandenämnden var skyldig att visa att de varor och tjänster som Celltech saluförde respektive tillhandahöll verkligen användes inom ramen för cellteknologi eller var en följd därav, har den likväl gjort en felaktig rättstillämpning. Det sätt som den som ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke avser att saluföra eller saluför sina varor och tjänster på saknar betydelse för bedömningen av huruvida varumärket är beskrivande eller saknar särskilj ningsförmåga. En sådan bedömning skall nämligen ske inom ramen för en prövning a priori utan hänsyn till den faktiska användningen.

34. Celltech har medgett att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att bevisa ett ords betydelse i samtliga ärenden som den har att handlägga. Den är dock skyldig att göra detta när det är fråga om ett uttryck som består av flera ord, särskilt ett tekniskt uttryck som normalt och i allmänhet inte används på ett beskrivande sätt.

35. Detta är fallet i förevarande mål. Celltech har gjort gällande att uttrycket cell technology - som inte är detsamma som det sökta varumärket CELLTECH - inte har någon fastställd vetenskaplig definition. Det är inte fråga om ett tekniskt uttryck. Den omständigheten att det inte förekommer någon definition av uttrycket i några ordböcker visar att cellteknologi inte existerar i vetenskapligt hänseende. Det förekommer således över huvud taget inte någon definition av uttrycket och det används inte. Det är detta som förstainstansrätten avsåg när den konstaterade att harmoniseringsbyrån inte hade gett någon vetenskaplig förklaring avseende uttrycket cell technology.

36. Celltech har bestritt harmoniseringsbyråns påstående att definitionen av uttrycket är tydlig, nämligen den praktiska tillämpningen av vetenskaplig forskning avseende celler. Det är ingalunda fastställt att vem som helst inom omsättningskretsen skulle uppfatta varumärket CELLTECH på detta sätt. Det finns nämligen ingen anledning att anta att genomsnittskonsumenten skulle dela upp och betrakta det sökta varumärket på detta sätt.

37. Till skillnad från vad som följer av harmoniseringsbyråns tolkning av den överklagade domen ogiltigförklarade inte förstainstansrätten det omtvistade beslutet på grund av bristfällig motivering utan på grund av att harmoniseringsbyrån inte hade visat att varumärket CELLTECH, i bemärkelsen cell technology, beskrev de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan.

38. Granskarna vid harmoniseringsbyrån och, vid överklagande, överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån skall, enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94, utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena för att fastställa huruvida det sökta varumärket omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 7 i samma förordning. Härav följer att de berörda enheterna vid harmoniseringsbyrån kan komma att grunda sina avgöranden på omständigheter som inte har åberopats av den som ansökt om registrering av ett varumärke (domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 50).

39. Även om det i princip ankommer på dessa enheter att i sina avgöranden fastställa att dessa omständigheter är riktiga, är det inte fallet när det är fråga om allmänt kända omständigheter (domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 51).

40. I förevarande fall fann överklagandenämnden i punkt 12 i det omtvistade beslutet att omsättningskretsen omedelbart och otvetydigt kan uppfatta ordkombinationen CELLTECH som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet.

41. Överklagandenämnden fann underförstått således dels att cellteknologi är en allmänt känd och faktiskt förekommande vetenskap, dels att verksamheter som hänför sig till denna vetenskap eller som använder sig av den, möjliggör produktion eller tillverkning av farmaceutiska, veterinära eller hygieniska preparat, sammansättningar eller substanser samt kirurgiska, medicinska, odontologiska eller veterinära apparater eller instrument och/eller att sådana preparat, sammansättningar eller substanser samt sådana apparater eller instrument krävs för att bedriva denna verksamhet.

42. Överklagandenämnden har härigenom grundat sitt beslut på omständigheter som den har prövat på eget initiativ.

43. Förstainstansrätten fastslog i punkterna 36-38 i den överklagade domen att överklagandenämnden inte hade bevisat att cellteknologi har den vetenskapliga definition som den angav i det omtvistade beslutet och att den därför inte hade styrkt riktigheten av de konstateranden som sammanfattats i punkterna 40 och 41 i förevarande dom och som låg till grund för bedömningen att varumärket CELLTECH var beskrivande. Domstolen konstaterar att överklagandenämnden inte på något sätt har försökt att visa att dess konstateranden var riktiga, exempelvis genom att hänvisa till vetenskaplig litteratur.

44. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att uttrycket cell technology är tillräckligt utförligt och att en ytterligare förklaring, särskilt en vetenskaplig sådan, är överflödig.

45. När förstainstansrätten fann att cellteknologins existens och karaktär inte var allmänt kända och att det således ankom på överklagandenämnden att visa att dess konstateranden i detta avseende var riktiga, gjorde den emellertid en bedömning av de faktiska omständigheterna som, utom i det fall då uppgifterna har missuppfattats, inte är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se för ett liknande resonemang domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 53).

46. Förstainstansrätten har således inte gjort någon felaktig rättstillämpning genom att fastslå att överklagandenämnden inte hade visat att varumärket CELLTECH beskrev de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, eftersom den inte hade klargjort den vetenskapliga definitionen av cellteknologi.

47. Vidare saknas i den överklagade domen stöd för harmoniseringsbyråns alternativa tolkning av artikel 37 i den överklagade domen, vilken återges i punkt 33 i förevarande dom. Förstainstansrätten har följaktligen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i detta hänseende såsom harmoniseringsbyrån anfört.

48. Överklagandet kan därför inte vinna bifall på den första grunden.

49. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning genom att i punkt 39 i den överklagade domen fastslå att varors eller tjänsters användningsområde i princip inte utgör en sådan egenskap hos varorna eller tjänsterna som ett sökt varumärke inte får beskriva enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

50. I denna bestämmelse görs nämligen ingen åtskillnad mellan, å ena sidan, den avsedda användningen eller den tekniska funktionen som skall anses utgöra egenskaper hos varor och tjänster och, å andra sidan, användningsområdet, som inte skall anses utgöra en egenskap. Tvärtom visar hänvisningen i nämnda bestämmelse till andra egenskaper, att förbudet i bestämmelsen omfattar de berörda varornas och tjänsternas samtliga egenskaper. Denna tolkning bekräftas av domstolens rättspraxis enligt vilken det saknar betydelse huruvida de egenskaper som beskrivs är av grundläggande eller av underordnad betydelse (dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkterna 101 och 102).

51. Förstainstansrätten borde således ha prövat huruvida varumärket CELLTECH kan uppfattas omedelbart och otvetydigt av omsättningskretsen som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi och/eller varor som används inom ramen för denna verksamhet

52. Celltech har i detta hänseende gjort gällande att förstainstansrätten inte alls fastslog att ett användningsområde inte kan utgöra en sådan egenskap hos en vara eller en tjänst som ett varumärke inte får beskriva enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.1 punkterna 39 och 40 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten endast att överklagandenämnden inte hade visat att ordet celltech omedelbart och otvetydigt kan uppfattas som en beskrivning av egenskaperna hos de varor och tjänster som avses i registreringsansökan.

53. I punkterna 36-38 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att överklagandenämnden inte hade visat vare sig att cellteknologi existerade eller dess karaktär.

54. Under sådana omständigheter kunde inte förstainstansrätten pröva huruvida de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan kunde användas i ett funktionellt sammanhang som innefattar cellteknologi.

55. I punkt 39 i den överklagade domen gjorde således förstainstansrätten ett hypotetiskt antagande att så kunde vara fallet, vilket framgår av orden [ä]ven för det fall i punktens första mening.

56. Den tredje grunden är således riktad mot ett överflödigt domskäl i den överklagade domen och kan därför inte medföra att domen upphävs, även om den annars hade kunnat godtas.

57. Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall på denna grund.

58. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten inte har motiverat bedömningen i punkt 40 i den överklagade domen att det sökta varumärket inte kan uppfattas, omedelbart och otvetydigt, som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet. Det framgår nämligen inte av den överklagade domen varför inte orden celltech eller cell technology beskriver den egenskap som består i den vetenskapliga metod som används för att erhålla de aktuella varorna och tjänsterna.

59. Celltech har gjort gällande att det ankommer på harmoniseringsbyrån att visa att genomsnittskonsumenten kan uppfatta ordet celltech (eller till och med uttrycket cell technology) som en beskrivning av en sådan egenskap. Vidare motiverade förstainstansrätten sin bedömning i punkterna 35-41 i den överklagade domen.

60. Såsom framgår av prövningen av den första grunden är förstainstansrättens motivering, i punkterna 35-38 i den överklagade domen, av bedömningen i punkt 40 i samma dom att överklagandenämnden inte hade visat att det sökta varumärket beskrev de aktuella varorna och tjänsterna, tillräcklig.

61. Överklagandet kan därför inte vinna bifall på den fjärde grunden.

62. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte godta att beteckningen på en vetenskaplig metod för att erhålla varor eller tjänster är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

63. Ordet celltech i bemärkelsen cell technology kan anses avse varor och tjänster vars egenskaper utgör en följd av förbättringar inom de biovetenskaper som använder eller förändrar celler, det vill säga inom området för forskning avseende cellteknologi. Omsättningskretsen kan således uppfatta den vetenskapliga metoden för att producera varor eller tillhandahålla tjänster som en väsentlig, konkret och direkt egenskap.

64. Celltech har gjort gällande att det var riktigt av förstainstansrätten att underkänna påståendet att uttrycket cell technology beskriver den vetenskapliga metoden för att tillverka de berörda varorna eller tillhandahålla de berörda tjänsterna. Harmoniseringsbyrån har inte kunnat ange någon hänvisning till detta uttryck i vetenskaplig eller annan litteratur, eftersom det aldrig används av någon fackman för att beskriva något som helst. Det kan följaktligen inte anses ge någon upplysning avseende de aktuella varorna.

65. I motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande fastslog inte förstainstansrätten att ett ord eller ett uttryck som betecknar en vetenskaplig metod för att tillverka farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, sammansättningar och substanser eller tillhandahålla tjänster inom området för biologisk, medicinsk och kemisk vetenskap inte beskriver de varor och tjänster som erhålls med hjälp av denna metod.

66. Det har fastslagits inom ramen för prövningen av den första grunden att förstainstansrätten ogiltigförklarade det omtvistade beslutet på grund av att överklagandenämnden inte hade visat att cellteknologi utgör en metod för att tillverka de varor eller tillhandahålla de tjänster som avses i registreringsansökan.

67. Överklagandet kan därför inte vinna bifall på den femte grunden.

68. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det följer av punkt 98 i domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland att ett ordmärke som består av enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts presumeras beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Denna presumtion kan endast brytas om en ovanlig ändring görs vid sammansättningen av delarna, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende.

69. Förstainstansrätten var således skyldig att pröva huruvida orden cell och tech var för sig beskrev de berörda varorna och tjänsterna. Om den hade fastslagit att så var fallet borde den ha förklarat på vilket sätt sammansättningen av dessa två beskrivande ord så att de bildar ordet celltech medför en ovanlig ändring i syntaktiskt eller semantiskt avseende så att sistnämnda ord inte beskriver nämnda varor och tjänster. Förstainstansrätten åsidosatte således artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 genom att inte göra en sådan prövning.

70. Harmoniseringsbyrån har tillagt att förstainstansrättens bedömning inte kan motiveras på grundval av domstolens dom av den 16 september 2004 i mål 0329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317), som det hänvisas till i punkt 43 i den överklagade domen. Domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån avser nämligen särskiljningsförmågan hos ett varumärke som är sammansatt av en beskrivande och en icke beskrivande del och inte som i förevarande fall den beskrivande karaktären som ett varumärke har som är sammansatt av två delar som var för sig kan uppfattas som beskrivande. Nämnda dom rör dessutom tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och inte tolkningen av artikel 7.1 c i samma förordning.

71. Enligt Celltech har inte domstolen fastslagit att det föreligger en presumtion för att ett varumärke som är sammansatt av två delar utan särskilj ningsförmåga saknar särskiljningsförmåga. I domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland fastslog domstolen endast att enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor som regel fortsätter att beskriva dessa egenskaper. Det framgår dock av domstolens fasta rättspraxis, och särskilt av domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, att ett varumärke skall bedömas i sin helhet, eftersom genomsnittskonsumenten inte delar upp varumärket i dess olika beståndsdelar.

72. Det var således riktigt av förstainstansrätten att pröva varumärket CELLTECH i sin helhet.

73. Det framgår av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 att varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna inte får registreras.

74. De registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 59 och där angiven rättspraxis).

75. Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 uttrycker en målsättning av allmänintresse som innebär att kännetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka registreringen söks fritt skall kunna användas av alla. Denna bestämmelse hindrar således att kännetecken och upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärken (dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 62 och där angiven rättspraxis).

76. För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar, såsom det sökta varumärket, skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste konstateras att ordet i sig har beskrivande karaktär (se, i fråga om artikel 3.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken i huvudsak är identisk med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 96, och dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 37).

77. Såsom harmoniseringsbyrån har erinrat om framgår det av domstolens rättspraxis att enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts som huvudregel fortsätter att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (domarna i de ovannämnda målen Koninklijke KPN Nederland, punkt 98, och Campina Melkunie, punkt 39).

78. Domstolen har emellertid tillagt att det kan anses att en sådan sammansättning inte är beskrivande i den mening som avses i denna bestämmelse, under förutsättning att den ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika delar blott förenas (domarna i de ovannämnda målen Koninklijke KPN Nederland, punkt 99, och Campina Melkunie, punkt 40).

79. Vad gäller ett varumärke som består av ord kan bedömningen av huruvida varumärket har beskrivande karaktär delvis avse varje beståndsdel sedd för sig, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör (se, analogt, vad gäller artikel 7.1 b i förordningen, domarna i de ovannämnda målen SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28, och BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 29).

80. Av vad som anförts följer att det, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, inte framgår av domstolens rättspraxis att det är obligatoriskt att först göra en bedömning av ett varumärkes beståndsdelar. Däremot skall överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån och, om talan väcks, förstainstansrätten pröva huruvida ett varumärke är beskrivande med avseende på dess helhet.

81. Domstolen konstaterar att förstainstansrätten prövade huruvida varumärket CELLTECH var beskrivande med avseende på dess helhet och att den fastslog att det inte visats att varumärket, även i bemärkelsen cell technology, beskrev de varor och tjänster som avses i registreringsansökan. Förstainstansrätten åsidosatte således inte artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

82. Den andra grunden skall därför underkännas och harmoniseringsbyråns överklagande skall således ogillas.

83. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämpliga på mål om överklagande enligt artikel 118 i rättegångsreglerna, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Celltech har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall Celltechs yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) skall ersätta rättegångskostnaderna.

1 Rättegångsspråk: engelska.