Förslag till avgörande av generaladvokat MELCHIOR WATHELET föredraget den 21 april 2016

1 Originalspråk: franska.

2 EUT L 78, 2009, s. 1.

3 22791 euro [17 månader × 1278 + 25 dagar × (1 278/30)].

4 Genom direktiv 2004/48 harmoniseras åtgärder, förfaranden och sanktioner enligt nationell rätt vid intrång i immateriella rättigheter. Enligt skäl 10 i direktiv 2004/48 är syftet att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden. I artikel 2.1 i direktiv 2004/48 föreskrivs följande: Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga … vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt. Domstolen har slagit fast att bestämmelserna i detta direktiv inte syftade till att reglera samtliga aspekter av immaterialrätten utan endast dem som avser dels efterlevnaden av immaterialrättsskyddet, dels intrång i detta skydd, genom att föreskriva effektiva rättsmedel för att hindra, få att upphöra eller åtgärda samtliga immaterialrättsintrång (se dom Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punkt 73). Följaktligen ger nämnda direktiv utrymme för fortsatta skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftningar när det gäller åtgärder, förfaranden och sanktioner vid intrång i immateriella rättigheter (se exempelvis artikel 13 i direktiv 2004/48 i vilken föreskrivs en hel rad olika möjligheter till ekonomisk ersättning som medlemsstaterna kan välja mellan).

5 Följaktligen anser jag att de korrigeringsåtgärder (artikel 10), förelägganden (artikel 11) och skadestånd (artikel 13) som föreskrivs i direktiv 2004/48 inte är tillämpliga före offentliggörandet av registreringen av varumärket.

6 En vägledande förteckning över förbjudna handlingar finns i artikel 9.2 i förordning nr 207/2009.

7 Se, för ett liknande resonemang, artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009.

8 Dagen för ingivande av en ansökan om gemenskapsvarumärke saknar emellertid inte relevans. Denna tidpunkt har nämligen en avgörande betydelse när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om prioritet för varumärken. Se bland annat avdelning III, avsnitt 2 i förordning nr 207/2009 med rubriken Prioritet.

9 Den hänskjutande domstolen har framhållit att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke enligt nationell rätt får kräva ersättning för förmögenhetsskadan, inbegripet ersättning för utebliven vinst samt ersättning för immateriell skada, men även återbetalning av det gängse värdet för det som har erhållits genom intrånget samt under vissa omständigheter vinsten av det som erhållits till följd av intrånget från tredje man som begår intrång i den ensamrätt som beskrivs i artikel 9.1 och 9.2 i förordning nr 207/2009, åtminstone för perioden från och med det att registreringen av varumärket har offentliggjorts. [I övrigt] omfattas inte en intrångsgörare som inte inser eller borde ha insett att han inte var berättigad av skyldigheten att ersätta det som felaktigt har erhållits, om han inte längre gör någon vinst till följd av intrånget vid den tidpunkt då han fick kännedom eller förväntas ha fått kännedom om det anspråk som riktats mot honom. Den hänskjutande domstolen anser det möjligt "att skälig ersättning i den mening som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 i enlighet med systematiken i förordningen ska omfatta lägre anspråk än det rättsliga skyddet vid ett senare intrång enligt punkterna 1 och 2 i samma artikel.”

10 Min kursivering.

11 Se även, analogt, artikel 32.1 f i avtalet om en enhetlig patentdomstol (EUT C 175, 2013, s. 1), i vilken föreskrivs att den enhetliga patentdomstol som inrättas genom avtalet ska ha exklusiv behörighet när det gäller talan om skadestånd eller ersättning på grundval av det provisoriska skyddet knutet till en offentliggjord ansökan om europeiskt patent”.

12 Min kursivering. Domstolen tolkade begreppet rimlig ersättning i artiklarna 14 och 94 i förordning nr 2100/94 i dom Geistbeck ( C‑509/10, EU:C:2012:416). I och med att domstolen tolkade begreppet rimlig ersättning vid otillåten användning av en registrerad växtsort, anser jag emellertid att den tolkningen inte kan överföras på förevarande fall. Artikel 9.3 i förordning nr 207/2009 avser inte sådana situationer som utgör intrång rättsligt sett.

13 Mot bakgrund av den omständigheten att begreppet skälig ersättning och andra liknande begrepp används i flera texter om immateriella rättigheter kan domstolens beslut i förevarande mål få följder som sträcker sig längre än till detta mål.

14 I det avseendet anser jag att den nationella lagstiftningen måste respektera den lägsta skyddsnivå som föreskrivs i direktiv 2004/48. Enligt artikel 2.1 i detta direktiv kan för övrigt medel som är gynnsammare för rättighetshavaren än de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i nämnda direktiv erbjudas genom nationell lagstiftning.

15 Se dom Nokia ( C‑316/05, EU:C:2006:789, punkt 21 och där angiven rättspraxis).

16 Se dom Imagination Technologies/harmoniseringsbyrån ( C‑542/07 P, EU:C:2009:362, punkt 57).

17 EGT L 303, 1995, s. 1.

18 Artikel 7 i förordning nr 207/2009 innehåller en lång förteckning över absoluta registreringshinder. Ett varumärke får exempelvis inte registreras om det saknar särskiljningsförmåga, om det strider mot allmän ordning eller mot allmän moral eller om det är ägnat att vilseleda allmänheten.

19 I artikel 45 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande: Om en ansökan är i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning och någon invändning inte har framställts inom [tre månader efter offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärket], eller om en invändning har avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, ska varumärket registreras som ett gemenskapsvarumärke, ... Se även regel 23 i förordning nr 2868/95 med rubriken Registrering av varumärket, i vilken föreskrivs följande: Då ingen invändning har inlämnats eller då inlämnade invändningar har avgjorts slutligt genom återkallelse, avslag eller annat beslut [ska varumärket] registreras i registret över gemenskapsvarumärken. Den andra perioden i fråga i det nationella målet var ungefär tre månader. Det finns för övrigt inga uppgifter i handlingarna i målet vid domstolen att någon invändning hade ingetts mot varumärket HolzProf.

20 I artikel 8 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande: Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras … om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, … om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Rätten att motsätta sig en registrering av ett gemenskapsvarumärke gäller endast för varumärkesinnehavare och licenstagare som dessa varumärkesinnehavare bemyndigat i enlighet med artiklarna 8 och 41 i förordning nr 207/2009.

21 Inte minst då de handlingar som avses i artikel 9.3 i förordning nr 207/2009 är samma som dem som kommer att vara förbjudna efter offentliggörandet av registreringen.

22 Se, däremot, artikel 67.1 EPC, i vilken föreskrivs att en ansökan om europeiskt patent från och med dagen för offentliggörandet av ansökan tills vidare ska garantera sökanden det skydd som föreskrivs i artikel 64 i de konventionsstater som angetts i ansökan, det vill säga samma rättigheter som dem som är knutna till ett nationellt patent som utfärdats i den staten.

23 Det är också den ståndpunkt som anförts av Multi Protect, Republiken Estland och Republiken Grekland, vilka anser att begreppet skälig ersättning i artikel 9.3 i förordning nr 207/2009 borde omfatta mer begränsade anspråk än det rättsliga skydd som föreskrivs i händelse av intrång i redan registrerade varumärken. De anser även att ersättning för ideell skada inte omfattas av detta begrepp. Multi Protect anser att [f]ör att fastställa den exakta vidden av den skäliga ersättningen bör följaktligen följande omständigheter prövas och jämföras: a) Vilken förmögenhetsnytta har intrångsgöraren erhållit? … b) Vilka jämförbara licensavtal används vanligtvis på marknaden? c) Vilken kostnad skulle intrångsgöraren ha haft, vid en lösning som skulle ha gjort det möjligt för vederbörande att nå det eftersträvade resultatet utan att använda ett tecken som var identiskt med eller liknade det varumärke som avsågs i ansökan …?

24 Kommissionen anser däremot att ”det inte kan anses skäligt, vid ett sådant intrång som avses i artikel 9.3 i förordning nr 207/2009, att skyddet är svagare än vid ett senare intrång, som avses i punkterna 1 och 2. Enligt kommissionen är effekten av intrånget detsamma för varumärkesinnehavaren, oavsett om det äger rum mellan offentliggörandet av ansökan och registreringen eller efter offentliggörandet av registreringen. Kommissionen har även framhållit att det inte finns några skäl att en intrångsgörare ska ges en förmånligare behandling under perioden före registreringen. Jag delar inte den ståndpunkten. Varför skulle det då göras skillnad mellan de båda perioderna i artikel 9.3 i förordning nr 207/2009?

25 Se artikel 13.1 i direktiv 2004/48.

26 Se mitt förslag till avgörande i mål Liffers ( C‑99/15, EU:C:2015:768, punkt 28).

27 Se artikel 13.2 i direktiv 2004/48.

28 Denna bestämmelse innebär enligt min mening att skälig ersättning ska betalas även när intrång i ett gemenskapsvarumärke har gjorts utan vetskap om att ansökan om varumärket har offentliggjorts.

29 Av den som använt det varumärke som omfattas av en ansökan men ännu inte har registrerats.

30 Jag anser inte att det vore oproportionerligt att förordna om återbetalning av vinst i enlighet med artikel 13.2 i direktiv 2004/48 även då intrångsgöraren inte haft vetskap om offentliggörandet av ansökan om varumärket (oavsiktligt intrång), eftersom alla andra åtgärder eller förfaranden för intrång i immateriella rättigheter är uteslutna i enlighet med artikel 9.3 i förordning nr 207/2009 (eftersom varumärket inte kan göras gällande före offentliggörandet av registreringen). Se även punkt 43 ovan.