Förslag till avgörande av generaladvokat Giovanni Pitruzzella föredraget den 6 mars 2019

1 Originalspråk: italienska.

2 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) ( T‑4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18) och dom av den 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (100 och 300) ( T‑425/07 och T-426/07, EU:T:2009:454, punkt 19).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 2008, s. 25). Från och med den 15 januari 2019 upphävdes och ersattes direktiv 2008/95 med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), som trädde i kraft efter det datum som är relevant för omständigheterna i det nationella målet.

4 Artikel 5.1 b i direktiv 2015/2436 har i stort sett samma lydelse.

5 Se artikel 10.2 b.

6 En (icke officiell) engelsk översättning av varumärkeslagen finns på Världsorganisationens för den intellektuella äganderätten webbplats https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.

7 Det framgår av beslutet om hänskjutande att risken för förväxling med äldre varumärken enligt svensk rätt ska bedömas ex officio i samband med handläggningen av ansökan om registrering.

8 PRV klargjorde under förhandlingen, som svar på domstolens fråga, vad gäller den ändrade praxis som nämns i beslutet om hänskjutande, att, medan en disclaimer tidigare var ett villkor för att få registrera ett tecken som innehöll namn på geografiska områden, började PRV, från och med år 2012, med tillämpning av det kriterium som anges i punkt 31 i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee ( C‑108/97 och C‑109/97, EU:C:1999:230), skilja mellan fall där den geografiska beteckningen har ett samband med den berörda kategorin varor och fall där ett sådant samband inte kan identifieras. I de förstnämnda fallen avslås numera registreringsansökan medan den i de sistnämnda fallen beviljas utan krav på disclaimer.

9 RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

10 Den hänskjutande domstolen hänvisar, som ett exempel, till Patentbesvärsrättens dom av den 3 oktober 2011, i mål nr 10-136, BIOGEN.

11 Förutom i Sverige förekommer den i Irland och Lettland. Förenade kungariket har numera upphävt möjligheten för registreringsmyndigheter att införa en disclaimer i samband med registreringen, se Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, 2013, som finns tillgänglig på webbplatsen https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, s. 74, punkt 2.40.

12 Se för ett liknande resonemang generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål Koninklijke KPN Nederland ( C‑363/99, EU:C:2002:65, punkt 45). I den domen slog domstolen fast att verkningarna av registreringen inte fick begränsas, utan att för den skull uttryckligen ta ställning till möjligheten att avstå från skydd (se dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland ( C‑363/99, EU:C:2004:86, punkterna 114 och 115).

13 Direktiv 2015/2436 går utöver den begränsade räckvidd för tillnärmning som uppnåddes genom direktiv 2008/95 genom att utvidga den till andra aspekter av såväl den materiella varumärkesrätten som dess förfaranderegler (se, i synnerhet, skälen 8 och 9).

14 Se skäl 8 i direktiv 2008/95. Se, för ett liknande resonemang, skäl 12 i direktiv 2015/2436.

15 Såsom redan har anförts genomför direktiv 2015/2436 en mer långtgående tillnärmning, genom att, såsom anges i skäl 9, också tillnärma förfaranderegler på området registrering av varumärken även om detta endast ska ske genom fastställande av allmänna principer, medan det står medlemsstaterna fritt att fastställa mer specifika bestämmelser.

16 Enligt skäl 6 i direktiv 2008/95 kan [medlemsstaterna] t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda, samt bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.

17 Se skäl 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) och skäl 3 i direktiv 2015/2436, där det anges att [s]amexistensen och balansen mellan varumärkessystem på nationell nivå och unionsnivå är i själva verket en hörnsten i unionens förhållningssätt när det gäller skydd av immateriella rättigheter.

18 Se artikel 38.2 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och artikel 37.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Sistnämnda bestämmelse gällde fram till dess att den upphävdes, med verkan från och med den 23 mars 2016, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster e modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21; se artikel 1.35 b och, i fråga om tillämpningsdagen, artikel 4 första och andra stycket).

19 Se, för ett liknande resonemang, avseende artikel 37.2 i förordning nr 207/2009, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) ( T-4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18), där tribunalen slog fast att den disclaimer som sökanden erbjudit, och som avsåg ordelementet i ett sammansatt varumärke där de figurativa beståndsdelarna utgjordes av en gul färg och den utmärkande stilen på ordelementet Q10, inte kunde godtas. Det faktum att det ordelement som disclaimern omfattade ansågs dominerande och att de figurativa beståndsdelarna endast var dekorativa till sin karaktär föranledde tribunalen att fastställa att det sökta varumärket, om disclaimern godtogs, inte skulle innehålla någon särskiljande beståndsdel till vilken ensamrätt skulle kunna beviljas i den mening som avses i artikel 9 i förordning nr 207/2009.

20 Se skäl 10 i direktiv 2008/95 där det anges att det [f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Se, för ett likande resonemang, skäl 10 i direktiv 2015/2436, där det anges att [d]et är av grundläggande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstater.

21 I artikel 14.1 b i direktiv 2015/2436 hänvisas, förutom till de upplysningar som det hänvisas till i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95, även till tecken” som saknar särskiljningsförmåga.

22 Enligt artikel 6.1 andra stycket i direktiv 2008/95 förutsätts dock att användningen sker i enlighet med god affärssed. Angående tolkningen av detta villkor se dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, ( C‑100/02, EU:C:2004:11, punkt 25), som avser tolkningen av samma bestämmelse i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), vilket direktiv föregick direktiv 2008/95. I nämnda punkt 25 anges att det faktum att det föreligger risk för förväxling på grund av ljudlikhet mellan den aktuella angivelsen av geografiskt ursprung, även om den används som varumärke, och ett tidigare ordmärke inte i sig är tillräckligt för att användningen av en sådan indikation inte ska anses överensstämma med nämnda användning.

23 Samma lydelse används i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 (och nu artikel 4.1 c i direktiv 2015/2436), även om det rör sig om två helt fristående bestämmelser, vilket domstolen har understrukit i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee ( C‑108/97 och C‑109/97, EU:C:1999:230, punkt 28) och dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret ( C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 59–62).

24 Se, vad gäller artikel 6.1 b i direktiv 89/104, dom av 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee ( C‑108/97 och C‑109/97, EU:C:1999:230, punkt 28). Domstolen har klargjort att artikel 6 i direktiv 89/104, genom en begränsning av rättsverkningarna av de rättigheter som en varumärkesinnehavare har enligt artikel 5 i nämnda direktiv, syftar till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla, se dom av den 23 februari 1999, BMW ( C‑63/97, EU:C:1999:82, punkt 62), och dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, ( C‑100/02, EU:C:2004:11, punkt 16).

25 Se skäl 11 i direktiv 2008/95 och skäl 16 i direktiv 2015/2436.

26 Se, i synnerhet, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 17), dom av den 6 oktober 2005, Medion ( C‑120/04, EU:C:2005:594, punkterna 24 och 26), och dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux ( C‑102/07, EU:C:2008:217, punkt 28).

27 Se, för ett liknande resonemang, skäl 16 i direktiv 2015/2436

28 Se dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 22), dom av den 22 juni 2000, Marca Mode ( C‑425/98, EU:C:2000:339, punkt 40), dom av den 6 oktober 2005, Medion ( C‑120/04, EU:C:2005:594, punkt 27), dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux ( C‑102/07, EU:C:2008:217, punkt 29) och dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker ( C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33).

29 Se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker ( C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36) och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret ( C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 85).

30 Se dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 23).

31 Se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker ( C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35), och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret ( C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 34).

32 Se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 23) dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323 punkt 25), dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker ( C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35) och dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe och harmoniseringskontoret ( C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 60).

33 Se i synnerhet domen harmoniseringskontoret/Shaker ( C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41), och domen Aceites del Sur-Coosur/Koipe ( C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 61). Domstolen har i det avseendet angett att även om omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar, är det endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen, se domen harmoniseringskontoret/Shaker ( C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkterna 41 och 42), dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret ( C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkterna 42 och 43 och där angiven rättspraxis).

34 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2004, AVEX/EUIPO – Ahlers (a) ( T-115/02, EU:T:2004:234, punkt 20), och dom av den 13 juni 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Återgivning av en kohud), ( T-153/03, EU:T:2006:157, punkt 32).

35 Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 26).

36 Förordning 2017/1001.

37 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon ( C‑39/97, EU:C:1998:442, punkt 28).

38 En sådan bedömning måste nämligen grunda sig på de karakteristiska och dominerande beståndsdelarna i de motstående tecknen och inte på de beståndsdelar som är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga, men beaktar även förhållandet mellan tecknets olika beståndsdelar så att det övergripande intryck allmänheten får av det ska kunna rekonstrueras.

39 Av rättspraxis framgår att, när de motstående varumärkena inte liknar varandra, anses det automatiskt inte föreligga någon risk för förväxling utan att övriga faktorer som en sådan bedömning är avhängig av behöver beaktas, se bland annat dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret ( C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 65).

40 Det räcker att hänvisa till omständigheterna i det nationella målet, i vilket endast ordelementet i varumärket omfattas av en disclaimer och inte beståndsdelens stilistiska utförande.

41 Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 18).

42 Se dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 23).

43 Se dom av den 29 september 1998, Canon ( C‑39/97, EU:C:1998:442, punkt 17), och dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 19).

44 SE, bland annat, dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkterna 22 och 24) och dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323, s. 20 ff).

45 I dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ( C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 23), angav domstolen att vid bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga ska hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. Samma kriterier räknas upp i dom av den 4 maj 1999 Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 och C‑109/97, EU:C:1999:230, punkt 51), angående huruvida en geografisk beteckning har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 89/104 (det faktum att bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga ska vara konkret följer även av punkt 52 i nämnda dom).

46 I dom av den 27 april 2006, Levi Strauss ( C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 20), angående artikel 5.1 i direktiv 89/104, slog domstolen fast att för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga, skall domstolen beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då ett kännetecken som innebär varumärkesintrång började användas. När bedömningen, såsom i det nationella målet, äger rum i syfte att registrera det äldre märket, bör datumet vara det datum då ansökan om registrering av varumärket lämnades in.

47 Se ovan fotnot 8.

48 Enligt de principer som domstolen fastställde i den domen beror graden av särskiljningsförmåga hos ett tecken som innehåller en ursprungsbeteckning på hur allmänheten associerar renomméet eller egenskaperna hos de varor och tjänster som varumärket avser med det område som varumärket betecknar, vilken bedömning alltså enbart grundar sig på uppfattningen hos konsumenterna av dessa varor eller tjänster.

49 Såsom faktor vid bedömningen av risken för förväxling ska varumärkets särskiljningsförmåga ställas i relation till alla övriga relevanta faktorer, så att denna bedömning blir så konkret som möjligt. Domstolen har redan vid flera tillfällen slagit fast att det sökta varumärkets särskiljningsförmåga utgör endast en av flera omständigheter i den övergripande bedömningen risken för förväxling (se, i synnerhet, beslut av den 29 november 2012, Hrbek/harmoniseringskontoret, C‑42/12 P, ej publicerad, EU:C:2012:765, punkt 61, och dom av den 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret, C‑91/14 P, ej publicerad, EU:C:2014:2261, punkt 22; C‑43/15 P, punkt 61) och att, även om det är riktigt att risken för förväxling är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har är den emellertid inte helt utesluten när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga (se, i synnerhet, beslut av den 19 november 2015, Fetim/harmoniseringskontoret, C‑190/15 P, ej publicerad, EU:C:2015:778, punkt 40 och där angiven rättspraxis, C‑43/15 P, punkt 62), bland annat om de aktuella kännetecknen liknar varandra och de aktuella varorna eller tjänsterna är av liknande slag (se, i synnerhet, beslut av den 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret, C‑91/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2261, punkt 24 och där angiven rättspraxis, och beslut av den 7 maj 2015, Adler Modemärkte/harmoniseringskontoret, C‑343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310, punkt 59; C‑43/15 P, punkt 63).

50 Se punkt 26 i förevarande förslag till avgörande.