Förslag till avgörande av generaladvokat Evgeni Tanchev föredraget den 16 oktober 2019

1 Originalspråk: engelska.

2 Tjänster av detta slag som migrerar kallas också för kick (spark). Motparternas särskilda produkter är molnmigrering, molnbackup och molnhanteringstjänster. Dessa erbjuds som ett komplement till programvaran Microsoft Office 365. Man valde namnet SkyKick, eftersom det låter som sidekick, vilket för tanken till bolagets tjänster, där kunderna kickar (migrerar) sina data till ett moln (det vill säga himlen, sky).

3 Förslag till avgörande av generaladvokaten Léger i målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C-418/02, EU:C:2005:12, punkt 47).

4 Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

5 I det allmänna meddelandet från TMDN fastställdes fem termer i klassrubrikerna som inte uppfyllde kravet på klarhet och precision: Klass 7, maskiner, klass 37, reparation, klass 37, installationstjänster, klass 40, behandling av ämnen och material, och klass 45, personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov. I meddelandet har anförts att beteckningen maskiner [ger] inte en tydlig indikation om vilka maskiner som omfattas. Maskiner kan ha olika egenskaper och användningsområden, de kan kräva mycket varierande teknisk kapacitet och kunnande för att tillverkas och/eller användas, vara inriktade på olika konsumenter eller säljas via olika kanaler och därför ha anknytning till olika marknadssektorer.

6 I denna bestämmelse anges att en ansökan [om registrering av varumärke] ska ange att varumärket används av sökanden eller med dennes godkännande, i förhållande till [de varor och tjänster för vilka varumärket önskas registrerat], eller att det är sökandens verkliga avsikt att varumärket ska användas på detta sätt (min kursivering).

7 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

9 Rådets förordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

10 Dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland ( C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34), och dom av den 7 juli 2005, Nestlé ( C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 25).

11 Rådets förordning av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, 2006, s. 14).

12 Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).

13 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl. ( C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 31).

14 Dom av den 9 mars 2006, Matratzen Concord ( C-421/04, EU:C:2006:164, punkt 19).

15 Dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries ( C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 42).

16 Jämför förslag till avgörande av generaladvokaten Bot i målet Chartered Institute of Patent Attorneys ( C-307/10, EU:C:2011:784, punkt 68).

17 Dom av den 12 december 2002, Sieckmann ( C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 48).

18 Dom av den 19 december 2012, Leno Merken ( C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).

19 Johnson, P., So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?, International Review of Intellectual Property and Competition Law 49(8), augusti 2018, s. 940–970, avsnitt 2.3. Dessutom visade en oberoende utredning som beställts och publicerats av Förenade kungarikets varumärkesmyndighet att varumärken som till och med innehöll mer än 1000 ord endast användes till 0,08 procent av den summa som begärdes vid registrering. Se Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., Cluttering and non-use of trade marks in Europe, UK IPO, augusti 2015.

20 Dom av den 12 december 2002, Sieckmann ( C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 50).

21 Vilket nämnts i Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., ovan anfört arbete, s. 96.

22 Med avseende på registreringen av ett varumärke som aldrig har använts och om man teoretiskt sett kan åberopa ett sådant varumärke, se det pågående målet C‑622/18, Cooper International Spirits m.fl. Domstolen måste vara konsekvent i sin bedömning av det målet och förevarande mål.

23 Jämför dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, EU:C:2009:361, se punkterna 43 och 44).

24 Mercury Communications Ltd mot Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, på s. 864–865.

25 1402.03 d § TMEP har följande lydelse: Varje gång beteckningen datorprogram används för varor måste denna vara tillräckligt precis för att det ska vara möjligt att bedöma förväxlingsrisken. Syftet med att kräva att beteckningen datorprogram ska vara specifik är att undvika onödiga avslag på ansökningar om registrering... när parternas faktiska varor inte är närliggande och det inte finns någon konflikt på marknaden.... Då datorprogram är utbredda och i hög grad specialiserade kommer [inte ens] vidsträckta specifikationer som datorprogram på det medicinska området eller datorprogram på utbildningsområdet att godkännas, om inte den särskilda funktionen av eller det särskilda syftet med programmet på området i fråga har angetts....[D]atorprogram för användning vid cancerdiagnos eller datorprogram för användning för att lära barn att läsa skulle kunna godtas.

26 Se ett annat avgörande från den hänskjutande domstolen i målet FIL Ltd mot Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat) på s. [95], domaren Arnold.

27 Johnson, P., ovan anfört arbete, avsnitt 5.2. Denna del av förslaget till avgörande stöder sig på den bedömning som redan har gjorts av professor Johnson.

28 Denna praxis från tribunalen kommer att behandlas av domstolen i målet C-714/18 P, ACTC/EUIPO och i de förenade målen C-720/18 och C-721/18, Ferrari (ännu ej avgjorda).

29 Jämför dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR) ( T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 24).

30 Se dom av den 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/harmoniseringskontoret – equinet Bank (EQUITER) ( T-47/12, EU:T:2014:159, punkt 20).

31 Såsom redan har föreslagits av Johnson, P., ovan anfört arbete, avsnitt 5.3.

32 Se, även, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 48).

33 Johnson, Philip, ovan anfört arbete, avsnitt 4.3, som förklarar hur detta är förenligt med förarbetena.

34 Madridsystemet om internationell registrering av varumärken regleras av Madridöverenskommelsen som ursprungligen ingicks 1891, och protokollet till Madridöverenskommelsen, som ursprungligen ingicks 1989.

35 Kommissionen har, i sak, hänvisat till dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, EU:C:2009:361), dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com/harmoniseringskontoret – Pelikan (Pelikan) ( T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689; ej överklagad), och dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) ( T-82/14, EU:T:2016:396; överklagande avvisat genom beslut av den 14 december 2017, Verus/EUIPO ( C‑101/17 P, ej publicerat, EU:C:2017:979)).

36 Medan ond tro enligt den förra bestämmelsen i förordningen utgör en absolut ogiltighetsgrund, är detta inte direkt fallet i fråga om artikel 3.2 d i direktiv 89/104. Enligt den artikeln kan medlemsstaterna i stället välja huruvida ond tro ska utgöra en ogiltighetsgrund eller inte enligt nationell rätt. I alla händelser kan dessa bestämmelser i sak tolkas på samma sätt.

37 Se dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, EU:C:2009:361).

38 Se, exempelvis, dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO ( T‑82/14, EU:T:2016:396).

39 Jämför hennes förslag till avgörande i målet Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO ( C-104/18 P, EU:C:2019:287, punkt 32).

40 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 37 och 42).

41 Se, exempelvis, dom av den 7 juni 2011, Psytech International/harmoniseringskontoret – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) ( T-507/08, ej publicerad, EU:T:2011:253, punkterna 88 och 89, ej överklagad), dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/harmoniseringskontoret – Fors MW (BIGAB) ( T-33/11, EU:T:2012:77, punkterna 24–26, ej överklagad), dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com/harmoniseringskontoret – Pelikan (Pelikan) ( T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689, punkterna 54, 55 och 58–60, ej överklagad), dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/harmoniseringskontoret – PSA Peugeot Citroën (Simca) ( T-327/12, EU:T:2014:240, punkterna 38 och 39, ej överklagad), och dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) ( T-82/14, EU:T:2016:396, punkterna 28–33 och 48–52).

42 Se dom av den 29 juni 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) ( T‑343/14, EU:T:2017:458, punkterna 46 och 47, ej överklagad).

43 Domen LUCEO, punkterna 28–33 och 48–52.

44 Dom av den 5 maj 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) ( T-132/16, ej publicerad, EU:T:2017:316, punkterna 63–65, ej överklagad).

45 Se punkt 210 i den nationella domen. I detta avseende tycker jag inte nödvändigtvis att det faktum att reglerna i Förenade kungariket uttryckligen kräver att det finns en avsikt att använda varumärket enligt artikel 32.3 i 1994 års lag är avgörande.

46 Se Gromax Plasticulture Ltd mot Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, punkt 379. Se, även, DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd mot Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc mot WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH mot Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd mot YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd mot Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp mot One Max Ltd (O/486/17), och Paper Stacked Ltd mot CKL Holdings NV (O/036/18).

47 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, EU:C:2009:361).

48 Dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing ( C-569/08, EU:C:2010:311).

49 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, EU:C:2009:361).

50 Se även det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 22 juli 2019 (det omtvistade EU-varumärket omfattade en stor mängd varor och tjänster som bara var en upprepning av det tidigare, redan registrerade, EU-varumärket MONOPOL. Alla de nämnda omständigheterna visade att innehavarens avsikt var att utnyttja reglerna om EU-varumärken i eget syfte genom att på ett konstlat sätt skapa en situation där det inte var nödvändigt att styrka verklig användning av de tidigare varumärkena för de varor och tjänster som nämndes, vilket innebar att ond tro delvis hade styrkts.)

51 Domen LUCEO.

52 Tsoutsanis, Alexander, Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, s. 65.

53 Johnson, P., ovan anfört arbete, avsnitt 4.3, som förklarar mer ingående att det finns minst fem skäl för varför denna uppfattning är korrekt.

54 Begreppet ond tro är onekligen ett vidare begrepp som omfattar andra former av missbruk av varumärkessystemet, såsom exempelvis i syfte att bekämpa varumärkessmuggling, och också att säkerställa en god förvaltning av systemet med varumärkesregistrering och undvika att tredje parter hindras från att registrera sina (framtida) kännetecken som varumärken (se anteckningar från den tyska delegationen, som har citerats i punkt 115 i förevarande förslag till avgörande).

55 Dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela ( C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkterna 24–30).

56 Dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) ( T-321/10, EU:T:2013:372, ej överklagad).

57 Se, exempelvis, Tsoutsanis, A., ovan angivet arbete, punkt 2.38 och där angivna hänvisningar.

58 Se dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/harmoniseringskontoret – Fors MW (BIGAB) ( T-33/11, EU:T:2012:77, punkt 32, ej överklagad), och dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) ( T‑321/10, EU:T:2013:372, punkterna 47 och 48, ej överklagad).

59 Se dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ( C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 30). Som kommissionen har angett tolkades detta skäl, i domen av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries ( C-320/12, EU:C:2013:435), relativt restriktivt, så att det ansågs begränsat till de grunder som anges i direktivet. Vidare gjordes inte någon tolkning av innebörden av begreppet erhålla eller vidmakthålla... vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande.