Tribunalens dom (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) den 2 juli 2025
TRIBUNALEN (åttonde avdelningen i utökad sammansättning), sammansatt av ordföranden A. Kornezov (referent) samt domarna G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár och S. Kingston, justitiesekreterare: handläggaren G. Mitrev,
efter den skriftliga delen av förfarandet,
efter förhandlingen den 12 december 2024,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
Rättegångsdeltagarnas yrkanden
Rättslig bedömning
Fastställandet av den materiella och processuella rättens tidsmässiga tillämplighet (ratione temporis)
Yrkandet om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet
Räckvidden av det första yrkandet
Prövning i sak
– Användningen av det omstridda varumärket i enlighet med dess grundläggande funktion
– Ferrari SpA:s samtycke till tredje mans användning av dess varumärke
Yrkandet om ändring av det överklagade beslutet
Rättegångskostnader
1 Klaganden, Ferrari SpA, har med stöd av artikel 263 FEUF yrkat ogiltigförklaring och ändring av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 29 augusti 2023 (ärende R 887/2016–5) (nedan kallat det överklagade beslutet).
2 Genom en internationell registrering av den 17 oktober 2006, som designerar Europeiska unionen och som inkom till EUIPO den 8 februari 2007, ansökte Ferrari SpA, om skydd i unionen av ordmärket TESTAROSSA.
3 Den internationella registreringen offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken den 12 februari 2007 och infördes i registret över gemenskapsvarumärken den 17 december 2007.
4 De varor som det omtvistade varumärket avsåg omfattas bland annat av klass 28 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade bland annat följande beskrivning: Skalmodeller av motorfordon (leksaker), anpassningsbara byggleksaker och deras sammanfogningsdelar, byggsatser (block).
5 Den 14 november 2014 lämnade intervenienten, Kurt Hesse, in en ansökan om ogiltigförklaring av verkan av den internationella registreringen för de varor som avses i punkt 4 ovan, i enlighet med artikel 158.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse (nu artikel 198.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)), jämförd med artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning 2017/1001).
6 Genom beslut av den 18 mars 2016 biföll annulleringsenheten delvis ansökan om upphävande. Annulleringsenheten avslog ansökan med avseende på Skalmodeller av motorfordon (leksaker) (nedan kallade fordonsmodeller i förminskad skala), men biföll ansökan för övriga varor i klass 28.
7 Den 12 maj 2016 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut och yrkade delvis ogiltigförklaring av beslutet, i den del annulleringsenheten hade avslagit ansökan om upphävande av det omstridda varumärket vad gäller fordonsmodeller i förminskad skala.
8 Den 17 oktober 2016 yrkade även Ferrari SpA, genom ett anslutningsöverklagande, delvis ogiltigförklaring av annulleringsenhetens beslut, i den del annulleringsenheten hade upphävt det omstridda varumärket för anpassningsbara byggleksaker och deras sammanfogningsdelar, byggsatser (block) i klass 28.
9 Genom det överklagade beslutet biföll överklagandenämnden intervenientens överklagande och avslog Ferrari SpA:s överklagande. Ferrari SpA:s rättigheter till det omstridda varumärket har således upphävts för samtliga varor som nämns i punkt 4 ovan.
10 Ferrari SpA har yrkat att tribunalen ska
11 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
12 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
13 Med beaktande av att dagen för ingivande av ansökan om upphävande är avgörande för fastställandet av den materiella rätt som är tillämplig och av att ansökan i fråga ingavs den 14 november 2014, är de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1) tillämpliga på omständigheterna i målet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 juni 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:471, punkt 2, och dom av den 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punkt 3).
14 Det framgår av bestämmelserna i artikel 55.1 i förordning nr 207/2009 att verkan av en eventuell förklaring om upphävande har retroaktiv verkan från och med dagen för ansökan om upphävande. Eftersom handläggningsregler enligt fast rättspraxis i allmänhet anses vara tillämpliga vid tidpunkten för reglernas ikraftträdande (se dom av den 11 december 2012, kommissionen/Spanien, C‑610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 och där angiven rättspraxis), regleras den aktuella tvisten dessutom av bestämmelserna i förordning 2017/1001. Det ska emellertid påpekas att vad gäller bevisningen för verkligt bruk av det omstridda varumärket, med tillämpning av bland annat artikel 82.2 d, f och i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av förordning 2017/1001 och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1), regleras tvisten av bestämmelserna i förordning nr 2868/95 (dom av den 24 mars 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, ej publicerad, EU:T:2021:157, punkt 20).
15 Vad gäller de materiella bestämmelserna ska i förevarande fall de hänvisningar till bestämmelserna i förordning 2017/1001 som överklagandenämnden gjort i det överklagade beslutet och rättegångsdeltagarna gjort i sina inlagor följaktligen förstås som att de avser bestämmelser med samma innehåll i förordning nr 207/2009.
16 Sökandebolaget har till att börja med yrkat, utan närmare preciseringar, att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras.
17 Det framgår emellertid av en samlad läsning av ansökan att Ferrari SpA inte bestrider det överklagade beslutet i den del det avslog bolagets begäran om ogiltigförklaring av annulleringsenhetens beslut såvitt avser upphävandet av det omstridda varumärket för Skalmodeller av motorfordon (leksaker), anpassningsbara byggleksaker och deras sammanfogningsdelar, byggsatser (block) i klass 28.
18 Av detta följer att Ferrari SpA i själva verket endast har yrkat delvis ogiltigförklaring av det överklagade beslutet, i den del överklagandenämnden upphävde det omstridda varumärket för fordonsmodeller i förminskad skala i klass 28.
19 Ferrari SpA har åberopat två grunder. Den första grunden avser bristande motivering genom att inte alla relevanta omständigheter beaktades vid bedömningen av verkligt bruk av det omstridda varumärket. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, genom att överklagandenämnden felaktigt drog slutsatsen att bolaget inte hade visat att det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk vad gäller fordonsmodeller i förminskad skala.
20 Den andra grunden ska prövas först.
21 Enligt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett EU-varumärke förklaras upphävda efter ansökan till EUIPO eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång om varumärket under en sammanhängande femårsperiod, i förevarande fall från den 14 november 2009 till och med den 13 november 2014 (nedan kallad den relevanta perioden), inte har varit i verkligt bruk i unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts.
22 Enligt regel 22.3 i förordning nr 2868/95, som enligt regel 40.5 i samma förordning i tillämpliga delar ska tillämpas på upphävandeförfaranden, ska bevis om användning innehålla uppgift om plats, tid, omfattning och typ av användning av det äldre varumärket. Enligt punkt 4 i denna regel ska bevismaterialet i princip begränsas till styrkande handlingar såsom förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009.
23 Det är således fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att rätten till varumärket (se, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter dessutom att varumärket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (se dom av den 18 mars 2015, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, ej publicerad, EU:T:2015:160, punkt 25 och där angiven rättspraxis, och dom av den 11 januari 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punkt 22, ej publicerad, och där angiven rättspraxis).
24 Vidare kan verkligt bruk av ett varumärke inte visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning har använts på den berörda marknaden (se dom av den 23 september 2009, Cohausz/harmoniseringskontoret – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354, punkt 36 och där angiven rättspraxis).
25 Det följer av fast rättspraxis att bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, de särskilda förhållandena på marknaden samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (se dom av den 18 mars 2015, SMART WATER, T‑250/13, ej publicerad, EU:T:2015:160, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
26 Vad särskilt gäller egenskaperna hos marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala har domstolen redan, i sin dom av den 25 januari 2007, Adam Opel ( C‑48/05, EU:C:2007:55), prövat frågan huruvida, då ett varumärke är registrerat både för motorfordon och för leksaker, såsom i förevarande fall, tredje mans anbringande utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på fordonsmodeller i förminskad skala av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt försäljning av nämnda modeller, utgör sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra.
27 Domstolen påpekade i detta avseende att varumärkesinnehavarens ensamrätt endast ska utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera konsumenterna varans ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punkt 21).
28 Anbringande av tredje man av ett tecken som är identiskt med ett varumärke registrerat för leksaker på fordonsmodeller i förminskad skala kan följaktligen endast förhindras i enlighet med artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 om det skadar eller kan skada varumärkets funktioner (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punkt 22).
29 Frågan huruvida ett sådant anbringande skadar eller kan skada varumärkets funktioner ska bedömas med beaktande av de särskilda egenskaperna hos marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala. Det ska i detta avseende prövas huruvida en normalt informerad, skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument är van vid att fordonsmodeller i förminskad skala utgår från verkliga exemplar, och till och med lägger stor vikt vid att modellerna exakt liknar originalet och om anbringandet av biltillverkarens märke på sådana modeller i förminskad skala för den nämnda konsumenten därför endast innebär en upplysning om att det är fråga om en efterbildning i förminskad skala av ett fordon av det märket. I ett sådant fall skulle omsättningskretsen enligt domstolen inte uppfatta det tecken som är identiskt med det märke som används på fordonsmodeller i förminskad skala som saluförs av tredje man som en uppgift om att dessa varor härrör från biltillverkaren, eller ett företag med ekonomiska band med biltillverkaren, vilket innebär att en sådan användning inte inverkar menligt på detta varumärkes grundläggande funktion som varumärke registrerat för leksaker (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punkterna 23 och 24).
30 I det angripna beslutet påpekade överklagandenämnden att marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala kännetecknas av att oberoende leksakstillverkare – som använder varumärken som även är registrerade för bilar, såsom det omstridda varumärket, som rena upplysningar om att en modell i förminskad skala är en trogen återgivning av en verklig bilmodell – och fordonsmodeller i förminskad skala som tillverkas och saluförs direkt av innehavarna av sådana varumärken eller av företag med ekonomiska band till dessa, bland annat genom en licens, förekommer parallellt.
31 Överklagandenämnden påpekade även att omsättningskretsen är van vid att se fordonsmodeller i förminskad skala, med eller utan licens från fordonstillverkaren, beroende på vilka uppgifter som finns på deras förpackningar. Rättegångsdeltagarna har inte bestritt dessa konstateranden.
32 Härav följer att tredje man kan använda ett sådant varumärke utan innehavarens medgivande, under förutsättning att tredje mans användning av varumärket på en fordonsmodell i förminskad skala endast upplyser omsättningskretsen om att nämnda modell är en trogen återgivning av en verklig bilmodell.
33 När tredje mans användning av varumärket däremot går utöver en ren upplysning om att återgivningen är trogen originalet, genom att det vid saluföringen av de aktuella fordonsmodellerna i förminskad skala exempelvis, såsom överklagandenämnden helt riktigt har påpekat, hänvisas till ett licensavtal som ingåtts med varumärkesinnehavaren, kommer en sådan användning att uppfattas som en upplysning om att varorna härrör från biltillverkaren eller från ett företag med ekonomiska band till denna genom ett sådant avtal. En sådan användning är förenlig med varumärkets grundläggande funktion, nämligen att ange varans kommersiella ursprung. I ett sådant fall har varumärkesinnehavaren rätt att motsätta sig att tredje man använder innehavarens varumärke på detta sätt utan dennes samtycke.
34 Det är mot bakgrund av det ovan angivna som Ferrari SpA:s argument ska bedömas.
35 Det ska inledningsvis preciseras att även om bevisningen för användning, såsom det erinrats om i punkt 22 ovan, ska avse platsen, tiden, omfattningen och typen av användning av det omstridda varumärket, begränsade sig överklagandenämnden i det överklagade beslutet till att bedöma typen av användning av det omstridda varumärket, vilket EUIPO för övrigt medgav vid förhandlingen. Under dessa omständigheter är detta rekvisit det enda som kan prövas av tribunalen i förevarande mål.
36 Det har inte heller bestritts att den bevisning som Ferrari SpA har lagt fram innehåller det omstridda varumärket, både i den form i vilken det registrerats, det vill säga TESTAROSSA, och i form av två separata ordelement, nämligen testa och rossa, men att denna variation inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga, såsom överklagandenämnden helt riktigt har påpekat, vilket innebär att det inte finns anledning att skilja mellan dessa två användningsformer.
37 Vad vidare gäller bevisningen avseende bolaget Amalgams användning av det omstridda varumärket, konstaterade överklagandenämnden att denna endast avsåg stora modeller i förminskad skala, som inte var avsedda för lek, varför den inte visade att det omstridda varumärket hade använts för de varor som avsågs med varumärket. Överklagandenämnden fann således att denna bevisning saknade relevans. När Ferrari SpA tillfrågades om detta vid förhandlingen uppgav bolaget att det inte bestred denna aspekt av det överklagade beslutet.
38 Det är slutligen utrett att modeller i förminskad skala av Testarossafordon inte salufördes av Ferrari SpA själv, utan av tredje man, det vill säga tillverkare av sådana modeller i förminskad skala, under den relevanta perioden.
39 Det är mot bakgrund av dessa inledande överväganden som tribunalen ska pröva, för det första, huruvida det omstridda varumärket har använts i enlighet med sin grundläggande funktion och, för det andra, om så är fallet, huruvida användningen har skett med Ferrari SpA:s samtycke.
40 I det överklagade beslutet fann överklagandenämnden i huvudsak att tredje mans användning av det omstridda varumärket endast angav att de aktuella fordonsmodellerna i förminskad skala var trogna återgivningar av verkliga bilar av Testarossa. Överklagandenämnden drog denna slutsats bland annat genom att, på grundval av den bevisning som Ferrari SpA hade lagt fram, konstatera att tredje mans varumärken dominerade förpackningen för nämnda fordonsmodeller i förminskad skala, att uppgiften Ferrari Official Licensed Product (officiell vara som licensierats av Ferrari) (nedan kallad beteckningen officiell vara som licensierats av Ferrari) inte hänvisade till det omstridda varumärket och att detta varumärke inte åtföljdes av symbolerna TM eller ®, vilket innebar att varumärket inte användes som en upplysning om det kommersiella ursprunget för modellerna i förminskad skala. Överklagandenämnden tillade även att den omständigheten att tredje man anbringar det omstridda varumärket på fordonsmodeller i förminskad skala, som tillverkas av tredje man med olika kvalitetsstandarder och saluförs till olika priser, går emot mot slutsatsen att det omstridda varumärket har använts som en angivelse av varans kommersiella ursprung.
41 Ferrari SpA har gjort gällande att användningen av det omstridda varumärket för fordonsmodeller i förminskad skala inte är begränsad till att ange att det rör sig om en återgivning i förminskad skala av ett fordon av detta varumärke, eftersom den bevisning som bolaget har lagt fram visar att denna användning av det omstridda varumärket har skett på licenser som bolaget beviljat tredje man, vilket innebär att det omstridda varumärket har använts i enlighet med dess grundläggande funktion. Bolaget har även gjort gällande att den omständigheten att symbolerna TM och ® inte används bredvid det omstridda varumärket inte kan innebära att användningen av detta varumärke inte är förenlig med dess grundläggande funktion.
42 EUIPO har, med stöd av intervenienten, gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att bevisningen inte visade att det omstridda varumärket hade använts i enlighet med dess grundläggande funktion, eftersom de varumärken som identifierar varornas kommersiella ursprung inte var det omstridda varumärket, utan flera andra varumärken, däribland varumärken från oberoende leksakstillverkare. EUIPO har tillagt att nämnda bevisning endast visar att det omstridda varumärket har använts som referens för att ange en trogen återgivning av den verkliga bilmodellen Testarossa.
43 Tribunalen konstaterar för det första att Ferrari SpA har ingett flera kataloger från bolaget Bburago, i vilka det omstridda varumärket återfinns. Dessa kataloger, som är daterade åren 2011–2015, har rubriken Ferrari Race and Play och innehåller flera fordonsmodeller av Ferrari i förminskad skala, däribland modeller i förminskad skala av Testarossafordon. De flesta av dessa kataloger innehåller dessutom uppgiften officiell vara som licensierats av Ferrari och följande uppgift: Produkt som licensierats av FERRARI Spa., FERRARI, figurelementet STEGRANDE HÄST, alla tillhörande särskiljande logotyper och formgivningar ägs av FERRARI Spa. Formgivningar av karosser för bilar av märket FERRARI skyddas som FERRARI:s egendom i enlighet med förordningarna om formgivning, varumärken och utstyrslar. På samtliga dessa kataloger återfinns det omstridda varumärket under fotografier av modellerna av fordonen Testarossa i förminskad skala. Högst upp till vänster i katalogen finns även företaget Bburagos logotyp, medan ordmärket Ferrari lyfts fram högst upp i mitten.
44 Ferrari SpA har även lagt fram bevisning avseende bolaget Hachettes användning av det omstridda varumärket, som bland annat består av fotografier av modeller i förminskad skala av Testarossa-fordon i deras förpackningar. Det omstridda varumärket är inskrivet med stora bokstäver på den övre delen av förpackningen och på basen på modellen i förminskad skala. Ordmärket Ferrari återfinns, med mycket stora bokstäver, bredvid en stegrande häst på den övre delen av förpackningen. Dessutom är uppgiften officiell vara som licensierats av Ferrari tydligt läsbar på förpackningens nedre del. Uppgiften Hachette förekommer på nedre delen av förpackningen.
45 Tribunalen konstaterar i detta hänseende att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den konstaterade att förpackningarna till de aktuella fordonsmodellerna i förminskad skala dominerades av tredje mans varumärken. Detta konstaterande överensstämmer inte med de faktiska omständigheter som angetts ovan i punkterna 43 och 44.
46 Denna slutsats påverkas inte av överklagandenämndens påstående, vilket även stöds av EUIPO och intervenienten, att det omstridda varumärket användes tillsammans med andra varumärken som tillhörde såväl Ferrari SpA som andra företag. Det framgår nämligen av fast rättspraxis att villkoret om verkligt bruk av ett varumärke kan uppfyllas när ett varumärke används tillsammans med ett annat, förutsatt att varumärket även fortsättningsvis uppfattas som en angivelse av den aktuella varans ursprung (se dom av den 23 september 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Formen på ett grässtrå i en flaska), T‑796/16, EU:T:2020:439, punkt 142 och där angiven rättspraxis).
47 Detta är fallet i förevarande mål. Av ovannämnda bevisning framgår nämligen inte bara det omstridda varumärket som sådant, som är klart synligt, utan även figurmärket Ferrari föreställande en stegrande häst, ordmärket Ferrari och framför allt uppgiften officiell vara som licensierats av Ferrari, liksom varumärken tillhörande tredje man, som tillverkar nämnda fordonsmodeller i förminskad skala. Dessa uppgifter gör det möjligt för omsättningskretsen att förstå att fordonsmodeller i förminskad skala som är försedda med det omstridda varumärket tillverkas av tredje man på licens från Ferrari SpA, vilket innebär att en sådan användning av det omstridda varumärket är förenlig med varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera varornas kommersiella ursprung för konsumenterna.
48 Enbart den omständigheten att modellerna av Testarossa-fordonen i förminskad skala saluförs av olika företag och att deras kvalitet och pris är olika, såsom överklagandenämnden har påpekat, gör det inte möjligt att dra slutsatsen att denna användning inte är förenlig med varumärkets grundläggande funktion. Såsom har konstaterats i punkt 47 ovan anger de utomstående företagen nämligen på förpackningen till sina varor eller i sina kataloger officiell vara som licensierats av Ferrari. Detta etablerar en klar anknytning till Ferrari SpA, som är innehavare av det omstridda varumärket, vilket på så sätt visar omsättningskretsen varornas kommersiella ursprung.
49 I motsats till vad överklagandenämnden fann saknar det dessutom betydelse att uppgifterna officiell vara som licensierats av Ferrari inte i sig hänvisar till det omstridda varumärket, dels eftersom det omstridda varumärket tydligt anges bredvid dessa uppgifter eller, i katalogerna, under fotografierna av de relevanta modellerna i förminskad skala, dels eftersom omsättningskretsen tack vare dessa angivelser kommer att få uppfattningen att det finns ett samband mellan Ferrari SpA, som är innehavare av det omstridda varumärket, och de leksakstillverkare som saluför de aktuella varorna under detta varumärke.
50 Det är nämligen allmänt känt att bilar på bilmarknaden saluförs både under ett första varumärke, som anger tillverkaren av en bil, och under ett andra varumärke som anger bilmodellen. Dessa överväganden är även relevanta för marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala, eftersom tanken är att dessa ska vara trogna efterbildningar av riktiga bilar, vilket innebär att omsättningskretsen är van vid att hänvisa till tillverkarens och den specifika modellens varumärke samtidigt. Sambandet mellan användningen av varumärket Ferrari och det omstridda varumärket på förpackningar och i kataloger överensstämmer således med sedvänja på marknaden.
51 För det andra påpekar tribunalen, i likhet med Ferrari SpA, att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att den omständigheten att det omstridda varumärket inte åtföljdes av symbolerna TM eller ® gjorde det möjligt att dra slutsatsen att varumärket inte användes i enlighet med sin grundläggande funktion. Det finns nämligen ingen skyldighet att använda symbolerna ® eller TM för att användningen ska anses överensstämma med varumärkets grundläggande funktion. Avsaknaden av sådana symboler påverkar varken unionsvarumärkens giltighet eller grundläggande funktion. Den omständigheten att de inte anges bredvid det omstridda varumärket i bevisningen påverkar således inte på något sätt det omstridda varumärkets förmåga att uppfylla sin grundläggande funktion att identifiera de aktuella varornas kommersiella ursprung och särskilja dem från andra företags varumärken.
52 Den ovannämnda bevisning som Ferrari SpA har lagt fram gör det således, när den beaktas i sin helhet, möjligt att anse att det omstridda varumärket, under den relevanta perioden, använts för fordonsmodeller i förminskad skala, i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera det kommersiella ursprunget för de varor för vilka det registrerats.
53 I enlighet med artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 ska bruk av varumärket med innehavarens medgivande anses utgöra bruk av innehavaren.
54 Det är på innehavaren av varumärket som det ankommer att lägga fram bevis för att han har gett sitt medgivande till att det varumärket får användas av tredje man (dom av den 11 maj 2006, Sunrider/harmoniseringskontoret, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 44).
55 I det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att Ferrari SpA inte hade visat att tredje man, när denne använde det omstridda varumärket för fordonsmodeller i förminskad skala, agerade med bolagets samtycke. Överklagandenämnden påpekade bland annat att de utdrag ur licensavtalen som bolaget hade ingett inte gjorde det möjligt att avgöra huruvida det omstridda varumärket omfattades av dessa avtal. Överklagandenämnden påpekade även att den bevisning som nämns i punkterna 43 och 44 ovan inte styrkte att Ferrari SpA hade lämnat sitt medgivande, särskilt eftersom det omstridda varumärket inte angavs i uppgiften om att de varor som såldes var officiella varor som licensierats av Ferrari.
56 Ferrari SpA har bestritt denna slutsats. Bolaget har i detta avseende angett att det har ingett flera utdrag ur licensavtal som ingåtts mellan bolaget och tredje man om försäljning och tillverkning av fordonsmodeller i förminskad skala. Enligt bolaget gjorde överklagandenämnden fel när den underkände dessa licensavtal, vilka visar att bolaget hade samtyckt till att tredje man använder det omstridda varumärket. Ferrari SpA har även gjort gällande att även om utdragen ur dessa licensavtal inte gör det möjligt att avgöra huruvida de avser det omstridda varumärket, gör uppgifterna på förpackningarna och katalogerna, såsom de uppgifter som nämns i punkterna 43 och 44 ovan, det möjligt att dra slutsatsen att bolaget i vart fall, åtminstone underförstått, har samtyckt till att tredje man använder dess varumärke, eftersom bolaget kände till denna användning och aldrig motsatte sig den.
57 EUIPO delar överklagandenämndens bedömning att de utdrag ur licensavtal som Ferrari SpA ingett inte gjorde det möjligt att dra slutsatsen att licenstagarna hade tillstånd att använda det omstridda varumärket. EUIPO har tillagt att det skulle strida mot rättspraxis, enligt vilken verkligt bruk inte kan styrkas genom antaganden eller presumtioner, att anse att Ferrari SpA har samtyckt till användningen av det omstridda varumärket.
58 Intervenienten har gjort gällande att det ankom på Ferrari SpA att på ett otvetydigt sätt visa att bolaget hade samtyckt till användningen av det omstridda varumärket och att den avgörande faktorn i detta avseende inte borde vara omsättningskretsens synvinkel, utan det faktiska förhållandet mellan Ferrari SpA och tredje man som tillverkar fordonsmodeller i förminskad skala. Dessutom är den omständigheten att Ferrari SpA inte motsatte sig tredje mans användning av det omstridda varumärket inte tillräcklig för att styrka bolagets samtycke. Ferrari SpA har dessutom anfört ett sådant argument för första gången inom ramen för förevarande talan.
59 Tribunalen påpekar för det första, i likhet med överklagandenämnden, att de utdrag ur licensavtal som Ferrari SpA har ingett inte innehåller någon förteckning över de varumärken som omfattas av nämnda avtal. Under dessa omständigheter är det inte möjligt att på grundval av nämnda utdrag fastställa att Ferrari SpA uttryckligen har samtyckt till att tredje man använder dess varumärke.
60 Vad för det andra gäller Ferrari SpA:s argument att den bevisning som bolaget lagt fram, betraktad som en helhet, under alla omständigheter visar att bolaget underförstått har samtyckt till tredje mans användning av det omstridda varumärket, erinrar tribunalen om att varumärkesinnehavarens samtycke enligt rättspraxis kan uttryckas uttryckligen eller underförstått. Samtycket ska då uttryckas på ett sätt som med säkerhet ger uttryck för en vilja att avstå från sin ensamrätt till varumärket. En sådan vilja uttrycks vanligtvis genom ett uttryckligen avgivet samtycke. Det kan emellertid inte uteslutas att denna i vissa fall kan underförstås när det av omständigheter och uppgifter som har inträffat före, samtidigt med eller efter det att tredje man har använt varumärket i fråga, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin rättighet (se dom av den 13 januari 2011, Park/harmoniseringskontoret – Bae (PINE TREE), T‑28/09, ej publicerad, EU:T:2011:7, punkt 61 och där angiven rättspraxis, och dom av den 8 juni 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punkt 71 (ej publicerad)).
61 Det ska således prövas huruvida ett sådant underförstått samtycke från Ferrari SpA följer av omständigheter och uppgifter som har inträffat före, samtidigt med eller efter det att tredje man har använt det omstridda varumärket.
62 De relevanta omständigheter och uppgifter som kan styrka ett sådant underförstått samtycke ska, vilket EUIPO för övrigt medgav vid förhandlingen, bedömas i synnerhet mot bakgrund av användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket samt marknadens egenskaper (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 18 mars 2015, SMART WATER, T‑250/13, ej publicerad, EU:T:2015:160, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
63 Det ska härvidlag först och främst preciseras att såsom har påpekats i punkt 33 ovan har, på den särskilda marknaden i fråga, innehavaren av ett varumärke som är registrerat för såväl bilar som fordonsmodeller i förminskad skala rätt att motsätta sig att tredje man använder detta varumärke om användningen går utöver en enkel uppgift om att modellerna i fråga är trogna återgivningar av den verkliga bilen och dessutom anger att modellerna har sitt kommersiella ursprung såsom härrörande från denna varumärkesinnehavare eller från ett företag som är knutet till den.
64 Så är fallet i förevarande mål, såsom framgår av punkt 52 ovan. I ett sådant sammanhang följer således varumärkesinnehavarens underförstådda samtycke av att denne kände till tredje mans användning av vederbörandes varumärke och inte motsatte sig detta.
65 Den bevisning som beskrivits och bedömts i punkterna 43–49 ovan visar att Ferrari SpA kände till att tredje man hade använt det omstridda varumärket, varvid tredje man presenterade de aktuella varorna som officiella varor med licens från Ferrari, och att bolaget inte motsatte sig denna användning, vilket visar att bolaget åtminstone underförstått samtyckte till en sådan användning.
66 För det första har nämligen varken EUIPO eller intervenienten bestritt att Ferrari SpA faktiskt kände till denna användning, vilket för övrigt framgår av den omständigheten att den bevisning som bolaget har lagt fram bland annat innehåller offentligt tillgänglig bevisning, såsom kataloger eller varuförpackningar.
67 För det andra räcker det, såvitt intervenienten har hävdat att Ferrari SpA för första gången inom ramen för förevarande talan har gjort gällande att bolaget inte motsatte sig en sådan användning, att konstatera att det framgår av handlingarna i målet att Ferrari SpA under hela det administrativa förfarandet gjorde gällande att tredje man hade handlat med dess samtycke och därigenom, underförstått men nödvändigtvis, gjort gällande att det inte hade motsatt sig en sådan användning.
68 Tribunalen har vidare haft tillfälle att slå fast att den omständigheten att ett tillverkningsbolags varumärke används av ett distributionsbolag som har ekonomiska band till det förstnämnda bolaget kan anses utgöra användning av varumärket med varumärkesinnehavarens samtycke och därmed anses ha gjorts av innehavaren i enlighet med artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 (dom av den 17 februari 2011, J & F Participações/harmoniseringskontoret – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, ej publicerad, EU:T:2011:47, punkt 32, och dom av den 16 oktober 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, ej publicerad, EU:T:2024:696, punkt 102 och där angiven rättspraxis).
69 Dessa överväganden gäller i tillämpliga delar när ett tillverkningsbolags varumärke, såsom det omstridda varumärket, används av ett annat bolag som saluför de aktuella varorna som officiella varor på licens av det förstnämnda bolaget. En sådan användning skapar nämligen ett samband mellan dessa två bolag, vilket förutsätter, i avsaknad av uppgifter om motsatsen, att varumärkesinnehavaren, om än underförstått, har samtyckt till att det sistnämnda bolaget använder dess varumärken.
70 Slutligen har Ferrari SpA även ingett flera fakturor och ordersedlar som utfärdats av tredje man för försäljning av fordonsmodeller i förminskad skala försedda med det omstridda varumärket. När innehavaren av ett varumärke som är föremål för ett upphävandeförfarande åberopar att tredje man har använt varumärket för att styrka verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, har innehavaren enligt rättspraxis underförstått gjort gällande att tredje man har använt varumärket med dennes samtycke (dom av den 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringskontoret – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punkt 24).
71 Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den fann att Ferrari SpA inte hade visat att bolaget ens underförstått hade samtyckt till att tredje man använde det omstridda varumärket för de aktuella varorna, i den mening som avses i artikel 15.2 i förordning nr 207/2009.
72 Av det ovan anförda följer att överklagandet ska bifallas såvitt avser Ferrari SpA:s andra grund och att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den del det omstridda varumärket har upphävts för fordonsmodeller i förminskad skala i klass 28. Det saknas därvid anledning att pröva den första grunden i överklagandet.
73 Vad gäller Ferrari SpA:s yrkande att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet, ska det erinras om att även om tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att tribunalen får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen, och inte heller att göra bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig, ska den utövas i situationer där tribunalen, efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning, kan avgöra vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).
74 I förevarande fall ska det emellertid påpekas att överklagandenämnden, såsom påpekats i punkt 35 ovan, i det överklagade beslutet inte tog ställning till platsen, tiden och omfattningen av användning av det omstridda varumärket. Det ankommer därför inte på tribunalen att bedöma dessa omständigheter inom ramen för prövningen av yrkandet om ändring av nämnda beslut.
75 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Ferrari SpA har yrkat att EUIPO och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO och intervenienten i huvudsak har tappat målet, ska Ferrari SpA:s yrkande bifallas.
76 Ferrari SpA har vidare yrkat att tribunalen ska förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden. Enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska endast nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden anses som ersättningsgilla rättegångskostnader. EUIPO och intervenienten ska därför även förpliktas att ersätta de nödvändiga kostnader som Ferrari SpA haft med anledning av förfarandet vid överklagandenämnden.
1 Rättegångsspråk: engelska.