Förslag till avgörande av generaladvokat Andrea Biondi föredraget den 6 februari 2025

1 Originalspråk: franska.

2 Rådets förordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning nr 207/2009 och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

4 Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

5 Det framgår av beslutet om hänskjutande att såväl de påstådda intrången som ansökningarna om registrering av de omtvistade varumärkena gjordes före den 23 mars 2016, vilket är den enda relevanta tidpunkten för att fastställa vilken materiell rätt som är tillämplig på genkäromålet om ogiltighetsförklaring (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl. ( C‑371/18, EU:C:2020:45, punkt 49) (nedan kallad Sky-domen).

6 Det framgår av handlingarna i det nationella målet som inkom till domstolens kansli att syftet med det beslut som Oberlandesgericht Stuttgart (Appellationsdomstolen i Stuttgart) fattade den 13 mars 2023 var att återuppta det intrångsförfarande som Ceramtec hade inlett vid de tyska domstolarna, till följd av registreringen år 2019 av nya EU-varumärken som motsvarar de omtvistade varumärkena och Coorsteks ansökan till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) om ogiltighetsförklaring av dessa varumärken.

7 Se, för ett liknande resonemang, Sky-domen, punkt 73.

8 Se dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 43 (nedan kallad Koton-domen). Se, även, Sky-domen, punkt 74.

9 Se Koton-domen, punkt 45.

10 Se Koton-domen, punkt 46.

11 Se, med avseende på rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C‑529/07, EU:C:2009:361, punkt 37) (nedan kallad Lindt-domen).

12 Se Koton-domen, punkt 47 och Lindt-domen, punkt 42. Se, även, vad gäller begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen.eu och allmänna principer för registrering (EUT L 162, 2004, s. 40), dom av den 3 juni 2010, internetportal und Marketing ( C‑569/08, EU:C:2010:311, punkt 45).

13 Se Koton-domen, punkt 47.

14 Se, för ett liknande resonemang, Lindt-domen, punkt 39.

15 C‑529/07, EU:C:2009:148, punkt 60 (nedan kallat förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i målet Lindt).

16 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i målet Lindt, punkt 61.

17 Se Lindt-domen, punkterna 40 och 41, samt dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries ( C‑320/12, EU:C:2013:435, punkt 37).

18 Se Koton-domen, punkt 65.

19 Se dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/harmoniseringskontoret – PSA Peugeot Citroën (Simca) ( T‑327/12, EU:T:2014:240, punkterna 40 och 46). Se, även, dom av den 21 april 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) ( T‑663/19, EU:T:2021:211, punkt 38) (nedan kallad Hasbro-domen).

20 Se Lindt-domen, punkt 50.

21 Se Koton-domen, punkterna 62–64.

22 Se Lindt-domen, punkt 51.

23 Se, bland annat, dom av den 6 juli 2022, Zdút/EUIPO – Nehera m.fl. (nehera) ( T‑250/21, EU:T:2022:430, punkt 28).

24 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i målet Lindt, punkt 60.

25 Se, för ett liknande resonemang, med hänvisning till de omständigheter som domstolen beaktade i Lindt-domen, Hasbro-domen, punkt 37. Se, även, vad gäller begreppet ond tro inom området för registrering av domännamn, dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing ( C‑569/08, EU:C:2010:311, punkt 37).

26 Se, med avseende på förordning nr 40/94, dom av den 8 maj 2008, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, ( C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punkt 54).

27 Se Sky-domen, punkterna 57 och 58.

28 Se, bland annat, Sky-domen, punkt 74 och där angiven rättspraxis).

29 Jag erinrar om att det i artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009, i dess ursprungliga lydelse, vilken är tillämplig i det nationella målet, föreskrevs att kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte får registreras. Räckvidden av detta absoluta registreringshinder har ändrats genom förordning 2015/2424, i vilken den formulering som numera används i förordning 2017/1001 infördes, och som hänvisar till kännetecken som endast består av en en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Det är emellertid inte nödvändigt att, för att besvara de frågor som ställts i begäran om förhandsavgörande, pröva huruvida artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 kunde åberopas för att förhindra registrering av en varas färg, eftersom dessa frågor bygger på antagandet att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse under inga förhållanden är tillämpligt under de omständigheter som råder i det nationella målet.

30 Se dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret ( C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 43).

31 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris mot KHIM ( C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 44–48).

32 Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i målet Lindt, punkt 41.

33 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) ( T‑321/10, EU:T:2013:372, punkt 46).

34 Se artikel 55 i förordning nr 207/2009.

35 Det ska erinras om att ond tro, i likhet med de ogiltighetsgrunder avseende de absoluta registreringshindren i artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009, endast kan avse vissa varor eller tjänster för vilka det omtvistade varumärket har registrerats. Se, för ett liknande resonemang, Sky-domen, punkterna 79 och 80 samt punkt 2 i domslutet).

36 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO ( C‑528/18 P, EU:C:2019:961, punkt 69), där det var frågan om att sökanden hade tillägnat sig ett beskrivande kännetecken som använts av tredje part.

37 EU-varumärket presumeras vara giltigt (se artikel 99.1 i förordning nr 207/2009). Det ankommer således på den som ansöker om ogiltigförklaring och som avser att stödja sig på den grund som anges i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 att styrka de omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att sökanden var i ond tro när registreringsansökan gavs in. På grund av att presumtionen om god tro har kullkastats ankommer det därefter på denna sistnämnda sökande att lämna trovärdiga förklaringar rörande de syften och affärsmässiga överväganden som eftersträvas med ansökan om registrering av varumärket. Se, för ett liknande resonemang, Hasbro-domen, punkterna 42 och 43.

38 I denna dom underströk domstolen visserligen att den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordningen i grunden skiljer sig från den relativa ogiltighetsgrund som avses i artikel 53.1 a i förordningen, men godtog likväl att ett av villkoren för att tillämpa den sistnämnda bestämmelsen, nämligen att tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det omtvistade varumärket, mycket väl kunde utgöra en del av det relevanta sammanhanget vid bedömningen av ond tro, utan att detta innebar att det var nödvändigt att fastställa att samtliga dessa tillämpningsvillkor var uppfyllda, särskilt att det förelåg en risk för förväxling, se Koton-domen, punkterna 49, 53 och 54. Se, även, dom av den 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO ( C‑528/18 P, EU:C:2019:961, punkt 61).

39 En sådan jämförelse ska under alla omständigheter uteslutas (se, analogt, dom av den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, punkt 50).

40 EUIPO:s fjärde överklagandenämnd gjorde i huvudsak samma bedömning i ett beslut av den 6 december 2024, ärende R 12/2024-4, som finns tillgängligt på https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024–4_001620566. Efter att ha fastställt att det aktuella varumärket inte omfattades av artikel 7.1 e ii) i förordning 2017/1001, påpekade överklagandenämnden visserligen att påståendet om ond tro grundade sig på ett enda argument – nämligen att varumärket hade sökts i syfte att på ett konstlat sätt ersätta patentskydd med varumärkesskydd – men drog slutsatsen att det inte kunde godtas, eftersom det grundade sig på ett felaktigt antagande.

41 Vad beträffar karaktären på varumärket ska det erinras om att domstolen i Lindt-domen slog fast att om det aktuella kännetecknet utgörs av en varas hela form och utformning kan det nämligen lättare fastställas att sökanden varit i ond tro då konkurrenternas frihet att välja form och utformning för en vara begränsas på grund av tekniska eller kommersiella faktorer. Varumärkesinnehavaren kan då nämligen hindra sina konkurrenter inte endast från att använda ett identiskt eller liknande kännetecken utan också från att saluföra jämförbara varor (se punkt 50 i den domen).

42 Se Lindt-domen, punkterna 47 och 48. Se, även, dom av den 13 december 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) ( T‑383/22, EU:T:2023:801, punkt 29).

43 Se, för ett liknande resonemang, Lindt-domen, punkterna 35 och 41. Denna fråga är föremål för den tredje frågan, som inte behandlas i detta förslag till avgörande.

44 Se, särskilt, punkt 46 i Koton-domen.

45 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) ( T‑82/14, EU:T:2016:396, punkterna 28–33 och 48–52, överklagandet avvisades genom beslut av den 14 december 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, EU:C:2017:979), och dom av den 13 juli 2022, Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) ( T‑283/21, EU:T:2022:438, punkterna 30–32), samt, för ett liknande resonemang, men i ett annat sammanhang, dom av den 17 januari 2024, Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) ( T‑650/22, EU:T:2024:11, punkt 52) och dom av den 7 september 2022, Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) ( T‑627/21, EU:T:2022:530, punkt 37).

46 I Hasbro-domen, punkt 72, som Ceramtec hänvisar till, påpekade tribunalen endast att den strategi för inlämnande av ansökningar som sökanden använde i det mål som gav upphov till denna dom, som gick ut på att kringgå regeln om bevis på användning, närmast påmin[de] om rättsmissbruk. I förslaget till avgörande i målet Koton ( C‑104/18 P, EU:C:2019:287), angav generaladvokaten Kokott att [vid] prövningen av ond tro kan rättspraxis dock ge vägledning vad gäller att fastslå ett missbruk (se punkt 31), samtidigt som rättspraxis lämnade frågan öppen huruvida [r]esultatet blir detsamma om ond tro inte, på så sätt som missbruk, skulle vara avhängigt av att ett mål inte uppnås och en oberättigad fördel utan … en avvikelse från godtagna principer för etiskt beteende eller ärliga affärsmetoder (punkt 37). Domstolen tog för sin del inte öppet upp frågan i Koton-domen, utan begränsade sig till att införa den dikotomi som anges i punkt 46 i den domen.

47 Det är riktigt att tribunalen, i punkt 74 i Hasbro-domen, som Ceramtec hänvisar till, grundade sig på EUIPO:s fastställande att klaganden faktiskt hade dragit fördel av sin strategi med upprepade ansökningar. Det framgår emellertid av punkt 74, i vilken det anges att denna slutsats drogs trots den bevisning som visade att klaganden hade för avsikt att inte behöva lägga fram bevis för verkligt bruk av det omstridda varumärket, att tribunalen ansåg att den fördel som den kritiserade strategin gav utgjorde en senare omständighet som styrkte sökandens oärliga avsikt vid ingivandet av registreringsansökan, snarare än en omständighet som krävdes för att fastställa ond tro.

48 Se Lindt-domen, punkt 35.

49 Detta framgår för övrigt av domen av den 6 juli 2022, Zdút/EUIPO – Nehera m.fl. (nehera) ( T‑250/21, EU:T:2022:430), till vilken Ceramtec har hänvisat i sitt yttrande. I det mål som gav upphov till denna dom underkände tribunalen nämligen påståendet om ond tro, som grundade sig på sökandens avsikt att agera snyltande, vilket bestod i att dra otillbörlig fördel av ett äldre varumärkes renommé, efter att bland annat ha konstaterat att varumärket inte längre var känt vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av varumärket (punkterna 45–53, 66, 69 och 70 i den domen).