PMÖD 2021:7
Sökord Särskiljningsförmåga · Registrering · Omsättningskrets · Återförvisning · Ny omständighet · Bevis
I ärende om registrering av varumärket Swedish Beauty Awards har Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) upphävt underinstansernas beslut och återförvisat ärendet till Patent- och registreringsverket (PRV) för fortsatt handläggning. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen och PRV har PMÖD i enlighet med KTF Organisations uppfattning bedömt att figurmärket Swedish Beauty Awards, för att kunna registreras som varumärke, uppfyllt kravet på särskiljningsförmåga hos den krets till vilken märket riktar sig, omsättningskretsen. Denna har bedömts utgöras av professionella aktörer inom kosmetikbranschen.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-03-20 i mål nr PMÄ 7243-19, se bilaga A
PARTER
Klagande KTF Organisation Aktiebolag, 556468-2325 Box 5501, 114 85 Stockholm
Ombud: Advokaten S.B. Lindskog Malmström Advokatbyrå KB Box 27707, 115 91 Stockholm
Motpart Patent- och registreringsverket Box 530, 826 27 Söderhamn
SAKEN Registrering av varumärke
PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE
1 Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter inte KTF Organisation Aktiebolag (KTF) att i Patent- och marknadsöverdomstolen som bevisning åberopa KTF:s bolagsordning och stadgar för Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF).
2 Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläg-gning.
YRKANDEN
KTF Organisation Aktiebolag (KTF) har yrkat att Patent- och marknadsöver-domstolen ska bevilja registrering av varumärket enligt ansökningen alternativt återförvisa ärendet till Patent- och registreringsverket (PRV) för fortsatt handläggning i första hand även i de delar som PRV avslagit ansökan; andra hand även i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen (ändringar i kursiv text); i varuklass 35: anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen; tillhandahållande av erkännande och motivation för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen genom priser, utmärkelser och tävlingar, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållnings-information; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen; tredje hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhanda-hållande av erkännande och motivation genom utmärkelser, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av utmärkelser; fjärde hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen (ändringar i förhållande till yrkandet i tredje hand i kursiv text)i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen; tillhandahållande av erkännande och motivation genom utmärkelser för näringsidkare verksamma inom kosmetik-branschen, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållnings-information; anordnande av underhållning i form av utmärkelser för närings-idkare verksamma inom kosmetikbranschen; femte hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål, och varu-klass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; sjätte hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen (ändringar i förhållande till yrkandet i femte hand i kursiv text) i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation för näringsidkare verksamma inom kosmetik-branschen.
Patent- och registreringsverket (PRV) har motsatt sig ändring.
GRUNDER M.M.
Parterna har åberopat samma omständigheter till stöd för talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.
KTF har som ny bevisning i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat KTF:s bolagsordning och stadgarna för KoHF. KTF har anfört att bolaget har giltig ursäkt att åberopa bevisningen först i Patent- och marknadsöverdom-stolen eftersom Patent- och marknadsdomstolen godtagit PRV:s bedömning av omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
KTF:s nya bevisning
Bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken om möjligheten att vid giltig ursäkt åberopa bl.a. ny bevisning i hovrätten är tillämplig i ärenden av förevarande slag vid Patent- och marknadsöverdomstolen. Vad KTF anfört utgör emellertid inte giltig ursäkt i den mening som avses i bestäm-melsen. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter därför inte KTF att åberopa KTF:s bolagsordning och stadgarna för KoHF. De övriga handlingar som KTF har gett in först i Patent- och marknadsöverdomstolen utgör inte bevisning i rättegångsbalken mening och omfattas därför inte av den aktuella preklusionsbestämmelsen.
Rättsliga utgångspunkter för prövningen
Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Ett varukännetecken anses enligt 1 kap. 5 § första stycket i lagen ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. I paragrafens andra stycke 1 anges att bristande särskiljningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, dvs. att kännetecknet är beskrivande. Enligt tredje stycket ska vid bedömningen av om ett varu-kännetecken har särskiljningsförmåga hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.
De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 4.1 b och 4.1 c samt 4.4 och 4.5 i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv, EU, 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning) och ska följaktligen, så långt möjligt, tolkas direktiv-konformt och i enlighet med EU-domstolens praxis. I tidigare varumärkes-direktiv (senast direktiv 2008/95/EG) reglerades dessa hinder mot registrering på motsvarande sätt i artikel 3.1 b och 3.1 c samt artikel 3.3.
Till skillnad från varumärkeslagen innehåller varumärkesdirektivet en tydlig uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga (artikel 4.1.b) och sådana märken som är beskrivande (artikel 4.1.c). Bestämmelserna i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen har dock ansetts ge utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som anges (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i mål PMÖÄ 10702-16, BARNFONDEN).
Registreringshindret avseende bristande särskiljningsförmåga enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen syftar till att förhindra registrering av märken som inte kan fylla varumärkets grundläggande funktion, dvs. att utmärka varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (jfr EU-domstolens dom den 16 september 2004, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkten 23). Registreringshindret avseende beskrivande beteckningar enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen syftar till att tillgodose intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska kunna användas fritt av alla, det s.k. frihållningsbehovet (se t.ex. EU-domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-8/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkten 25).
Även om vart och ett av dessa båda registreringshinder är oberoende av varandra och därför ska prövas var för sig, är det uppenbart att tillämpnings-områdena för dem överlappar varandra (se EU-domstolens dom den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 67 och 85).
Ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet och därmed enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen saknar av denna anledning särskiljningsförmåga för sådana varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 86) och enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen. För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar ska anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär, utan det måste konstateras att sammansättningen i sig har sådan karaktär (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 96). Det krävs dock inte att t.ex. en sammansättning faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som ett varumärke avser, utan det är tillräckligt att sammansättningen har en potentiell betydelse som kan användas för sådana ändamål (jfr EU-domstolens domar den 23 oktober 2003, Harmoniseringsbyrån mot Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkten 32, den 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, punkt 38 med vidare hänvisningar samt Koninklijke KPN Nederland, punkten 97).
Enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster fortsätter som regel att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet, om den inte innehåller någon ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 98).
Bedömningen av om ett varumärke omfattas av något av dessa hinder ska vara konkret och göras med utgångspunkt i de varor eller tjänster som märket avser och med beaktande av samtliga faktiska omständigheter (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 33). Bedömningen av om ett märke har särskiljnings-förmåga för de varor eller tjänster de avser, ska göras med utgångspunkt i den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av aktuella varor eller tjänster kan tänkas ha (se EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde m.fl., C-53/01-55/01, EU:C:2003:206, punkten 41, med hänvisning till bl.a. dess dom den 16 juli 1998, Gut Springenheide och Tusky, C-210/96, EU:C:1998:369, punkten 31).
Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning
Omsättningskretsen
Som framgår ovan måste figurmärket SWEDISH BEAUTY Awards, för att kunna registreras som varumärke, uppfylla kravet på särskiljningsförmåga hos den krets till vilken märket riktar sig (omsättningskretsen). KTF och PRV har olika uppfattning om hur omsättningskretsen ska bestämmas i detta fall. Enligt KTF utgörs omsättningskretsen endast av professionella aktörer inom kosmetik-branschen, medan PRV bedömt att den utgörs av såväl professionella aktörer som konsumenter i allmänhet. Som Patent- och marknadsdomstolen har redogjort för ska den relevanta omsättningskretsen bestämmas i det enskilda fallet och beror på vilket, i detta fall, tjänsteslag det rör sig om.
Det har i ärendet framkommit att KTF använder kännetecknet SWEDISH BEAUTY Awards vid sin marknadsföring och genomförande av ett årligt evenemang som består av en prisutdelning och en galatillställning. Det är branschorganisationen KoHF som är arrangör för evenemanget. Enligt KTF sker marknadsföringen av evenemanget gentemot näringsidkare inom kosmetik-branschen såsom till exempel tillverkare, importörer, marknadsförare och återförsäljare av kosmetik- och hudvårdsprodukter, via medlemsutskick och på branschorganisationens hemsida. Tävlingsmomentet genomförs genom att tillverkare och marknadsförare av kosmetik- och hårvårdsprodukter nominerar sina produkter som sedan bedöms av en jury. Enligt KTF:s uppgifter saknar konsumenter, och allmänheten i stort, möjlighet att nominera produkter eller delta i bedömningen av dessa, såväl som att delta vid tillställningen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har det inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta de uppgifter som KTF lämnat om evenemanget och marknadsföringen av det.
Alla nämnda omständigheter talar, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, för att omsättningskretsen ska bestämmas såsom KTF gjort gällande. Den omständigheten att några konsumenter vid ett tillfälle närvarade vid evenemanget kan i detta fall inte tillmätas någon avgörande betydelse. Det gäller särskilt eftersom KTF i Patent- och marknadsöverdomstolen har förklarat att konsumenterna, från ett avgränsat område, endast fick se prisutdelningen, som utgör en mindre del av evenemanget.
Av utredningen framgår att näringsidkare visserligen har använt KTF:s kännetecken vid marknadsföring av olika kosmetiska varor som sålts till konsumenter. Av det underlag som getts in i ärendet framgår att kännetecknet i dessa fall har använts på varan eller förpackningen för att visa att varan har tilldelats en utmärkelse, och inte som ett kännetecken för själva varan. Det förhållandet att andra näringsidkare använder kännetecknet som ett led i marknadsföringen av sina varor gentemot konsumenter medför inte att konsu-menterna av varorna ska anses vara del av den omsättningskrets till vilken KTF:s tjänster riktar sig. Omsättningskretsen bör alltså enligt Patent- och marknadsöverdomstolen anses utgöras av professionella aktörer i kosmetik-branschen och bedömningen av om SWEDISH BEAUTY Awards har särskilj-ningsförmåga ska följaktligen göras med utgångspunkt i uppfattningen hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam person i denna krets.
Ursprunglig särskiljningsförmåga
Patent- och marknadsöverdomstolen delar underinstansernas bedömning att Swedish Beauty Awards till sin ordalydelse saknar ursprunglig särskiljnings-förmåga för de aktuella tjänsterna då kännetecknet för tankarna till just prisutdelningar eller tävlingar hänförliga till skönhet av något slag. Patent- och marknadsöverdomstolen anser inte heller att de figurativa elementen utgör sådana särdrag att kännetecknet utmärker sig på ett sådant sätt att det kan anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga.
Förvärvad särskiljningsförmåga
Frågan som Patent- och marknadsöverdomstolen härnäst har att ta ställning till är om kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. KTF har till stöd för att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga bland annat åberopat filmer från olika Youtube-kanaler och en marknadsundersökning utförd av företaget Brand Eye AB.
Filmerna visar sändningar och klipp från galatillfällen samt intervjuer och kommentarer från personer som närvarar vid tillställningen. Av filmerna framgår att evenemanget är en välbesökt tillställning som framstår som etablerad och betydelsefull i kosmetikbranschen. Vidare framgår av utredningen att tillställningen under 14 år marknadsförts och bedrivits under kännetecknet SWEDISH BEAUTY Awards.
Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar därutöver att resultatet av marknadsundersökningen visar att SWEDISH BEAUTY Awards, bland en stor andel av respondenterna, är känt som beteckning på de tjänster som KTF tillhandahåller och som avses i bolagets ansökan. Respondenterna i undersök-ningen utgörs av professionella aktörer i kosmetikabranschen. Som Patent- och marknadsöverdomstolen nyss sagt utgörs omsättningskretsen i detta fall av just sådana aktörer.
Marknadsundersökningen visar alltså enligt Patent- och marknadsöver-domstolens bedömning på mycket hög kännedom i omsättningskretsen.
Vid en samlad bedömning av det ovan anförda finner Patent- och marknads-överdomstolen att KTF har visat att SWEDISH BEAUTY Awards har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som KTF:s ansökan avser. Underinstansernas beslut ska därför upphävas och ärendet ska återförvisas till PRV för fortsatt handläggning.
Överklagande
Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads-överdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.
I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Peter Strömberg, hovrättsråden Magnus Ulriksson (skiljaktig), referent, och Göran Söderström, samt tf. hovrättsassessorn Sofia Kilander Berggren.
Skiljaktig mening, se nästa sida.
Skiljaktig mening
Magnus Ulriksson är skiljaktig i fråga om avgränsning av omsättningskretsen och anför: I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner jag att omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna består av såväl konsumenter i allmänhet som professionella aktörer här i landet. Härvid beaktar jag särskilt att varumärket för de sökta tjänsterna, utöver att rikta sig till aktörerna i branschen, enligt i ärendet ingiven utredning syftar till att också användas vid försäljning av vinnande produkter till slutkonsumenter. Stöd för denna bedömning finns i bl.a. EU-domstolens dom den 26 april 2007, Alcon, C 412/05P, EU:C:2007:252, punkterna 58 - 63. Överröstad i denna del är jag överens med majoriteten i bedömningen av övriga frågor.
BILAGA A
PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT
RÄTTEN Chefsrådmannen Malou Lindblom, rådmannen Daniel Severinsson och tingsfiskalen Viktor Kamlin (referent)
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Referenten
PARTER
Sökande KTF Organisation Aktiebolag, 556468-2325 Box 5501 114 85 Stockholm
Ombud: Advokaten S.B. Lindskog Malmström Advokatbyrå KB Box 27707 115 91 Stockholm
Motpart Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm
SAKEN Registrering av varumärke
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets beslut den 21 mars 2019 i ärende nr 2018/00675, se bilaga 1.
BAKGRUND
KTF Organisation Aktiebolag (KTF) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av figurmärket SWEDISH BEAUTY Awards (återgivet nedan) för tjänster i klasserna 35 och 41.
FIGURMÄRKET UTESLUTET HÄR:
PRV, som ansåg att SWEDISH BEAUTY AWARDS översatt till svenska betyder svenska skönhetspriset, bedömde att varumärket är beskrivande och därför saknar särskiljningsförmåga för följande tjänster:
- i varuklass 35: anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar, och
- i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser.
I beslutet angav PRV vidare att KTF förelagts att inkomma med förtydligande av tjänsten tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar i klass 35 men att KTF inte inkommit med någon sådan komplettering.
PRV avslog mot denna bakgrund KTF:s ansökan om registrering av varumärket för de ovan nämnda tjänsterna, men registrerade varumärket för vissa andra tjänster i varuklass 35 och 41.
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
KTF har överklagat PRV:s beslut och i första hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja registrering av varumärkesansökan även för de delar som PRV har avslagit. KTF har i andra hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja registrering av varumärkesansökan även för de delar som PRV avslagit enligt nedanstående begränsade tjänsteförteckning (ändringar i kursivt).
- i varuklass 35: anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation för näringsidkare verksamma inom kosmetik-branschen genom priser, utmärkelser och tävlingar, och
- i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen.
KTF har alternativt yrkat att domstolen ska bifalla överklagandet och återförvisa ärendet till PRV för fortsatt handläggning.
PRV har motsatt sig KTF:s yrkanden.
GRUNDER M.M.
KTF
Till grund för överklagandet har KTF åberopat samma skäl som vid PRV med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden. Den relevanta omsättningskretsen utgörs av näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen. Konsumenter ingår inte i omsättningskretsen eftersom dessa inte kan delta vid arrange-mangen och då dessa inte marknadsförs mot konsument. Att företag använder kännetecknet i marknadsföring mot konsumenter påverkar inte denna bedömning.
Varumärket har både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga samt är dessutom inarbetat inom den relevanta omsättningskretsen. För att ett kännetecken ska anses inarbetat är det tillräckligt att omsättningskretsen kan koppla varumärket till en särskild vara eller tjänst. Det är inte nödvändigt att omsättningskretsen vet vem som är innehavare av varumärket.
Tjänsten tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar är tillräckligt tydligt angiven. I vart fall är tjänsten tillräckligt tydligt angiven i KTF:s andrahandsyrkande.
KTF har åberopat skriftlig bevisning i form av utdrag från PRV:s varumärkes-databas, utdrag från olika hemsidor, artiklar, marknadsföringsmaterial och en marknadsunder sökning utförd av Brand Eye AB.
PRV
PRV har vidhållit att varumärket är beskrivande och saknar särskiljnings-förmåga. Det faktum att märket utgörs av engelska ord har ingen betydelse för omsättningskretsens uppfattning av märket eftersom den genomsnittliga konsumenten i den aktuella omsättningskretsen måste anses ha tillräckliga kunskaper i engelska för att tillgodogöra sig innebörden. De figurativa elementen i varumärket, bokstävernas stil samt ett böjt streck, är inte tillräckliga för att ge varumärket särskiljningsförmåga. Vad avser övriga registrerade varumärken innehållande orden "award", "prize" eller "pris" görs en bedömning avseende särskiljningsförmåga från fall till fall. PRV är inte bunden av sina tidigare beslut.
Det material som KTF har lämnat in visar varumärkets användning men visar inte att varumärket erhållit särskiljningsförmåga genom användning. Varu-märket riktar sig mot professionella aktörer inom kosmetik- och hårvårds-branschen samt syftar till att marknadsföra vinnande produkter gentemot konsumenter. Den aktuella omsättningskretsen utgörs därför av både konsumenter och professionella aktörer. Vidare härrör materialet huvudsakligen från sökanden själv samt aktörer med kopplingar till sökanden, såsom sponsorer och jurymedlemmar. Varumärket figurerar endast i en del av materialet. Vad gäller den marknadsundersökning som KTF lämnat in visar den att respondenterna uppfattar varumärket som en ordkombination som kan användas av en enskild arrangör men det framgår inte vilken arrangör respondenterna hade i åtanke.
Formuleringen tillhandahållande av erkännande och motivation för närings-idkare verksamma inom kosmetikbranschen genom priser, utmärkelser och tävlingar i sökandens andrahandsyrkande är inte tillräckligt tydlig och ska därför inte godtas.
DOMSTOLENS BEDÖMNING
Utgångspunkter för bedömningen
Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § samma lag ska ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Sådan särskiljningsförmåga kan vara ursprunglig eller erhållas genom användning (se tredje stycket samma bestämmelse). Bristande särskiljningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, ursprung eller andra egenskaper (se andra stycket samma bestämmelse).
De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 4.1.b och c i Europa-parlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkes-direktivet) och ska så långt som möjligt tolkas direktivkonformt. I praxis har den svenska varumärkeslagen bedömts lämna utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som återfinns i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen (se Patent- och marknadsöverdom-stolens beslut den 14 februari 2018 i ärende PMÖÄ 10702-16).
Av EU-domstolens praxis framgår att registreringshindren i artikel 4.1.b och c i varumärkesdirektivet ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom respektive hinder (se dom den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, punkt 54-55). Registreringshindret i artikel 4.1.c - hinder på grund av beskrivande kännetecken - svarar mot intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska kunna användas fritt av alla, det s.k. frihållningsbehovet (se EU-domstolens domar den 4 maj 1999 i förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkt 25, samt den 8 april 2005 i förenade målen C-53/01 och C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, punkt 25).
Enligt 1 kap. 7 § varumärkeslagen kan ensamrätt till varukännetecken förvärvas genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.
Omsättningskretsen
Vad som utgör den relevanta omsättningskretsen får bestämmas från fall till fall och beror närmast på vilket varu- eller tjänsteslag det rör sig om i det enskilda fallet. I allmänhet är det konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande. Beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan eller tjänsten ska hänsyn emellertid tas även till mellanledens påverkan på inköpsbeslut, och därmed till hur dessa uppfattar varumärket. (Se EU-domstolens dom den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, EU:C:2004:275, punkterna 24-25.)
Eftersom alla kännetecken inte har tagits i bruk vid tidpunkten för registrerings-ansökan anser Patent- och marknadsdomstolen att bedömningen av omsättningskretsen i första hand får avgöras mot bakgrund av de varu- och tjänsteklasser som sökanden har angett i ansökan. Det innebär att eventuell faktisk användning av kännetecknet normalt har mindre betydelse för denna fråga.
Som ovan framgått avser KTF:s ansökan om varumärkesregistrering vissa tjänster i tjänsteklasserna 35 och 41. Slutanvändare av dessa tjänster kan vara både konsumenter i allmänhet och professionella aktörer inom kosmetik-branschen.
KTF har använt kännetecknet SWEDISH BEAUTY Awards för en galatillställning som bolaget har anordnat årligen sedan 2008. Gäster vid dessa evenemang har i huvudsak varit personer som på ett eller annat sätt arbetar med kosmetik och hårvård samt influerare och andra bloggare. Vid åtminstone ett tillfälle har dock även konsumenter närvarat. Den marknadsföring som skett har dessutom i huvudsak skett genom marknadsföringskanaler som får anses riktas mot allmänheten i stort.
Vid en samlad bedömning av det som anförts ovan anser Patent- och marknadsdomstolen att omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna omfattar såväl professionella aktörer inom kosmetikbranschen som konsumenter i allmänhet.
Frågan om varumärket är beskrivande
Som utgångspunkt ska ett kännetecken anses beskrivande om det är rimligt att anta att omsättningskretsen kommer att uppfatta det som en beskrivning av varorna eller tjänsterna (se EU-domstolens dom den 10 mars 2011, C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot Harmoniseringsbyrån, EU:C:2011:139, punkt 50). Om sambandet mellan varumärket och de varor eller tjänster som ansökan avser är så direkt och konkret att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar det som en beskrivning av varorna eller tjänsterna talar det för att märket är beskrivande (se tribunalens domar den 20 juli 2004, T-311/02, LIMO, EU:T:2004:245, punkt 30, och den 30 november 2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, punkt 20).
Hinder mot registrering föreligger redan om åtminstone en av tecknets potentiella betydelser är beskrivande för de berörda varorna eller tjänsterna. Det krävs inte att kännetecknet faktiskt används i beskrivande syfte vid tidpunkten för registreringsansökan. Det är tillräckligt att kännetecknet kan användas för sådana ändamål. (Se EU-domstolens domar den 23 oktober 2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, punkt 32, den 12 februari 2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, punkt 38, och Agencja Wydawnicza Technopol mot Harmoniseringsbyrån, punkt 38, med vidare hänvisningar.)
Det sökta varumärket är ett figurmärke bestående av de engelska orden "SWEDISH BEAUTY Awards" i viss utformning samt ett böjt streck. Patent- och marknadsdomstolen, som bedömer att orddelen uppfattas som det mest framträdande elementet i varumärket, delar PRV:s bedömning att orden SWEDISH BEAUTY Awards kan uppfattas som "svenska skönhetspriset" eller liknande. Sambandet mellan denna betydelse och de tjänster som KTF:s ansökan, såvitt nu är aktuellt, avser är så direkt och konkret att domstolen bedömer att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar orddelen i kännetecknet som en beskrivning av tjänsterna. Vidare är de figurativa elementen i varumärket av så enkelt slag att de inte påverkar märkets beskrivande uttryck. Domstolen delar således PRV:s bedömning att varumärket är beskrivande för de aktuella tjänsterna och därmed saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Det finns inte skäl att göra någon annan bedömning beträffande de tjänster som KTF preciserat i andrahandsyrkandet.
KTF har hänvisat till att tidigare registreringspraxis rörande varumärken inom samma tjänsteområde med liknande semantisk uppbyggnad bör medföra att även KTF:s ansökan om registrering av SWEDISH BEAUTY Awards bör godtas. Denna tidigare registreringspraxis härrör från PRV. Det framgår inte vilka skäl PRV haft för att bevilja varumärkesregistreringarna i de aktuella fallen. Visser-ligen har en registreringsmyndighet, på grund av likabehandlingsprincipen, en skyldighet att beakta beslut om liknande registreringsansökningar. Men tidigare registreringsbeslut är inte bindande ens för registreringsmyndigheten. (Se EU-domstolens beslut den 12 februari 2009 i de förenade målen C-39/08 och C-43/08, Bild digital och ZVS, EU:C:2009:91, punkterna 15-18 och Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i ärende PMÖÄ 10702-16.) Tidigare praxis från PRV påverkar alltså inte Patent- och marknadsdom-stolens bedömning att det aktuella figurmärket saknar ursprunglig särskilj-ningsförmåga för de tjänster ansökan avser.
Frågan om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga m.m.
Frågan om ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga ska avgöras utifrån en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att kännetecknet lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan eller tjänsten kommer från ett visst företag. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättnings-kretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessamman slutningar. (Se EU-domstolens domar den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé, EU:C:2005:432, punkten 31, den 22 juni 2006 i mål C-24/05 P, Storck mot Harmoniseringsbyrån, EU:C:2006:421, punkterna 61 och 70-71, och Windsurfing Chiemsee, punkterna 49 och 51.)
Till stöd för att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga har KTF åberopat en marknadsundersökning samt informations- och marknadsföringsmaterial. Av undersökningen framgår att en stor andel av de tillfrågade associerade varumärket med ett visst företag. Resultatet baseras på 121 intervjusvar från personer som vid tidpunkten för intervjutillfället var anställda på företag verksamma inom skönhetsprodukter och kosmetik.
Resultatet av marknadsundersökningen visar att varumärket, bland en hög andel av respondenterna, är känt som beteckning på de tjänster som KTF tillhandahåller och som avses i bolagets ansökan. Respondenterna utgörs av professionella aktörer inom kosmetikbranschen. Som framgått ovan utgörs den relevanta omsättningskretsen dock av såväl professionella aktörer som konsumenter i allmänhet. Eftersom marknadsundersökningen inte har omfattat konsumenter ger den inte någon information om graden av kännedom inom denna del av den relevanta omsättningskretsen.
Av utredningen i övrigt framgår att varumärket har använts som kännetecken för de tjänster som avses i ansökan under ca 11 år och att KTF har använt varumärket som kännetecken i marknadsföringen av dessa tjänster. Vidare framgår att företag inom skönhets- och kosmetikbranschen har använt kännetecknet som marknadsföring vid saluföring av produkter till konsumenter. Enligt Patent- och marknadsdomstolen ger även denna utredning visst stöd för att varumärket är känt som beteckning på de tjänster som KTF tillhandahåller bland professionella aktörer inom kosmetikbranschen. Utredningen ger dock inte heller i denna del någon ledning beträffande uppfattningen hos konsumenter i allmänhet.
KTF har alltså inte lagt fram någon utredning som visar hur stor del av konsumenter i allmänhet som uppfattar varumärket som ett särskiljande kännetecken för bolagets tjänster. Patent- och marknadsdomstolen bedömer därför att KTF inte har visat att varumärket har förvärvat för registrering nödvändig särskiljningsförmåga för de tjänster som nu är föremål för prövning. KTF har av samma skäl inte heller visat att varumärket är inarbetat för de aktuella tjänsterna.
Sammanfattning
Figurvarumärket SWEDISH BEAUTY Awards saknar såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga för de nu sökta tjänsterna och är inte heller inarbetat. Det finns därför inte skäl för att ändra PRV:s beslut och över-klagandet ska avslås.
BESLUT
Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13) Ett skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska - med hänsyn till mellankommande helg - ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 april 2020. Det krävs prövningstillstånd.
Viktor Kamlin Protokollet uppvisat/
BILAGA 1
PRV:s beslut
Text i märket: SWEDISH BEAUTY Awards Ansökningsnr: 2018700675
Sökande: KTF Organisation Aktiebolag Ombud: Lindskog Malmström Advokatbyrå
Delvis avslag av er varumärkesansökan
Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis er ansökan om registrering av varumärket SWEDISH BEAUTYAwards.
Beskrivning av ärendet Ni har ansökt om registrering av varumärket SWEDISH BEAUTY Awards.
FIGURMÄRKET UTESLUTET HÄR:
Ert märke bedöms sakna särskiljningsförmåga för följande tjänster: 35: Anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar.
41: Underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser.
Vi har även begärt ett förtydligande av tjänsten tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar i klass 35.
Ni har i huvudsak framfört att märket har särslciljningsförmåga, i varje fall inarbetad sådan, i klass 35 och 41. Ni har angett att märket använts sedan 2011 och lämnat in information, om utmärkelsen samt hänvisat till visst marknadsföringsmaterial och två YouTube-klipp. Vidare har ni hänvisat till ett antal varumärken med liknande uppbyggnad som registrerats tidigare varför också ert märke kan registreras.
PRV:s bedömning
Särskiljningsförmåga
Ett varumärke måste ha särslciljningsfönnåga för att det ska gå att registrera. Det betyder att märket måste uppfattas som ett kännetecken som gör att kunderna kan skilja era varor eller tjänster från andras.
Ett varumärke har inte särslciljningsförmåga om: - det bara beskriver t.ex. vad det är för slags varor eller tjänster, deras kvalitet, vad de ska användas till, vilken målgrupp de riktar sig till, var varorna är tillverkade, inom vilket område tjänsterna erbjuds eller andra egenskaper. -det bara uppfattas som ord eller uttryck som brukar användas om varorna eller tjänsterna eller om det t.ex. är en fackterm inom er bransch. -det av andra orsaker uppfattas som något annat än ett varumärke.
Ert märkes lydelse (översatt svenska skönhetspriset)uppfattas som beskrivande för anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar i klass 35, samt för underh'ållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser, i klass 41. Den breda tjänsten underhållning innefattar t ex anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser varför märket är beskrivande även för denna.
Vi bedömer därför att ert märke inte har ursprunglig särskiljningsförmåga för dessa tjänster. Inte heller har märket figurativ särskiljningsförmåga.
Vid prövningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning ska en helhetsbedömning göras av alla omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett kännetecken för de varor/tjänster det avser. Hänsyn kan tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.
Vi bedömer att de sökta tjänsterna riktar sig till en bred allmänhet i Sverige. Ni har lämnat in visst material för att visa märkets användning. Materialet visar dock inte vilka investeringar som gjorts i märket, med vilket geografisk spridning detta har marknadsförts, eller hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett särskiljande kännetecken. Det inarbetnings-material ni givit in visar därmed inte att märket har förvärvat särskiljnings-förmåga för era sökta tjänster.
Vad gäller tidigare registrering av märken med liknande uppbyggnad som ert vill vi understryka att myndigheten inte är bunden av tidigare beslut. En bedömning måste göras i varje enskilt fall utifrån de specifika omständig-heterna i det aktuella fallet.
Då sökanden inte förtydligat en av de sökta tjänsterna har inte ansökan försatts i sådant formellt korrekt skick att märket kan registreras för denna tjänst.
PRV avslår därför er ansökan delvis.
Det innebär att PRV kan registrera ert varumärke för följande tjänster: 35 Annons- och reklamverksamhet; säljfrämjande verksamhet och reklarnändamål; utdelning av varuprover; publicering av annons- och reklammaterial. 41: Festarrangemang; publiceringstjänster (inkluderande elektroniska publiceringstjänster).
Beslutat den 21 mars 2019 av Sara Dahlberg efter föredragning av Hans Nordlund
Bestämmelser Beslutet har tagits med stöd av följande bestämmelser:
Varumärkeslag (2010:1877) 2 kap. 18 § (avslag)
1 kap. 5 § (när anses ett varumärke ha särskiljningsförtnåga)
2 kap. 5 § (varumärket måste ha särskiljningsförmåga)
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet'ska ni göra det skriftligen_ Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.
Ange följande i överklagandet:
•Namn och person-/organisationsnutnmer
•Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
•Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
•Varför ni anser att beslutet är felaktigt
•Vilken ändring av beslutet ni vill ha
Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två (2) månader från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
BILAGA
Ansökningsnummer: 2018/00675
Ingivningsdag: 2018-01-30
Text i märket: SWEDISH BEAUTY Awards
Märkestyp: Figur
Klassificering:
35: Annons- och reklamverksamhet; anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar; sälj främjande verksamhet och reklamändamål; utdelning av varuprover; publicering av annons- och reklammaterial.. 41: Underhållning; festarrangemang; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser; publiceringstjänster (inkluderande elektroniska publiceringstjänster).
Innehavare: KTF Organisation Aktiebolag, Box 5501 114 85 Stockholm, Sverige. Org.nr: 556468-2325.
Ombud; Lindskog Malmström Advokatbyrå 115 91 Stockholm, Sverige.