Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 13 mars 2008

1 Originalspråk: engelska.

2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).

3 Se, exempelvis, dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529), punkterna 34 och 35 och där angiven rättspraxis.

4 Se, särskilt, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG1997, s. I-6191), punkt 24, och av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 38. De målen gällde nationella varumärken och omfattades således inte av förordningen utan av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Bestämmelserna i de två rättsakterna om registreringshinder är dock i stort sett identiska och har tolkats på så sätt av domstolen.

5 Det vill säga Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

6 Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

7 Internationellt varumärke nr 612525, registrerat den 9 december 1993, giltigt i bland annat Italien för varor i klass 5. Det är utseendemässigt identiskt med siluettvarumärket, men nämns inte specifikt i de i förevarande mål ifrågasatta besluten.

8 Det vill säga varumärken som är skyddade i flera länder enligt Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, som förvaltas av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

9 Denna sammanfattning av invändningsenhetens bedömning grundar sig på den version som återges i punkt 6 i överklagandenämndens beslut.

10 Beslut av den 15 mars 2004 i ärende R 326/2003-2, Julius Sämann mot L & D.

11 Punkterna 22 och 23 i överklagandenämndens beslut.

12 Punkterna 24–26.

13 Punkterna 27 och 29, med hänvisning till dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 27.

14 Punkterna 30–32.

15 Punkt 33.

16 Övriga delar av invändningsenhetens respektive överklagandenämndens beslut behandlas inte i förevarande överklagande.

17 Dom av den 7 september 2006 i mål T-168/04, L & D mot harmoniseringsbyrån – Sämann (Aire Limpio) (REG 2006, s. II-2699).

18 Se punkterna 4 och 6 ovan.

19 Punkterna 67–71 i den överklagade domen.

20 Dom av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé (REG 2005, s. I-6135), punkterna 30 och 32.

21 Punkterna 72–77.

22 Beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8993), punkt 41 och där angiven rättspraxis, och av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology (REG 2004, s. I-1159), punkt 31.

23 Punkterna 78–84 i den överklagade domen.

24 Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 62.

25 Punkt 85 i den överklagade domen.

26 Punkterna 86–88.

27 Punkterna 89 och 90.

28 Punkt 91.

29 Punkterna 92–94.

30 Punkterna 95 och 96.

31 Punkterna 97–99 i den överklagade domen, där det hänvisas till dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (REG 2003, s. II-2821), punkterna 30–32, och av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Testilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (REG 2003, s. II-4335), punkt 47, samt domen i målet SABEL (ovan fotnot 4), punkt 24.

32 Punkterna 100–102 i den överklagade domen.

33 Punkterna 103–105.

34 Dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-10107), punkterna 64 och 65.

35 Punkterna 113–117 i den överklagade domen.

36 Artikel 58 i domstolens stadga.

37 Se punkt 7 ovan.

38 I punkt 76 i domen används formuleringen betydelsefull eller till och med dominerande (significatif voire prédominant på franska, significativo e incluso predominante på spanska).

39 Se fotnot 20 ovan.

40 Domen i målet SABEL (ovan fotnot 4), punkt 25, samt dom av den 29 april 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån – Debuschewitz heirs (CHUFAFIT) (REG 2004, s. II-2073), punkt 51, och av den 13 juli 2005 i mål T-40/03, Murúa Entrena mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (REG 2005, s. II-2831), punkterna 55 och 56.

41 Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 65, och av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-3887), punkt 23.

42 Dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån – Kolene (NU-TRIDE) (REG 2003, s. II-1589), punkterna 72–75.

43 Enligt nuvarande regel 20.7 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), i ändrad lydelse.

44 Dom av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån – Diesel (DIESELIT) (REG 2004, s. II-1887), punkt 71.

45 Dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335), punkt 55. Samma fråga diskuterades inom ramen för överklagandet till domstolen, men behandlades inte av domstolen i dess resonemang i beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-3657), punkterna 38–42). Målet gällde en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett kännetecken bestående av en del som var beskrivande på tyska och en särskiljande del. Det äldre nationella varumärket, som endast bestod av den tyska beskrivande delen, var registrerat i Spanien, där det inte var beskrivande.

46 Domarna i målen Alcon, La Mer Technology och Philips (ovan fotnot 22 och 24).

47 Ovan fotnot 22, punkt 41.

48 Ansökan avsåg registrering som ett nationellt varumärke och omfattades således av de i huvudsak identiska bestämmelserna i direktiv 89/104/EEG (se fotnot 4 ovan). Enligt artiklarna 3.1 i direktivet och 7.1 i förordningen är det inte möjligt att registrera varumärken som, bland annat b) saknar särskiljningsförmåga, c) endast består av tecken eller upplysningar, vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller d) endast består av tecken eller upplysningar som blivit vedertagna i handeln. I artikel 3.3 i direktivet föreskrivs följande: Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga och artikel 7.3 i förordningen har följande lydelse: Punkterna 1 b, c och d skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.

49 Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779). Det målet gällde möjligheten att registrera ett varumärke bestående av en geografisk ursprungsbeteckning som nationellt varumärke, när det påstods ha förvärvat särskiljningsförmåga.

50 Domarna i målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 52 och Philips, punkterna 60–62.

51 Se även, analogt, generaladvokaten Légers förslag till avgörande av den 13 november 2003 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, där domstolen meddelade dom den 29 april 2004 (REG 2004, s. I-5791), punkt 71 och följande punkter (särskilt punkterna 73 och 75), där generaladvokaten Léger anser att de kriterier som gäller för att bedöma ett varumärkes särskiljningsförmåga när det registreras även gäller för att bedöma huruvida särskiljningsförmågan i ett senare skede finns kvar.

52 Exempelvis kan en mycket hög marknadsandel bero på att konkurrensen är mycket begränsad, vilket skulle innebära att varumärket uppfattas som en allmän benämning snarare än som en beteckning som anger varornas ursprung.

53 Dom av den 25 november 2003 i mål T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyrån – Mou Dybfrost (KIAP MOU) (REG 2003, s. II-4953). Se särskilt punkt 41 och följande punkter.

54 Se punkterna 74 och 75 ovan.

55 Dom av den 20 februari 1997 i mål C-166/95 P, kommissionen mot Daffix (REG 1997, s. I-983), punkt 24, av den 2 april 1998 i mål C-367/95 P, kommissionen mot Sytraval (REG 1998, s. I-1719), punkt 67, och av den 30 mars 2000 i mål C-265/97 P, VBA mot VGB (REG 2000, s. I-2061), punkt 114.

56 Det bör noteras att förstainstansrättens egen skyldighet att motivera sin dom inte följer av artikel 73 i förordningen, utan av artikel 36 i domstolens stadga.

57 Se, exempelvis, domen i målet KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (ovan fotnot 34), punkterna 64 och 65.

58 Punkt 23 i överklagandenämndens beslut.

59 Punkt 6 i överklagandenämndens beslut.

60 Punkt 30.

61 Punkt 31. Tilläggas kan att till skillnad från uppgifterna om marknadsandel och reklamvolym i Italien så framgick det inte av den ursprungliga hänvisningen till en årlig försäljning på 45 miljoner enheter vilken geografisk marknad som avsågs.

62 Se punkt 86 i den överklagade domen.

63 Se, exempelvis, dom av den 14 februari 1990 i mål C-350/88, Delacre mot kommissionen (REG 1990, s. I-395), punkt 15.

64 Jag noterar att överklagandenämnden, även om den uttryckte viss tvekan, inte avvisade eller vederlade invändningsenhetens konstaterande att siluettvarumärket inte i sig hade särskiljningsförmåga.