Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 26 juni 2008

1 Originalspråk: engelska.

2 Artikel 4.4 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet eller varumärkesdirektivet). Jag återger nedan lagstiftningen mer detaljerat (punkt 14 och följande).

3 Såsom den i artikel 4.1 i direktivet, se punkt 16 nedan.

4 Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 46–47.

5 Mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, förslaget punkterna 37–38, citerade i fulltext i punkt 33 nedan.

6 Frank I. Schechter, The rational basis of trademark protection, Harvard Law Review, 1927, s. 813. Schechter själv hämtade inspiration från ett beslut från 1924 av Landesgericht Elberfeld, Tyskland, enligt vilket innehavaren av det välkända varumärket Odol, vilket var registrerat för munvatten, uppnådde ogiltigförklaring av registreringen av samma varumärke för stålprodukter, på den grunden att klaganden hade allt intresse av att dess varumärke inte försvagades [verwässert]. Det skulle förlora säljkraft om alla använde det som beteckning för sina varor. Det är intressant att konstatera att begreppet försvagning har sitt ursprung i munvatten.

7 Detta är de begrepp som används i United States Trademark dilution Revision Act 2006. Begreppet försvagande används emellertid ibland endast med avseende på urvattning, varvid skamfilande behandlas som ett separat begrepp.

8 Se punkt 39 i, och fotnot 18 till, förslaget i målet Adidas I. När jag i detta förslag använder begreppen snyltande, urvattning och skamfilande gör jag detta som en förkortning av begreppen dra otillbörlig fördel av ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, vara till förfång för det varumärkets särskiljningsförmåga respektive vara till förfång för det varumärkets renommé, som omfattas av direktivet.

9 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).

10 Ovan fotnot 2.

11 Se tionde skälet.

12 Nionde skälet 9 i ingressen.

13 Det bör påpekas att lydelsen i denna bestämmelse, när det gäller begreppen reputation och repute som används på engelska, inte är densamma i alla språkversioner av direktivet. I flera språkversioner (exempelvis den franska, den portugisiska och den spanska) används samma begrepp för båda dessa ställningar, medan det i andra (exempelvis den tyska och den holländska) görs en uppdelning som liknar den i den engelska versionen.

14 I artikel 52.1 a i förordningen föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke som har registrerats kan förklaras ogiltigt på samma grunder. Därmed kompletteras parallellen till artikel 4.4 a i direktivet.

15 Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff och Zino Davidoff (REG 2003, s. I-389). Domstolen slog fast att artiklarna 4.4 a och 5.2, trots lydelsen inte liknar respektive av annan art omfattade även fall där de berörda varorna eller tjänsterna var identiska eller av liknande slag (bekräftades i dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439 (nedan kallat Adidas II), punkt 37).

16 Förstainstansrätten har också meddelat ett antal domar angående motsvarande bestämmelse i förordningen.

17 Dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), särskilt i punkterna 22–30.

18 Se ovan i fotnot 5, punkterna 27–30. Domstolen hänvisade även till sin dom i målet General Motors, punkt 23, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22–23, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkterna 25 och 27, och av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkterna 34, 36 och 40.

19 I artikel 5.2 avses kännetecken som inte är registrerade varumärken, medan artikel 4.4 a rör varumärken som har registrerats, eller som avses registreras som yngre varumärken. Även om bestämmelserna således skiljer sig åt beträffande tillämpningsområdet, innebär parallellismen mellan dem att hänvisningar till ett tecken i den ena motsvarar hänvisningar till ett yngre varumärke i den andra.

20 Se ovan i fotnot 15, punkterna 41–43.

21 Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm år 1967 och i Genève år 1977.

22 Ingen del av del varumärkeslagstiftning som jag har stött på under mina 40 år av undervisning och praktik inom immaterialrätten har skapat så mycket förvirring och oförstående hos domstolarna som begreppet försvagning som form av varumärkesintrång. Det är en skrämmande pedagogisk utmaning att förklara ens det grundläggande teoretiska försvagningsbegreppet för studerande, advokater och domare. Få kan med framgång förklara det utan att mötas med oförstående blickar eller värre, nickanden av förståelse som döljer förvirring och feltolkning – J. Thomas McCarthy, Dilution of a trademark: European and United States law compared, The Trademark Reporter, volym 94, 2004, s. 1163.

23 Se exempelvis Sara Stadler Nelson, The wages of ubiquity in trademark law, Iowa Law Review 2003, s. 731.

24 Se exempelvis Mathias Strasser, The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 2000, s. 375.

25 Jag utelämnar, för att underlätta läsningen, punktnumreringen och fotnoterna.

26 Jag instämmer med generaladvokaten Jacobs uppfattning i målet Adidas I (se punkt 39 i förslaget in fine) att det inte föreligger någon verklig skillnad mellan att dra nytta av ett varumärkes särskiljningsförmåga och att dra nytta av dess renommé.

27 Se domen i det ovan i fotnot 5 nämnda målet Adidas I, punkt 29, och i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Adidas II, punkt 41.

28 Enligt ordalydelsen måste de båda varumärkena även ha registrerats eller använts avseende varor eller tjänster av skilda slag, men domstolen fann i sin dom i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Davidoff II att detta villkor var överflödigt.

29 Se domen i det ovan i fotnot 17 nämnda målet General Motors, punkt 26.

30 Punkterna 58–61.

31 Se domen i det ovan i fotnot 5 nämnda målet Adidas I, punkt 30. Se även domen i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Adidas II, punkt 42.

32 Se exempelvis, med hänsyn till artikel 8.1 b i förordningen, dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529), punkterna 34–35 och där angiven rättspraxis.

33 Se särskilt domen i det ovan i fotnot 18 nämnda målet SABEL, punkt 24, och i det ovan i fotnot 18 nämnda målet Marca Mode, punkt 38.

34 Denna punkt ändras inte av domstolens avgörande i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Davidoff II, enligt vilket olikhet inte är avgörande.

35 Se, helt nyligen, domen i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Adidas II, punkterna 28 och 40.

36 Kadok är ett malaysiskt ord för piper sarmentosum, en sydöstasiatisk växt som används för aromatiska och medicinska ändamål och tros ha antioxidant-egenskaper. Det har inte enligt min vetskap registrerats som varumärke, även om ett ordmärke i form av restaurangnamnet Kadok’s har registrerats i USA för diverse asiatiska livsmedel.

37 Jag anser i detta hänseende att förstainstansrätten kan ha gått för långt i sina spekulationer (i sin dom i mål T-215/03, SIGLA mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. II-711, punkt 48) att det är möjligt, särskilt i fråga om en invändning som grundar sig på ett exceptionellt känt varumärke, att sannolikheten för en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det varumärke som åberopats som grund för invändningen är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende.

38 De av oss som fortfarande förespråkar ett gott språkbruk anser att unik, paradigmen av absolut ensamhet, aldrig kan ändras med något intetsägande mycket, väldigt, ganska, nästan eller praktiskt taget – William Safire, Uniquer than unique? I don’t think so, International Herald Tribune, 24 juni 2007.

39 Ovan i punkt 74.

40 I punkterna 44 respektive 43.

41 Helt nyligen i dom av den 10 maj 2007 i mål T-47/06, Antartica mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. II-0042, punkt 55.

42 Se senast dom av den 16 april 2008 i mål T-181/05, Citigroup mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. II-669) (dom meddelad samma dag som förhandlingen i förevarande mål hölls), punkt 77 och där angiven rättspraxis.