Förslag till avgörande av generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe föredraget den 22 november 2018

1 Originalspråk: danska.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) (nedan kallat direktiv 2008/95).

3 Direktiv 2008/95 har upphävt och ersatt rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1). Artikel 2 och artikel 3 i direktiv 2008/95, som ska tolkas i det nu aktuella målet, är identiska med artikel 2 och artikel 3 i direktiv 89/104. Rättspraxis avseende direktiv 89/104 är således även relevant i det nu aktuella fallet. Direktiv 2008/95/EG har ersatts av ett nytt varumärkesdirektiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Detta direktiv ska vara genomfört senast den 14 januari 2019.

4 Den hänskjutande domstolen har vid formuleringen av frågan enbart angett kravet på särskiljningsförmåga enligt artikel 2 och artikel 3.1 b i direktivet, det vill säga en ursprunglig särskiljningsförmåga. Jag tar även med artikel 3.3 i mitt svar, i och med att den särskiljningsförmåga som förvärvas till följd av användning (artikel 3.3 i direktivet) också berörs av tvisten i det nationella mål som ligger till grund för tolkningsfrågan, eftersom Oy Hartwall har gjort gällande att det varumärke för vilket registrering söks har både en ursprunglig särskiljningsförmåga och en särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning.

5 Se punkterna 10 och 12 i detta förslag till avgörande.

6 Dessutom framgår det enbart av beslutet om hänskjutande att den hänskjutande domstolen i det nu aktuella fallet ska avgöra om det varumärke för vilket registrering sökts och som återgetts i form av en färgteckning ska registreras som färgmärke.

7 Det skulle kunna härledas ur den omständigheten att det framgår av beslutet om hänskjutande att Oy Hartwall – även om registrering sökts för varumärket som färgmärke – har gjort gällande dels att bolaget inte enbart sökt skydd för färgerna blå och grå i alla tänkbara former, dels att varumärkesskydd endast sökts för den grafiska återgivning som framgår av registreringsansökan, inte för en oändlig variation av de ingående färgerna.

8 Att de angivna kännetecknen i artikel 2 bara är exempel och inte är en uttömmande förteckning, stöds utöver lydelsen i artikel 2 av skäl 8 i direktivet, där det anges att [f]ör att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna och att [d]et är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Artikel 2 i direktivet innehåller den förteckning med exempel som anges i skäl 8.

9 Jag noterar att färg uttryckligen är nämnt som ett exempel på varumärke i artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet 2015/2436.

10 Dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244).

11 Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384).

12 Domstolen slog i de målen fast att ett färgmärke med beaktande av detta ska uppfylla tre villkor. För det första ska det utgöra ett kännetecken. Domstolen angav i det sammanhanget att färger normalt används inom handeln, eftersom de är vackra eller dekorativa utan att ha någon särskild innebörd, men att det inte kan uteslutas att färger eller kombinationer av färger kan utgöra kännetecken tillsammans med en vara eller ett tillhandahållande av tjänst, se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 27), och av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 23). För det andra ska kännetecknet kunna återges grafiskt och för det tredje ska kännetecknet kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 23), och av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 22) Vad beträffar tillämpningen av de två sistnämnda villkoren hänvisar jag till svaret på tolkningsfrågorna, som avser just dessa villkor.

13 Se till exempel punkterna 14 och 21 i dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244), där ett färgmärke behandlas som en färg i sig utan begränsning i rummet, och punkt 15 i dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384), där abstrakta färger eller färgkombinationer utan kontur behandlas. Samma definition används för övrigt vid registrering av EU-varumärken, se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431 (C/2018/1225). Förordningen ska tillämpas på registrering av EU-varumärken från den 14 maj 2018, se artikel 39.2 i förordningen. I artikel 3.3 f i förordningen anges att ett färgmärke är ett varumärke som består av endast en färg utan konturer eller en kombination av färger utan konturer.

14 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin ( C‑163/16, EU:C:2018:423).

15 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin ( C‑163/16, EU:C:2018:423, punkterna 7–10).

16 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin ( C‑163/16, EU:C:2018:423, punkt 24).

17 Dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 54).

18 Se, i samma mening definitionen av figurmärken i artikel 3.3 b i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626, enligt vilken ett figurmärke är ett varumärke med speciell stiliserad text eller layout, eller speciell grafisk utformning eller färg, däribland varumärken som består endast av figurelement eller av en kombination av orddelar och figurdelar.

19 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

20 Se dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyrån ( C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punkt 53 och där angiven rättspraxis).

21 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 39 och där angiven rättspraxis).

22 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 40 och där angiven rättspraxis).

23 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 41 och där angiven rättspraxis).

24 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

25 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

26 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 66), och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 39).

27 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 65), och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 38).

28 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkterna 54–59).

29 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 60).

30 Se dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringsbyrån ( C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 26 och där angiven rättspraxis), och dom av den 9 september 2010, harmoniseringsbyrån/Borco-Marken-Import Matthiesen ( C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

31 Se dom av den 9 september 2010, harmoniseringsbyrån/Borco-Marken-Import Matthiesen ( C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 37).

32 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann ( C‑273/00, EU:C:2002:748, punkterna 48–55), och dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 29).

33 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann ( C‑273/00, EU:C:2002:748, punkt 47).

34 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann ( C‑273/00, EU:C:2002:748, punkterna 50 och 51). Se även dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkterna 26–30).

35 Jag framhåller att kravet på grafisk återgivning inte längre finns med i det nya varumärkesdirektivet, direktiv 2015/2436. Artikel 3 b i detta direktiv, som rör frågan om vilka tecken som kan utgöra ett varumärke och som motsvarar artikel 2 i det nu aktuella direktivet, föreskriver att det sökta tecknet kan återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren. Skälet till den förändringen anges i skäl 13 i direktivet. I detta skäl anges att det – för att uppnå målen för registreringssystemet för varumärken, det vill säga att säkerställa rättssäkerhet och god förvaltning – också är viktigt att tecknet kan återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Dessutom anges att ett tecken följaktligen bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen ger tillräckliga garantier i detta syfte.

36 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkterna 31–37).

37 Se dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 33).

38 Se dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 34).

39 Dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244).

40 Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384).

41 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin ( C‑163/16, EU:C:2018:423).

42 Dom av den 12 december 2002, Sieckmann ( C‑273/00, EU:C:2002:748, punkterna 48–51).

43 Dom av den 27 november 2003, Shield Mark ( C‑283/01, EU:C:2003:641).

44 Ett ljudmärke är ett varumärke som uteslutande består av ljud eller en kombination av ljud (se, exempelvis, definitionen i artikel 3.3 g i kommissionens genomförandeförordning 2018/626).

45 Se dom av den 27 november 2003, Shield Mark ( C‑283/01, EU:C:2003:641, punkt 58).

46 Jag vill även nämna dom av den 14 juni 2012, Seven Towns/harmoniseringsbyrån (Återgivning av sju rutor i olika färger) ( T‑293/10, ej publicerad, EU:T:2012:302). I det målet fann tribunalen att ett EU-varumärke inte kunde registreras som färgmärke, eftersom varumärket hade återgetts grafiskt som ett figurmärke eller ett tredimensionellt märke, inte som ett färgmärke. Tribunalen slog fast att det i det fallet fanns en inneboende motstridighet om den verkliga arten av kännetecknet i fråga, som utgjorde hinder för en registrering av kännetecknet (se punkt 66 i domen).

47 Se punkt 13 i detta förslag till avgörande.

48 Dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244).

49 Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie ( C‑49/02, EU:C:2004:384).

50 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel ( C‑104/01, EU:C:2003:244, punkterna 60, 65 och 66).

51 Dessa uppgifter har domstolen själv inte tillgång till.

52 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 40 och där angiven rättspraxis).

53 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank ( C‑217/13 och C‑218/13, EU:C:2014:2012, punkt 48).