Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 10 juli 2003

1 Originalspråk: engelska.

2 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

3 Rädets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

4 Fogad till Benelux varumärkeskonvention av den 19 mars 1962, i dess lydelse enligt protokoll av den 2 december 1991, som trädde i kraft den 1 januari 1996.

5 Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff och Zino Davidoff (Davidoff II) (REG 2003, s. I-389). Begäran om förhandsavgörande ingavs i förevarande mål i oktober 2001 och yttrandena inkom i februari 2002.

6 Punkt 25.

7 Sjunde skälet.

8 Se. exempelvis, dom av den 20 november 2001 i de förenade malen C-414/99—C-416/99, Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691), punkt 39, och särskilt angående artikel 5.2, punkterna 27—30 i dom av den 21 november 2002 i mäl C-23/01, Robelco (REG 2002,I-10913).

9 Artikel 14.2.3 i Markengesetzļ se punkt 10 i mitt förslag till avgörande i malet Davidoff II.

10 Frank I. Schechter, The rational basis of trademark protection, Harvard Law Review 1927, s. 813.

11 Han ansåg dock att endast slumpmässiga, nybildade eller fantasifulla varumärken skall tillerkännas detta skydd.

12 Den första delstatliga lagstiftningen antogs i Massachusetts år 1947, följt av Illinois år 1953 och New York år 1955. Många andra följde efter. Försvagning som sådan definierades dock inte i många delstatliga lagstiftningar, som helt enkelt skyddade mot försvagning av den särskiljande egenskapen (eller liknande formuleringar) hos vissa varumärken. På federal nivå skapades genom Federal Trademark Dilution Act av år 1995 en federal talegrund avseende försvagning av kända varumärken. I denna definieras försvagning som försvagandet av ett känt varumärkes förmåga att identifiera och särskilja varor eller tjänster [the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services],

13 För bakomliggande rättspraxis, se T. Martino, Trademark Dilution (1996), s. 43 och s. 46.

14 Se punkt 39 i mitt förslag till avgörande i mäl C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), där jag omformulerade Bencluxdomstolcns dom av den 1 mars 1975 i mälet Claeryn mot Klarein, mal A 74/1, Beneluxdomstolens domar av är 1975, s. 472.

15 Hearingar vid Congressional Committee on Patents, 72nd Congress, 1st Session 15 (1932).

16 Sc fotnot 14 angående källor.

17 Förfång för ett varumärkes renommé var dessutom en av årundcrna för Christian Diors talan vid de nationella omstolarna angående Evoras påstått förringande reklam för dess lyxvaror i domen av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997. s. I-6013), även om målet vid EG-domstolcn gällde lydelsen av artikel 7.2 i direktivet (där ett undantag från den allmänna principen om konsumtion av varumärkesrättigheter föreskrivs).

18 Mostert, F.W., Famous and Well-Known Marks (1997), s. 62. Se även Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, antagen av Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) (1999): i noten till artikel 4.iii, som behandlar användning av ett varumärke som skulle dra otillbörlig fördel av ett välkänt varumärkes särskiljningsförmåga, kommenteras att den berörda användningen skulle, exempelvis^ innebära ett snyltande på det kända varumärkets goodwill.

19 Se Bundesgerichtshofs dom av den 9 december 1982 [1983] GRUR 247.

20 Se punkt 12 ovan.

21 Se ovan fotnot 14, punkt 23.

22 Dom av den 22 juni 1999 i mäl C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 27.

23 Dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann (REG 2002, s. I-11737).

24 Se ovan fotnot 14, punkt 16.

25 Tionde skälet.

26 Dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 36 (min kursivering), se även punkterna 33 och 34 i förslag till avgörande föredraget den 13 juni 2002 av generaladvokaten Ruiz-Jarabo i mål C-206/01. Arsenal Football Club, och beträffande artikel 4.4 a i direktivet, vars lydelse i sak är identisk med lydelsen av artikel 5.2, punkt 48 i mitt förslag till avgörande och punkt 20 i domen i målet SABEL (ovan fotnot 14).

27 Dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 23. Uttrycket association används visserligen i den engelska översättningen av denna dom, men i den franska versionen hänvisas till rapprochement. Det är enligt min uppfattning till hjälp att följa den franska versionen genom att använda ett uttryck som skiljer sig från det som används i artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet. Jag har således använt uttrycket [make a] connection [förknippa].

28 Särskilt Fitnessworld; Adidas har dock också påpekat detta, om än med förbehållet att om allmänheten i någon mån associerar till varumärket kan man inte anse att tecknet enbart uppfattas som en utsmyckning. Kommissionen har även gjort gällande att en ren utsmyckning inte kan vara liknande i den mening som avses i artikel 5.2.

29 Det ord- och symbolmärke som innefattar triangeln registrerades som varumärke i Förenade kungariket den 1 januari 1876 och var det första varumärket som registrerades enligt 1875 års Trade Marks Act (och eftersom Förenade kungarikets lag var den första lagstiftning som medgav en registrering av varumärken, det första registrerade varumärket i världen). Varumärket hade dock redan använts en tid före registreringen. Det kan ses pä tvä ölflaskor på disken i Folies-Bergères bar på en målning av Manet frän är 1882.

30 Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel Groep (REG 2003, s. I-3793).

31 Se även sjätte skälet till direktivet, där det anges att direktivet [inte] utesluter... att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.

32 Se ovan fotnot 8, punkterna 31 och 34. Se även dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW och BMW Nederland (REG 1999, s. I-905), punkt 38; punkt 37 i mitt förslag till avgörande i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187) och punkt 38 i förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo i mål C-206/01, Arsenal Football Club (ovan fotnot 26).

33 Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7. Detta uttalande har upprepats i rättspraxis fram till i dag. Se senast domen i malet Libertei Groep (ovan fotnot 30), punkt 62 och den rättspraxis som nämns där.

34 Se ovan fotnot 30, punkt 62. So även dom av den 4 maj 1999 i de förenade mälen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chicmscc (REG 1999, s. I-2779), punkterna 49—52.

35 Se ovan fotnot 32, punkt 61.

36 Se punkt 50 i domen, med hänvisning till tionde skälet till direktivet.

37 Domen i målet Libertei Groep (ovan fotnot 30), punkterna 52 och 53 och den rättspraxis som nämns där.

38 Domen i målet Libertei Groep (ovan fotnot 30), punkt 55.

39 Förslag till avgörande föredraget den 3 april 2003 i mål C-283/01, punkterna 48—52.

40 Tvisten vid den nationella domstolen rörde de första nio tonerna i Beethovens Für Elise (Bagatell i A moll, WoO 59) och en tupps galande.