Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 30 mars 2006

1 Originalspråk: engelska.

2 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

3 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s, 3) (förordningen om gemenskapsvarumärken).

4 Enligt begäran om förhandsavgörande har ordalydelsen i artikel 3.1 a-d i varumärkesdireklivet infogats i artikel 6a.1 i den version av BVL som trädde i kraft ar 2004 efter ändring genom protokollet ont ändring av den enhetliga varumärkeslagen av den 11 december 2001 (nedan kallat 2001 ärs protokoll). Den hänskjutande domstolen anger emellertid att det inte finns nägon materiell skillnad mellan denna version och den föregående.

5 Senare infördes genom 2001 ärs protokoll en ny artikel 14b i BVL där följande anges: Domstolarna kan besluta alt ett registrerat varumärke har förvärvat särsklljningsförmäga genom det bruk som har gjorts av det. Artikel 14b trädde i kraft den 1 januari 2001.

6 Se dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV (Postkantoor) (REG 2004, s. I-1619), punkt 13, där denna bestämmelse återges i sin helhet.

7 I begäran om förhandsavgörande är fråga nummer 1 en separat fråga som den nationella domstolen har ställt till Beneluxdomstolen. Jag har därför numrerat om frågorna 2-4 i begäran om förhandsavgörande som frågorna 1-3, och kontmer alt hänvisa till dem pä detta sätt i återstoden av detta förslag till avgörande.

8 I den tredje tolkningsfrågan.

9 Se Ull exempel domen i det ovannämnda malet Postkantoor (ovan fotnot 6), punkt 86, dom av den 12 februari 2004 1 mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkt 19.

10 Domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 35. Se även dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsce (REG 1999, s. I-2779), punkt 25, dom av den 6 maj 2003 1 mal C-101/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 52.

11 Se dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01, C-54/01 och C-55/01, Linde (REG 2003, s. I-3161), punk-

12 Första skälet.

13 Med beaktande av det allmänna intresset av att förbjuda registrering av beskrivande ord eller ordkombinationer är det kanske inte förvånande att domstolen i allmänhet inte verkar göra någon särskild åtskillnad mellan artikel 3.1 b och 3.1 c. I domen i det ovannämnda målet Postkantoor gjordes bedömningen av särskiljningsförmågan således med hänvisning till artikel 3.1 b (se till exempel punkterna 29-35), medan diskussionen om det allmänna intresset fördes med hänvisning till artikel 3.1 c (se punkterna 53-58). När det gäller motsvarande bestämmelser i förordningen om gemenskapsvarumärken är ståndpunkten inte lika klar. Se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 10 april 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkterna 51-53 och där angiven rättspraxis.

14 Se domarna i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 29, och Postkantoor, punkt 75.

15 Dom av den 9 mars 2006 i mål C-421/04, Matratzen Concord (REG 2006, s. I-2303), punkt 25, där domstolen analogt hänvisar till dom av den 26 november 1996 i mål C-313/94, Grafflone (REG 1996, s. I-6039), punkt 22. Målet Graffione gällde bedömningen av ett varumärkes vilseledande karaktär i den mening som avses i artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet. I det sammanhanget granskades inverkan av språkliga, kulturella och sociala skillnader mellan medlemsstaterna i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 6 juni 1996 i det ovannämnda målet Graffione, punkt 10, och i generaladvokaten Gulmanns förslag till avgörande av den 29 september 1993 i mål C-315/92, Clinique (REG 1994, s. I-317; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-13), punkt 18.

16 Domen i det ovannämnda målet Matratzen Concord, punkt 26. Se aven generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande 1 samma mål, punkterna 46, 47 och 50.

17 Se domarna i de ovan (fotnot 10) nämnda målen Windsurf-Ing Chiemsee, punkt 49, och Libertei, punkt 67. Punkterna 62-67 i domen i malet Libertei innehåller en tankeväckande och användbar analys av varumärkets funktion, av definitionen av målgruppen och dess uppfattning om varumärket samt av hur särskiljningsförmäga kan förvärvas till följd av att målgruppen blir bekant med varan eller tjänsten.

18 Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 51.

19 Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 52. Senare har detta test tillämpats konsekvent. Se till exempel dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 61 och följande punkter. Jag förstår betydande som att det inte nödvändigtvis innebär en majoritet av den berörda omsättningskretsen, men icke desto mindre en väsentlig del av den.

20 Domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 63.

21 I detta avseende är det berättigat att dra en prallell mellan å ena sidan strukturen på artikel 3.1 och 3.3 i varumärkesdirektivet och å andra sidan strukturen på artikel 7.1 och 7.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Eftersom de har samma logiska struktur kan förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor Company mot harmoniseringsbyrån (Options) (REG 2000, s. II-1925), punkt 27, rimligen också tillämpas här. Enligt min åsikt innebär detta emellertid inte att resonemanget om geografiskt område i förordningen om gemenskapsvarumärken, som förklaras av förstainstansrätten i domen i det ovannämnda målet Ford, också skall tillämpas i samband med varumärkesdirektivet (se nedan punkt 44).

22 Dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 29.

23 I artikel 5.2 anges följande: En medlemsstat kan ... besluta alt innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

24 Domen i det ovannämnda målet General Motors.

25 Se ovan fotnot 21.

26 Se artikel 1.2 i förordningen om gemenskapsvarumärken.

27 Eller i Belgien, Luxemburg och Nederländerna, när det gäller ett Beneluxvarumärke.

28 Se första skälet i respektive rättsakt

29 Det faktum att Bcneluxvarumärket också i en mening är ett enhetligt varumärke för Beneluxområdet hindrade således inte domstolen frän alt anse att det räcker att varumärket är känt i en del av Beneluxområdet, eller till och med en del av ett av Bencluxländcrna, för att artikel 5.2 skall kunna tilllämpas.

30 I detta sammanhang vill jag påminna om att domstolen i domen i det ovannämnda målet Libertel (punkt 76) betonade alt den behöriga myndigheten inte [kan] göra en abstrakt bedömning, utan med nödvändighet [måste] göra en konkret bedömning. Bedömningen skall göras med beaktande av alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet .... När man, som här, i den konkreta bedömningen med nödvändighet måste ta hänsyn till språkliga skillnader, måste den språkliga aspekten beaktas konsekvent genom hela bedömningen.

31 Här finns det endast två möjliga värden: särskiljande eller icke särskiljande.

32 Det vill säga en större andel.

33 Se punkt 29 och där angiven rättspraxis.

34 Denna punkt har inte utvecklats i någon verklig omfattning inom ramen för detta förfarande. Jag anser att om en översättning (av till exempel Europolis till Europolice på franska) inte existerade innan ansökan om registrering lämnades in, kan den översatta termen (per definition) inte ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3. Eftersom en översättning försöker återge originalets förvärvade särskiljningsförmåga, är det emellertid i motsvarande grad mindre troligt att den kommer att omfattas av registreringshindren i artikel 3.1 b och/eller 3.1 c.

35 Till exempel Flandern.

36 Den berörda språkgemenskapen skulle utgöras av alla som talar nederländska i Beneluxområdet, inte endast i Flandern, utan också i (åtminstone) Nederländerna och den tvåspråkiga delen av Bryssel.

37 Se punkterna 25-27 i domen (ovan fotnot 21).