Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 16 januari 2008

1 Originalspråk: spanska.

2 Såvitt avser varumärken har företagen varit inblandade i de mål som gav upphov till dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), och av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537). Avseende gemenskapens tullförfarande, se dom av den 14 oktober 1999 i mål C-223/98, Adidas (REG 1999, s. I-7081).

3 Han vann barfota guldmedaljen i maraton i sommar-OS i Rom 1960, och han tog även hem guldet i OS i Tokyo 1964, denna gång iklädd lämpliga skor. Det står inte klart om han sprang barfota för att springa snabbare eller för att fästa uppmärksamheten på fattigdomen på hans hemkontinent, eftersom han var den första afrikanska guldmedaljören i de olympiska spelen i modern tid (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Det finns andra sporthjältar som upprepat hjältedådet och det finns några etiopier, såsom Haile Gebrselassie, som fortfarande tränar utan något på fötterna (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html).

4 Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

5 Rådets förordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37), och senast enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).

6 Närmare bestämt artiklarna 4, 7, 9 och 12 i förordningen.

7 Se till exempel, och särskilt, dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV (REG 2002, s. I-7561), av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01, C-54/01 och C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), och av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5089).

8 Det förslag till avgörande som föredrogs den 31 januari 2002 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, där domstolen meddelade dom den 12 februari 2004 (REG 2004, s. I-1619).

9 Punkt 52 i det i föregående fotnot nämnda förslaget.

10 I den tyskspråkiga doktrinen används utan åtskillnad denna term, se till exempel Sosnitzas, O./Fröhlich, S., Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?, Markenrecht, 09/2006, s. 383 och följande sidor, och varianten Freihaltungsbedürfnis, se till exempel Bender, A., Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV, i Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 893.

11 Lagen från 1936 undergick en väsentlig reform år 1968 (Bekanntmachung av den 2 januari 1968; BGBl. I, s. 1/29), version som omedelbart föregick den nya lagen, Markenrechtsreformgesetz av den 25 oktober 1994 (BGBl. I, s. 3082).

12 Jag följer vad som angetts av Ströbele, P., i Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht, i Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. och Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, juris GmbH, Saarbrücken, 2006, s. 425 och följande sidor, s. 426. Författaren tillägger att tyska Bundesgerichtshof (högsta domstolen) utvidgade principen till 8 § andra stycket punkt 2 WZG.

13 Angående utvecklingen av teorin om Freihaltebedürfnis, se Fezer, K.-H., Markenrecht, C.H. Beck, andra upplagan, München, 1999, s. 402.

14 Ströbele, P., a.a., s. 427.

15 Eisenführ, G., Artikel 12, i Eisenführ, G./Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung – Kommentar, Heymanns, Köln, 2003, s. 230.

16 Fezer, K.-H. beskriver noggrant dessa aspekter, a.a., s. 401 och följande sidor.

17 Även Bundespatentgerichtshof (federal patent- och varumärkesdomstol) rättade sig efter Bundesgerichtshofs praxis.

18 Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Thomson – Civitas, andra upplagan, Pamplona, 2007, s. 238.

19 Ströbele, P., a.a., s. 429.

20 Se ovan fotnot 7.

21 Punkt 35 i domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee.

22 Fezer, K.-H., a.a., s. 402, hade före domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee uttryckt tvivel angående huruvida den tyska rättspraxisen om Freihaltebedürfnis var giltig.

23 Punkterna 26 och 27 i domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee.

24 Ströbele, P., a.a., s. 431.

25 Beträffande punkt c i artikel 3.1 i direktivet, se, förutom de ovannämnda domarna i de förenade målen Windsurfing Chiemsee respektive Linde m.fl., dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 52, och av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, s. I-1725), punkterna 40 och 41.

26 Såvitt avser punkt b i artikel 3.1 i direktivet, se, förutom domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, även dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317), punkterna 26 och 27. Vad beträffar punkt e i samma artikel se, förutom den ovannämnda domen i målet Libertel, dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 80.

27 Artikeln återges i punkt 10 i detta förslag till avgörande.

28 Dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline (REG 2007, s. I-7401), punkterna 29 och följande punkter.

29 Det följande resonemanget återfinns i det förslag till avgörande som jag föredrog den 6 november 2003 i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, särskilt i punkterna 48 och 78–82.

30 Fernández-Nóvoa, C., El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, s. 119, som refererar till den amerikanska doktrinen som ställer termerna art och varumärke mot varandra och benämner dem ömsesidigt uteslutande.

31 Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905).

32 Punkt 62 i domen i målet BMW, där det i sin tur hänvisas till dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, Hag GF, HAG II (REG 1990, s. I-3711), punkt 13.

33 Punkt 28 i domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee.

34 Detta synsätt bekräftades nyligen i dom av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I-1017), punkt 43.

35 Dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (REG 2004, s. I-691), punkt 19.

36 Domen i det ovannämnda målet Gerolsteiner Brunnen, punkt 26.

37 Dom av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gilette Company och Gilette Group Finland (REG 2005, s. I-2337), punkt 41 (nedan kallad domen i målet Gilette), liksom domarna i de ovannämnda målen BMW, punkt 61, och Gerolsteiner Brunnen, punkt 24.

38 Domen i målet Gilette, punkt 44.

39 Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, Baby-Dry (REG 2001, s. I-6251).

40 Punkt 77 och följande punkter i förslaget till avgörande.

41 I denna bedömning instämmer jag med Eisenführ, G., a.a., s. 230.

42 Punkt 37 i domen i målet Baby-Dry.

43 Punkt 57 och följande punkter i domen i målet Libertel.

44 Punkterna 58 och 59 i domen i målet Libertel.

45 Det har med fog påståtts att den stora mängden varumärkesansökningar i kombination med den snabba handläggningstakten medför att generiska eller beskrivande kännetecken felaktigt registreras som varumärken, Hacker, F., §23, i Ströbele, P./Hacker. F., Markengesetz, Heymanns, åttonde upplagan, Köln, 2006, s. 917.

46 Fernández-Nóvoa, C., hänför sig i Tratado sobre Derecho de marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 367, med rätta till konsumenterna i detta sammanhang, även om kommentaren avsåg artikel 33 i den spanska lagen om varumärken.

47 Eisenführ, G., Artikel 7, i Eisenführ, G./Schennen, D., a.a., s. 113 och följande sidor, och Fezer, K.-H., a.a., s. 402, har mer eller mindre eftertryckligt förespråkat att gränserna för varumärkesinnehavarens rättigheter skall fastställas i överensstämmelse med frihållningsbehovet.

48 Domarna i de ovannämnda målen BMW, punkt 62, och Gerolsteiner Brunnen, punkt 16.

49 Domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 28.

50 Domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 39–41.