Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi föredraget den 16 februari 2012

1 Originalspråk: italienska.

2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva: område 17, volym 2, s. 0003). Den 13 april 2009 upphävdes och ersattes förordning nr 40/94 av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s 1).

3 Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957.

4 Dom av den 16 december 2010 i de förenade målen T-345/08 och T-357/08, Rubinstein och L’Oréal mot harmoniseringsbyrån och Allergan (BOTOLIST och BOTOCYL).

5 Registrering nr 2255853 respektive nr 2255854. Av de nationella varumärken som åberopas av Allergan var det dessa två som registrerades först och då bland annat för farmaceutiska preparat för behandling av rynkor.

6 Knappt tre månader för varumärket BOTOLIST och drygt fem månader för varumärket BOTOCYL.

7 Registrerade den 14 december 2000.

8 I de relevanta delarna anges följande: la demanderesse en nullité a expliqué que la marque BOTOX identifie un produit pharmaceutique vendu sous prescription, fabriqué à partir de la toxine botulique … Elle a indiqué que sa marque a été enregistrée aux États-Unis en 1991, qu’elle est utilisée dans I’Union européenne depuis 1992 et qu’elle est enregistrée dans la plupart des pays du monde ….

9 Se dom av den 6 april 2006 i mål C-551/03 P, General Motors mot kommissionen (REG 2006, s. I-3173), punkt 52, av den 22 maj 2008 i mål C-266/06 P, Evonik Degussa mot kommissionen (REG 2008, s. I-81), punkt 73, och av den 18 mars 2010 i mål C-419/08 P, Trubowest Handel och Makarov mot rådet och kommissionen (REU 2010, s. I-2259), punkt 31.

10 Se domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 54, domen i det ovannämnda målet Degussa, punkt 74, och domen i det ovannämnda målet Trubowest Handel och Markarov mot rådet och kommissionen, punkt 32.

11 I tribunalen invände klagandena emot att överklagandenämnden i sin jämförelseanalys av ifrågavarande varumärken hade tagit prefixet BOTO i beaktande i stället för stavelsen BOT. Enligt klagandena har den en beskrivande karaktär, eftersom den på ett tydligt och icke tvetydigt sätt hänvisar till det aktiva ämnet i läkemedlet som marknadsförs under varumärket BOTOX (botulinustoxin). Tribunalen besvarade detta argument i punkterna 72 och 73 i den överklagade domen och avvisade det som ogrundat. Tribunalen påpekade särskilt att stavelsen BOT inte har någon specifik innebörd och att klagandena i jämförelseanalysen av varumärkena inte har anfört något skäl till varför de föredrar denna stavelse framför prefixet BOTO vilket har tagits i beaktande av överklagandenämnden. Tribunalen har lagt till att varumärket BOTOX, även om det medgavs att detta varumärke ursprungligen var ett beskrivande varumärke, har uppnått särskiljningsförmåga genom användning, åtminstone i Förenade kungariket.

12 Se punkt 40 i beslutet avseende L’Oréal respektive punkt 39 i beslutet avseende Helena Rubinstein.

13 Dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation (REG 2008, s. I-8823), av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), och av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora m.fl. (REU 2011, s. I-8625).

14 Se, exempelvis, D. Gangjee och R. Burrell, Because You’re Worth it; L’Oréal and the Prohibition on Free Riding, The Modern Law Review, volym 73 (2010), nr 2, s. 282–304.

15 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkt 26.

16 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkt 30.

17 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkterna 31 och 32.

18 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkterna 37 och 38.

19 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkt 39.

20 Se domen i det ovannämnda målet L’Oréal, punkterna 41 och 43. Det handlar om de grunder som den ovan i fotnot 14 anförda kritiken från rättsdoktrinen har koncentrerat sig på.

21 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkterna 67–69, och domen i det ovannämnda målet L’Oréal, punkt 44.

22 Se domen i det ovannämnda målet L’Oréal, punkt 44.

23 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkterna 67–69.

24 Se domen i det ovannämnda målet L’Oréal, punkt 45.

25 Se domen i det ovannämnda målet L’Oréal, punkt 49.

26 Se, särskilt, punkterna 74 och 89.

27 Punkt 89.

28 De faktiska omständigheterna i det ovannämnda målet L’Oréal.

29 Punkt 91.

30 Tribunalen citerar punkt 56 i domen i det ovannämnda målet Intel i vilken domstolen har slagit fast att ett varumärkes särskiljningsförmåga är desto större när varumärket är unikt, det vill säga – vad beträffar ordmärken – när det ord som varumärket består av inte har använts av någon annan än varumärkesinnehavaren för att beteckna någon annan vara eller tjänst än de som innehavaren marknadsför.

31 Se domen i det ovannämnda målet Intel, punkt 39.

32 I första instans begränsade sig klagandena till att göra gällande att den dokumentation som hade granskats av överklagandenämnden inte innehöll något bevis för att klagandena hade agerat utan skälig anledning när de ingav ansökan om registrering av sina varumärken (punkt 31 i den överklagade domen). Som framgått ovan har det i rättspraxis klargjorts att om innehavaren av det äldre varumärket inkommer med bevis som styrker varumärkets renommé och att en otillbörlig fördel föreligger till följd av användningen av det yngre kännetecknet eller varumärket, ankommer det på innehavaren av det yngre kännetecknet eller varumärket att åberopa en skälig anledning för sådan användning.

33 Klagandenas ombud tillfrågades på denna punkt vid förhandlingen och hävdade att klagandena inte behövde ange någon skälig anledning för att få använda sina varumärken, eftersom de a fortiori bestred att det i förevarande mål hade företetts några bevis för de äldre varumärkenas renommé.

34 Se punkt 43 respektive punkt 44 i de omtvistade besluten.

35 Denna omständighet omnämns i punkt 88 i den överklagade domen och har inte bestridits av klagandena.

36 Domstolen har fastslagit detta i dom av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I-1017), punkt 36.

37 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1).

38 Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EUT L 172, s. 4).

39 Se förstainstansrättens dom av den 13 juni 2002 i mål T-232/00, Chef Revival USA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) - Massagué Marin (Chef) (REG 2002, s. II-02749), punkterna 31, 33, 36, 41 och 44, och av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) - Atofina Chemicals (BIOMATE) (REG 2004, s. II-01845), punkt 72, rörande underlåtenhet att inkomma med en översättning av registreringsintyget.

40 Eftersom som detta fel består i att ha ansett att ifrågavarande dokument hade bevisvärde oavsett om de var översatta till processpråket.

41 Se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Chef Revival, punkt 42, och dom i det ovan i fotnot 39 nämnda målet GE Betz Inc., punkt 72.

42 Se prövningen av den första grundens första del, punkt 12 och följande punkter ovan.

43 Dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) mot Kaul (REG 2007, s. I-2213), punkt 43.