Förslag till avgörande av generaladvokat Philippe Léger föredraget den 12 november 2002

1 Originalspråk: franska.

2 Direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s.1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178){nedan kallat direktivet).

3 Konvention av den 20 mars 1883 (nedan kallad Pariskonventionen).

4 Förordning av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1: svensk specialutgåva, omräde 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse (nedan kallad förordningen).

5 Första och tredje skälen i direktivet.

6 Fjärde skälet.

7 Sjunde skälet.

8 Nionde och tionde skälen.

9 Sjätte skälet.

10 Åttonde skälet.

11 Första skälet.

12 Lag undertecknad i Bryssel den 19 mars 1962 (nedan kallad BVL), Moniteur belge av den 14 oktober 1969.

13 Moniteur belge av den 12 mars 1996.

14 Nedan kallat Libertel.

15 Nedan kallad BBM.

16 Begäran om förhandsavgörande, punkt 3.6.

17 Förslag till avgörande av den allmänna åklagaren vid Hoge Raad der Nederlanden, fotnot på sidan 1 (bilaga 1 till begäran om förhandsavgörande).

18 Begäran om förhandsavgörande, punkt 3.1.

19 Se, exempelvis, domstolens dom av den 15 december 1995 i mål C-415/93, Bosman (REG 1995, s. I-4921, punkt 59).

20 Domstolens dom av den 18 mars 1993 i mål C-280/91, Viessmann (REG 1993, s. I-971, punkt 17). Se även domstolens dom av den 8 februari 2001 i mål C-350/99, Lange (REG 2001, s. I-1061, punkterna 20—25).

21 Domstolens dom av den 25 februari 1999 i mâl C-90/97, Swaddling (REG 1999, s. I-1075, punkt 21).

22 Punkt 69 i dess skriftliga yttrande.

23 Punkt 7.2 i dess skriftliga yttrande.

24 Punkt 4.1 i dess skriftliga yttrande.

25 Punkt 23 i dess skrifdiga yttrande.

26 Punkt 13 i dess skriftliga yttrande.

27 Punkt 74 i dess skriftliga yttrande.

28 Punkt 71 i dess skriftliga yttrande.

29 Punkt 73 i dess skriftliga yttrande.

30 Harmoniseringsbyråns bulletin nr S/96, s. 607.

31 Beslut av den tredje överklagandenämnden av den 18 december 1998 i ärende R 122/1998-3, punkterna 17 och 18. I detta ärende ansökte sökanden om registrering av färgen light green avseende tuggummi för kosmetisk, medicinsk eller ickemedicinsk användning.

32 La couleur, dossier pour la science n° 27 (tillgänglig på franska på webbsidanm http://www.pourlascinece.com ).

33 Ibidem. Se även Manuel de la couleur, Solar, 2001, s. 6 och s. 138.

34 Rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett (med hänvisning till de sju stegen i färgskalan).

35 Se färglexikonen Les systèmes Pantone, RAL, ACC etc. (som exempel definieras upp till 2,4 miljoner färger i ACC-systemet, Acoat Color Codification).

36 Ett hundratal av de mest upptränade personerna kan kanske särskilja två hundra färgnyanser (Pastoureau, M., Dictionnaire aes couleurs de notre temps, Bonneton, Paris, 1999).

37 I allmänhet mindre än ett dussin i västerlandet: vitt, rött, svart, grönt, gult, blått, grått, brunt, rosa, violett och orange. För att namnge färger används även namn som lånats från växter (exempelvis citron och lil[j]a), från djur (exempelvis stenget [brungul] och korpsvart), från mineralämnen (exempelvis rubin och turkos), från naturfenomen (exempelvis gryning [aurora] och horisont) eller från diverse saker (exempelvis nalmgult och roströd). Emellertid präglas den exakta identifieringen av färgnyanser som namngetts på detta sätt av stor subjektivitet.

38 Exempelvis ansågs blått, som i dag i Europa utgör en kall färg, under medeltiden och renässansen vara en varmfärg. Pä samma sätt är det i Japan i dag inte lika viktigt att veta om en färg är röd, blå eller gul som att veta huruvida det rör sig om en matt eller om en briljerande färg (den ovannämnda Pastoureau M.).

39 Enligt Encyclopédie Hachette Multimédia känner man igen 90 procent av 2500 diabilder som visats under flera dagar. Emellertid är det specifika färgminnet mycket kortvarigt. För att övertyga läsarna om detta innehåller detta uppslagsverk ett underhållande exempel: läsaren får läsa en mening med fem eller sex ord i vilken bokstäverna är skrivna med fyra olika färger (exempelvis blått, rött. gult och grönt) och försöka skriva denna mening med filtpennor med samma färger genom att använda rätt färg för varje bokstav. Det är mycket svårt att komma ihåg ens ett fåtal bokstäver med rätt färg trots att det är enkelt att komma ihåg meningen http:eningen (http://www.ani.ehmel.hachettemultimedia.fr).

40 Se, exempelvis, domstolens dom av den 14 juni 2001 i mål C-191/99, Kvaerner (REG 2001, s. I-4447, punkt 30).

41 Enligt artikel 166.1 d i Código da Propriedade Industrial (koden om industriell äganderätt), som antogs genom förordning nr 26/95 av den 24 januari 1995, kan framför allt följande inte registreras som varumärken: färger, med undantag för det fall då flera färger kombinerats eller en färg kombinerats med andra beståndsdelar på ett säreget och särskiljbart sätt.

42 I artikel L 711-1 i den franska koden för industriell äganderätt, ändrad genom lagen av den 4 januari 1991, anges att följande kan utgöra figurmärken: utformning av färger, färgkombinationer eller färgnyanser.

43 I artikel 16 i den italienska varumärkeslagen, i: ändrad lydelse genom förordningen av den 4 december 1992 anges följande: [S]amtliga nya kännetecken som kan återges grafiskt, framför allt... färgkombinationer eller färgtoner, förutsatt att de kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags, kan utgöra föremål för registrering som varumärke för företag.

44 I artikel 3 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (den tyska lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande kännetecken) av den 25 oktober 1994 anges följande: Samtliga kännetecken... inklusive färger och färgkombinationer som kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags... kan erhålla skydd som varumärken. Emellertid fortsätter Bundespatentgericht (Tyskland)(den tyska federala patentdomstolen) att undersöka i vilken utsträckning som en abstrakt färg kan utgöra ett varumärke och den har bett domstolen att meddela ett förhandsavgörande i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie, anhängigt vid domstolen, som jag kommer att diskutera mer i detalj nedan.

45 Utvecklingen av den spanska lagstiftningen är talande med avseende på tvetydigheten i direktivets ordalydelse angående den aktuella frågan eftersom det i artikel 11 i lag nr 32/88 om varumärken uttryckligen anges att en färg som sådan inte kan registreras och att en färg endast kan utgöra ett varumärke om den begränsas av en form. I den nya lagen upprepas det som anges i direktivet och frågan i vilken utsträckning en färg som sådan kan utgöra ett varumärke har lämnats öppen.

46 Domstolens dom av den 26 februari 1991 i mål C-292/89, Antonissen (REG 1991, s. I-745, punkt 18; svensk specialutgåva, volym 10, s. I-55).

47 Domstolens dom av den 29 maj 1997 i mål C-329/95, VAG Sverige (REG 1997, s. I-2675), punkt 23.

48 Denna ingress har följande lydelse: De kommenterar från rådet och kommissionen som följer nedan utgör inte del av rättsakten och är därför inte bindande för den tolkning av rättsakten som Europeiska gemenskapernas domstol Kan göra.

49 Bilaga 1 C i avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), vilket godkändes på gemenskapens vägnar i den del som det berör fragor inom dess kompetens genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1 svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 5).

50 Artikel 15.1 i detta avtal har följande ordalydelse: Varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke. Sådana tecken, särskilt ord som utgörs av personnamn, bokstäver, siffror, figurer och färgkombinationer liksom kombination av sådana tecken, skall kunna registreras som varumärke. Om tecken inte i sig särskiljer varorna eller tjänsterna i fråga kan medlemmarna för registrering kräva inbetalning. En medlem kan som registrcringsvillkor kräva att kännetecken skall vara synliga för ögat.

51 Gervais, D., The TRIPS Agreement: drafting history and analysis, Sweet & Maxwell, 1998, s. 105.

52 I detta mâl har domstolen ställts inför frågan huruvida en lukt kan utgöra ett varumärke. Dom av den 12 december 2002 (REG 2002, s. I-11737, s. I-11739).

53 Punkt 36 i hans förslag till avgörande.

54 Ibidem, punkt 38.

55 I detta må! hade den tyska patent- och varumärkesbyrån fått en ansökan om registrering av färgerna blått och gult. Det varumärke som avsågs hade följande beskrivning: Det anmälda varumärket utgörs av sökandens firmafärger, som används i alla tänkbara former och särskilt på förpackningar och etiketter. Färgernas exakta beteckning är följande: RAL 5015/HKS 47 — Blå och RAL 1016/HKS 3 — Gul.

56 Domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507, punkt 27).

57 I punkt 21 i denna dom har domstolen fastställt att den behöriga myndigheten med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning bör försäkra sig om att varumärken som med framgång kan komma att ifrågasättas vid domstol inte registreras.

58 Förstainstansrätten fastställde denna princip redan i sin första dom om gemenskapsvarumärken (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABYDRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 21) och har regelbundet bekräftat den i sina senare domar (se, framför allt. dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrdn (EASYBANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 21).

59 Domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips Electronics (REG 2002, s. I-5475, punkt 59).

60 Jag anser att de bestämmelser i förordningen och direktivet som har identisk ordalydelse bör tolkas på samma sätt.

61 Domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959, punkt 30).

62 Artikel 7.1 a i förordningen är ännu mer explicit eftersom det i denna anges att Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4 i denna förordning inte får registreras.

63 Det har för närvarande anhängiggjorts ett stort antal mål angående denna fråga. Utöver de ovannämnda målen Siekmann och Heidelberger Bauchemie har även frågan huruvida ett varumärke kan bestå av oljud eller ljud (mål C-283/01, Shield Mark) anhängiggjorts inför domstolen.

64 Domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 27, och Merz & Krell, punkterna 23 och 24.

65 Punkt 37, kursiverat av mig.

66 Se, framför allt, domstolens dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG GF (REG 1990, s. I-3711), punkt 14, och de ovannämnda domarna i målet Canon, punkt 28, och målet Merz & Krell, punkt 22.

67 Domstolens dom av den 23 april 2002 i mål C-143/00 REG 2002, s. I-3759), punkt 29.

68 Således betecknar svart sorg och vitt renhet (Pastoureau, s. 31 och s. 157).

69 Att se någon som bär ett svart sorgflor framkallar sorg. Emellertid behöver inte synen av någon som bär en svart klänning på en kvällsbjudning nödvändigtvis ha denna betydelse.

70 Klinkenberg, J.-M., Vad är ett kännetecken?, i Le langage, éditions sciences humaines, s. 105. Författaren använder följande exempel, som har lånats från trafikkungörelsen: I samband med en rund [trafikskylt] betyder färgen rött förbjudet och i samband med en trekantig [trafikskylt] betyder den fara.

71 Registrering av den 27 oktober 1999, nr 31336.

72 Registrering av den 3 augusti 2000, nr 212787.

73 Registrering av den 9 januari 2001, nr 396176.

74 Eftersom det i harmoniseringsbyråns statistik saknas någon rubrik som handlar uteslutande om färger är det svart att få bekräftat att inget varumärke av detta slag har registrerats tidigare. Emellertid kan man genom harmoniseringsbyråns praxis dra slutsatsen att när sådana registreringar har accepterats så har det rört sig om mycket ovanliga undantagsfall (se, exempelvis, det ovannämnda ärendet R 122/1998-3, punkterna 17, 18 och 21).

75 Se. i detta avseende, punkt 70 i mitt förslag till avgörande till domstolens dom av den 25 oktober 2001 i mål C-112/99 i målet Toshiba Europa (REG 2001, s. I-7945).

76 Om en bilist associerar grönt till BP:s bensinstationer beror det på att detta bolags logotyp utgörs av bokstäverna BP på en grön bakgrund och vissa delar av de yttre ytorna på bensinstationernas byggnader har klätts i samma färg. På samma sätt förekommer ordet Milka på förpackningen till chokladkakor för vilka färgen lila/violett har registrerats som varumärke av harmoniseringsbyrån.

77 High Court of Justice in Nothern Ireland, Chancery Division, den 16 juni 2000, BP Amoco PLC mot John Kelly Ltd och Glenshane Tourist Services Ltd.

78 Registrering av den 25 oktober 1996, nr 200421 J. Återgivningen av varumärket i registret består av en figur av en bit isoleringsmaterial.

79 Registrering av den 27 oktober 1998, nr 221818. Återgivningen av varumärket i registret består av en uniform med den begärda färgen.

80 Enligt Trademark Manual of Examining Procedures, uppdaterad i juni 2002, beror registreringen av ett varumärke på hur det tidigare har använts. Följande anges i sektion 1202.05, med rubriken Color as a mark: Color marks are marks that consists solely of one or more colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, the color may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all part of the packaging for the goods [...] Similarly, service marks may consist of color used on all or part of materials used in the advertising and rendering of the services [...] Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness [...] (http://www.uspto.gov).

81 Registrering nr 1633711. Återgivningen av varumärket i registret består av en figur av varan. I domen i målet Qualitex Co. mot Jacobson Products Co. 514 U.S. 159 (1995) fastställde domstolen att en färg endast kan registreras som varumärke om den med tiden erhållit a secondary meaning, det vill säga att konsumenterna upplever att den anger ursprung. Högsta domstolen har bekräftat denna uppfattning i domen i målet Wal-Mart Stores Inc mot Samara Brothers, Inc, 165 F.3d 120 (2000).

82 Detsamma gäller med avseende på förstainstansrättens dom av den 25 september 2002 i mål T-316700, Viking-Umwelttechnik/harmoniseringsbyrån (Blandning av grönt och grått)(REG 2002, s. II-3715) och av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat mot harmoniscringsbyrån (Nyans av orange)(REG 2002, s. II-3843), som avkunnades efter förhandlingen i förevarande förfarande. I dessa domar har förstainstansrätten inledningsvis ansett att färger eller färgkombinationer som sådana kan utgöra gemenskapsvarumärken i den omfattning som de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (de ovannämnda domarna Viking-Umwelttechnik mot harmoniseringsbyrån (Blandning av grönt och grått), punkt 23, och KAW-Saat mot harmoniseringsbyrån (Nyans av orange), punkt 25). Dessutom har förstainstansrätten i den ovannämnda domen KAW-Saat mot harmoniscringsbyrån (Nyans av orange) ansett att en nyans av färgen orange som sådan har särskiljningsförmåga med avseende på vissa tjänster. Jag vill först och främst påpeka att frågan huruvida en färg utan vare sig form eller konturer som sådan kan utgöra ett gemenskapsvarumärke i den mening som avses i artikel 4 i förordningen inte har tagits upp inför förstainstansrätten. När det vidare gäller de domskäl enligt vilka förstainstansrätten har medgett att en nyans av färgen orange som sådan kan ha särskiljningsförmåga med avseende på vissa tjänster, påverkar detta inte min bedömning.

83 Även denna bedömning är gjord av harmoniseringsbyrån. Se, med avseende på färgen blått, andra överklagandenämndens beslut av den 29 februari 2000 i ärende R 342/1999-2 enligt vilket den registreringsansökan som lämnats in av bolaget ARAL avslogs. Se även det ovannämnda beslutet R 122/1998-3, punkt 29.

84 Se Libertels skriftliga yttrande, punkt 7.1.

85 Exempelvis används gult av Shell, Agip och BP, blått av ARAL, Total och ELF, rött av Total och ELF, orange av Total och Esso etc.

86 Punkt 73.

87 Enligt Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses états har ett flertal industrier i sina designorganisationer upprättat enheter som specialiserats på färger och material. Moulinex började 1997 genom att färga sina små hushållsapparater gula eller gröna... I dag färgar Apple sina IMac, Nurofen sina medicinburkar och Philips sina TV-apparater, s. 218.

88 Enligt Kapferer, J.-N. utgör färger den första orienteringspunkten för konsumenter i självbetjäningsbutiker, Les marques, Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête, Les éditions d'organisation 1995, Paris, s. 355.

89 Syrliga färger innefattar värdet tillbakagång i det att de påminner konsumenterna om färger från harndomen, gälla färger innefattar överträdelse och ger för konsumenterna uppfattningen att de befriar sig från konventioner, naturliga färger innefattar äkthet och ger varor en mild rigiditet, hightechfärger (grön metall) innefattar säkerhet och ger trygghet eftersom de är synonyma med perfektion (se ovannämnda Géodys 2000/2001, s. 218).