Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi föredraget den 10 februari 2009

1 Originalspråk: italienska.

2 EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

3 EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211.

4 EGT L 290, s. 18.

5 Direktiv 89/104 har nyligen upphävts och ersatts med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Genom detta direktiv har det, enligt skäl 1 i detta, [f]ör att skapa klarhet och överskådlighet, skett en kodifiering av direktiv 89/104. I artiklarna 5 och 6 i direktiv 2008/95 har de bestämmelser som redan fanns i artiklarna 5 och 6 i direktiv 89/104 återgetts utan några väsentliga ändringar.

6 Direktiv 84/450 har ytterligare ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22), och därefter upphävts och från och med den 12 december 2006 ersatts med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, s. 21), vilket dock endast är en kodifierad version, för att förtydliga och rationalisera de i direktiv 84/450 tidigare gällande bestämmelserna.

7 Beslutet om hänskjutande, punkt 7.

8 Förslag till avgörande av den 30 november 2006 i mål C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, i vilket dom meddelades den 19 april 2007 (REG 2007, s. I-3115).

9 Ovan fotnot 8.

10 Dom av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 (REG 2008, s. I-4231).

11 Ibidem, punkterna 36–37.

12 Ibidem, punkterna 45 och 51.

13 Dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkt 46. Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 16 januari 2008 i samma mål (punkterna 75 och 78, till vilka det hänvisas i det ovannämnda målets ovannämnda punkt).

14 Jag hänvisar uppenbarligen till den omständigheten att de tillhör samma slags marknad som parfymer och inte till produkternas identitet med utgångspunkt i deras egenskaper eller kvalitet.

15 Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), punkt 28, och domen i det ovannämnda målet O2, punkterna 47 och 57–59, samt där angiven rättspraxis.

16 Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal (REG 2002, s. I-10273), punkt 51, av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), punkt 59, respektive av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I-1017), punkt 21.

17 Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Dior (REG 1997, s. I-6013).

18 Dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. I-3391).

19 Förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T-215/03, SIGLA mot harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS) (REG 2007, s. II-711).

20 Domen i det ovannämnda målet Davidoff, punkterna 18–19.

21 Det är på detta sätt som generaladvokaten Jacobs, i sitt förslag till avgörande i mål C-291/00, LTJ Diffusion, i vilket dom meddelades den 20 mars 2003 (REG 2003, s. I-2799), punkterna 33–39, har uppfattat den absoluta karaktären av skyddet av varumärket såsom det framhållits i tionde skälet i direktiv 89/104. Han har därvid dragit slutsatsen att det skydd som varumärkesinnehavare ges enligt de relevanta bestämmelserna i huvudsak grundar sig på att det föreligger en risk för förväxling, och bevis för att en sådan risk föreligger är överflödigt när det inte bara föreligger likheter mellan både varumärkena (eller varumärket och tecknet) och de produkter som omfattas därav utan dessa dessutom är identiska och att [a]rtiklarna 4.1 a och 5.1 a i direktiv[et] [89/104]... enbart [är] avsedda att vara tillämpliga i sådana fall, eftersom risk för förväxling kan antas föreligga utan någon närmare granskning. Det är på samma sätt som även påståendet i punkt 49 i den ovannämnda domen kan uppfattas, enligt vilket det enligt direktivets artikel 5.1 a inte krävs bevis för att det, för att bevilja ett absolut skydd i det fall att kännetecknet och varumärket samt varorna och tjänsterna är identiska, ska föreligga [en] risk [för att allmänheten förväxlar dem].

22 Jag erinrar om att i artikel 16.1 i TRIPS-avtalet (Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) – som är en bilaga till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, som undertecknades i Marrakech den 15 april 1994 och som, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, godkänts på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3) – föreskrivs att [n]är ett identiskt lika tecken används för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk föreligga. Se även generaladvokaten Tizzanos förslag till avgörande i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, särskilt punkterna 71–77.

23 Ovan punkt 28. Min kursivering.

24 Min kursivering.

25 Ovan punkt 51. Min kursivering.

26 Ovan punkt 59.

27 Ovan punkt 21.

28 Domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 42.

29 Ibidem, punkt 54.

30 Dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 16, och domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 54.

31 Dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline (REG 2007, s. I-7041).

32 Domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 61.

33 Domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 22. Min kursivering.

34 Ibidem, punkt 37. Se, analogt, även punkterna 26 och 36 i domen i det ovannämnda målet Céline, att jämföras. Enligt punkt 26 får tredje mans användning utan tillstånd av ett tecken som är identiskt med ett registrerat varumärke med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat enligt artikel 5.1 a i direktivet endast förbjudas om användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenterna (min kursivering). Enligt punkt 36, i vilken begreppet endast inte längre förekommer, är det fråga om användning som innehavaren av ett äldre varumärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, när tredje man utan tillstånd använder en firma, ett näringskännetecken eller en beteckning som är identisk med det äldre varumärket inom ramen för näringsverksamhet som avser saluföring av varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen med avseende på varorna skadar eller kan skada varumärkets funktion.

35 Ibidem, punkt 25.

36 Förslag till avgörande av den 29 april 1997, punkterna 39 och 41–42.

37 Förslag till avgörande av den 13 juni 2002, punkterna 46–47.

38 Se även, i fråga om marknadens funktioner, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 19 januari 2006 i mål C-259/94, Emanuel, i vilket dom meddelades den 30 mars 2006 (REG 2006, s. I-3089), punkterna 41–45.

39 Se, för ett liknande resonemang, bland många andra, Lord Mackenzie Stuarts meddelande Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes, i Marque et droit économique – Les fonctions de la marque (mötesprotokoll av den 6–7 november 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paris, 1976, s. 257, särskilt s. 261–262.

40 Förslag till avgörande av den 3 december 2008 i mål C-59/08, Copad, som fortfarande är anhängigt vid domstolen, punkt 50.

41 Den effektiva bilden av varumärket som ackumulator av på annat sätt meddelade uppgifter härrör från G. De Sena, Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffré, Milano, 2007, s. 52.

42 Se, i detta avseende, generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i mål C-252/07, Intel Corporation, i vilket dom meddelades den 27 november 2008 (REG 2008, s. I-8823), punkterna 8–13, samt förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet VIPS, punkt 35.

43 Domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkt 43.

44 Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 75, domen i det ovannämnda målet Dior, punkt 43, och domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 20–21.

45 Domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 43.

46 Domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkterna 44–45.

47 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 20, av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537), punkterna 27–30, och även domen i det ovannämnda målet adidas och adidas Benelux, punkterna 40–41.

48 Domarna i de ovannämnda målen Davidoff, punkt 30, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 19–20, och adidas och adidas Benelux, punkt 37.

49 Se särskilt punkterna 89–90 och 110–113 i L’Oréals skriftliga yttrande.

50 Förslag till avgörande av den 31 januari 2008 i det ovannämnda målet O2, punkt 56.

51 Generaladvokaten Léger påpekade i sitt förslag till avgörande av den 8 februari 2001 i mål C-112/99, Toshiba, i vilket mål dom meddelades den 25 oktober 2001 (REG 2001, s. I-7945), punkt 76, att genom den ifrågavarande bestämmelsen, i vilken uttrycket otillbörlig används, kunde uppfattningen inte [bättre] uttryckas än att det är ofrånkomligt, att den konkurrerande [annonsören] tillägnar sig en del av nyttan av [konkurrentens varumärkes] renommé.

52 Se domarna i de ovannämnda målen De Landtsheer Emmanuel, punkterna 34 och 62, och O2, punkterna 38–39.

53 Domen i det ovannämnda målet De Landtsheer Emmanuel, punkt 35 och där angiven rättspraxis.

54 Förslag till avgörande av den 10 juli 2003, punkt 39, i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux.

55 Definitionen har för övrigt, genom ett uttryckligt omnämnande, återgetts av Mostert, F.W., Famous and Well-Known Marks, Butterworths, London, 1997, s. 62.

56 Dom av den 23 februari 2006 i mål C-59/05, Siemens (REG 2006, s. I-2147).

57 Se Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks som antogs av representantförsamlingen vid Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten och av generalförsamlingen vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) (1999). I meddelandet om artikel 4.1 b iii i denna rekommendation, vari det fall åberopas i vilket användningen av ett varumärke som utgör en efterbildning, en imitation, en översättning eller en transkription av ett välkänt varumärke drar otillbörlig fördel av [varumärkets] särskiljningsförmåga, anges att denna hänvisning till otillbörlig fördel är avsedd att ge medlemsstaterna viss flexibilitet i tillämpningen av detta kriterium.

58 Förslag till avgörande föredraget i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 35.

59 Domen i det ovannämnda målet Toshiba, punkterna 57 och 60.

60 Domen i det ovannämnda målet Siemens, punkt 18.

61 Ovan punkt 24.

62 Domen i det ovannämnda målet Toshiba, punkt 60.

63 Ibidem, punkt 52.

64 Domen i det ovannämnda målet Siemens, punkt 24.

65 Se, för ett liknande resonemang, med hänvisning till den fördel som annonsören fått, domen i det ovannämnda målet Siemens, punkt 25.

66 Domarna i de ovannämnda målen Toshiba, punkt 56, och Siemens, punkt 17.

67 Domen i det ovannämnda målet De Landtsheer Emmanuel, punkt 69 och där angiven rättspraxis. Min kursivering.

68 Ovan punkt 36.

69 Jag använder uttrycket riproduzione [ersättning i svensk officiell översättning, eller efterbildning – övers. anm.] i stället för uttrycket contraffazione [i den svenska översättningen ersättning – övers. anm.] som förekommer i den italienska texten i den ovannämnda bestämmelsen. Det andra uttrycket som med nödvändighet hänvisar till att en ensamrätt har åsidosatts, förefaller nämligen vara en olämplig översättning av de mer neutrala motsvarande uttryck som förekommer i den engelska versionen (replicas) och i den franska versionen (reproductions) i samma bestämmelse.

70 Domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 29 och 31, och även adidas och adidas Benelux, punkt 41.

71 Domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 27, och även adidas och adidas Benelux, punkt 40.

72 Se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 36–39, samt oaktat hänvisningen till artikel 4.4 a i direktiv 89/104, generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 43, och domen i detta mål, punkt 28.

73 Förslaget till avgörande i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 62.

74 Se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 32.

75 Domen i det ovannämnda målet VIPS, punkt 40. Dom av den 30 januari 2008 i mål T-128/06, Japan Tobacco mot harmoniseringsbyrån – Torrefacção Camelo (CAMELO) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 46, och dom av den 19 juni 2008 i mål T-93/06, Mülhens mot harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (MINERAL SPA) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 40. Min kursivering.

76 Domarna i de ovannämnda målen VIPS, punkt 42, CAMELO, punkt 65, och MINERAL SPA, punkt 38. Min kursivering.

77 Förslag till avgörande i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 62.

78 Av domarna i de ovannämnda målen VIPS, punkterna 71–72, och CAMELO, punkt 65, framgår för övrigt dels att risken för att otillbörlig fördel dras av någon annans varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé endast [kan] uppkomma om omsättningskretsen, utan att förväxla ursprunget för [de ifrågavarande varorna] skulle tilltalas särskilt av den registreringssökandes vara enbart av den anledningen att den betecknas med ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det välkända varumärket, dels att det härvidlag måste styrkas att det sökta varumärket förknippas med sådana positiva egenskaper hos det äldre välkända varumärket.

79 I fallet med jämförande reklam är den skäliga anledningen till att använda konkurrentens varumärke enligt min mening att reklammeddelandet uppfyller villkoren i artikel 3a.1 b och c i direktiv 84/450 för att vara tillåten. Detta är enligt min mening skälet till att gemenskapslagstiftaren inte har funnit det vara nödvändigt att i artikel 3a.1 g i detta direktiv återge det villkor om användningen av tecknet utan skälig anledning som däremot förekommer i artikel 5.2 i direktiv 89/104.

80 Se analogt domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 68. Såsom även generaladvokaten Sharpston har påpekat i sitt förslag till avgörande i det mål i vilket den ovannämnda domen meddelades (punkt 65), är risken att det dras en otillbörlig fördel av det välkända varumärket desto större ju kändare varumärket är och ju närmare de marknadsområden ligger som de varor som omfattas av kännetecknet respektive det välkända varumärket tillhör.

81 Se domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 36.