Förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón föredraget den 14 september 2010

1 Originalspråk: spanska.

2 Senast i domen av den 29 juli 2010 i mål C-214/09 P, Anheuser-Busch Inc. mot harmoniseringsbyrån och Budějovický Budvar (REG 2010, s. I-7665). För mer information om tvistens historiska rötter och de senaste målen vid domstolen, se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 5 februari 2009 i mål C-478/07, Budějovický Budvar (dom av den 8 september 2009 i mål C-478/07 (REG 2009, s. I-7721)).

3 De förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/09 (REG 2008, s. II-3555).

4 EGT L 11, s. 1.

5 Överenskommelsen antogs den 31 oktober 1958, reviderades i Stockholm den 14 juli 1967 och kompletterades den 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828, nr 13172, s. 205).

6 För närvarande ingår 26 länder i den så kallade Lissabonunionen (http://www.wipo.int/treaties/en), däribland Tjeckiska Republiken.

7 I Österrike publicerades avtalet i Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich den 19 februari 1981 (BGBl. nr 75/1981) och det trädde i kraft den 26 februari 1981 på obestämd tid.

8 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

9 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1).

10 Mål T-225/06.

11 Målen T-255/06 och T-257/06.

12 Mål T-309/06.

13 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

14 I artikel 8.2 c anges inget beträffande detta.

15 I artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 (Förenta nationernas fördragssamling, vol. 828, nr 11847, s. 108) till vilken det hänvisas i gemenskapsförordningen på denna punkt, föreskrivs att välkända varumärken som tillhör dem som omfattas av konventionen ska skyddas.

16 Om varumärkena och varorna och tjänsterna är identiska förutsätts det emellertid föreligga risk för förväxling. Detta förefaller vara konsekvensen av artikel 8.1 a i förordningen.

17 I annat fall måste invändningen grunda sig på artikel 8.2 c.

18 Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: OPPOSITION GUIDELINES (s. 312–339).

19 Uppgifterna är hämtade från den uppräkning av kännetecken som finns i Opposition Guidelines.

20 Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 20 mars 2006 om skydd för geografiska [beteckningar] och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, s. 12).

21 Den ovannämnda förordning nr 207/2009.

22 Mot bakgrund av den ovannämnda domen av den 8 september 2009 i målet Budějovický Budvar, är min uppfattning att den här typen av geografiska beteckningar kan fortleva om det handlar om enkla beteckningar som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 510/2006. Av ovannämnda dom kan man å andra sidan dra slutsatsen att ursprungsbeteckningar och kvalificerade geografiska beteckningar som hade kunnat registreras på gemenskapsnivå men som inte blivit det, inte kan fortsätta att skyddas på nationell nivå, särskilt inte genom ett bilateralt avtal mellan två medlemsstater. Av uppgifterna i målet framgår att Budvar uttryckligen åberopat kännetecknet BUD som en ursprungsbeteckning. Oavsett vilka tvivel man kan hysa beträffande dess verkliga karaktär skulle enbart den omständigheten att kännetecknet framställts som en ursprungsbeteckning som inte har registrerats på unionsnivå i enlighet med ovannämnda rättspraxis rörande den uttömmande karaktären hos förordning nr 510/2006 kunna medföra att den inte fick åberopas som grund för en invändning. De tidigare slutsatserna saknar visserligen betydelse i förevarande mål, eftersom Anheuser-Busch inte har åberopat denna eventuella brist hos kännetecknet i fråga och detta är inte ett skäl som domstolen kan eller bör pröva på eget initiativ, särskilt inte inom ramen för ett överklagande. Beträffande de grunder som hänför sig till den allmänna ordningen, se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande som föredrogs den 30 mars 2000 i mål C-210/98 P, Salzgitter mot kommissionen (dom av den 13 juli 2000, REG 2000, s. I-5843) punkterna 141–143, och generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande som föredrogs den 1 mars 2007 i mål C-443/05 P, Common Market Fertilizers (dom av den 13 september 2007, REG 2007, s. I-7209), punkterna 102 och 103. Se även Vesterdorf, B., Le relevé d’office par le juge communautaire i Une Communauté de droit: Festschrift für G.C. Rodríguez Iglesias, Nomos, 2003, sidan 551 och följande sidor.

23 Budvar intog samma ståndpunkt gentemot harmoniseringsbyrån i invändningsförfarandet, vilket framgår av punkt 13(b) i överklagandenämndens ovannämnda beslut av den 14 juni 2006.

24 Artikel 14 i förordning nr 510/2006 och artikel 7.1 k i den nya förordningen om gemenskapsvarumärken (förordning nr 207/09).

25 Se de bestämmelser som nämns i föregående fotnot.

26 Förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån - Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335), punkt 55, av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån - Diesel (DIESELIT), (REG 2004, s. II-1887), punkt 71, av den 21 april 2005 i mål T-269/02, PepsiCo mot harmoniseringsbyrån - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (REG 2005, s. II-1341), punkt 26, och av den 22 mars 2007 i mål T-364/05, Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån - Propamsa (PAM PLUVIAL) (REG 2007, s. II-757), punkt 88.

27 Förordning nr 510/2006.

28 Domstolens dom av den 15 januari 2009 i mål C-495/07 (REG 2009, s. I-137), punkterna 21 och 22.

29 Domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-4237), punkt 70, och av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Financiaría mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-7333), punkt 72. Beträffande artikel 10.1 i direktiv 89/104, se även dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 43, och beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology (REG 2004, s. I-1159), punkt 27.

30 Samma syfte har artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104. Jag håller med min kollega generaladvokaten Sharpston om att tolkningen av direktiv 89/104 måste vara förenlig med förordning nr 40/94 (förslag till avgörande föredraget den 12 mars 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (dom av den 11 juni 2009, REG 2009, s. I-4893) punkt 16), men jag anser inte att man, som Budvar förefaller göra, kan dra slutsatsen att en sådan förenlighet bör eftersträvas utan att hänsyn tas till den funktion som respektive bestämmelse fyller. I förevarande mål skulle det krävas att artiklarna 5.1 och 6.1 i direktivet och artikel 9.1 i förordningen var förenliga, eftersom det är dessa som har ett liknande innehåll (och som den rättspraxis som för närvarande finns avser). Att definitionen av dem i rättspraxis även skulle kunna tillämpas på artikel 8.4 är enligt min uppfattning inte lika uppenbart.

31 Förutom att uppfylla det gemenskapsrättsliga kravet på användning i näringsverksamhet måste kännetecknet uppnå en sådan användningsnivå som enligt tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken krävs för att innehavaren ska ha rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (artikel 8.4 b i förordningen).

32 En av de första att erkänna denna princip var Hagens, som redan 1927 ifrågasatte den teori om varumärkenas universella karaktär som traditionellt hade förespråkats i den tyska doktrinen och hävdade att den var ohållbar eftersom en tillämpning av den innebar ett intrång i suveräna främmande staters rättsliga sfär (Hagens, Warenzeichenrecht, Berlin och Leipzig, 1927). Hagens ståndpunkt godtogs av Tysklands högsta domstol i en dom av den 20 september 1927 och den är i dag allmänt accepterad som en princip inom varumärkesrätten, och internationella avtal, vilka i allmänhet bygger på ömsesidighet, minskar enligt min uppfattning inte dess betydelse.

33 Se härvidlag domstolens dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), punkt 51, och av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Financiaría mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-7333), punkt 60.

34 Domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen (REG 2006, s. I-7605), punkt 22. I sitt förslag till avgörande i detta mål som föredrogs den 30 mars 2006, utgår generaladvokaten Sharpston också från att en territoriell bedömning måste göras av dessa krav och menar att det till skillnad från vad som krävs för nationella varumärken för gemenskapsvarumärken är rimligt att kräva att varumärkesinnehavaren ska visa att särskiljningsförmåga har förvärvats genom användning inom ett större geografiskt område (punkt 45).

35 Domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 83.

36 Även om förstainstansrätten i det här sammanhanget inte uttryckligen hänvisar till artikel 43 i förordningen anges det i punkt 169 i den överklagade domen att kännetecknet ska ha använts före offentliggörandet i likhet med vad som gäller för äldre varumärken, vilket innebär en tydlig anspelning på kraven i ovannämnda bestämmelse.

37 Se fotnot 36.

38 Det bekräftades även vid förhandlingen att denna tidsperiod kan uppgå till flera månader eller till och med mer än ett år, vilket är fallet med några av de ansökningar som förevarande mål handlar om. I sådana fall är naturligtvis risken för att ingivandet av ansökan om registrering kommer till kännedom i vissa medier innan den offentliggörs större. Det kan inte förnekas att det väcker viss oro att det enda bruk av det åberopade kännetecknet som styrkts har ägt rum under tiden mellan ansökan om varumärkesregistrering och dess offentliggörande.

39 Punkt 180.

40 Jag syftar på en tolkning som ligger närmare den som harmoniseringsbyrån gör i sina ovannämnda Opposition Guidelines, även om den inte är identisk med den i alla avseenden. Enligt harmoniseringsbyrån kan ett känneteckens omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 inte enbart bedömas i ett geografiskt perspektiv, utan hänsyn måste även tas till den ekonomiska dimensionen av kännetecknets användning. Därvid måste en bedömning göras av användningens intensitet och vidd, spridningen av de varor och tjänster som det betecknar och i vilken mån detta kännetecken har använts i marknadsföringen. Förstainstansrätten har själv anammat harmoniseringsbyråns tolkning, punkt för punkt, i en annan dom som meddelats efter den överklagade domen. Jag syftar på förstainstansrättens dom av den 24 mars 2009 i de förenade målen T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån - General Óptica (REG 2009, s. I-649). Vid den muntliga förhandlingen kom på domstolens begäran en stor del av diskussionen att handla om skillnaderna mellan förstainstansrättens båda domar. Anheuser-Busch och harmoniseringsbyrån erkände visserligen att domarna avsåg olika faktiska omständigheter och rättigheter, men de hävdade samtidigt att det saknade betydelse att de åberopade kännetecknen var av olika karaktär (en geografisk beteckning i målet Budějovický Budvar och ett näringskännetecken i målet General Óptica) och att det inte motiverade de skilda slutsatserna. Budvar gjorde å sin sida gällande att målet General Óptica handlade om ett kännetecken som bara var skyddat till följd av att det använts, en aspekt som enligt Budvar saknar betydelse när det gäller ursprungsbeteckningar, vilka existerar och åtnjuter skydd enbart till följd av att de registrerats. Budvar ansåg således att domarna inte är motstridiga och att kraven i artikel 8.4 måste prövas från fall till fall, med hänsyn till det åberopade tecknets karaktär. Jag delar inte Budvars uppfattning.

41 I den spanska akademins ordbok definieras ordet alcance som capacidad de alcanzar o cubrir una distancia (förmåga att uppnå eller tillryggalägga en viss sträcka). Enligt den franska akademin betyder ordet portée bland annat distance maximale à laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ d’action d’un phénomène. Särskilt talande är ordet significance som används i den engelska versionen och som enligt Cambridge Advanced Learner’s Dictionary är synonymt med importance och special meaning.

42 Se härvidlag Fernández Novoa, C., El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, s. 167, samt v. Mühlendahl, A., Ohlgart, D., och v. Bomhard, V., Die Gemeinschaftsmarke, Bech, Manchen, 1998, s. 38.

43 Detta följer av den ovannämnda territorialitetsprincipen.

44 Se härvidlag Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., och Keeling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 274.

45 Det är därför som det hänvisas till tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken.

46 Av förstainstansrättens tolkning kan man dra slutsatsen att endast ett internationellt skydd säkerställer denna omfattning (se härvidlag punkt 181 i den överklagade domen: de åberopade äldre rättigheterna har en omfattning som inte bara är lokal, eftersom skyddet enligt artikel 1.2 i Lissabonöverenskommelsen och artikel 1 i det bilaterala avtalet sträcker sig längre än ursprungsområdet).

47 Fleckenstein utgår från denna tanke och menar att de båda artiklarna tillsammans utgör ett system: Fleckenstein, J., Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen (Peter Lang – Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 1999), s. 104.