Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen föredraget den 24 mars 2011

1 Originalspråk: engelska

2 I målet vid den nationella domstolen har förlikning träffats i förhållande till den andra svaranden, och Marks & Spencer är således ensam svarande i målet.

3 Interflora är i Förenade kungariket registrerad innehavare av varumärke nr 1329840 Interflora avseende en rad varor och tjänster i klasserna 16, 31, 35, 38, 39, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957 i ändrad lydelse. Dessa innefattar naturliga växter och blomster i klass 31, reklamtjänster för florister och informationstjänster vid försäljning av blomster i klass 39. Interflora är även innehavare av gemenskapsvarumärke nr 909838 Interflora avseende en rad varor och tjänster i klasserna 16, 31, 35, 38, 39, 41 och 42. Dessa innefattar naturliga växter och blomster i klass 31, reklamtjänster... för florister i klass 35, transport av blomster i klass 39 och informationstjänster avseende försäljning av … blomster i klass 42.

4 EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

5 EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

6 Dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417).

7 Dom av den 25 mars 2010 i mål C-278/08, BergSpechte, och beslut av den 26 mars 2010 i mål C-91/09, eis.de, och dom av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin (REU 2010, s. I-6963).

8 Se fotnot 27 nedan.

9 En terminologisk anmärkning: I direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 används uttrycket varumärke [som är] känt, vilket är det begrepp som kommer att användas här. Emellertid används uttrycket välkänt varumärke när diskussionen inte specifikt avser ett EU-rättsligt sammanhang. För tydlighetens skull ska jag tillägga att det i direktiv 89/104 finns en hänvisning till artikel 6a i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, i vilken uttrycket välkänt varumärke används. Av den anledningen talas det i artikel 16.2 i TRIPs-avtalet, när det hänvisas till Pariskonventionen, också där om välkända varumärken (se artikel 16.2 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, vilket återfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), som ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3) (även kallat TRIPs-avtalet)). I Förenta staterna används uttrycket ryktbart varumärke. Se, för en överblick, Senftleben, M., The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law, International review of intellectual property and competition law, volym 40, 2009, nr 1, s. 45–77. Jag ska vidare anmärka att det när det gäller de olika uttryck som återgetts ovan skiljer de sig i fråga om vad som krävs för att ett varumärke ska anses vara välkänt.

10 Det ska tilläggas att vad som utgör ett varumärke som är känt kan variera mellan medlemsstaterna, trots de kriterier som domstolen definierat i dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkterna 19–30, se generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i mål C-252/07, Intel Corporation, där domstolen meddelade dom den 27 november 2008 (REG 2008, s. I-8823), punkt 23.

11 Vad gäller det sistnämnda, se till exempel begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) i målet L’Oréal SA & Ors mot Bellure NV & Ors (2007), EWCA Civ. 968 (den 10 oktober 2007), och från High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) i målet L’Oréal SA & Ors mot EBay International AG & Ors (2009), EWHC 1094 (Ch) (den 22 maj 2009), och i synnerhet dom från Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), efter domstolens förhandsavgörande (dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185), i målet L’Oreal SA & Ors mot Bellure NV & Ors (2010), EWCA Civ. 535 (den 21 maj 2010).

12 I Förenta staterna blev skyddet mot urvattning av varumärken en del av den federala varumärkesrätten år 1995 genom Federal Trade Mark Dilution Act, genom vilken section 45(c) lades till Lanham Act. Den ändrades därefter genom Trademark Dilution Revision Act 2005, se till exempel Long, C., The political economy of trademark dilution, i Dinwoodie, G., och Janis, M. (red.), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s. 132.

13 Kommissionen uppdrog i enlighet med sitt meddelande (En europeisk strategi för industriell äganderätt, KOM(2008) 465 slutlig), åt Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht att genomföra en studie av hur varumärkessystemet i Europa generellt fungerar. Den slutliga rapporten lämnades till kommissionen den 12 december 2010. Vid tiden för utformningen av detta förslag till avgörande hade den ännu inte offentliggjorts. Se Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Lydelsen av artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 2008/95 motsvarar huvudsakligen lydelsen av artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104. Med beaktande av när omständigheterna i målet inträffade är det emellertid alltjämt direktiv 89/104 som är relevant i målet vid den nationella domstolen.

15 För tydlighetens skull ska det framhållas att de olika språkversionerna av artikel 5.2 i direktiv 89/104 skiljer sig åt sinsemellan, se domstolens bedömning av detta i domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 20.

16 Jag framhåller att artikel 4.3 och 4.4 i direktiv 89/104, vilka är tillämpliga vid registrering av varumärken, innehåller bestämmelser som är identiska med artikel 5.1 och 5.2.

17 Förordning nr 40/94 upphävdes genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EGT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Lydelsen av artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 är identisk med lydelsen av artikel 9.1 i förordning nr 40/94. Med beaktande av när omständigheterna i målet inträffade är det emellertid alltjämt förordning nr 40/94 som är relevant i målet vid den nationella domstolen.

18 Vad gäller varumärkesregistreringen, se fotnot 3 ovan.

19 Mot bakgrund av rättspraxis kan dessa kännetecken anses vara identiska med varumärket (se dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 54, beslutet i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 25, och domen i det ovannämnda målet Portakabin, punkt 47). Av denna rättspraxis framgår att ett kännetecken är identiskt med ett varumärke när det, utan ändringar eller tillägg, återger samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi.

20 Det föreligger dock vissa skillnader mellan direktivet och förordningen. Till exempel är artikel 5.2 i direktivet fakultativ, medan motsvarande bestämmelse i artikel 9.1 c i förordningen inte är det. En annan skillnad avser den geografiska referensram som används vid prövningen av huruvida varumärket är känt. Domstolen har emellertid med avseende på den sistnämnda frågan fastslagit att det förhållandet att ett varumärke är känt inom en väsentlig del av en medlemsstat, såvitt avser direktiv 89/104, eller gemenskapen, såvitt avser förordning nr 40/94, är tillräckligt för att användning av tecknet ska förbjudas (se domen i det ovannämnda målet General Motors, punkterna 28 och 29, och av den 6 oktober 2009 i mål C-301/07, PAGO International (REG 2009, s. I-9429), punkterna 27 och 30). Medan skillnaden i ordalydelse inte ska negligeras hindrar den inte att resultatet av denna bedömning av direktivet även gör sig gällande beträffande förordningen.

21 Se Strasser, M., The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 10 (2000), s. 375, på s. 393–395.

22 För rättspraxis avseende situationer med dubbel identitet, se till exempel dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline (REG 2007, s. I-7041).

23 Domstolen har fastslagit att en medlemsstat, om den införlivar artikel 5.2 i direktivet, ska bevilja ett skydd för identiska eller liknande varor eller tjänster som åtminstone är lika omfattande som för varor eller tjänster av annan art. Således avser medlemsstatens valmöjlighet just principen om beviljande av ett förstärkt skydd till förmån för kända varumärken men inte de situationer som täcks av detta skydd när medlemsstaten beviljar ett sådant skydd. Se dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537), punkt 20.

24 Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), punkt 30.

25 Domen i det ovan nämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 22.

26 Eftersom ändringar i sak inte kan göras vid kodifiering har enligt min mening antagandet år 2008 av en kodifierad version av direktiv 89/104 genom direktiv 2008/95 inte på något sätt satt den rättspraxis som framgår av domen i det ovannämnda målet Davidoff från år 2003 ur spel (se även kommissionens förslag i KOM(2006) 812).

27 Domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 99, beslutet i det ovannämnda målet eis.de, punkt 28, samt domen i de ovannämnda målen BergSpechte, punkt 41, och Portakabin, punkt 54.

28 Så kan vara fallet när varumärkesinnehavarna informeras om möjligheten att förbjuda att tredje man använder deras varumärke som sökord och denna möjlighet kan utnyttjas utan orimliga formaliteter eller några kostnader.

29 Domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 99.

30 Jag påminner om att domstolen i domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google (punkt 65) anförde att [d]et faktum att kännetecknet som tredje man använder i reklamsyfte inte framträder i själva reklaminslaget innebär således inte i sig att användningen inte omfattas av begreppet användning med avseende på … varor och tjänster i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104. Domen i de förenade målen Google France och Google rörde tre mål. I mål C-236/09 visades varumärket i fråga i den utomståendes annons, medan det ifrågavarande varumärket i målen C-237/08 och C-238/08 inte visades i annonsen (se punkterna 62 och 63 i domen).

31 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) (EUT L 376, s. 21).

32 Vad gäller reklamfunktionen förefaller domstolens resonemang i domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google (punkt 98) vara överförbar till förevarande mål. Jag kommer emellertid att återvända till frågan om högre klickpris för Interflora i min diskussion rörande snyltning nedan.

33 Domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 68. Av skäl som jag går närmare in på nedan anser jag att denna utgångspunkt är obestridlig när det gäller ett unikt varumärke med hög ursprunglig särskiljningsförmåga. När det däremot gäller flera identiska varumärken som innehas av olika ägare eller varumärken som grundas på beskrivande eller generiska ord eller namn kan denna utgångspunkt emellertid vara felaktig. Till exempel kan en Internetanvändare som använder nike som sökord söka information inte bara om sportutrustning, utan kanske även om en grekisk gudinna eller teknik som produceras av det svenska företaget Nike Hydraulics AB.

34 Det kan vara värdefullt att påminna om att [v]arumärkesrätten utgör... ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla (se dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 47). Enligt min mening är syftet med ekonomisk konkurrens att öka konsumenternas välfärd genom införande av bättre (i fråga om kvalitet, egenskaper eller pris) substitut för existerande produkter, och därigenom främja effektivitet och innovationer som leder till en mer rationell allokering av produktionsfaktorer.

35 Följande uttalande kan återfinnas på en av Interfloras webbplatser: Interflora är världens största och populäraste nätverk för blomsterleveranser. Interflora har blivit synonymt med ett koncept som en gång i tiden skulle ha varit svårt att tro på – att en vacker bukett eller gåva kan levereras personligt och stilfullt på dagen över hela världen. Se Internet: http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (besökt den 31 januari 2011).

36 Begreppet varumärkets sekundära innebörd förekommer i alla rättssystem men dess innebörd (sic!) och omfattning varierar. I vissa rättssystem avser det situationer när en varumärkesrätt förvärvas genom användning i stället för registrering, medan det i andra avser situationer där ett tecken utan särskiljningsförmåga kan registreras som varumärke på grund av att det förvärvat en sekundär innebörd. Det är också möjligt att anse att alla varumärken utan undantag måste användas för att etableras hos den berörda kretsen, och därigenom bli känt eller förvärva en vedertagen sekundär innebörd. Jfr Holmqvist, L., Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö, 1971, s. 117–126.

37 Huruvida Interflora har en sådan sekundär innebörd ska prövas av den nationella domstolen. Fråga 4 a) förefaller emellertid grundas på förutsättningen att varumärket har en sådan innebörd, eftersom de relevanta varumärkesregistreringarna (se ovan fotnot 3) inte innehåller någon antydan om att Interflora används som varumärke avseende något kommersiellt nätverk.

38 Se begäran om förhandsavgörande av den 16 juli 2009 (återgiven i punkt 30 ovan), punkt 29.

39 Begreppet urvattning av varumärken utvecklades i tysk rätt om snedvriden konkurrens och introducerades i doktrinen i Förenta staterna av Schechter (Schechter, F., The rational basis of trademark protection, Harvard Law Review, 1927, s. 813). Schechter betonade bevarandet av särskiljningsförmågan hos unika (till exempel arbiträra, påhittade eller fantasifulla) varumärken som det huvudsakliga syftet med skyddet mot urvattning. I senare utveckling har betonats frågan om skydd för välkända varumärken mot minskad särskiljningsförmåga till följd av användning av identiska eller liknande tecken avseende andra varor eller tjänster, se Holmqvist, a.a., s. 147 samt s. 155 och s. 156, generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande inför domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 37, och generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande inför domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 30.

40 Se Lunney, G., Trademark Monopolies, Emory Law Journal, vol. 48 (1999), s. 367. Lunney anser att den senaste utvecklingen av ett egendomsbaserat synsätt i lagstiftning och rättspraxis kan vara skadlig från konkurrenssynpunkt, eftersom det gör det möjligt för innehavare av välkända varumärken att erhålla monopolintäkter utan någon egentlig nytta för konsumenterna. Strasser, a.a., intar motsatt ställning och ser ett egendomsbaserat synsätt som fördelaktigt även från ekonomisk synpunkt.

41 Såsom generaladvokaten Kokott uttalade i hennes förslag till avgörande inför domen av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad (REG 2009, s. I-3421), punkt 50, ska [v]arumärkesrätten … säkerställa möjligheten att kontrollera kvaliteten på varorna och inte att denna kontroll verkligen utövas.

42 Se till exempel Levin, M., The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution, i Kooy, L. (red.), 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association, Haag, 2005, s. 51–64, på s. 60. Hon hänvisar även till den så kallade råttgiftsdoktrinen i de nordiska länderna (innehavaren av ett varumärke för livsmedel kan förhindra användningen av liknande varumärken för råttgift) och rättspraxis i Beneluxdomstolens dom i målet Claeryn/Klarein (se Beneluxdomstolen, Colgate-Palmolive/Bols, mål A 74/1, dom av den 1 mars 1975).

43 Se ovan fotnot 12.

44 I Förenta staterna har free-riding eller stöld inte innefattats i de federala reglerna om skydd mot varumärkesurvattning trots att dessa företeelser ansetts utgöra urvattning i vissa domar. Se Simon, I., Dilution by blurring – a conceptual roadmap, Intellectual Property Quarterly, 2010, s. 44–87, på s. 56.

45 I många rättssystem kan skydd mot nedsvärtning och snyltning ändå eller alternativt ges inom ramen för konkurrensreglerna.

46 Såsom jag uppfattat det har Interflora inte anklagat Marks & Spencer för nedsmutsning av dess varumärken.

47 Se domarna i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkterna 58 och 59, och i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 75–79.

48 Domstolen grundade i domen i det ovannämnda målet Davidoff sitt resonemang på den omständigheten att skyddet för varumärken som är kända skulle vara mindre effektivt när det gäller varor av liknande slag än när det gäller varor av olika slag, eftersom det enligt artikel 5.1 b krävs förväxlingsrisk (punkterna 27–29). Enligt min mening gör sig inte detta resonemang gällande i fråga om identiska kännetecken och identiska varor eller tjänster, eftersom det för tillämpning av artikel 5.1 a inte krävs att det föreligger någon förväxlingsrisk (se domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkterna 58 och 59).

49 Domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 64.

50 Se generaladvokaten Mengozzis bedömning i sitt förslag till avgörande inför domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkterna 31–61, och de kritiska uttalandena från engelska domstolar till vilka det hänvisats i fotnot 11 ovan.

51 Domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 30 och 31 samt där angiven rättspraxis.

52 Det ska tilläggas att det, på varierande grad av utvecklingsnivå, finns en grupp metoder och tekniker som kallas semantisk web som kan göra det möjligt för maskiner att förstå innebörden – eller det semantiska innehållet – av och i information i World Wide Web. Om jag har korrekta upplysningar har söktjänstleverantörer på Internet utvecklat ett flertal metoder för att förbättra relevansen av sökresultat, genom vilka detta beaktas, men detta innebär inte att sökmotorer på Internet förstår innebörden av ett sökord.

53 Enligt min mening är ordmärket Interflora i sig unikt. Icke desto mindre finns det registreringar av i någon mån påminnande tecken som gemenskapsvarumärken (till exempel nr 3371549 ordmärket Interflo för klasserna 9, 12, 37, nr 2178887 ordmärket Interforum Siglo XXI för klass 42 eller nr 3036944 figurmärket Interfloor för klasserna 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). Som varumärke är Interflora suggestivt, och nästan beskrivande (det utgörs av ett latinskt ord som betecknar blommor tillsammans med ett latinskt prefix som betyder mellan eller bland).

54 Jfr domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 72–74.

55 Jag påminner om att när det gäller tillämpningen av EU:s varumärkesrätt avseende varumärken som är kända skyddas dessa varumärken även i förhållande till varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat. Enligt rättspraxis anses även nischade varumärken som inte är unika men välkända inom ett relativt begränsat geografiskt område som varumärken som är kända vid tillämpningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 (se domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 31, och Senftleben, a.a., s. 54). Det kan till exempel finnas varumärken för medicinska apparater som absolut har renommé och som är extremt välkända av dem som berörs men samtidigt är okända för allmänheten (bildframställningssystem som behövs inom radiologi eller utrustning för tandkirurgi till exempel). Varumärken kan även vara kända inom en specialiserad grupp inom ett tämligen begränsat område (till exempel vissa märken av kirurgknivar inom en tysk delstat). Medan detta gäller vid tillämpningen av direktiv 89/104, måste vid tillämpning av förordning nr 40/94 varumärket vara känt i hela EU, se artikel 9.1 c i förordningen. I Förenta staterna däremot krävs det för tillämpning av det federalt föreskrivna skyddet mot urvattning enligt Trade Mark Dilution Revision Act från 2005 att det varumärket är väl känt av allmänheten i Förenta staterna (se ovan fotnot 9).

56 Jag ska tillägga att den traditionella varumärkesramen för bedömning av allmänhetens gensvar på användningen av ett tecken är problematisk om den endast används för bedömning av valet av sökord, eftersom Internetanvändarens association när han eller hon gör en sökning med ett visst sökord föregår visandet av den sponsrade annonsen, det vill säga det ögonblick när den kausala verkningen av användningen av varumärket kan uppfattas av Internetanvändaren.

57 Domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 51 och 52, se även generaladvokaten Maduros förslag till avgörande inför den domen, punkt 150.

58 Tillagt av mig.

59 Domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 83.

60 Såsom anförts ovan kan under vissa specifika förhållanden, avseende varans eller tjänstens art i förhållande till varumärkets renommé eller sekundära innebörd, negativa verkningar avseende ursprungsangivelsefunktionen uppkomma även om varumärket inte nämns eller hänvisas till i annonsen.

61 Angående dessa aspekter av särskiljningsförmåga, se Holmqvist, a.a., s. 17–22.

62 Se domarna i de ovannämnda målen Intel Corporation, punkt 29, och L’Oréal m.fl., punkt 39.

63 Jag avser här ursprung i abstrakt mening, hänvisande till det företag som kontrollerar produktionen av de varor eller tillhandahållandet av de tjänster som avses med varumärket, och inte konkreta tillverkare eller tjänsteföretag. Se till exempel domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 48.

64 Uttunning i denna mening orsakas inte av varumärkesinnehavarens användning av varumärket som ett märke i förhållande till andra varor och tjänster, under förutsättning att varumärket förvärvat renommé och en hög grad av särskiljningsförmåga som ett resultat av annonsering och annan marknadsföring som varumärkesinnehavaren investerat i för att skapa en framtoning för varumärket. I sådana fall kan allmänheten korrekt identifiera de andra varorna eller tjänsterna som varumärket avser med en enda kommersiell källa. Det som medför negativa verkningar för varumärkets särskiljningsförmåga är när det samtidigt finns flera identiska eller liknande varumärken som avser olika varor eller tjänster, med olika ursprung, då detta förhindrar utvecklingen av en framtoning för varumärket eller urvattnar den framtoning som finns.

65 Enligt min mening är uttunning i betydelsen urvattning analogt med att ett familjenamn förlorar sin förmåga att skilja mellan olika familjer som grupper med ett gemensamt ursprung. Sålunda är Smith mindre särskiljande som familjenamn än Windsor. Utspädning genom uttunning innebär emellertid inte att varumärket helt förlorar sin särskiljningsförmåga, det vill säga dess möjlighet att tjäna som varumärke. Smith kan fungera som familjenamn trots att det är vanligt och Star kan tjäna som varumärke trots att det är alldagligt, det vill säga svagt i fråga om särskiljningsförmåga. Ett degenererat varumärke däremot har förlorat sin särskiljningsförmåga och kan därmed inte längre tjäna som varumärke. Teoretiskt är således inte utspädda varumärken semi-degenererade varumärken (se Holmqvist, s. 152). Oavsett detta förefaller det vara lämpligt att godta degenerering som en variant av uttunning när det gäller skyddet för välkända varumärken, i vart fall i rättssystem där skyddet i förhållande till identiska eller liknande varor eller tjänster förutsätter förväxlingsrisk. I Förenta staterna innefattas ofta degenerering eller generisering i begreppet urvattning, se till exempel Simon, a.a., s. 72–74.

66 Det klassiska skolexemplet cellofan representerar båda kategorierna.

67 Att kvalificera valet av sökord vid sökmotorannonsering på Internet i sig som användning av ett tecken som kan utgöra uttunning skulle enligt min mening leda väldigt långt från etablerad doktrin rörande varumärkesurvattning. Detta skulle medföra oöverstigliga problem när det gäller bevisning, eftersom sponsrade annonser vanligtvis endast utgör en bråkdel av den information som visas som sökresultat för Internetanvändaren.

68 När det gäller Förenta staterna, se Supreme Court of the United States, Moseley et al., DBA Victor’s Little Secret v. Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418 (2003), i vilken Court of Appeals for the Sixth Circuits dom, 259 F.3d 464, ändrades.

69 Domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 49.

70 Se Klerman, D., Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing, Fordham Law Review, vol. 74 (2006), s. 1759–1773, på s. 1771.

71 Generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande inför domen i det ovannämnda målet L’Oreal m.fl., punkterna 105–111.

72 Domen i det ovannämnda målet Google France och Google, punkterna 93–95.

73 I Förenta staterna föreskrivs i Section 43 (c), 4(A) i Lanham Act att skälig användning av ett välkänt varumärke i jämförande kommersiell reklam eller marknadsföring för att identifiera den konkurrerande vara eller tjänst som innehavaren av det välkända varumärket tillhandahåller inte ska anses otillåten enligt Section 43 (c), som rör urvattning av varumärken.