Domstolens dom (första avdelningen) den 28 juli 2011

I de förenade målen C-400/09 och C-207/10, angående två beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 234 EG och artikel 267 FEUF, från Højesteret (Danmark), av den 7 oktober 2009 och den 22 april 2010, som inkom till domstolen den 19 oktober 2009 respektive den 30 april 2010 i målen

DOMSTOLEN (första avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilešič (referent), E. Levits och M. Safjan, generaladvokat: Y. Bot, justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 7 april 2011,

med beaktande av de yttranden som avgetts av: Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation, och Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, genom J.J. Bugge och K. Jensen, advokater, Paranova Danmark A/S och Paranova Pack A/S, genom E.B. Pfeiffer, advokat, Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV och Merck Sharp & Dohme, genom R. Subiotto, QC, och T. Weincke, advokat, Tjeckiens regering, genom M. Smolek och K. Havlíčková, båda i egenskap av ombud, Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato, Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och P.A. Antunes, båda i egenskap av ombud, Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, H. Støvlbæk och F.W. Bulst, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 12 maj 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Mål C-400/09

Mål C-207/10

Prövning av tolkningsfrågorna

Rättegångskostnader

1. Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och domstolens praxis beträffande det direktivet, bland annat dom av den 23 maj 1978 i mål C-102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), av den 3 december 1981 i mål 1/81, Pfizer (REG 1981, s. 2913; svensk specialutgåva, volym 6, s. 235), av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), och av den 11 juli 1996 i mål C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671). Domstolen har i dessa domar angett på vilka villkor en parallellimportör kan marknadsföra ompaketerade läkemedel försedda med ett varumärke utan att innehavaren av varumärket kan motsätta sig detta.

2. Respektive begäran har framställts i tvister mellan, å ena sidan, i mål C-400/09, Orifarm A/S (nedan kallat Orifarm), Orifarm Supply A/S (nedan kallat Orifarm Supply), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, i likvidation (nedan kallat Handelsselskabet) och Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (nedan kallat Ompakningsselskabet), och, i mål C-207/10, Paranova Danmark A/S (nedan kallat Paranova Danmark) och Paranova Pack A/S (nedan kallat Paranova Pack), och, å andra sidan, Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV och Merck Sharp & Dohme (nedan tillsammans kallade Merck). Målen rör den omständigheten att det på parallellimporterade läkemedels nya förpackningar inte anges vem som fysiskt har ompaketerat läkemedlen.

3. Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målen vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

4. I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken Rättigheter som är knutna till ett varumärke, föreskrevs följande:

5. I artikel 7 i direktiv 89/104, vilken har rubriken Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke, stadgades följande:

6. Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet och Ompakningsselskabet är bolag som ingår i Orifarmkoncernen. Orifarmkoncernen är Nordens största parallellimportör av läkemedel och var år 2008 den största leverantören av läkemedel till danska apotek. Koncernen har sitt huvudkontor i Odense (Danmark).

7. Merck är en av världens största läkemedelsproducenter. Merck har producerat de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, vilka Orifarmkoncernen har parallellimporterat till Danmark. Merck är även innehavare av de varumärkesrättigheter som hänför sig till dessa läkemedel eller har talerätt avseende dessa enligt licensavtal med innehavarna av varumärkesrättigheterna.

8. Orifarm och Handelsselskabet är eller har varit innehavare av godkännande för försäljning och andra försäljningstillstånd avseende dessa läkemedel, medan Orifarm Supply och Ompakningsselskabet, som har utfört ompaketeringen av läkemedlen, är eller har varit innehavare av ompaketeringstillståndet.

9. Alla beslut om inköp, ompaketering och försäljning av de aktuella läkemedlen, däri inbegripet beslut om hur de nya förpackningarna ska utformas och märkas, fattades av Orifarm eller Handelsselskabet. Ompakningsselskabet och Orifarm Supply köpte in och ompaketerade dessa läkemedel och tog härvid på sig ansvaret vad avser att följa Lægemiddelstyrelsens anvisningar för ompaketeringsföretag.

10. På dessa läkemedels förpackningar angavs att de hade ompaketerats av Orifarm respektive av Handelsselskabet.

11. Merck väckte talan vid Sø- og Handelsretten (sjö- och marknadsdomstolen) mot dels Orifarm och Orifarm Supply, dels Handelsselskabet och Ompakningsselskabet, med anledning av att det på förpackningen för de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen saknades upplysning om vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen. I domar som meddelades den 21 februari 2008 respektive den 20 juni 2008 fann Sø- og Handelsretten att svarandebolagen hade gjort intrång i Mercks varumärkesrättigheter genom att på förpackningarna inte ange vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen, varför den förpliktade dem att utge ekonomisk ersättning till Merck.

12. Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet och Ompakningsselskabet överklagade domarna från Sø- og Handelsretten till Højesteret, som beslutade att vilandeförklara målen och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

13. Paranova Danmark och Paranova Pack är dotterbolag till Paranova Group A/S (nedan kallat Paranova Group), som bedriver verksamhet med parallellimport av läkemedel till Danmark, Sverige och Finland. Koncernen har huvudkontor i Ballerup (Danmark), dit även de två dotterbolagen är förlagda.

14. I likhet med vad som är fallet i mål C-400/09 har Merck producerat de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen och som Paranova Group har parallellimporterat till Danmark. Merck är även innehavare av de varumärkesrättigheter som hänför sig till dessa läkemedel eller har talerätt avseende dessa enligt licensavtal med innehavarna av varumärkesrättigheterna.

15. Paranova Danmark har godkännande för försäljning av dessa läkemedel, medan Paranova Pack, som har ompaketerat dem, har tillstånd för sistnämnda verksamhet.

16. Alla beslut om inköp, ompaketering och försäljning av de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, däri inbegripet beslut om hur de nya förpackningarna ska utformas och märkas, fattades av Paranova Danmark. Paranova Pack köpte in och ompaketerade dessa läkemedel i enlighet med Lægemiddelstyrelsens anvisningar för ompaketeringsföretag, saluförde dem i enlighet med läkemedelslagstiftningen och tog på sig ansvaret vad beträffar dessa verksamheter.

17. På läkemedlens förpackningar angavs att de hade ompaketerats av Paranova Danmark.

18. Merck väckte talan i två mål mot Paranova Danmark och Paranova Pack, med anledning av att det på förpackningen för de läkemedel som är i fråga i målen vid den nationella domstolen saknades upplysning om vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen. Talan i de båda målen ledde till att Paranova Danmark och Paranova Pack – i beslut av den 26 oktober 2004 som meddelades av Fogedretten i Ballerup och som efter överklagande fastställdes av Sø- og Handelsretten den 15 augusti 2007, respektive i dom meddelad av sistnämnda domstol den 31 mars 2008 – förbjöds att sälja dessa läkemedel, med motiveringen att det på förpackningarna saknades upplysning om vilket företag som hade utfört den fysiska ompaketeringen.

19. Paranova Danmark och Paranova Pack överklagade domarna från Sø- og Handelsretten till Højesteret, som beslutade att vilandeförklara målen och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

20. Genom beslut av den 31 januari 2010 av ordföranden på domstolens första avdelning förenades målen C-400/09 och C-207/10 med avseende på det muntliga förfarandet och domen.

21. Den nationella domstolen har ställt dessa frågor, som ska behandlas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke som är knutet till ett läkemedel som är föremål för parallellimport har möjlighet att motsätta sig att denna vara i ompaketerat tillstånd säljs vidare, på grund av att det på den nya förpackningen inte anges, som ompaketerare, det företag som, på uppdrag, har utfört den fysiska ompaketeringen av varan och som har tillstånd härför, utan det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som har det rättsliga ansvaret för detta.

22. Orifarm, Paranova Danmark, den tjeckiska regeringen, den portugisiska regeringen och Europeiska kommissionen anser att dessa frågor, såsom de har omformulerats, ska besvaras nekande, medan Merck och den italienska regeringen är av motsatt åsikt.

23. Det ska inledningsvis anmärkas att enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 får varumärkesinnehavaren inte motsätta sig ompaketering av varor som är försedda med dennes varumärke, om detta leder till en avvikelse från den fria rörligheten för varor och om varumärkesinnehavarens utövande av denna rätt utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 30 andra meningen EG (nu artikel 36 andra meningen FEUF) (se dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2007, s. I-3391, punkt 16 och där angiven rättspraxis).

24. Varumärkesinnehavarens utövande av sin rätt att motsätta sig ompaketering utgör en förtäckt begränsning, i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse, om detta bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och om ompaketeringen sker på ett sådant sätt att varumärkesinnehavarens berättigade intressen respekteras (se domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 17 och där angiven rättspraxis).

25. Domstolen har i sistnämnda avseende förklarat att om varan ompaketeras under sådana förutsättningar att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte kan påverkas, värnas varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti. Således vilseleds inte konsumenten eller den slutliga användaren beträffande varornas ursprung, utan får faktiskt varor som har tillverkats enbart under varumärkesinnehavarens kontroll (se domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 67, och MPA Pharma, punkt 39).

26. Domstolen har emellertid även förklarat att den omständigheten att innehavaren inte kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig marknadsföring under sitt varumärke av varor som har ompaketerats av en importör medför att importören tillerkänns en viss rätt som, under normala omständigheter, är förbehållen innehavaren själv. I innehavarens intresse i egenskap av ägare av varumärket och för att skydda honom eller henne mot alla former av missbruk bör följaktligen denna rätt enbart medges om importören även iakttar vissa andra krav (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 68 och 69, och MPA Pharma, punkterna 40 och 41).

27. Det framgår av fast rättspraxis, bland annat av de domar som den nationella domstolen önskar få tolkade, att innehavaren av ett varumärke inte lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel som är märkt med dennes varumärke när importören har ompaketerat varan och åter har anbringat varumärket på denna, om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

28. Vad avser det villkor som är aktuellt i målen vid den nationella domstolen, nämligen att det på den nya förpackningen klart ska anges vem som har genomfört varans ompaketering, motiveras detta krav av varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten eller den slutliga användaren inte ska kunna förledas att tro att varumärkesinnehavaren är ansvarig för ompaketeringen (se domarna i de ovannämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 70, och MPA Pharma, punkt 42).

29. Såsom generaladvokaten har konstaterat i punkterna 34 och 35 i sitt förslag till avgörande iakttas detta intresse fullt ut när det på den ompaketerade varans förpackning tydligt anges namnet på det företag på vars uppdrag och under vars instruktioner ompaketeringen har skett, och som dessutom ansvarar därför. En sådan uppgift är nämligen, om den presenteras så, att den kan förstås av en normalt uppmärksam person, tillräcklig för att det inte ska finnas någon risk att konsumenten eller den slutliga användaren får det felaktiga intrycket att varan har ompaketerats av varumärkesinnehavaren.

30. Eftersom detta företag har det fulla ansvaret för ompaketeringen, säkerställs det att varumärkesinnehavaren kan göra gällande sina rättigheter, och, i förekommande fall, begära ersättning för det fall ompaketeringen har påverkat den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller eller för det fall varans utformning efter ompaketeringen är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Det ska härvid preciseras att i ett sådant fall är det företag som anges som ompaketerare på den nya förpackningen för en ompaketerad vara ansvarig för varje skada som orsakats av det företag som har utfört den fysiska ompaketeringen och kan inte undvika ansvar genom att exempelvis hävda att sistnämnda företag har agerat i strid mot dess instruktioner.

31. Under sådana förutsättningar saknar varumärkesinnehavaren ett legitimt intresse av att kräva att det på förpackningen anges vilket företag som har genomfört den fysiska ompaketeringen av det enda skälet att ompaketeringen kan tänkas påverka varans ursprungliga beskaffenhet och således eventuellt medföra ett intrång i dennes varumärkesrättigheter.

32. Varumärkesinnehavarens intresse av att bevara den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller får då ett tillräckligt skydd genom det krav som beskrivs i punkt 27 ovan, nämligen att det måste visas att ompaketeringen inte kan påverka den ursprungliga beskaffenheten hos nämnda vara. Det ankommer, i fall av det slag som de nationella målen rör, på det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som är ansvarig på detta område, att visa att så är fallet.

33. Merck menar emellertid att det med hänsyn till konsumentskyddet är nödvändigt att se till att förpackningen för det ompaketerade läkemedlet innehåller en upplysning om vilket företag som har utfört den fysiska ompaketeringen. Konsumenterna har nämligen ett intresse av att få reda på namnet på detta företag, exempelvis när de enligt nationell rätt har rätt inte bara att väcka talan mot innehavaren av godkännandet för försäljning av varan utan även att väcka talan mot det företag som har utfört den fysiska ompaketeringen, i de fall de har åsamkats skada genom denna ompaketering.

34. Detta argument saknar emellertid stöd. Det är härvid tillräckligt att konstatera att det av ordalydelsen i artikel 7.2 i direktiv 89/104 klart framgår att undantaget från principen om konsumtion av rätten till varumärket i denna bestämmelse endast omfattar skydd för varumärkesinnehavarens legitima intressen men inte för konsumenternas intressen. Konsumentskyddet regleras nämligen särskilt i andra rättsakter.

35. Även om man antar att varumärkesinnehavarens intressen åtminstone delvis sammanfaller med konsumenternas intressen, innebär i vilket fall som helst, såsom generaladvokaten har anmärkt i punkterna 42 och 43 i sitt förslag till avgörande, uppgiften på varans förpackning om vilket företag som är ansvarigt för ompaketeringen av densamma att konsumenten får tillräcklig information i varumärkesrättsligt hänseende.

36. Dessa överväganden leder tillsammans till slutsatsen att artikel 7.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke som är knutet till ett läkemedel som är föremål för parallellimport inte har möjlighet att motsätta sig att denna vara i ompaketerat tillstånd säljs vidare, på grund av att det på den nya förpackningen inte anges, som ompaketerare, det företag som, på uppdrag, har utfört den fysiska ompaketeringen av varan och som har tillstånd härför, utan det företag som är innehavare av godkännande för försäljning av varan och under vars instruktioner varan har ompaketerats, och som har det rättsliga ansvaret för detta.

37. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1 Rättegångsspråk: danska.