Förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar föredraget den 9 januari 2019

1 Originalspråk: franska.

2 T-276/16, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2017:611.

3 Rådets förordning av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

5 Se i fråga om motsvarande bestämmelser punkt 23 i förevarande förslag till avgörande.

6 Visserligen ingavs ansökan om upphävande som ledde till det förfarande inom vilket EUIPO:s beslut antogs och den överklagade domen meddelades den 18 november 2013, det vill säga under den tid då förordning nr 207/2009 var i kraft. I en motsvarande situation hänvisade domstolen gällande kopplingen mellan rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och förordning nr 207/2009 till bestämmelserna i förordning nr 207/2009, som var tillämpliga vid tidpunkten för antagandet av EUIPO:s beslut och därmed vid den tidpunkt då den överklagade domen meddelades, trots att det berörda upphävandeförfarandet hade inletts under den tid då förordning nr 40/94 var i kraft. Se dom av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, EU:C:2013:592. Domstolen förklarade i punkt 31 i denna dom följande: Eftersom förordning nr 207/2009 innebar en kodifiering av förordning nr 40/94 och de relevanta bestämmelserna inte ändrades i samband med kodifieringen, kommer domstolen i det följande emellertid enbart att hänvisa till bestämmelserna i förordning nr 207/2009. Se även generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i målen Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions ( C‑609/11 P och C‑610/11 P, EU:C:2013:308, punkt 4).

7 Se, analogt, dom av den 21 februari 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) ( T-727/16, EU:T:2018:88, punkt 27).

8 För övrigt förhåller det sig på samma sätt med artikel 18.1 andra stycket i förordning 2017/1001 som är nästan identisk med artikel 15.1 andra stycket i förordning nr 207/2009. Den enda skillnaden utgörs av tillägget i slutet av nämnda bestämmelse i förordning 2017/1001 av följande formulering: oavsett om EU-varumärket i den form det används också är registrerat i innehavarens namn. Dessutom saknar skäl 25 i förordning 2017/1001 en motsvarighet i förordning nr 207/2009. Detta skäl har följande lydelse: Av rättviseskäl och för rättssäkerhetens skull bör användning av ett EU-varumärke i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats räcka för att upprätthålla de rättigheter som är knutna till varumärket, oavsett om varumärket även är registrerat i den form som används eller inte. Klagandens situation svarar dock inte mot den situation som anges i detta skäl. Det finns inget som tyder på att klaganden har använt det omtvistade varumärket i en form som skiljer sig från den i vilken det registrerats.

9 Således kommer förevarande mål inte att ge domstolen tillfälle till att uttala sig om tillämpligheten inom ett förfarande som inleddes under den tid då förordning nr 207/2009 var i kraft av de bestämmelser i förordning 2017/1001 som saknade motsvarighet i den förordning som föregick denna. I fråga om en liknande problematik, se målet Textilis (C‑21/18, som anhängiggjorts vid domstolen).

10 Beslut av den 22 februari 2018, Martín Osete/EUIPO ( C‑529/17 P, ej publicerat, EU:C:2018:105).

11 Se bland annat punkt 27 i det överklagande som lett fram till beslut av den 22 februari 2018, Martín Osete/EUIPO ( C‑529/17 P, ej publicerat, EU:C:2018:105), där klaganden bestred tribunalens bedömning att de bevis som framlagts av innehavaren av EU-varumärkena rörande de ålägganden genom lagstiftning som denne mött inte (på tillfredsställande sätt) har styrkt att det fanns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts under den angivna perioden. Vidare har klaganden i punkt 29 i sitt överklagande anfört att det bör erinras om och framhållas att skälig grund ändå är tydligt påvisad genom ett stort antal sammanställda bevis.

12 Dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån ( C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 73). För att belysa denna praxis åberopar klaganden även beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology ( C‑259/02, EU:C:2004:50, punkterna 21 och 24), och dom av den 21 november 2013, Recaro/harmoniseringsbyrån – Certino Mode (RECARO) ( T-524/12, ej publicerad, EU:T:2013:604, punkterna 25 och 26).

13 I detta sammanhang avser klaganden klinisk prövning såsom sådan samt de åtgärder som vidtas inom ramen för denna, nämligen leverans av mer än 400000 kapslar med varumärket Boswelan till en klinisk prövning vid ett universitetssjukhus, fakturering av produkterna via ett tredje företag som agerar som mellanled samt användning av varumärket vid rekrytering av deltagare i prövningarna och inom de uppgifter som tillhandahålls allmänheten i fråga om prövningarna.

14 Se, för ett liknande resonemang, generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Ansul ( C‑40/01, EU:C:2002:412, punkt 49).

15 Se fotnot 8 i förevarande förslag till avgörande.

16 Se bland annat J.J. Sitko, Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2014, nr 6, ss. 667 och 668, och M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 147 och 148.

17 I dom av den 24 november 1999, I ZB 17/97 (Neue Juristische Wochenschrift 2000, 1487) har Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen i Tyskland) avgjort en liknande problematik i samband med tolkningen av en tysk bestämmelse som genomför artikel i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). I punkterna 18 och 19 i denna dom har federala högsta domstolen angett att användningen av ett varumärke inom ett förfarande för licensiering av läkemedel inte får betraktas som verkligt bruk. Federala högsta domstolen har dock även angett att genomförandet av ett föreskrivet godkännandeförfarande i princip kan betraktas som skälig grund för att det inte använts. Likaså har franska domstolar erkänt att ansökan om godkännande för försäljning, som utgör den logiska följden av de kliniska prövningarna, är skälig grund för att ett registrerat varumärke inte använts för ett läkemedel som underkastats godkännandeförfarandet (se dom av den 1 juni 1999, tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre (domstol i första instans i Paris (Frankrike), tredje avdelningen), Almonda Sociedade Gestora de participacoes sociais/Opfermann Arzneimittel GmbH, PIBD 1999 682 III-354). Man kan således av dessa domar sluta sig till att ett bruk inom kliniska prövningar av ett varumärke som registrerats för ett utprövat läkemedel inte utgör verkligt bruk.

18 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei och Gözze ( C‑689/15, EU:C:2017:434, punkt 37).

19 Dom av den 15 januari 2009, Silberquelle ( C‑495/07, EU:C:2009:10, punkt 18). Se även dom av den 17 juli 2014, Reber Holding/harmoniseringsbyrån ( C‑141/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2089, punkt 32), där domstolen förklarade att allt kommersiellt utnyttjande som påvisats inte per automatik kan utgöra verkligt bruk av det omtvistade varumärket.

20 Dom av den 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei och Gözze ( C‑689/15, EU:C:2017:434, punkterna 39–41). Se även generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i målet Pandalis/EUIPO ( C‑194/17 P, EU:C:2018:725, punkt 65).

21 Dom av den 11 mars 2003 ( C‑40/01, EU:C:2003:145).

22 Dom av den 11 mars 2003 ( C‑40/01, EU:C:2003:145).

23 Dom av den 9 december 2008 ( C‑442/07, EU:C:2008:696, punkt 23).

24 Dom av den 11 mars 2003 ( C‑40/01, EU:C:2003:145).

25 Se, för ett liknande resonemang, M. Trzebiatowski, Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwa wspólnotowego), Europejski Przegląd Sądowy, 2010, s. 22.

26 Dom av den 11 mars 2003, Ansul ( C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 38).

27 Dom av den 11 mars 2003, Ansul ( C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 39). Se även beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology ( C‑259/02, EU:C:2004:50, punkt 23).

28 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 januari 2009, Silberquelle ( C‑495/07, EU:C:2009:10, punkt 19).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EUT L 311, 2001, s. 67).

30 Europaparlamentets och rådets förordning av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 2004, s. 1).

31 Enligt artikel 6 i direktiv 2001/83 får ett läkemedel saluföras i en medlemsstat endast om den ansvariga myndigheten i medlemsstaten meddelat godkännande för försäljning enligt detta direktiv eller om godkännande har meddelats enligt förordning (EEG) nr 726/2004. Likaså framgår det av artikel 76 i direktiv 2001/83 att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att endast läkemedel för vilka godkännande för försäljning meddelats i enlighet med unionsrätten distribueras inom deras territorium. I förordning nr 726/2004 föreskrivs i artikel 3.1 att sådana läkemedel som avses i bilagan får släppas ut på marknaden inom unionen endast om unionen har beviljat godkännande för försäljning enligt bestämmelserna i den förordningen. Dessutom kan enligt artikel 3.2 i den förordningen även sådana läkemedel som inte avses i bilagan av unionen godkännas för försäljning i unionen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning om a) läkemedlet innehåller en ny aktiv substans som inte var godkänd i unionen vid den förordningens ikraftträdande, eller om b) sökanden påvisar att läkemedlet innebär en väsentlig terapeutisk, vetenskaplig eller teknisk innovation eller att ett godkännande i enlighet med den förordningen är av intresse för patienterna eller ur djurhälsosynpunkt på unionsnivå.

32 Se artiklarna 86.1 och 87 i direktiv 2001/83.

33 Se artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 2001, s. 34), samt bilaga I till detta direktiv i den del där innebörden av begreppet klinisk prövning preciseras. Se även artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014, om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 2014, s. 1).

34 Se artikel 9 i direktiv 2001/20 samt artikel 4 i förordning nr 536/2014.

35 Se bland annat artikel 10 i direktiv 2001/20 och artikel 15 i förordning nr 536/2014.

36 Se bland annat artikel 2 e i direktiv 2001/20 samt artikel 2.2.14 i förordning nr 536/2014, där sponsor, i syfte att tydligt fastställa ansvarsområdena, definieras som person, företag, institution eller organisation som ansvarar för att inleda, leda och ordna med finansieringen av en klinisk prövning.

37 Dom av den 11 mars 2003, Ansul ( C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 37). Se även punkt 61 i förevarande förslag till avgörande.

38 Detta är dessutom också det synsätt som klaganden har anlagt i sitt överklagande. Så anför klaganden i punkt 17 i överklagandet att det är uppenbart att förnekandet av verkligt bruk, grundat i huvudsak på det enda argumentet att den berörda produkten varken får saluföras eller marknadsföras inför allmänheten, inte är korrekt. Dessutom framhåller klaganden i fråga om den första grundens andra del att verkligt bruk enligt denna dom kan förekomma från den stund då saluföringen håller på att förberedas och är nära förestående. Klaganden anser också inom ramen för den första grundens andra del att domstolens ovannämnda dom, oberoende av om dessa villkor har uppfyllts i det konkreta fallet, visar att ett verkligt bruk kan förekomma även utan en åtgärd riktad till ett obegränsat antal eller åtminstone en mycket stor grupp mottagare. Visserligen måste sålunda inte begrepp som används inom ramen för direktiv 2001/83 med nödvändighet motsvara de begrepp som används i samband med varumärkesrätten. Emellertid tycks klaganden själv anse att begreppet försäljning i den mening som avses i artikel 6 i direktiv 2001/83 motsvarar det marknadsföringsbegrepp som användes av domstolen i dom av den 11 mars 2003, Ansul ( C‑40/01, EU:C:2003:145).

39 J.J. Sitko, a.a., s. 658.

40 H. Mosback, Protection of pharmaceutical trade marks in Europé, Journal of Intellectual Property Law Practice, 2013, vol. 8, nr 1, s. 71, och J.J. Sitko, a.a., s. 658.

41 H. Mosback, a.a., s. 71.

42 Dom av den 11 mars 2003 ( C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 37).

43 Se, för ett liknande resonemang, även generaladvokat Wahls förslag till avgörande i målet Olainfarm ( C‑104/13, EU:C:2014:342, punkt 25).

44 Se punkt 69 i förevarande förslag till avgörande.

45 Se mitt förslag till avgörande i målet harmoniseringsbyrån/Grau Ferrer ( C‑597/14 P, EU:C:2016:2, punkt 102 och där angiven rättspraxis).

46 Dom av den 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden ( C‑442/07, EU:C:2008:696, punkterna 16 och 17).

47 Se beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology ( C‑259/02, EU:C:2004:50, punkt 24). I fråga om bruket av varumärken inom läkemedelssektorn, se även dom av den 5 juli 2017 av Cour de cassation, chambre commerciale (Högsta domstolen, handelsrättsliga avdelningen), nr 13–11513 (Frankrike).

48 Dom av den 14 juni 2007 ( C‑246/05, EU:C:2007:340, punkterna 54 och 55).

49 Se punkterna 55–58 samt punkt 60 i den överklagade domen.

50 Se punkt 59 i den överklagade domen.

51 Som jag nyss förklarat i den del av detta förslag till avgörande som gäller huruvida grunderna kan tas upp till prövning, finner jag för övrigt att den andra grunden kan tas upp till prövning, eftersom den avser arten av de omständigheter som kan beaktas för att fastställa att ett hinder inte ligger inom innehavarens kontroll. Det förefaller mig som om domstolen har funnit det vara möjligt att ta upp en liknande grund till prövning i dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån ( C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 99).

52 Dom av den 14 juni 2007 ( C‑246/05, EU:C:2007:340, punkt 48).

53 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, vilket återfinns i bilaga 1 C till Marrakech-avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, har godkänts på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 38, s. 3).

54 Se punkt 91 i förevarande förslag till avgörande.

55 Dom av den 14 juni 2007, Häupl ( C‑246/05, EU:C:2007:340, punkt 51).

56 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT) ( T-294/16, ej publicerad, EU:T:2017:382, punkt 42).

57 Dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån ( C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 102).

58 Se punkt 69 i förevarande förslag till avgörande.

59 Se punkt 69 i förevarande förslag till avgörande.

60 Se punkt 109 i förevarande förslag till avgörande.