Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi föredraget den 26 januari 2010

1 Originalspråk: spanska.

2 Maier, J., Lego des Lebens, DIE ZEIT nr 32 av den 30 juli 2009, s. 27.

3 Dom av den 12 november 2008 i mål T-270/06, Lego Juris mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. II-3099).

4 Rådets förordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1). Denna förordning trädde i kraft det datum som anges i punkten som denna fotnot hänför sig till.

5 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) och rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).

6 Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475).

7 Punkt 76 i domen.

8 Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1) (nedan kallat direktivet). Denna artikel motsvarar artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

9 Punkt 78 i domen i målet Philips.

10 Punkt 79.

11 Punkt 80.

12 Punkt 82.

13 Punkt 81.

14 Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

15 Punkterna 9 och 10 i den överklagade domen.

16 I enlighet med punkt 3 i artikel 1 b i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån (EGT L 28, s. 11).

17 Beslut fattat av stornämnden vid harmoniseringsbyrån den 10 juli 2006 (ärende R 856/2004 G) om ett ogiltighetsförfarande mellan MEGA Brands, Inc. och Lego Juris A/S.

18 Punkterna 32 och 33 i beslutet.

19 Punkterna 34 och 36 i samma beslut.

20 Se punkt 58.

21 Punkt 60.

22 Se punkterna 54 och 55.

23 Se punkterna 41–63.

24 Punkterna 27–34 i den överklagade domen.

25 Det återfinns även i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet. Denna bestämmelse bör nämnas, eftersom det var den som domstolen tolkade i målet Philips.

26 Punkterna 51–68 i den överklagade domen.

27 Punkterna 70–88 i den överklagade domen.

28 Telefax av den 20 april.

29 Genom hänvisning till domstolens dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I-4657), punkt 31, där detta kriterium fastställdes. Detta har därefter beaktats i senare rättspraxis rörande varumärken.

30 I tysk rätt Hacker, F. Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3, i Ströbele/Hacker, Markengesetz, åttonde upplagan, Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 85. I spansk rätt Marco Arcalá, L.A. Artículo 5. Prohibiciones absolutas, i Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (red.), Comentarios a la Ley de Marcas, andra upplagan, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, band I, s. 204. I fransk rätt Azéma, J./Galloux, J.-Ch., Droit de la propriété industrielle, sjätte upplagan, Dalloz, Paris, 2006, s. 773. I amerikansk rätt Wong, M., The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection, Cornell Law Review, vol. 83, 1998, s. 1116, s. 1154.

31 Ibidem. Detta är särskilt påtagligt i spansk och fransk rätt, där det talas om fraude de ley respektive abus de droit, som uppstår om man utsträcker patentskyddet och det industriella mönsterskyddet med hjälp av varumärkesrätten.

32 Särskilt i punkterna 79 och 82.

33 Särskilt punkterna 30 och 39.

34 Cornish, W./Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, sjätte upplagan, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, s. 710.

35 Bundesgerichtshofs mindre stränga tillämpning av domen i målet Philips kritiseras i Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis, Carl Heymann, Köln, 2006, s. 109 och s. 110. Den tyska högsta domstolen tillät emellertid inte registrering av den Legokloss som förevarande mål avser, eftersom domstolen ansåg att den är rent funktionell. Detta medförde att den varumärkesregistrering som först hade beviljats i Tyskland ogiltigförklarades. Bundesgerichtshof, pressmeddelande nr 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi-bin/rechtsprechung).

36 Punkt 79 i domen i målet Philips.

37 Domen i målet Philips har hela tiden följts av förstainstansrätten, harmoniseringsbyrån och, med den vacklande hållning som tidigare har beskrivits, de nationella domstolarna.

38 Punkt 79 i domen i målet Philips.

39 Punkterna 81–83 i domen i målet Philips.

40 Jag hämtar inspiration i relevanta delar från den tyska rätten, Hacker, F., a.a., s. 88, och den amerikanska, McCormick, T., Will TrafFix Fix the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 40 Houston Law Review (2003), s. 541, s. 566.

41 Detta påstående bygger a contrario sensu på domstolens dom av den 30 juni 2005 i mål C-286/04 P, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-5797), punkterna 22 och 23 och där angiven rättspraxis, vilken har bekräftats i domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey Holding (REG 2007, s. I-9375), punkt 82.

42 Enligt domstolens fasta rättspraxis, se exempelvis dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 48, och av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), punkt 53.

43 Se punkt 76.

44 Till exempel i dom av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. I-3297), punkt 67, och av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 25.

45 Vilket med rätta påpekas i Hacker, F., a.a., s. 88.

46 Punkt 40 i dess beslut i målet Lego; TrafFix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).

47 Domen i målet Philips, punkt 82.

48 Punkt 80 i domen i målet Philips.

49 De brukar även kallas USB-minnen eller pen drives på engelska.

50 Vilken bygger på artikel 38.2 i förordning nr 40/94.

51 Med tanke på att lagstiftaren själv har gjort det möjligt att låta ett varumärkesskydd endast omfatta en del av varumärket, anser jag att harmoniseringsbyråns ståndpunkt är föga övertygande.

52 Bender, A., Der Ablauf des Anmeldeverfahrens, i Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, Ed. C.H. Beck, München, 2007, s. 585.

53 I amerikansk rätt kallas detta significant non-reputation related disadvantage. McCormick, T., a.a., s. 567.

54 Dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5173), punkt 33, samt domarna i de ovannämnda målen Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, och Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, punkt 67.

55 Den ovannämnda domen i målet Philips, punkt 57, och dom av den 20 september 2007 i mål C-371/06, Benetton Group (REG 2007, s. I-7709), punkterna 24–27.

56 Se även Hildebrandt, U., a.a., s. 110.

57 Dom av den 11 juni 2009 i mål C-542/07 P, Imagination Technologies mot harmoniseringsbyrån (REG 2009, s. I-4937), punkt 44.

58 Punkt 68 i detta förslag till avgörande.

59 Punkt 75 ovan.