Förslag till avgörande av generaladvokat Verica Trstenjak föredraget den 3 maj 2012

1 Originalspråk: tyska.

2 EGT L 113, s. 1.

3 EUT L 162, s. 40.

4 EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

5 EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

6 eEurope: Ett informationssamhälle för alla. Meddelande om kommissionens initiativ inför Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, KOM(1999) 687 slutlig.

7 Se, för närmare information om förfarandet med stegvis registrering, Bettinger, T., New European Top-Level Domain. eu, Domain Name Law and Practice, Oxford, 2005, nr 44, och Muñoz, R., L’enregistrement d’un nom de domaine .eu, Journaux des tribunaux – Droit européen, juni 2005, nr 120, sidorna 161 och 162.

8 Se dom av den 27 februari 2003 i mål C-373/00, Adolf Truley (REG 2003, s. I-1931), punkt 35, och av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster (REG 2000, s. I-6917), punkt 43.

9 Se dom av den 24 juni 1993 i mål C-90/92, Dr Tretter (REG 1993, s. I-3569), punkt 11.

10 Sedan den 1 januari 1971 är varumärkeslagstiftningen i Beneluxländerna för individuella och kollektiva varumärken reglerade i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag. Enligt denna kan ett varumärke bara gälla i hela Beneluxområdet, och rätten kan inte delas upp territoriellt. Beneluxländernas gemensamma varumärkeslagstiftning har såldes i stor utsträckning ersatt de tidigare självständiga nationella lagstiftningarna inom varumärkesrätten (se Evrard, J., och Péters, P., La Défense de la Marque dans le Benelux, andra upplagan, Bryssel, 2000, sidorna 8 och 17, och Verkade, F., Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1992, s. 92).

11 Se mitt förslag till avgörande av den 27 januari 2009 i mål C-533/07, Falco Privatstiftung och Rabitsch, där domstolen meddelade dom den 23 april 2009 (REG 2009, s. I-3327), punkt 50.

12 När det gäller upphovsrätt anges det i skäl 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10) att de rättigheter som avses i detta direktiv kan överföras, överlåtas eller bli föremål för avtalade licenser utan att detta påverkar den relevanta nationella lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter. När det gäller varumärkesrätt fastslås det i artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) att ett gemenskapsvarumärke kan bli föremål för licens för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller viss del av gemenskapen. Även förordningen om gemenskapspatent kommer i framtiden att innehålla bestämmelser om licensavtal. I artikel 19 i förslag till rådsförordning om gemenskapspatent (KOM(2000) 412 slutlig) anges således att ett gemenskapspatent i sin helhet eller delvis kan bli föremål för licenser för hela eller viss del av gemenskapen och att en licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

13 Se Vögele, A., Borstell, T., och Engler, G., Handbuch der Verrechnungspreise, tredje upplagan, München, 2011, punkt 352, i vilken påpekas att avtalsfrihet i princip gäller för ingående av licensavtal, vilket innebär att parterna kan avtala om vissa innehållsmässiga begränsningar av licensen, vilka kan vara av geografisk, tidsmässig, materiell eller personlig art.

14 Dom av den 23 april 2009 i mål C-533/07, Falco Privatstiftung och Rabitsch (REG 2009, s. I-3327), punkt 31.

15 Ibidem, punkt 32.

16 Se Stumpf, H., och Groß, M., Der Lizenzvertrag, åttonde upplagan, Frankfurt am Main, 2005, punkt 13, s. 36, och Ubertazzi, B., IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, s. 115.

17 Se McGuire, M.-R., Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2010, s. 99.

18 EUT L 78, s. 1.

19 Europeiska kommissionen, betänkande om inrättandet av ett EEG-varumärke, SEC(76) 2462 slutlig.

20 Riktlinjer för förfaranden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), del E, kapitel 5: licenser (kan hämtas på http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 EUT L 195, s. 16.

22 EUT L 123, s. 11.

23 EGT L 213, s. 13.

24 Se Pahlow, L., Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen, 2006, s. 182, i vilken hänvisas till de olika uppfattningarna i doktrinen beträffande vad som är kännetecknande för en licens. Medan några talar om blott och bart en tillåtelse talar andra om en nyttjanderätt. Författaren anser att man ska utgå från den minsta gemensamma nämnaren och rent allmänt tala om licensen som en användningsrättighet. Se, för ett liknande resonemang, Miguel Asensio, P. A., Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional, 2009, s. 201. Författaren menar att man gör en för snäv tolkning om man anser att ett licensavtal enbart är ett avstående från att utöva en rättighet i den mening som avses i domen i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch, eftersom detta inte är fallet i många former av avtal. I den spanska patentlagstiftningen föreskrivs dessutom att licensgivaren ska ge licenstagaren möjlighet att utnyttja en rättighet. Ändå anser författaren inte att den definition som domstolen använde i den ovannämnda domen var felaktig, eftersom den är beroende av omständigheterna i det nationella målet. Gouga, A., Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts, München, 1996, s. 230, i vilken det helt riktigt påpekas att rätten till ett varumärke enligt dagens rättsuppfattning består av både en negativ rätt att förhindra användning och av en positiv rätt till användning, varför det är juridiskt möjligt att uppfatta en varumärkeslicens också som en positiv nyttjanderätt. Bühling, J., Die Markenlizenz im Rechtsverkehr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, s. 196, i vilken det påpekas att licenser avseende immateriella rättigheter alltid beskrivs som en rätt att utnyttja rättigheten i en utsträckning som annars är beroende av den rätt som immaterialrättsinnehavaren har att förhindra användning av en rättighet och att utnyttja en rättighet. Se, för ett liknande resonemang, Martiny, Münchener Kommentar zum BGB, femte upplagan, 2010, punkt 222, Stimmel, U., Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, s. 782, och Vögele, A., Borstell, T., och Engler, G., i förut anförd skrift (ovan fotnot 13), punkt 351.

25 Se Gouga, A., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 190, enligt vilken begreppet licens omfattar alla befogenheter som licensgivaren har gett licenstagaren att utnyttja den immateriella äganderätten eller en rättighet som föregår denna på samma sätt som innehavaren, om än i olika omfattning.

26 Se, för ett liknande resonemang, Pfaff, D., och Nagel, S., Lizenzverträge, tredje upplagan, 2010, punkt 7, enligt vilken licensavtal enligt dagens uppfattning kännetecknas av att innehavaren av en absolut skyddad rättslig ställning (till exempel en patentinnehavare) ger en annan person tillåtelse att använda och exploatera de skyddade uppfinningarna eller metoderna.

27 Se Stumpf, H., och Groß, M., i förut anförd skrift (ovan fotnot 16), punkt 117, s. 95.

28 Se Bühling, J., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 199, som hänvisar till varumärkeslicensers ändamålsbegränsning. Enligt författaren måste licensen säkerställa varumärkets funktioner och samtidigt också stärka märket som sådant och öka dess värde för licensgivaren.

29 Se, beträffande licensavtal på teknikområdet, Brinker, I., EU-Kommentar (utgiven av Jürgen Schwarze), andra upplagan, Baden-Baden, 2009, artikel 81 i EG-fördraget, punkt 96, s. 911, i vilken förklaras att licensavtal är ett viktigt instrument genom vilket produkter betydligt enklare och snabbare kan släppas ut på den gemensamma marknaden. Den som utvecklar en viss teknik och inte själv kan utnyttja denna fullt ut och tillverka produkter bestämmer sig ofta för att bevilja utomstående företag licens och tilldela dessa ett visst licensområde där licenstagarna får ensamrätt och saluför de produkter som har tillverkats på grundval av denna teknik. Licensgivarna och licenstagarna och även allmänheten drar nytta av att tekniken sprids genom ett licensavtal.

30 Se Pahlow, L., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 218.

31 Ibidem, s. 225.

32 Se Pahlow, L., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 187. Författaren förklarar att parternas konkreta överenskommelse och lagbestämmelserna kan ge upplysningar om licensens innehåll.

33 Se Vögele, A., Borstell, T., och Engler, G., i förut anförd skrift (ovan fotnot 13), punkt 362, enligt vilka det för differentieringen av licensavtalen med avseende på de licensierade immateriella tillgångarna inte har någon avgörande betydelse hur avtalen benämns. Det som är avgörande i både juridiskt och skattemässigt avseende är snarare vilka immateriella tillgångar som faktiskt utnyttjas på grundval av avtalet.

34 Se dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, s. 107), punkt 7, av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, Centrafarm mot American Home Products Corporation (REG 1978, s. 1823; svensk specialutgåva, s. 171), punkterna 11 och 14, och av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, s. 521), punkt 14. Se, beträffande varumärkens ursprungsfunktion, Wollmann, H., EU- und EG-Vertrag (utgiven av Heinz Mayer), artikel 81 i EG-fördraget, punkt 156, s. 53.

35 Se dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkterna 47 och 48.

36 Se dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal (REG 2009, s. I-5185), punkt 58.

37 Se dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 77.

38 Se, för ett liknande resonemang, Bühling, J., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 199. Se Sakulin, W., Trademark protection and freedom of expression, Alphen aan den Rijn, 2011, s. 51. Den omständigheten att domstolen i domarna i målen L’Oréal och Google fastslog att varumärkenas andra funktioner slutligen är lika skyddsvärda har stor betydelse enligt författaren. Det bör i detta sammanhang erinras om att generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till avgörande i mål C-206/01, Arsenal Football Club (ovan fotnot 35), punkt 47, förklarade att varumärkenas övriga funktioner är värda att skydda.

39 Se Pahlow, L., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 236.

40 Se domen i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch (ovan fotnot 14), punkt 29.

41 Ibidem, punkt 41.

42 Se mitt förslag till avgörande i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch (ovan fotnot 11), punkt 57.

43 Paragraf 4.2 i avtalet har följande lydelse: Licenstagaren ska fakturera licensgivaren för sina tjänster (Licensee will charge Licensor for its services).

44 Se Scheunemann, K., Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Münster, 2008, s. 115.

45 I några stater (Argentina, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Sverige och Förenade kungariket) kan domännamn registreras i den nationella toppdomänen utan att det ställs några villkor eller krav på verksamhetsort. Enligt denna praxis får vem som helst registrera ett domännamn oberoende av nationalitet, hemvist eller driftställe. Den enda begränsningen är att domännamn som anses vara osedliga inte får registreras. Antingen registreras de inte, eller kan de tas bort i efterhand. Majoriteten av de nationella registreringsenheterna tillämpar ett delvis restriktivt system. Enligt detta system är det inte nödvändigt att förete handlingar som visar att ett registrerat varumärke motsvarar ett domännamn. Den krets av personer som har rätt att ansöka är emellertid begränsad till dem som har verksamhet på platsen eller territoriell anknytning till den nationella toppdomänens land. När det gäller dessa krav finns det vissa skillnader. I några stater krävs både medborgarskap och hemvist i landet i fråga, medan det i andra krävs bevis för att sökanden har ett driftställe eller näringsverksamhet i landet (Bulgarien, Kanada, Tjeckien, Japan, Ungern, Malta, Norge, Singapore och Förenta staterna) eller i Europeiska unionen (Italien), eller åtminstone att en företrädare som har säte i landet i fråga utses (Tyskland och Luxemburg). Andra nationella registreringsenheter tillåter bara registrering om sökanden dels har territoriell anknytning till landet eller ett driftställe i landet i fråga, dels kan förete handlingar som visar att vederbörande är innehavare av en immateriell rättighet som motsvarar domännamnet (Australien). I andra stater måste domännamnet förekomma i närmare bestämda kategorier av varumärken och rätt till namn, och dessutom måste sökanden ha faktisk anknytning till landet (Irland). I andra stater gäller de restriktiva registreringskraven bara för direkt registrering i den nationella toppdomänen, medan mindre stränga eller alls inga krav gäller för registrering i toppdomänerna (Indien, Hongkong och Spanien). Se Bettinger, T., Registration requirements and dispute resolution, Domain Name Law and Practice, Oxford, 2005, s. 44.

46 Se Kipping, D., Das Recht der .eu-Domains, München, 2008, s. 4, punkt 11.

47 Se punkt 30 i kommissionens inlaga.