Förslag till avgörande av generaladvokat Evgeni Tanchev föredraget den 12 januari 2017

1 Originalspråk: engelska.

2 Det begrepp som ligger till grund för immaterialrätten är av tradition den så kallade skyddslandsprincipen, som är baserad på antagandet att en immateriell rättighet är en territoriell rättighet som således kan göras gällande i det land där den har skapats och för vars territorium den gäller, se Oliver Ruhl, Gemeinschaftsgeschmackmuster, Kommentar, andra upplagan 2010, artikel 82 punkt 4.

3 Se skäl 16 första meningen i förordning nr 207/2009.

4 Enligt första meningen av skäl 16 i förordning nr 207/2009 är det ”absolut nödvändigt att … beslut … får rättsverkan i och omfattar hela gemenskapen. Ett domslut kan således avse hela Europeiska unionens område. Gränsöverskridande erkännande och verkställighet omfattas emellertid fortfarande av de allmänna bestämmelserna, det vill säga rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) (EGT L 12, 2001, s. 1) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (Bryssel I bis-förordningen) (EUT L 351, 2012, s. 1). Domstolen har tolkat denna verkan mer ingående i domen av den 12 april 2011, DHL Express France ( C‑235/09, EU:C:2011:238).

5 Se artikel 98 i förordning nr 207/2009.

6 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Denna förordning har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 34, 2015, s. 21). De materiella ändringar som ändringsförordningen har medfört är inte relevanta i det aktuella fallet. Det har emellertid skett en terminologisk modernisering såtillvida som begreppet gemenskapsvarumärke i fortsättningen ersätts med EU-varumärke. Enligt artikel 4 i förordningen trädde ändringsförordningen i kraft den 23 mars 2016.

7 För mål som har behandlats vid domstolarna sedan den 10 januari 2015 gäller Bryssel I bis-förordningen, se artikel 81.2 i denna förordning. Eftersom det nationella målet inleddes år 2013 är Bryssel I-förordningen tillämplig i det aktuella fallet. Det är emellertid värt att notera att den aktualiserade lydelsen av Bryssel I-förordningen som gäller vid en viss tidpunkt, enligt artikel 108 i förordning nr 207/2009, ska tillämpas inom ramen för förordning nr 207/2009.

8 I denna rättsakt regleras i övrigt behörighetsreglerna för mål om gemenskapsvarumärken, se skäl 16 andra meningen och artiklarna 94.1 och 97.1 i förordning nr 207/2009.

9 Se artikel 95 i förordning nr 207/2009.

10 Se artikel 96 i förordning nr 207/2009. De har exklusiv behörighet för frågor om intrång och giltighet (se även skäl 15 i förordning nr 207/2009). De är de enda domstolar som kan anse ett varumärke vara ogiltigt. Enligt artikel 107 i förordning nr 207/2009 ska nationella domstolar som ska avgöra en annan talan än en sådan som avses i artikel 96 anse att varumärket är giltigt.

11 Se artikel 95.1 jämförd med Verordnung vom 10.10.1996 (förordning av den 10 oktober 1996), GV NW 1996, s. 428 (Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen, Düsseldorf)) och 125 e § stycke 2 DE-MarkenG (Tysklands varumärkeslag) (Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol)).

12 Se ovan punkt 2.

13 Se artikel 98.2 jämförd med artikel 98.1 i förordning nr 207/2009.

14 Se artikel 98.1 a i förordning nr 207/2009.

15 Detta utgör således in casu tillräcklig grund för Hummels båda yrkanden mot Nike Inc. och Nike Retail.

16 Artikel 98.2 i förordning nr 207/2009.

17 Se artikel 98 i förordning nr 207/2009.

18 Se artikel 97.1 andra alternativet i förordning nr 207/2009. Eftersom parterna inte har avtalat om forum, kan Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) inte stödja sin behörighet på artikel 97.4 i förordning nr 207/2009. Artikel 97.2 eller 97.3 i förordning nr 207/2009 kan inte utgöra behörighetsgrund så länge dessa punkter utesluts genom artikel 97.1 i förordning nr 207/2009.

19 Denna fråga diskuterades i domen av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkterna 3–7) när det gäller begreppet etablering (establishment) enligt artikel 5.5 i Brysselkonventionen.

20 Denna bestämmelse har inte ändrats i Bryssel I bis-förordningen, se artikel 62 i Bryssel I bis-förordningen.

21 Se även skäl 11 andra meningen i Bryssel I-förordningen. Enligt artikel 97.1 jämförd med artikel 94.1 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 60.1 i Bryssel I-förordningen ska hemvist i det sammanhang som avses i artikel 97 i förordning nr 207/2009 definieras som orten för dess a) stadgeenliga säte, eller b) huvudkontor, eller c) huvudsakliga verksamhet.

22 Se till exempel dom av den 14 januari 1982, Corman ( 64/81 EU:C:1982:5, punkt 8), dom av den 14 december 2006, Nokia ( C‑316/05 EU:C:2012:739, punkt 21), och dom av den 22 november 2012, Bank Handlowy och Adamiak ( C‑116/11 EU:C:2012:739, punkt 49).

23 Se även dom av den 19 juli 2012, Mahamdia ( C‑154/11 EU:C:2012:491, punkt 42), i vilken det anges att termerna filial, agentur och annan etablering i artikel 18 i Bryssel I-förordningen ska ges en tolkning som är autonom och därmed gemensam för alla medlemsstaterna”, och dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 7 och följande punkter) beträffande artikel 5.5 i Brysselkonventionen.

24 Se till exempel artiklarna 1 (Gemenskapsvarumärke), 2 (Byrån) och 95 (Domstolar för gemenskapsvarumärken).

25 Inte heller föregångaren till denna bestämmelse, nämligen artikel 93.1 i förordning nr 40/94, har tolkats av domstolen. I domen av den 5 juni 2014, Coty Germany ( C‑360/12 EU:C:2014:1318) behandlas artikel 93.5 i förordning nr 40/94.

26 Kommissionen har nämnt artikel 92 i förordning nr 207/2009, en bestämmelse, i vilken det talas om ett ställe där verksamhet bedrivs (establishment) i samband med mål om gemenskapsvarumärken, men där det speciella sammanhanget är företrädande vid EG-varumärkesbyrån. I artikel 92.2 i förordning nr 207/2009 anges följande: … måste en fysisk eller juridisk person som varken har sitt hemvist eller säte i gemenskapen eller där bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet, vara företrädd inför byrån …

27 I förslaget till rådets förordning om gemenskapsvarumärken som kommissionen lämnade till rådet den 25 november 1980 (KOM(80) 635) används i stället för driftställe (establishment) det ställe där verksamheten bedrivs (place of business), varvid följande föreskrivs i dess artikel 74.1 första och fjärde meningen: Talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke ska prövas av de domstolar i medlemsstaterna där svaranden har sitt hemvist eller, om svaranden inte har sitt hemvist i gemenskapen, där denna bedriver sin verksamhet. … Den domstol som prövar talan ska ha behörighet för intrång som uppges ha begåtts i en medlemsstat. Den första version av förordningen om gemenskapsvarumärken som trädde i kraft var rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1, svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). I artikel 93.1 i denna förordning användes redan i stället för hemvist och det ställe där verksamheten bedrivs termerna hemvist och driftställe, vilka fortfarande används i artikel 97.1 i den aktuella och konsoliderade versionen av förordning nr 207/2009. Det finns såvitt det går att se varken definitioner eller förklaringar beträffande terminologin.

28 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) (EUT L 160, 2000, s. 1).

29 Artikel 2 h i insolvensförordningen har följande lydelse: I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges: … driftställe: varje verksamhetsplats där gäldenären annat än tillfälligt idkar ekonomisk verksamhet med personella och materiella resurser.

30 Se artikel 3.2 i insolvensförordningen.

31 Se skäl 16 och artiklarna 94.1 och 97.1 i förordning nr 207/2009. Det är därför förordning nr 207/2009, trots att den – såsom svaranden anfört – utgör lex specialis, inte generellt sett har företräde framför Bryssel I-förordningen.

32 Se definition av termerna bolags hemvist och stadgeenligt säte i artikel 60 i Bryssel I-förordningen.

33 Närmare bestämt denna bestämmelses föregångare i Brysselkonventionen, som var tillämplig i de flesta mål som anges nedan. Skäl 19 i Bryssel I-förordningen föreskriver kontinuitet mellan dessa rättsliga instrument vid tolkningen.

34 Se rubriken till avsnitt 2 i Bryssel I-förordningen där artikel 5 ingår.

35 Dom av den 6 oktober 1976, De Bloos ( 14/76 EU:C:1976:134, punkterna 20 och 21).

36 Dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 11).

37 Dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkterna 12–13).

38 Dom av den 18 mars 1981, Blanckaert & Willems ( 139/80 EU:C:1981:70, punkt 12).

39 Dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 16).

40 Dom av den 19 juli 2012, Mahamdia ( C‑154/11 EU:C:2012:491, punkt 48).

41 Dom Mahamdia ( C‑154/11 EU:C:2012:491, punkt 50).

42 Dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 12), dom av den 18 mars 1981, Blanckaert & Willems ( 139/80 EU:C:1981:70, punkt 11), och dom av den 19 juli 2012, Mahamdia, ( C‑154/11 EU:C:2012:491, punkt 48).

43 Se, beträffande insolvensförordningen, dom av den 20 oktober 2011, Interedil ( C‑396/09 EU:C:2011:671, punkt 62) och dom av den 4 september 2014, Burgo Group ( C‑327/13, EU:C:2014:2158, punkt 31). I artikel 2 h i denna förordning definieras termen driftställe. Även om tillämpningsområdet för definitionen uttryckligen begränsas till denna förordning (se fotnot 32 ovan), varför definitionen inte kan tillämpas direkt i det aktuella fallet, kan den ändå innehålla kriterier som bör beaktas när man talar om samma term i andra sammanhang, och den kan således ha indirekt verkan.

44 Dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 11), dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 10), dom av den 18 mars 1982, Blanckaert & Willems, ( 139/80 EU:C:1981:70, punkt 12), och dom av den 19 juli 2012, Mahamdia, ( C‑154/11 EU:C:2012:491, punkt 48).

45 Dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 15), och se, i det sammanhang som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, dom av den 13 maj 2014, Google Spain ( C‑131/12 EU:C:2014:317, punkterna 48 och 49), som innehåller en tolkning av artikel 4.1 a i detta direktiv, samt dom av den 4 september 2014, Burgo Group ( C‑327/13 EU:C:2014:2158, punkt 32), som innehåller en tolkning av artikel 2 h i insolvensförordningen.

46 Dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 15).

47 Förslag till avgörande i mål Mahamdia ( C‑154/11 EU:C:2012:309, punkt 43), i vilket hänvisas till yttrande av den 7 februari 2006, ( 1/03 EU:C:2006:81, punkt 150.

48 Yttrande 1/03 av den 7 februari 2006 ( EU:C:2006:81, punkt 150).

49 Se skäl 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

50 Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) påpekar i sin dom av den 31 januari 2012 – I-20 U 175, punkt 47, att moderbolaget har en anknytning till den stat där dess rättsligt sett oberoende dotterbolag har sitt säte, åtminstone såtillvida som det genom sitt dotterbolag ställs inför lagstiftningen i den staten. I denna dom tolkade Oberlandesgericht (Regionala överdomstolen) begreppet driftställe i artikel 82.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, som har samma lydelse och syfte som artikel 97.1 i förordning nr 207/2009, på så sätt att det omfattade rättsligt sett oberoende bolag.

51 Så var emellertid fallet i dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 13) där båda hade samma namn och identisk ledning.

52 Detta krävs enligt dom av den 6 oktober 1976, De Bloos ( 14/76, EU:C:1976:134, punkt 20).

53 Se skäl 11 i Bryssel I-förordningen.

54 Dom av den 22 november 1978. Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 12).

55 Dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 12).

56 Dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 16).

57 Dom Mahamdia ( C‑154/11 EU:C:2012:491, punkt 50), där detta förklarades beträffande en ambassad i förhållande till den stat som den företrädde.

58 Se tecknen på detta på Nike-koncernens webbplats www.nike.com och även i de allmänna avtalsvillkoren på tyska som finns på denna webbplats.

59 Dom av den 9 december 1987, SAR Schotte ( 218/86 EU:C:1987:536, punkt 16).

60 Se, beträffande platsen för de huvudsakliga intressena enligt insolvensförordningen, dom av den 20 oktober 2011, Interedil ( C‑396/09 EU:C:2011:671, punkt 49).

61 Se dom av den 20 oktober 2011, Interedil ( C‑396/09 EU:C:2011:671, punkt 49).

62 Den italienska regeringen har åberopat den vedertagna tolkningen av driftställe i samband med internationell beskattning. Skattelagstiftningen ser inte heller till formaliteter, utan behandlar dotterbolaget som oberoende bara om det verkar under sin självständiga organisation, för egen räkning och på egen företagarrisk. Detta är emellertid detaljer som allmänheten normalt inte känner till, även om skattemyndigheten kan fastställa dem.

63 Nike Inc. och Nike Retail har till stöd för detta påstående åberopat S. Leible och M. Müller, Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82.1 Alt. 2 GGV und Art. 97 Ab. 1 Alt. 2 GMV, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2013, 1, 9.

64 Se närmare punkterna 81–85 nedan. Det skulle vara mer fördelaktigt för käranden att anta att svaranden inte hade något driftställe enligt artikel 97.1 i förordning nr 207/2009, eftersom kärandens hemvist då, enligt artikel 97.2, då skulle vara avgörande för den internationella behörigheten (se punkt 83).

65 I skäl 11 i Bryssel I-förordningen föreskrivs att behörighetsbestämmelserna måste uppfylla kravet på förutsebarhet.

66 Se ovan punkt 50.

67 Även Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfts regionala överdomstol) tycks i sin dom av den 31 januari 2012 – I-20 U 175 – i vilken begreppet driftställe i artikel 82.1 i förordningen om gemenskapsformgivning tolkas, vilket har samma lydelse och syfte som artikel 97.1 i förordning nr 207/2009 – anse att det krävs ett visst deltagande från driftställets sida och att detta vanligen uppfylls genom dotterbolagets försäljningsverksamhet.

68 Det bör emellertid understrykas att den fråga som vi behandlar i det aktuella fallet inte är en materiellrättslig fråga, som exempelvis att dotterbolaget hålls ansvarigt för moderbolagets agerande, eller omvänt att skulden för ett driftställes agerande läggs på moderbolaget. Det är i stället en processrättslig fråga.

69 Enligt artikel 98.1 a i förordning nr 207/2009.

70 De behörighetsgrunder som kodifieras i artikel 97.4 i förordning nr 207/2009 jämförd med artiklarna 23 och 24 i Bryssel I-förordningen är exklusiva och kan således anses som en ytterligare, ännu mer dominant, nivå på stegen som utesluter alla andra. I förevarande mål kan denna nivå dock hoppas över, eftersom svaranden har ifrågasatt den behörighet som Hummel har gjort gällande.

71 Båda i artikel 97.1 i förordning nr 207/2009.

72 Båda i artikel 97.2 i förordning nr 207/2009.

73 Artikel 97.3 i förordning nr 207/2009.

74 Artikel 2.1 i Bryssel I-förordningen.

75 Artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen. Denna tillämpning av nationella bestämmelser har kritiserats, se till exempel A. Mills, Private International Law and EU External Relations: Think local act global, or think global act local? ICLQ, vol. 65, 2016, s. 541–571. Kritiken har främst uppkommit på grund av att domar som meddelas på grundval av dessa nationella bestämmelser om internationell behörighet, även om de är orimliga, lättare uppnår erkännande och verkställighet inom Bryssel-systemet.

76 Se artikel 94.2 a i förordning nr 207/2009 beträffande artiklarna 2 och 4 i Bryssel I‑förordningen.

77 Särskild behörighet finns emellertid också enligt förordning nr 207/2009, se till exempel artikel 97.5 i denna förordning.

78 Skäl 12 i Bryssel I-konventionen.

79 Se till exempel dom av den 22 november 1978, Somafer ( 33/78 EU:C:1978:205, punkt 8), som har nämnts ovan i punkt 40, angående en avvikelse från behörighetsprincipen i artikel 2 i Bryssel I-förordningen, som utgör den allmänna regeln.

80 Se till exempel dom av den 13 juli 2000, Group Josi ( C‑412/98, EU:C:2000:399, punkt 35), och dom av den 19 februari 2002, Besix ( C‑256/00, EU:C:2002:99, punkt 52), samt generaladvokat Bots förslag till avgörande i A ( C‑112/13, EU:C:2014:207, punkt 37).

81 Se Andrew Bell, Forum Shopping and venue in transnational litigation, Oxford 2003, punkt 3.60 och följande punkter, enligt vilken den centrala filosofin för principen actor sequitur forum rei, i Brysselkonventionen och i förordning nr 44/2001 innebär att det vid första påseendet är lämpligt att väcka talan mot svaranden på dennas hemvistort. Principen är rotad i den gemensamma rättstradition som gäller i de ursprungliga – kontinentaleuropeiska – parterna till Brysselkonventionen (punkt 3.66). Bell kallar principen actor sequitur forum rei för Brysselkonventionens grundbestämmelse.

82 Dom av den 11 januari 1990, Dumez France m.fl./Hessische Landesbank m.fl. ( C‑220/88 EU:C:1990:8, punkt 16).

83 Se, beträffande den betydelse som rättspraxis avseende konventionen har för förordningen, skäl 19 i Bryssel I-förordningen.

84 Se även dom Shearson Lehmann Hutton ( C‑89/91 EU:C:1993:15, punkt 17).

85 Hemvist definieras i artikel 60 i Bryssel I-förordningen som orten för det stadgeenliga sätet, huvudkontor eller den huvudsakliga verksamheten.

86 Eftersom lagstiftaren till förordning nr 207/2009 kände till Bryssel I-förordningen, i vilken termen huvudsaklig verksamhet används i artikel 60.1 c, måste lagstiftaren ha känt till den möjligheten att ange vilket driftställe som ska vara avgörande, om denne hade haft för avsikt att välja ett av flera driftställen. Dessutom använder även lagstiftaren till förordning nr 207/2009 termen huvudsaklig verksamhet i artikel 92.2 i förordning nr 207/2009.

87 Min kursivering.

88 Se artikel 60 i Bryssel I-förordningen.

89 Se Leible, St./Müller, M., Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82, Abs. 1 Alt.2 GGV und Art. 97 Ab. 1 Alt. 2 GMV, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2013, 1, 4.

90 Se den vida definitionen av ett bolags hemvist i artikel 60 i Bryssel I‑förordningen (se fotnot 85). Se även punkt 75 i Schlosserrapporten (EGT C 59, 1979, s. 71, på s. 97).

91 Se skäl 15 i förordning nr 207/2009 (så få … som möjligt).

92 Det är ett av skälen till den strikta rangordning som behörighetsreglerna i artikel 97.1–97.4 i förordning nr 207/2009 föreskriver.

93 Se skäl 16 i förordning nr 207/2009 beträffande detta syfte.

94 Se avsnitt 9 i Bryssel I-förordningen, som innehåller artiklarna 27–29. När det gäller flera hemvist hänvisas även i punkt 75 i Schlosserrapporten till bestämmelserna om litispendens och liknande åtgärder för att åtgärda problem som kan uppkomma i en sådan situation.