Förslag till avgörande av generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona föredraget den 20 juni 2017

1 Originalspråk: spanska.

2 Nedan även kallad myndigheten.

3 Jag kommer att använda mig av ordet invändning i dess processrättsliga betydelse. Ordet har sitt ursprung i den romerska rättens exceptio, som innebar att svaranden invände mot kärandens actio.

4 Enligt vad Hansruedi Raimund har uppgett.

5 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Den har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning 2015/2424). Förordning 2015/2424 är av tidsmässiga skäl inte tillämplig på denna tvist, men den kan vara till hjälp för tolkningen.

6 Artikel 96 c avser talan om ersättning enligt artikel 9.3 i förordning nr 207/2009, vilken saknar intresse i förevarande mål.

7 Redogörelsen för de faktiska omständigheterna bygger på beslutet att begära förhandsavgörande och på handlingarna i målet. Det ankommer logiskt sett på den nationella domstolen att rättskraftigt slå fast vilka omständigheter som den anser styrkta.

8 Blandningen tillsätts sådana alkoholhaltiga drycker, vilket ger en varm känsla i magen. Det är därifrån namnet är hämtat, eftersom tecknets ordagranna översättning är magvärmare.

9 Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

10 Även om talan om avlägsnande (Beseitigung) nämns i beslutet att begära förhandsavgörande, framgår det av de handlingar i målet som Oberster Gerichtshof har översänt, bland annat av den dom som överklagats till den domstolen, att Hansruedi Raimund även väckte talan om förstörande (Vernichtung).

11 Att döma av de handlingar som den hänskjutande domstolen har översänt prövas både talan om varumärkesintrång och genkäromålet av Handelsgericht Wien, men i olika sammansättning. Det beror sannolikt på att det gick två år mellan väckandet av talan om varumärkesinträng och genkäromålet, enligt vad Hansruedi Raimund har uppgett i sin inlaga. Under alla förhållanden finns det ingen uppgift om att målen skulle ha förenats.

12 Av beslutet att begära förhandsavgörande framgår att enligt den österrikiska varumärkeslagstiftningen är det bara Patentamt (patent- och varumärkesmyndigheten) som får ogiltigförklara nationella varumärken med allmängiltig verkan (erga omnes).

13 Understrykningar i originalet.

14 Den hänskjutande domstolen har pekat på ett antal situationer där varumärket har förklarats ogiltigt på grundval av ett genkäromål och talan om intrång har ogillats, och där de efterföljande överklagandena (kärandens enbart av domen i vilken genkäromålet bifölls eller svarandens enbart av någon av de två domarna) kan leda till oförenliga domstolsavgöranden om de bifalls.

15 Ett genkäromål är en självständig talan som svaranden väcker mot käranden i samma mål, när det finns ett visst samband mellan genkäromålet och huvudkäromålet och domstolen är behörig att avgöra båda i en och samma dom. I ett tvistemål kan svaranden antingen försvara sig (det vill säga invända mot kärandens talan) eller gå till motattack (det vill säga framställa egna yrkanden gentemot käranden) genom ett genkäromål. Även om vissa rättsordningar godtar genkäromålsinvändningar eller underförstådda genkäromål (exempelvis rörande kvittning av fordringar eller ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar) behöver det inte behandlas i förevarande mål om förhandsavgörande.

16 Punkt 3.2 i beslutet att begära förhandsavgörande. Jag vet inte om den omständigheten kan ha något samband med att det dröjde en tid innan Michaela Aigner väckte genkäromålet och att hon åberopade ond tro som invändning i sak i sitt svaromål på Hansruedi Raimunds talan.

17 Genkäromål brukar motiveras med processekonomiska skäl och av att man vill undvika risken för motstridiga domar. Se Okońska, A., Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, sidorna 269 och 270.

18 Det är oklart varför den sistnämnda domstolen inte förenade de två målen för att avgöra dem samtidigt. Det tycks i själva verket inte vara allmän praxis att låta en annan domstol eller en annan sammansättning av samma domstol pröva genkäromålet. I den tvist som gav upphov till dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C‑529/07, EU:C:2009:361), punkterna 3 och 4, prövade samma sammansättning av Handelsgericht Wien, i egenskap av domstol i första instans för EU-varumärken, såväl talan om intrång i EU-varumärket som genkäromålet.

19 Dom av den 12 april 2011, DHL Express France ( C‑235/09, EU:C:2011:238), punkterna 40 och 41.

20 Ibidem, punkt 42.

21 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 februari 1979, Granaria ( 101/78, EU:C:1979:38), punkt 5, och dom av den 28 januari 2016, Éditions Odile Jacob/kommissionen ( C‑514/14 P, EU:C:2016:55), punkt 40.

22 EUIPO:s beslut att bifalla eller avslå ansökan om ogiltigförklaring får överklagas till myndighetens överklagandenämnder. Deras beslut får i sin tur överklagas till tribunalen, vars domar får överklagas till domstolen. I egentlig mening sker emellertid ogiltigförklaringen genom ett förvaltningsbeslut, eftersom den efterföljande domstolsprövningen (i unionens domstolar) endast avser ogiltigförklaringens laglighet. Ett varumärke får bara förklaras ogiltigt i domstol om ett beslut att avslå en ansökan om ogiltigförklaring överklagas och en av unionens domstolsinstanser bifaller detta överklagande.

23 Svaranden får även yrka att varumärket ska upphävas, som en möjlig grund för genkäromålet. Jag kommer inte att behandla det sistnämnda alternativet, eftersom det faller utanför ramen för förevarande tvist.

24 I det administrativa förfarandet saknar EUIPO också befogenheter att på eget initiativ pröva ogiltigheten. Enligt artikel 56.1 i förordning nr 207/2009 är det upp till de ekonomiska aktörer som konkurrerar med varumärkesinnehavarna att försöka hålla rent i registren, som en av mina föregångare uttryckte det, medan EUIPO ska förhålla sig fullständigt neutral. Se beträffande detta generaladvokaten Ruiz Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Silberquelle ( C‑495/07, EU:C:2008:633), punkt 46. Även om det målet gällde upphävande, kan hans synpunkter även tillämpas när det gäller ogiltighet.

25 Genom direkt hänvisning till artikel 96 a i samma förordning.

26 I och med de ändringar som infördes genom förordning nr 2015/2424 föll denna möjlighet bort. Det rådde tvivel om huruvida den var förenlig med prioritetsprincipen, eftersom den krävde att innehavararen av en äldre rättighet skulle kunna få till stånd en ogiltigförklaring av det yngre varumärket för att med framgång kunna invända mot detta. Den nya lydelsen av artikel 9 i förordning nr 207/2009 borde skingra dessa tvivel. Se Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, München, 2011, s. 108.

27 Enligt artikel 55.2 i samma förordning. Den retroaktiva verkan ska emellertid inte påverka de redan uppkomna rättsliga situationer som nämns i artikel 55.3.

28 I sådana fall är en domstol för EU-varumärken enligt artikel 98.2 endast behörig i fråga om handlingar som har begåtts inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen. Även om denna bestämmelse inte är helt i överensstämmelse med principen om EU-varumärkens enhetlighet, är syftet med den att förhindra så kallad forum shopping som aldrig är önskvärt. Se Sosnitza, O., Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke – Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 – C‑235/09 – DHL/Chronopost, GRUR, 2011, s. 468.

29 Se bland annat dom av den 11 september 2003, Safalero ( C‑13/01, EU:C:2003:447), punkt 49, dom av den 2 oktober 2003, Weber’s Wine World m.fl. ( C‑147/01, EU:C:2003:533), punkt 103, dom av den 7 januari 2004, Wells ( C‑201/02, EU:C:2004:12), punkt 67; och dom av den 13 mars 2007, Unibet ( C‑432/05, EU:C:2007:163), punkt 43.

30 Stöd för denna slutsats finner man i Huet, A., La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n.o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993], Journal du Droit International, nr 3, 1994, s. 630, och Gallego Sánchez, F., Artículo 96 – Demanda de reconvención, i Casado Cerviño, A. och Llobregat Hurtado, M.L. (red.), Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, La Ley, Madrid, 2000, s. 874.

31 I artikel 14.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att … intrång i ett [union]svarumärke [ska] regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.

32 För en närmare redogörelse, se fotnot 14 i detta förslag till avgörande.

33 Artikel 55.3 a, artikel 56.3; artikel 84.3, artikel 100.6 och artikel 112.6.

34 I artikel 100.2 i förordning nr 207/2009 utsträcks denna verkan (dock utan att laga kraft nämns, mot bakgrund av organets administrativa karaktär) till att omfatta beslut av EUIPO som har vunnit laga kraft i ett mål [sic] om samma sak mellan samma parter.

35 Dom av den 21 juli 2016, Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) ( C‑226/15 P, EU:C:2016:582), punkt 50.

36 Med undantag av den möjlighet som föreskrivs i artikel 100.7 i förordning nr 207/2009, nämligen att den nationella domstolen för EU-varumärken får förklara målet om genkäromål vilande och på ansökan av en av parterna hänskjuta beslutet om ogiltighet till EUIPO.

37 Enligt den nya lydelse som artikel 100.4, i förordning nr 207/2009 har fått genom förordning nr 2015/2424 ska den domstol för EU-varumärken vid vilken ett genkäromål har väckts förklara målet vilande i enlighet med artikel 104.1, till dess beslutet om ansökan om ogiltighetsförklaring från EUIPO är slutgiltigt.

38 Som jämförelse kan det påpekas att skyldigheten att förklara målet vilande enligt artikel 104.1 i förordning nr 207/2009 inte är av absolut karaktär, eftersom den bara gäller om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet.