Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 6 april 2006
1 Originalspråk: engelska.
2 Dom av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2002, s. I-3759).
3 Det kan påpekas att generaladvokat Jacobs gjorde ett liknande uttalande för nio år sedan i punkt 33 i sitt förslag till avgörande i mål C-349/95, Loendersloot (dom av den 11 november 1997) (REG 1997, s. I-6227), där han uttryckte åsikten att domstolen skulle ... gå utanför sitt befogenhetsområde enligt artikel [234 EG] om den avgjorde alla aspekter avseende den ompaketering och ommärkning som en parallellimportör kan företa avseende olika slag av varor. När domstolen väl har fastslagit den väsentliga principen eller principerna, måste det överlåtas på de nationella domstolarna att tillämpa principerna i de mål som anhängiggörs vid dem.
4 Dom av den 17 juni 1981 i mål 113/80, kommissionen mot Irland (REG 1981, s. 1625; svensk specialutgåva, volym 6, s. 145), punkt 7.
5 Dom av den 8 juni 1971 i mål 78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 1, s. 575), punkt 11. Det särskilda föremålet är en ganska olämplig översättning av det franska objet spécifique. Se kapitel 6 i Keeling, D., Intellectual Property Rights in EU Law (2003), för en intressant historisk och språklig diskussion.
6 Förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs i mål C-10/89, HAG (dom av den 17 oktober 1990) (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521) (HAG II), punkt 14.
7 Dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Centrafarm mot Winthrop (REG 1974, s. 1183), punkt 8.
8 En analog utveckling skedde i fråga om andra immateriella äganderätter: se domen i målet Deutsche Grammophon (ovan fotnot 5) när det gäller upphovsrätten närstående rätt, dom av den 31 oktober 1974 i mål 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgåva, volym 2, s. 367), när det gäller patent, och dom av den 22 januari 1981 i mål 58/80, Dansk Supermarked (REG 1981, s. 181; svensk specialutgåva, volym 6, s. 13), när det gäller upphovsrätt.
9 Domen i det ovannämnda målet Centrafarm mot Winthrop (ovan fotnot 7), punkt 12.
10 Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffman-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7.
11 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40,1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).
12 Eftersom det förevarande målet inte gäller tjänster, kommer jag att begränsa den fortsatta diskussionen till varor.
13 Första skälet, såsom det formuleras av domstolen i dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 46.
14 Dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette (REG 1998, s. I-4799), punkt 27.
15 I enlighet med artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3), jämförd med punkt 4 i bilaga XVII till detta avtal, har artikel 7.1 ändrats för att överensstämma med avtalet, varvid uttrycket inom gemenskapen har ersatts med i en avtalsslutande part. Eftersom det förevarande förfarandet emellertid gäller handel inom gemenskapen, kommer jag att fortsätta att hänvisa till gemenskapen i stället för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när jag diskuterar räckvidden av artikel 7.1.
16 Dom av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding (REG 2004, s. I-11313), punkt 34 och där angiven rättspraxis.
17 Se ovan punkt 5.
18 Artikel 6 gäller begränsningar av ett varumärkes rättsverkan, vilket inte är relevant i det förevarande målet.
19 Domen i det ovannämnda målet Peak Holding (ovan fotnot 16), punkt 30 och där angiven rättspraxis.
20 Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 41.
21 Se punkterna 7-9.
22 Se ovan fotnot 20.
23 Punkt 35 (ovan fotnot 14).
24 I begäran om förhandsavgörande definieras en vara med ny etikett som en vara importera[d] från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterförpackning, på vilken parallellimportören har anbringat en ytteretikett med text tryckt på importmedlemsstatens språk.
25 I begäran om förhandsavgörande definieras en ompaketerad vara som en vara importera[d] från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga innerförpackning men med en ny ytterkartong med text tryckt på importmedlemsstatens språk.
26 Eller i vissa fall varumärken, om tillverkarens namn och logotyp också har registrerats som sådana.
27 En del av blisterförpackningarna och inhalatorerna är också försedda med ny etikett, men inte så att de ursprungliga varumärkena täcks över fullständigt, och det förefaller inte som om det finns några invändningar mot detta.
28 Dom av Laddie J av den 28 februari 2000 [2002] 2 CMLR 571.
29 Dom av Laddie J av den 6 februari 2003 [2003] EWHC 110 (Ch).
30 Detta bekräftas kanske av att båda sidorna, som ett resultat av domstolens klargörande, ansåg sig fullständigt eller till stor del ha vunnit den del av förfarandet som gällde varumärken.
31 Dom av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Pharmacia & Upjohn (REG 1999 , s. I-6927).
32 Fråga 2 a.
33 Domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 20), punkt 55, dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-Pharm (REG 1996, s. I-3603), domen i det ovannämnda målet Loendersloot (ovan fotnot 3), punkt 27, och domen i det ovannämnda målet Boehringer I.
34 Domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche (ovan fotnot 10), dom av den 3 december 1981 i mål 1/81, Pfizer (REG 1981, s. 2913; svensk specialutgåva, volym 6, s. 235), domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 20), domen i det ovannämnda målet Pharmacia & Upjohn (ovan fotnot 31), domen i det ovannämnda målet Loendersloot (ovan fotnot 3), punkt 27, och domen i det ovannämnda målet Boehringer I.
35 Punkt 55.
36 Punkt 46.
37 Dom av den 20 mars 1997 i mål C-352/95, Phytheron (REG 1997, s. I-1729).
38 Punkt 23.
39 Punkterna 65 och 66.
40 Punkt 64.
41 Se ovan fotnot 10.
42 Punkt 7.
43 Såsom formuleringen av frågan förutsätter.
44 Fråga 1 b (fråga 1 a behandlas nedan, i punkterna 81-99).
45 Punkt 46 (ovan fotnot 33).
46 Det bör kanske påpekas att frågan endast gäller ändringar av ytterförpackningen. Av denna anledning anser jag inte att sökandenas försök till jämförelse med saluföringen av märkesbilar i Kina (som kommissionen vid förhandlingen beskrev som uppriktigt sagt löjlig) är till särskilt stor hjälp. Om något, så undergräver exemplet med saluföring av märkesbilar faktiskt svarandenas argumentering, eftersom bilhandlarna ofta använder sig av co-branding, till exempel genom att se till att deras namn finns på nummerplåtarna eller på något annat ställe på bilen.
47 Punkt 30.
48 Se ovan fotnot 10.
49 Punkt 7. Domstolen fortsatte sedan (i punkterna 9-12) att utveckla föregångaren till det som nu utgör nödvändighetstestet, och berörde mer kortfattat det som nu utgör de övriga BMS-villkoren.
50 Se punkt 13 ovan.
51 Se motiveringen till förslaget till rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (KOM (80)0635 slutlig, 19.11.1980), anmärkning om artikel 6.
52 Jämför domen i det ovannämnda målet Pfizer (ovan fotnot 34), där parallellimportören följde kraven i domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche till punkt och pricka, och domstolen godkände dennes tillvägagångssätt.
53 Efta-domstolens dom av den 8 juli 2003 i mål E-3/02.
54 Domstolens dom av den 23 april 2002 i mål C-443/99, Merck, Sharp & Dohme (REG 2002, s. I-3703).
55 Se ovan fotnot 31.
56 Punkterna 41-45.
57 Punkt 43 (ovan fotnot 31). Även om det citerade avsnittet avser ett varumärke som avlägsnats och bytts ut och inte ompaketering mer generellt, framgår det av punkterna 37-39 i domen att domstolen anser att dessa två situationer styrs av samma principer.
58 Av Eli Lilly, en av sökandena.
59 Fråga 1 c.
60 Oavsett ordvalet medför inte artikel 7.2 i sig en rätt att väcka talan. En varumärkesinnehavare som vill motsätta sig ett påstått intrång måste ändå göra detta inom ramen för artikel 5.1 i direktivet: se punkt 19 ovan.
61 Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Dior (REG 1997, s. I-6013), punkterna 43 och 46.
62 Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 51.
63 Ainsi i den franska texten.
64 Fråga 1 d.
65 Se även domen i det ovannämnda målet Pfizer (ovan fotnot 34).
66 Punkt 46.
67 Punkt 55.
68 Domslutet och punkt 67.
69 Fråga 3.
70 Punkt 12.
71 Punkt 78, upprepas i domen i det ovannämnda målet Boehringer I, punkt 61. Se även domen i det ovannämnda målet Loendersloot, punkt 49 (ovan fotnot 3).
72 Punkt 133.
73 Fråga 1 a.
74 Fråga 1 d.
75 Se domstolens dom av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International, punkt 73.
76 Se till exempel formuleringen av punkterna 49-50, 69, 73-74 och 78 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.
77 Dom av den 8 april 2003 i mål C-244/00, Van Doren (REG 2003, s. I-3051), punkterna 37 och 41.
78 Punkt 56.
79 Till exempel därför att sådana askar fortfarande delvis har information på ett språk som äldre patienter inte kan och kanske känner misstro mot eller, mer generellt, eftersom patienter kan misstänka att sådana askar har hanterats på ett olämpligt sätt.
80 Punkt 59 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.
81 Punkt 60 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.
82 Se punkterna 61-63 i domen i det ovannämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl.
83 Se ovan punkt 61.
84 Jämför domen i det ovannämnda målet Van Doren, punkt 41 (ovan fotnot 77). Domstolen ansåg att under omständigheter där det finns en verklig risk för avskärmning av marknaden om importören åläggs bevisbördan för att varorna har förts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, skall den sistnämnde först bevisa att varorna ursprungligen fördes ut på marknaden utanför EES i syfte att hävda ingrepp i de rättigheter som han har enligt artikel 5.1 i direktivet, innan parallellimportören måste bevisa att varan därefter saluförts inom EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. Se även domen i det ovannämnda målet Class International, punkterna 70-75 (ovan fotnot 75), för ett exempel där domstolen avgör vem som skall åläggas bevisbördan för att ingrepp i varumärkesrättigheterna föreligger.
85 Jag har använt denna formulering, eftersom jag inte anser att importören bör bestraffas om denne har vidtagit alla rimliga åtgärder för att lämna underrättelse, men underrättelsen av någon anledning, till exempel bristande kommunikation inom varumärkesinnehavarens organisation, inte nådde den berörda avdelningen.