Förslag till avgörande av generaladvokat Verica Trstenjak föredraget den 8 november 2007

1 Originalspråk: franska.

2 REG 2006, s. II-6161, nedan kallad den överklagade domen.

3 EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

4 Dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT 2)(REG 2002, s. II-2839).

5 Dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317).

6 Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, BABY-DRY (REG 2001, s. I-6251).

7 Ovannämnt.

8 Domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 50, och av den 19 april 2007 i mål C-273/05 P, harmoniseringsbyrån mot Celltech R&D Ltd (REG 2007, s. I-2883), punkt 38.

9 Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-289/02, Telepharmacy Solutions mot harmoniseringsbyrån (TELEPHARMACY SOLUTIONS) (REG 2004, s. II-2851), punkt 54, och av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB)(REG 2005, s. II-2383), punkt 34.

10 Förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån – DaimlerChrysler (PICARO) (REG 2004, s. II-1739), punkt 29.

11 Die Kombination beider Wortelemente der Markenanmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend. Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen – und auch das nur ggf. – in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass Eurohypo für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher etwas anderes beschriebe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich, dass der Begriff EUROHYPO in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26. Oktober 2000, Rs. T-345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II-3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so.

12 Domen i det ovannämnda målet.

13 Ekey, L., et Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 879. Enligt författarna medför en sammansättning av ord i princip inte att summan av beståndsdelarna blir större än delarna. Detta gäller däremot inte om de ord som används i en vanlig sammansättning kombineras så att de bildar ett sammansatt ord som har en ovanlig struktur och som lätt kan memoreras. Mindre stilistiska variationer, som att foga samman ord som normalt är åtskilda, förändrar inget när det gäller avsaknaden av särskiljningsförmåga annat än om helheten därigenom uppfattas på ett helt annat sätt.

14 Was schließlich das BABY-DRY – Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche Wortfolge abgestellt hat, als sie BABYDRY (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte. Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben.

15 I domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Celltech fastställde domstolen förstainstansrättens dom, genom att slå fast att överklagandenämnden, exempelvis genom att hänvisa till vetenskaplig litteratur, borde ha styrkt riktigheten av de konstateranden som låg till grund för bedömningen att varumärket CELLTECH var beskrivande trots att överklagandenämnden hade hävdat att omsättningskretsen [specialister och genomsnittskonsumenter] omedelbart och otvetydigt kan uppfatta ordkombinationen CELLTECH som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. I förevarande fall kan det emellertid inte bli tal om något egentligt vetenskapligt bevis att förebringa. Bedömningen av ordet eurohypo får följaktligen med nödvändighet bli subjektiv.

16 Se särskilt domar av den 2 oktober 2001 i mål C-449/99 P, BEI mot Hautem (REG 2001, s. I-6733), punkt 44, och av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561), punkt 22, dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-551), punkt 35, av den 19 januari 2006 i mål C-240/03 P, Comunità montana della Valnerina mot kommissionen (REG 2006, s. I-731), punkt 63, av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-2717), punkt 41, av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 40, av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), och av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529).

17 Domen i det ovannämnda målet C 329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28.

18 Se domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 35.

19 Se domen i målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 43.

20 Punkt 40.

21 När det gäller begreppet märkbar avvikelse, se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 31 januari 2002, inför domen i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2002, s. I-1619), punkterna 69 och följande.

22 Domen i mål T-207/06, Europig mot harmonsieringsbyrån (EUROPIG), REG 2007, punkt 35.

23 Se särskilt dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5089), punkterna 45 och 46, den ovannämnda domen i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, samt dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkt 59.

24 Se ovan nämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., s. 893, författarna menar att syftet med artikel 7.1 c är Freihaltungsbedürfnisses (frihållningsbehov).

25 Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 31. Detta fastställdes för första gången med avseende på artikel 3.1c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), som gäller nationella varumärken och inte gemenskapsvarumärken, men vars lydelse är identisk med den i artikel 7.1 c i förordningen om gemenskapsvarumärken, genom dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 25, och av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkt 73.

26 Domen i det ovan nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkterna 23 och 27, och i det ovannämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 60. Se särskilt, Monteiro, J., La marque verbale: examen des décisions majeures concernant l’appréciation des motifs absolus, Propriété industrielle, mars 2006.

27 Domstolens dom i det ovannämnda målet C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, punkterna 67 och 85, och av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkterna 8 och 18.

28 I detta hänseende, se särskilt Simon, I., What’s Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks, European Intellectual Property Review, 2003, s. 322, Handler, M., The Distinctive Problem of European Trade Mark Law, European Intellectual Property Review, 2005, s. 306, samt Tritton, G., Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, 2002, s. 220.

29 Domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 19, och Koninklijke KPN Nederland, punkt 86.

30 Rohnke, C., Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik, MarkenR, 2006, s. 480; Eisenführ, G., och Schennen, D., Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, Heymanns, 2003, sidorna 85–86 samt 123 (Författarna menar att alla registreringshinder skall beaktas separat. Bristen på särskiljningsförmåga är inte något generiskt begrepp och punkterna c och d skall inte betraktas som enbart utgörande exempel på denna. Visserligen förhåller det sig så att de kännetecken som omfattas av punkterna c och d ofta också saknar särskiljningsförmåga. Detta är emellertid inte med automatik alltid fallet. På samma sätt är det inte bara de kännetecken som faller inom ramen för c och d som saknar särskiljningsförmåga), och ovannämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., s. 874 (Dessa författare hävdar att de olika registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 är att anse som parallella och likvärdiga. Det finns varken någon hierarkisk ordning eller något beroendeförhållande dem emellan. Det sker heller ingen överlappning. Det rör sig snarare om självständiga registreringshinder och det räcker med att ett av dessa hinder föreligger för att ansökan skall avslås).

31 Ovannämnda Eisenführ, G. och Schennen, D., s. 91; ovannämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., s. 878.

32 Ovannämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., betonar, s. 875, att det i förordningens slutliga version föreskrivs att samtliga absoluta registreringshinder är likvärdiga. Genom förordningen undanröjs således med all tydlighet den allmänt utbredda uppfattning som alltjämt råder om att det enda registreringshindret som finns är bristande särskiljningsförmåga och att de andra hindren endast är tillämpningar av det sistnämnda.

33 Artikel 6 [Absoluta registreringshinder] 1 Följande får inte registreras: […]varumärken som saknar särskiljningsförmåga, särskilt: a) sådana som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna (EGT C 351, 1980, s. 5).

34 Ströbele, P., (Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben, MarkenR, 2006, s. 434) förklarar att den föreslagna lydelsen, enligt vilken bristande särskiljningsförmåga utgjorde registreringshinder och en beskrivande karaktär endast var ett exempel på ett sådant, på initiativ av bland annat den tyska delegationen, ändrades så att en åtskillnad infördes mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga och beskrivande varumärken.

35 Ovannämnda Eisenführ, G. och Schennen, D., s. 86.

36 Om en systematisk tolkning tillämpas, framgår det med ledning av såväl den interna som den externa logiken och sammanhanget för artikel 7.1 i förordningen, att det rör sig om två skilda kriterier. Av den externa logiken och sammanhanget – det vill säga textens struktur – framgår det tydligt att punkterna b och c utgörs av två skilda stycken. När det gäller den interna logiken och sammanhanget – det vill säga hur textinnehållet är ordnat – har de två punkterna olika ändamål (beträffande begreppen intern och extern logik och sammanhang, se Heck, P., Das Problem der rechtsgewinnung, Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz), Verlag Gehlen, Berlin, Zürich, 1968, s. 188–189.

37 Se nedan.

38 Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer har i punkt 40 i sitt förslag till avgörande av den 14 maj 2002 inför domen i det ovannämnda målet DKV mot harmoniseringsbyrån anfört: …det är lämpligare att gemenskapsdomstolarna är lika strikta som registreringsmyndigheten vid karaktäriseringen av registreringshindren. Vart och ett av kraven för registrering i artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.1 d, enligt vilka kännetecknet skall vara särskiljande för de berörda varorna eller tjänsterna, och inte beskrivande eller allmänt i förhållande till dessa varor eller tjänster, är självständiga i förhållande till varandra och kräver en separat analys. Detta hindrar inte att samma kännetecken i praktiken ofta kan beröras av mer än ett av dessa fall. Således saknar ett rent beskrivande kännetecken i allmänhet särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b.

39 Domen i det ovannämnda målet, punkt 36.

40 Generaladvokatens förslag till avgörande av den 2 juli 2005, punkterna 80 och 81: (…) har förstainstansrätten (..), genom att utifrån bedömningen att varumärket betraktat i sin helhet kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera [de] varor och tjänster [som registreringsansökan avser] komma fram till att det ifrågavarande kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, tolkat artikel 7.1 b i förordningen på ett felaktigt sätt. […]. Härav följer att förstainstansrätten i den överklagade domen har gjort sig skyldig till samma felaktiga rättstillämpning som i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), och att den således skall upphävas.

41 Se också punkt 23 i generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande av den 14 december 2006 inför domen i mål C-273/05 P, Celltech, punkterna 23 och 24.

42 Domen i det ovannämnda målet, punkterna 61–63: … i punkterna 23, 34, 41 och 43 i den överklagade domen har förstainstansrätten emellertid, för att fastställa att det sökta varumärket omfattas av artikel 7.1 b i förordningen, beaktat att varumärket kan vara allmänt förekommande i handeln. […]Detta kriterium skall, såsom domstolen fastslog i punkt 36 i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, även om det är relevant inom ramen för bedömningen i artikel 7.1 c i förordningen, emellertid inte ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b. […]Följaktligen är den invändningen välgrundad att förstainstansrätten har använt sig av ett kriterium som är relevant inom ramen för artikel 7.1 c i den ovannämnda förordningen men inte inom ramen för artikel 7.1 b.

43 Domen i det ovannämnda målet, punkt 63.

44 Domen i det ovannämnda målet DKV mot harmoniseringsbyrån, punkt 29.

45 Domen i målet SAT.1, punkt 26. Domstolen fastställde detta kriterium för första gången inom ramen för en prövning enligt artikel 3.1 b i ovannämnda direktiv 89/104/EEG i en dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 60.

46 Se särskilt dom av den 11 november 2004 i de förenade målen C-186/02 P och C-188/02 P, Ramondín m.fl. mot kommissionen (REG 2004, s. I-10653), punkt 60, domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 61, och domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Celltech, punkt 21.