Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro föredraget den 22 september 2009

1 Originalspråk: engelska.

2 Omskrivning av Matteus 7:7.

3 Fotnoten saknar relevans för den svenska översättningen av detta förslag till avgörande.

4 Jag kommer att använda begreppet innehavare även för innehavare av licensrättigheter som beviljats av varumärkesinnehavarna, på de villkor enligt vilka de har rätt att använda varumärket i fråga.

5 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

6 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) (EGT L 178, s. 1).

8 Parterna har gett in handlingar till stöd för sina olika uppfattningar i fråga om huruvida Internetanvändare faktiskt ser skillnad på sökresultat och annonser.

9 I Microsofts och Yahoos annonssystem skiljer sig annonser från sökresultat på samma sätt, förutom att annonserna framhävs i en annan färg med användning av rubriken liens sponsorisés [sponsrade länkar].

10 Fastän det i den första frågan i den tredje begäran om förhandsavgörande nämns att annonsörer reserverar sökord förefaller det vara lämpligare att använda uttrycket välja eftersom det inte föreligger någon exklusivitet.

11 I förfarandet för val av sökord kunde som angetts annonsören ha försetts med information både om utförda sökningar i Googles sökmotor där LV:s varumärken och relaterade sökord har använts. De senare innehåller möjligtvis användning av dessa varumärken i samband med uttryck som anger förfalskning. Varumärkesinnehavarna har hävdat att tillhandahållandet av sådan information är detsamma som att föreslå att annonsörerna väljer dessa associerade uttryck som sökord.

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, s. 37).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, s. 18).

14 Detta gäller både enligt artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104, se dom av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2(UK) (REG 2008, s. I-4231), punkt 34. Det är emellertid mer vanligt enligt artikel 5.2, eftersom tredje man ofta försöker dra fördel av varumärken som är kända genom att använda kännetecken som inte är identiska med varumärket men som har stark likhet med det vilket föranleder en bedömning av huruvida dessa åtgärder gör att omsättningskretsen ser ett samband med varumärket, se dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 36.

15 Det vill säga huruvida det förekommer en användning avseende varor eller tjänster som är identiska eller liknar dem som omfattas av varumärket, en fråga som närmare utreds nedan i detta förslag. Återgivningen av varumärket är en förutsättning för att användning ska anses föreligga. Det följer emellertid inte nödvändigtvis av denna återgivning att något av villkoren för att intrång ska anses föreligga är uppfyllt, i synnerhet att den medför en risk för förväxling hos konsumenterna avseende varans eller tjänstens ursprung (se den ovannämnda domen i målet L’Oréal m.fl., punkt 37, och vad gäller rekvisitet kan leda till förväxling vid tillämpning av artikel 4 i direktiv 89/104 dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 26).

16 Överensstämmelsen mellan artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 är klar (se den ovannämnda domen i målet SABEL, punkt 13). Samma tolkning görs följaktligen avseende båda bestämmelserna beträffande villkoren för intrång (se beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, UDV, REG 2009, s. I-1279, punkt 42).

17 Det framgår inte klart av begäran om förhandsavgörande, såsom LV har hävdat men Google bestridit, huruvida varumärket används i annonserna.

18 Eftersom Cour de cassation nämner contrefaçons (förfalskningar) antar jag att de webbplatser som den första begäran hänvisar till faktiskt säljer produkter som gör intrång.

19 Begreppet ansvar på grund av medverkan till varumärkesintrång har utvecklats i rättspraxis vid tolkningen av Lanham Act från 1946, som reglerar varumärkestvister i Förenta staterna, fastän det inte uttryckligen framgår av den lagen. Se 15 U.S.C. § 1051 och följande paragrafer, målet Inwood Laboratories Inc. mot Ives Laboratories Inc., 456 US 844, 853–55 (1982). Efter domen i målet Ives har talan om medverkan till intrång i Förenta staterna väckts enligt Lanham Act snarare än enligt skadeståndsrätten. Se, till exempel, domarna i målen Optimum Technologies Inc. mot Henkel Consumer Adhesives Inc., 496 F.3d 1231, 1245 (11th Cir. 2007), Rolex Watch USA mot Meece, 158 F.3d 816 (5th Cir. 1998), Hard Rock Cafe Licensing Corp. mot Concessions Services Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992). Ansvar för medverkan till varumärkesintrång anses emellertid också i Förenta staterna vara nära knutet till den traditionella skadeståndsrätten. Högsta domstolen i Förenta staterna uttalade i målet Ives att domstolarna har behandlat varumärkesintrång som en form av kränkning och har haft rättspraxis som ledning vid bedömningen av de lämpliga gränserna för ansvar (domen i målet Hard Rock Cafe, 955 F.2d 1148). Som en följd härav gör domstolarna åtskillnad mellan medverkan till intrång och direkt intrång och kräver vanligen bevis om ytterligare omständigheter som hämtats från skadeståndsrätten när det gäller ansvar på grund av medverkan. Se till exempel målet Optimum Technologies, 496 F.3d 1245.

20 Se, vad gäller Frankrike och Beneluxländerna, Pirlot de Corbion, S., Référencement et droit des marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises, Google et les nouveaux services en ligne, Strowel, A., och Triaille, J.-P., Larcier, 2009, s. 143.

21 Se domen i O2 Holdings och O2 (UK) (ovan fotnot 14), punkt 57, dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I-1017), och av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline (REG 2007, s. I-7041). Dessa fall rörde artikel 5.1 a (användning av identiska produkter) och/eller artikel 5.1 b (användning av liknande produkter) i direktiv 89/104, vilket visar att dessa villkor gäller enligt de båda bestämmelserna.

22 Google låter annonsörerna skriva in de sökord som de vill ha. Google tillhandahåller som tillval information om sökningar i Googles sökmotor där dessa sökord eller relaterade sökord används. Enligt varumärkesinnehavarna innebär detta ett förslag att annonsörerna väljer relaterade sökord som används ofta (se ovan fotnot 11). Eftersom tolkningsfrågorna inriktar sig på att sökord som motsvarar varumärken kan väljas kommer jag att behandla användningen som att den tillåter annonsörerna att välja sökord oavsett om sökorden väljs fritt av annonsörerna eller på förslag av AdWords.

23 Se domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 63, där domstolen slog fast att dessa andra funktioner innefattar att garantera varornas eller tjänsternas kvalité och dem som avser kommunikation, investering eller reklam. Dessa funktioner omnämndes redan i några av de mål som det hänvisas till i fotnot 21 rörande artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (användning som rör identiska produkter) men utan att särskilt namnges (se förslaget till avgörande av generaladvokaten Mengozzi i målet L’Oréal m.fl., punkt 50). Dessa övriga funktioner berörs emellertid inte i de mål som handlar om artikel 5.1 b (användning som rör liknande produkter). När domstolen därför fastställer ett test som är gemensamt för båda bestämmelserna har den begränsat villkoren för prövning av varumärkesintrång till den huvudsakliga funktionen att garantera varornas och tjänsternas ursprung.

24 Se domarna i målen i de ovan (i fotnot 21) nämnda målen Céline, punkt 17, och Arsenal Football Club, punkt 40.

25 Se domen i målet Céline (ovan fotnot 21), punkt 23 (utöver det enklare fallet att endast anbringa kännetecknet på produkterna). I domen i målet Céline fann domstolen att användningen av ett kännetecken motsvarande ett varumärke för att beteckna ett företag var användning i samband med varor eller tjänster endast när det hade samband med marknadsföringen därav men inte när det användes enbart för att beteckna företaget.

26 Det är på detta sätt som beslutet om hänskjutande ska förstås, det vill säga att, när det anges att den som tillhandahåller den avgiftsbelagda söktjänsten inte använder sökordet som återger eller efterliknar varumärket för att beteckna sina egna varor och tjänster (le prestataire de service de référencement ne fait pas usage du mot-clé reproduisant ou imitant la marque pour désigner ses propres produits et services), görs ingen hänvisning till omsättningskretsen.

27 Se ovan fotnot 21.

28 Se domen i målet O2 Holdings och O2 (UK) (ovan fotnot 14), punkterna 57–59.

29 Se ovan fotnot 24.

30 Se ovan fotnot 25.

31 Det vill säga huruvida artikel 5.3 d omfattar de kostnadsfria och automatiska kommersiella meddelandena i Googles sökmotor eller huruvida det krävs en avgiftsbelagd tjänst som AdWords.

32 Se ovan fotnot 28.

33 Domen i målet O2 Holdings och O2(UK) (ovan fotnot 14), punkt 59, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 17, och domen i målet Medion (ovan fotnot 21), punkt 26.

34 Se dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkterna 33 och 39.

35 Domstolen kan emellertid själv göra denna bedömning i situationer där omständigheterna är tillräckligt klara för att fastställa vissa skillnader (se domen i målet Céline (ovan fotnot 21), punkterna 21 och 25–28) eller avgöra frågan direkt (se domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 14), punkterna 56–60). Som det kommer att visa sig är förevarande mål en sådan situation.

36 Se ovan fotnot 8.

37 Se domarna i målen L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 34, och Marca Mode (ovan fotnot 21), punkt 36, dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537), punkt 27, och av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkt 40. Se också vad gäller artikel 4.4 a i direktiv 89/104 dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation (REG 2008, s. I-8787), punkt 26.

38 Domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 50. Fastän domstolen uttalade detta endast avseende otillbörlig fördel bör denna slutsats även gälla beträffande förfång som orsakats för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

39 Se domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkterna 63 och 64.

40 Se ovan fotnot 23.

41 Se domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 50.

42 Se ovan fotnot 39.

43 Se domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 59.

44 Se domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 21), punkt 54: Varumärkesinnehavaren kan nämligen inte förhindra användningen av ett tecken, som är identiskt med varumärket, med avseende på produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, om denna användning inte skadar hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion.

45 Domstolen har beaktat dessa hänsyn till allmänintresset, utanför varumärkesområdet, i dom av den 25 mars 2004 i mål C-71/02, Karner (REG 2004, s. I-3025), punkt 50, och av den 10 juli 2003 i de förenade målen C-20/00 och C-64/00, Booker Aquaculture (REG 2003, s. I-7411), punkt 68.

46 Se domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 21), punkterna 51–54.

47 Bland annat användning som inte uppfyller villkoren för att utgöra varumärkesintrång i den mening som avses i domstolens rättspraxis (ovan fotnot 21).

48 Dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkterna 16 och 17.

49 Domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 21), punkt 54.

50 Domstolen kunde ha tillämpat artikel 6.1 b i direktiv 89/104 på användning för rent beskrivande syften som det handlade om i målet Hölterhoff. Enligt den bestämmelsen kan inte varumärkesinnehavaren förhindra tredje man från att i näringsverksamhet använda bland annat uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, [och] avsedda ändamål förutsatt att den tredje personen använder dem i enlighet med god affärssed (se förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs i målet Hölterhoff, punkterna 47–61). Domstolen valde i stället att göra ett allmänt undantag från varumärkesskyddet.

51 Domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 62. Trots att målet rörde kända varumärken förelåg enligt domstolen en skillnad i de faktiska omständigheterna i förhållande till den rent beskrivande användningen i målet Hölterhoff.

52 Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290, s. 18) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 (EUT L 149, s. 22).

53 Se domen i målet O2 Holdings och O2(UK) (ovan fotnot 14), punkterna 41–45.

54 Se domen i målet O2 Holdings och O2(UK) (ovan fotnot 14), punkterna 38–40, och domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14), punkt 68.

55 Jämförande reklam anses inte i sig dra otillbörlig fördel enligt artikel 3 g i direktiv 84/450. I domen i målet L’Oréal m.fl. (ovan fotnot 14) krävdes att det förelåg imitationer enligt artikel 3 h i direktivet för att domstolen skulle finna att det var fråga om en sådan otillbörlig fördel.

56 Googles användning bestående i att låta annonsörerna välja sökord som motsvarar varumärken har vissa likheter med rent beskrivande användning. När Google erbjuder en sådan möjlighet beskriver Google hur dess tjänst AdWords kommer att fungera när dessa sökord skrivs in i dess sökmotor. Medan i domen i målet Hölterhoff (ovan fotnot 47) varan som användes som beskrivning var identisk (en varumärkesskyddad ädelstensslipning användes för att beskriva en annan) är detta inte fallet här (varumärken som har samband med en rad olika varor används för att beskriva hur Googles annonssystem kommer att fungera). Detta visar att användningen är mer än rent beskrivande. Den erbjuder möjligheten till annonsexponering via en sökmotor.

57 Det har sagts att Internet kunde ha utformats annorlunda med mer centraliserad kontroll, filtrering av innehållet och stängda protokoll (se, men med kritisk inställning, Boyle, J., The Public Domain, Yale University Press, 2008, s. 80).

58 Nämligen genom att avskaffa konkurrens- och varumärkesbegränsningar för att tillåta distributörers parallellimport (se den viktiga domen av den 13 juli 1966 i de förenade målen 56/64 och 58/64, Consten och Grundig, REG 1966, s. 299 och s. 345) och genom att fastställa principen om konsumtion som medger försäljning av begagnade varor (se, bland många, dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II, REG 1990, s. I-3711, punkt 12).

59 Se ovan fotnot 19.

60 Villkoren för att konstatera intrång förutsätter en individuell användning, se ovan fotnot 21. I exempelvis domen i målet Céline (ovan fotnot 21) gjorde domstolen åtskillnad mellan samma företags olika användningar, se ovan fotnot 25.

61 Varumärkesinnehavarnas påståenden återspeglas i tolkningsfrågorna som inriktar sig på att möjliggöra val av sökord som motsvarar varumärken, en möjlighet som tidsmässigt ligger före och som är oberoende av tredje mans intrång.

62 Situationen i förevarande mål har faktiskt vissa likheter med vad som gäller för radannonser i tidningar. Dessa är vanligtvis inte föremål för varumärkesskydd (beträffande tidningen) men kan föranleda ansvar under vissa förutsättningar.

63 Sony Corp. of America mot Universal City Studios Inc., 464 US 417 (1984). Andra processer i Förenta staterna klarlägger de möjliga konsekvenserna av en vid tolkning av medverkan till intrång. Se till exempel Fonovisa Inc. mot Cherry Auction Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996), i vilket käranden genom att stämma hyresvärden försökte stänga en lokal för byteshandel där material såldes som gjorde intrång i upphovsrätt och Perfect 10 Inc. mot Visa International Service Association, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007), i vilket käranden försökte få kreditkortsföretag ansvariga för deras kunders inköp på nätet av material som gjorde intrång.

64 Se ovan fotnot 11.

65 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Första rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) KOM(2003)0702. Punkt 4.6 har följande lydelse: Ansvarsbegränsningarna är fastställda på ett övergripande sätt, vilket innebär att de omfattar både det civilrättsliga och det straffrättsliga ansvaret för alla typer av illegal verksamhet som bedrivs av tredje part.

66 Undantaget enligt artikel 14 i direktiv 2000/31 gäller endast för innehåll som tillhandahållits av tredje man. Det gäller inte för värdens tjänsteverksamhet som är oberoende av detta innehåll. Direktiv 2000/31 innehåller således inte något fullständigt undantag för varje skyldighet avseende tjänsteverksamheten inom vilken lagringen tillhandahålls.

67 Artikel 1.2 i direktiv 98/34, som återges ovan, fortsätter med att närmare definiera dessa villkor.

68 Detta skulle i vart fall inte påverka AdWords, som är en tjänst som tillhandahålls mot ersättning.

69 Det har anmärkts beträffande undantaget från ansvar för cachning i artikel 13 i direktiv 2000/31 att de [som] tog del i diskussionerna vet att detta undantag inte var avsett att gälla för Google (Triaille, J.-P., La question des copies cache et la responsabilité des intermédiaires. Copiepresse c. Google, Field v. Google i Google et les Nouveaux Services en Ligne (ovan anfört arbete), s. 261). Det har också uttalats beträffande undantaget från ansvar för värdtjänster i artikel 14 i direktivet att fastän de som tillhandahåller sökmotorer inte formellt omfattas av de lagar som införlivar direktivet i fransk lagstiftning är en analog tillämpning av dessa regler både önskvärd och rimlig mot bakgrund av deras väsentliga roll för Internet och deras brist på kontroll över den tillhandahållna informationen. Det har vidare tillagts att sådan analog tillämpning har fått bred anslutning i fransk juridisk doktrin och rättspraxis (Pirlot de Corbion, S. (ovan anfört arbete), s. 127). I jämförelse med de lagar som införlivar direktivet i fransk lagstiftning har Digital Millennium Copyright Act i Förenta staterna (digital upphovsrättslag) ett särskilt undantag för sökmotorer (som dock är begränsat till upphovsrätt och som inte gäller särskilt för cachning eller värdtjänster).

70 Se hänvisningen i artikel 1.2 i direktiv 98/34 till en förteckning över undantagna aktiviteter angivna i bilaga V därtill och förteckningen i artikel 1.5 i direktiv 2000/31 över frågor som undantas från det direktivets tillämpningsområde.

71 Skäl 46 till direktiv 2000/31 har följande lydelse: För att kunna utnyttja ansvarsbegränsning måste leverantören av en informationssamhällstjänst som består av lagring av information, så snart han har fått kännedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta åtgärder för att avlägsna den berörda informationen eller göra den oåtkomlig. Informationen måste avlägsnas eller göras oåtkomlig med beaktande av principen om yttrandefrihet och av förfaranden etablerade på nationell nivå för detta ändamål. Se beträffande rättsenligheten av dessa nationella förfaranden beslut nr 2009–580 av den 10 juni 2009 från det franska författningsrådet.

72 Jag anser att det skulle vara förenligt med syftet med direktiv 2000/31 att Googles sökmotor omfattades av undantaget från ansvar. Det skulle kunna hävdas att Googles sökmotor inte omfattas av artikel 14 i det direktivet eftersom den inte lagrar information (efterfrågade resultat) på begäran av de webbplatser som tillhandahåller den. Jag anser ändå att dessa webbplatser kan anses vara mottagare av en (gratis) tjänst som tillhandahålls av Google, nämligen som gör informationen om dem tillgänglig för Internetanvändarna, vilket innebär att Googles sökmotor kan omfattas av undantaget från ansvar avseende cachning i artikel 13 i det direktivet. Om det är nödvändigt skulle syftet bakom direktiv 2000/31 också tillåta en analog tillämpning av undantaget från ansvar i artiklarna 12–14 däri.

73 Se ovan fotnot 24.

74 Samtliga användningar som anges i artikel 5.3 i direktiv 89/104 omfattar denna konsumentkundkrets med ett undantag, nämligen det som anges i artikel 5.3 a, anbringandet av kännetecknet på varan. Detta bör ses som ett undantag av försiktighetsskäl, vars tolkning inte bör utvidgas till att omfatta situationer där det inte förekommer något anbringande av varumärket på varan.

75 Det kan vara av intresse att beträffande den tredje begäran påminna om att annonsörerna i fråga har webbplatser som betecknats som konkurrerande med varumärkena och att dessa webbplatser inte i sig själva gör intrång i varumärkena. Varumärkesinnehavarna vill följaktligen förhindra andra företag från att använda associationen med deras varumärken som ett konkurrensmedel (på samma sätt som företag kan konkurrera genom att betala för annonser intill deras konkurrenter). Ett sådant resultat förefaller knappast vara förenligt med varumärkens plats i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla (domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 21), punkt 47).