Förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón föredraget den 12 september 2013

1 Originalspråk: tyska.

2 Se till exempel på tyska varumärken Fön (tyska patent- och varumärkesmyndigheten, registreringsnummer 739154) eller Heroin (rikspatentmyndighetens offentliga register nr 31650). Sedan den 30 september 1950 kunde sistnämnda inte längre göras gällande, De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge, Campus, Frankfurt/Main, 2000, sidorna 63 och 64. För exempel på franska se generaladvokaten Légers förslag till avgörande i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, dom av den 29 april 2004 (REG 2004, s. I-5791), punkt 50.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 23).

4 Dom av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (REG 2004, s. I-5791).

5 Dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss (REG 2006, s. I-3703), punkt 34.

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).

7 Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

8 Varumärken kan naturligtvis även avse tjänster. Eftersom förevarande fall emellertid avser varor kommer jag för enkelhetens skull enbart att tala om varor.

9 Dom av den 22 september 2011 i mål C‑482/09, Budějovický Budvar (REU 2011, s. I‑8701), punkt 71, av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 22, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28.

10 Mitt förslag till avgörande av den 18 april 2013 i mål C‑661/11, Martin y Paz, punkt 75.

11 Domen i målet Canon (ovan fotnot 9), punkt 28, och dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkterna 13 och 14.

12 Artikel 3.1 b i direktivet.

13 Se domen i målet Merz & Krell (ovan fotnot 9), punkterna 28 och 31, och generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Merz & Krell (ovan fotnot 9), punkt 40.

14 Domen i målet Björnekulla Fruktindustrier (ovan fotnot 4), punkt 22.

15 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

16 Se artiklarna 4 och 7.1 d, och 51 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EGT L 78, s. 1). Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) innehöll motsvarande bestämmelser.

17 Europadomstolens dom av den 11 januari 2007 i målet Anheuser-Busch mot Portugal (nr 73049/01).

18 Domen i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkt 19.

19 Punkt 27 i detta förslag till avgörande.

20 Se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål C-206/01, Arsenal Football Club, dom av den 12 november 2002 (REG 2002, s. I-10273), punkt 46.

21 Dom av den 22 september 2011 i mål C‑323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I‑8625), punkt 38, av den 23 mars 2010 i de förenade målen C‑236/08–C‑238/08, Google Frankreich och Google (REU 2010, s. I‑2417), punkt 77, av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 58, se Cornish, W. m.fl., Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 7:e upplagan, 2010, sidorna 658–661.

22 Jehoram, T. m.fl., European Trademark Law, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, sidorna 12–13.

23 Fezer, K.-.H., Markenrecht, C.H. Beck, München, fjärde upplagan, 2009, inledning punkt 8.

24 Generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i målet Parfums Christian Dior, dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95 (REG 1997, s. I-6013), punkt 39 (min kursivering).

25 Avseende frågan om varumärkesrättsliga påföljder för mycket varierande egenskaper hos en produkt som ska skiljas från denna fråga se (i amerikansk lagstiftning) Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, s. 445.

26 Domen i målet Björnekulla Fruktindustrier (Se ovan fotnot 4), punkterna 24 och 26.

27 Generaladvokaten Légers förslag till avgörande i målet Björnekulla Fruktindustrier (ovan fotnot 2), punkterna 29-43.

28 Generaladvokaten Léger anser man ska ta fasta på harmoniseringsbyråns överväganden och praxis, nämligen att uppfattningen hos genomsnittskonsumenten och hos de näringsidkare som saluför denna varu- eller tjänstekategori ska beaktas. Förslag till avgörande av generaladvokat Léger i det ovan i fotnot 2 nämnda målet Björnekulla Fruktindustrier (punkterna 57–60).

29 Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkterna 45 och 46, av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, I-1619), punkt 76, av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, I-1725), punkt 50, av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk (REG 2004, I-10031), punkt 43, av den 4 maj1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 53. Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Merz & Krell (ovan fotnot 9), punkt 44, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkt 23.

30 Domen i målet Windsurfing Chiemsee (ovan fotnot 29), punkt 29.

31 Domen i målet Björnekulla Fruktindustrier (ovan fotnot 4), punkt 24.

32 Se med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), punkt 56. Se även generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande i målet Alcon mot harmoniseringsbyrån, punkterna 48–52.

33 Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Se. Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (tredje distriktet 1993), 987 F.2d 975, Lemley, M. och McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke? 100 Georgetown L. J., s. 2055, 2066–2069 (2012).

34 Proceso 11-IP-2002.

35 4 Ob 128/04h – Memory. Det sistnämnda argumentet har även gjorts gällande i tysk rättspraxis till stöd för en restriktiv tolkning: OLG München, GRUR-RR 2006, sidorna 84, 85 Memory.

36 OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II av den 29 januari 2002, se OGH, 4 Ob 128/04h – Memory av den 6 juli 2004.

37 Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berlin 2011, § 43.

38 OGH, 4 Ob 128/04h – Memory av den 6 juli 2004.

39 Dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkterna 22–24.

40 Domen i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkt 34.

41 Domen i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkterna 29 och 30.

42 I den mån en sådan rättighet föreligger så ska den utövas. Riktlinjerna angående förfarandena vid harmoniseringsbyrån, slutgiltig version: november 2007, del D, kapitel 2, s. 9.

43 BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E. in O’Callaghan Muñoz, X., Propiedad Industrial, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, s. 223.

44 Eisenführ, G. i Eisenführ, G. & Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, Köln, 3:e upplagan, 2010, artikel 51, punkt 22, Galli, C. m.fl. i Bonlini G. & Confortini, M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale, UTET, Milanofiori Assago 2011, s. 191.