Förslag till avgörande av generaladvokat Nils Wahl föredraget den 24 mars 2015

1 Originalspråk: engelska.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).

3 De varor för vilka Unilevers varumärke har registrerats är inte närmare angivna. Det klargörs inte heller vilka varor som marknadsandelsuppgifterna avser.

4 Se, exempelvis, dom Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, punkterna 27–31, och dom Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 57, 58 och 66 och där angiven rättspraxis. Om ingen risk för förväxling föreligger kan de registreringshinder som anges i artikel 4.1 b i direktivet inte åberopas. Något sådant krav anges dock inte i artikel 4.3 i direktivet. Av det skälet kan innehavaren av det äldre varumärket ha ett särskilt intresse av att åberopa artikel 4.3 i direktivet för att skydda sig mot negativ inverkan på varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Se även, mer aktuellt, dom Intra-Presse/harmoniseringsbyrån, C‑581/13 P och C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, punkt 72 och där angiven rättspraxis, rörande vad som numera är artikel 8.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) (nedan kallad förordningen).

5 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Jääskinen i mål Interflora m.fl., C‑323/09, EU:C:2011:173, punkt 50.

6 Rent generellt, och vad gäller det aktuella sammanhanget, ska parallella bestämmelser tolkas på samma sätt. Se dom PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, punkt 22 och följande punkter.

7 Dom General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408.

8 Ibidem, punkt 28.

9 Ibidem, punkt 31.

10 Dom PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611.

11 Ibidem, punkt 30.

12 Även om domarna General Motors och PAGO International rörde kriteriet känt varumärke i samband med en eventuell överträdelse, måste samma principer enligt min mening även tillämpas på artikel 4.3 i direktivet. Enligt min mening kan man inte göra skillnad på hur känt ett varumärke måste vara för att det ska kunna göras en invändning mot registrering på grund av en konflikt med äldre varumärken och för att ett intrång ska kunna åberopas. I båda fallen skyddas innehavaren av det äldre varumärket.

13 Se domen General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, punkterna 23, 24 och 27.

14 Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i mål PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:274, punkt 30 och följande punkter.

15 Se skäl 3 i förordningen.

16 Se även skäl 10 i direktivet.

17 Se, för ett liknande resonemang, dom DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, punkt 44.

18 Dom Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816.

19 Se skäl 10 i förordningen. För rättspraxis se, exempelvis, dom Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, och dom Construcción, Promociones e Instalaciones/harmoniseringsbyrån – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, EU:T:2014:614.

20 Se dom Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punkterna 52–54.

21 Denna typ av skadlig inverkan avser förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, även kallat urvattning (dilution) och uttunning (whittling away). Vad gäller denna aspekt har domstolen konstaterat att sådant förfång [uppkommer] när varumärkets förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat försvagas till följd av att en tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket medför en upplösning av varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Så är fallet bland annat när varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, vilket det tidigare gjorde (domen L’Oréal m.fl., C‑487/07, EU:C:2009:378, punkt 39).

22 Detta avser förfång för varumärkets renommé, även kallat degradering (degradation). Denna typ av skadlig inverkan uppkommer, enligt domstolen, när de varor eller tjänster beträffande vilka det identiska eller liknande kännetecknet används av tredje man, kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar. Risk för sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av varumärket” (domen L’Oréal m.fl., C‑487/07, EU:C:2009:378, punkt 40).

23 Vad gäller denna tredje typ av skadlig inverkan, vilken även kallas snyltning eller free-riding , betecknar detta begrepp den fördel tredje man fått av att använda ett identiskt eller liknande kännetecken. Detta gäller särskilt i situationer där det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförts på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet. Se dom L’Oréal m.fl., C‑487/07, EU:C:2009:378, punkt 41.

24 Av beslutet om hänskjutande, och av yttrandena vid förhandlingen, framgår att Unilever tidigare förefaller ha salufört sina produkter i Ungern. Enligt min mening (med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning) tyder detta på att Unilevers varumärke i praktiken inte kan vara helt okänt för omsättningskretsen i Ungern.

25 Domen General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, punkt 23. Se även domen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, punkt 29.

26 Se dom DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, punkterna 47 och 48. Se även, för ett liknande resonemang, dom Interflora m.fl., C‑323/09, EU:C:2011:604, punkt 37.

27 Se skäl 6 i förordningen.

28 Dom Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655.

29 Ibidem, punkt 67. För de relevanta faktorer som ska beaktas vid fastställandet av huruvida en sådan koppling föreligger, se, särskilt, dom Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, punkt 30, och dom Adidas och Adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, punkt 42.

30 Det bör noteras att den relevanta omsättningskretsen beror på hur det aktuella intrånget betecknas. Även om intrång som är till förfång ska bedömas utifrån konsumenterna av de varor och tjänster för vilka det äldre kända varumärket är registrerat, ska intrång till följd av snyltning (även om det kan hävdas att förlusten i detta fall är mindre uppenbar) bedömas i förhållande till konsumenterna av de varor och tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat. I båda fallen ska utgångspunkten för bedömningen vara en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument. Se dom Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 35 och 36.

31 Ibidem, punkt 31.

32 Detta är emellertid inte nödvändigtvis fallet och ett varumärke kan ofta antas vara så allmänt känt att även delar av allmänheten som faller utanför omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat känner till det. Se, när det gäller dessa frågor, domen Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 48–51.

33 I den meningen har innehavaren av gemenskapsvarumärket inget behov av att invända mot registreringen för att skydda sina intressen. Se, i det avseendet, DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, punkterna 46 och 47.

34 Se, som ett exempel bland många, beslut Aktieselskabet af 21. november 2001/harmoniseringsbyrån, C‑197/07 P, EU:C:2008:721, punkt 21 och där angiven rättspraxis, och beslut Japan Tobacco/harmoniseringsbyrån C‑136/08 P, EU:C:2009:282, punkt 42 och där angiven rättspraxis.

35 Se dom Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkt 38. Risken får åtminstone inte vara rent hypotetisk. Se även dom Helena Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringsbyrån, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 95.

36 Bently och Sherman, Intellectual Property Law, fjärde upplagan, Oxford University Press, 2014, s. 1004.

37 Domen Interflora m.fl., C‑323/09, EU:C:2011:604.

38 Se dom Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkt 77. Se även dom Environmental Manufacturing/KHIM, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, punkterna 36 och 37.

39 Domen L’Oréal m.fl., C‑487/07, EU:C:2009:378.

40 Ibidem, punkt 49.

41 Ibidem, punkt 44.

42 Se, exempelvis, dom Sigla/harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, punkt 35, och dom Antartica/harmoniseringsbyrån – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, EU:T:2007:131, punkt 60.

43 Redan i domen Davidoff, C‑292/00, EU:C:2003:9, angav domstolen att, även om lydelsen av vad som numera är artikel 4.3 i direktivet verkar antyda något annat, kan den bestämmelsen åberopas, inte bara mot identiska och liknande kännetecken som används för olikartade varor och tjänster, utan även för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som omfattas av det kända varumärket. Se, särskilt, punkterna 24, 25 och 30 i domen.

44 Bently och Sherman, a.a., s. 1007.