Förslag till avgörande av generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona föredraget den 17 januari 2019

1 Originalspråk: spanska.

2 Även om tyskans Testsiegel i merparten av de jämförda översättningarna har översatts med hänvisning till ordet test (label de test på franska, test seal på engelska, sigillo di test på italienska, testlabel på nederländska och ”selo de teste på portugisiska), kommer jag att använda mig av uttrycket distintivo de calidad (kvalitetskännetecken) som jag anser är lämpligare. Öko-Test Verlag GmbH klargjorde vid förhandlingen att företaget snarare gör jämförande analyser av olika produkter än enskilda analyser av produkternas inneboende egenskaper. På grundval av denna jämförelse ger företaget var och en av produkterna ett omdöme som bygger på huruvida de uppfyller vissa på förhand fastställda kvalitetskrav.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25). Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 (EUT L 336, 2015, s. 1), som har samma titel som det föregående, ändrades det sistnämnda direktivet, men denna ändring är inte tillämplig på förevarande mål av tidsmässiga skäl.

4 Den version som är tillämplig här är i princip den i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Det finns en senare version, som har kodifierats i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1), och som av tidsmässiga skäl berör de faktiska omständigheterna i målet rörande talan om förbudsföreläggande för framtiden och därför utgör referens i detta förslag till avgörande.

5 Den motsvarar i stort sett artikel 9.1–9.3 i förordning nr 207/2009 med de ändringar som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning nr 207/2009 och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

6 Lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken av den 25 oktober 1994 (BGBl. I, s. 3082; 1995 I, s. 156; 1996 I, s. 682), senast ändrad genom 11 § i lagen av den 17 juli 2017 (BGBl. I, s. 2541).

7 Eftersom det nationella tecknet och EU-tecknet som Öko-Test Verlag har registrerat är identiska kommer jag i fortsättningen att kalla dem varumärket, även om det ibland är lämpligt att göra skillnad mellan dem. Jag kallar dem då det nationella varumärket respektive EU-varumärket.

8 Enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, ändrad den 28 september 1979.

9 Detta krav bygger enligt den hänskjutande domstolen på de tyska domstolarnas rättspraxis om illojal konkurrens, enligt vilken testresultat endast får användas som reklam om källan anges.

10 Om tillämpningen av denna klausul är parterna i det nationella målet oeniga.

11 Nedan kallat Dr. Liebe.

12 Artikel 83 och följande artiklar i förordning 2017/1001 samt, för nationella kontrollmärken, artikel 27 och följande artiklar i direktiv 2015/2436.

13 Dom av den 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei och Gözze (C‑689/15, nedan kallad domen Gözze, EU:C:2017:434), punkt 45 följande punkter.

14 Den hänskjutande domstolen hänvisar till dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08 EU:C:2010:159), och dom av den 25 mars 2010, Die BergSpechte (C‑278/08, nedan kallad domen BergSpechte, EU:C:2010:163).

15 Den hänvisar till dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux ( C‑408/01, EU:C:2003:582).

16 Punkt 8 i beslutet att begära förhandsavgörande.

17 Jag kommer dock att särskilt ta upp bestämmelserna i direktiv 2015/2436 när det är nödvändigt.

18 Punkt 10 i beslutet att begära förhandsavgörande. Dr. Liebe bekräftade emellertid vid förhandlingen att bolaget anser att avtalet fortfarande gällde vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna.

19 8 § Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (den tyska lagen om illojal konkurrens av den 3 juli 2004, i dess lydelse enligt kungörelsen av den 3 mars 2010 (BGBl. I, s. 254), senast ändrad den 17 februari 2016 (BGBl. I, s. 233), enligt vilken företag som inte är konkurrenter saknar talerätt. Dr. Liebe och Öko-Test Verlag är verksamma på olika marknader.

20 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).

21 Ett exempel på detta skulle i första hand vara när det visar sig absolut nödvändigt att tolka avtalet för att fastställa huruvida svarandens påstådda agerande är rättsenligt eller inte. Se dom av den 13 mars 2014, Brogsitter ( C‑548/12; EU:C:2014:148), punkterna 23–25, och dom av den 14 juli 2016, Granarolo ( C‑196/15; EU:C:2016:559), punkterna 21 och 22.

22 Dom av den 18 april 2013, kommissionen/Systran och Systran Luxembourg ( C‑103/11 P, EU:C:2013:245), punkt 66, och generaladvokat Cruz Villalóns förslag till avgörande i det målet (EU:C:2012:714), punkterna 49 och 50. Trots att avtalen hade löpt ut, slog domstolen i det målet fast att unionsdomstolarna inte var behöriga att pröva talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar, just på grund av det avtalsrättsliga sammanhang som krävde att det undersöktes för att tvisten skulle kunna avgöras.

23 Öko-Test Verlag klargjorde att det rörde sig om tecknet så som det hade licencierats innan det genomgick olika förändringar för att moderniseras och göras mer enhetligt.

24 Vilka regleras i såväl artikel 27 i direktiv 2015/2436 som i artikel 83 i förordning 2017/1001, till vilka det hänvisats i fotnot 3 respektive fotnot 4 i detta förslag till avgörande.

25 Dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl. ( C‑487/07, EU:C:2009:378), punkt 58, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punkterna 49, 77 och 79, och dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2011:604), punkt 38.

26 Punkt 46.

27 Vid förhandlingen var den tyska regeringen av samma uppfattning och anförde att det i annat fall endast skulle ges skydd åt kända varumärken och att mindre kända och nya märken skulle bli utan.

28 Jag kommer i detta sammanhang att använda mig av ordet överensstämmelse, som är mer förenligt med en enhetlig behandling av de båda punkterna i bestämmelsen i fråga och som dessutom gör det möjligt att undvika användningen av uttrycken identisk och liknande.

29 I led a föreskrivs att tecknet och varorna ska vara identiska, inte att de ska likna varandra (vilket brukar kallas kravet på dubbel identitet).

30 Dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2011:604), punkterna 33 och 34 och där angiven rättspraxis. Enligt led b i den aktuella bestämmelsen krävs det emellertid att det kan leda till förväxling mellan de motstående tecknen, av vilket domstolen har dragit slutsatsen att det bara ska prövas om varumärkets grundläggande funktion har skadats (dom BergSpechte, punkt 22).

31 Att ett tecken är identiskt med det andra när det sistnämnda innefattar användning av själva det registrerade varumärket. Se dom av den 23 februari 1999, BMW ( C‑63/97, EU:C:1999:82), punkt 38. Även om det inte anges uttryckligen, framgår det även av sammanhanget i domen av den 25 januari 2007, Adam Opel ( C‑48/05, EU:C:2007:55).

32 Dom av den 8 juli 2010, Portakabin ( C‑558/08, EU:C:2010:416), punkterna 47 och 48 och där angiven rättspraxis.

33 Domstolen har tillerkänt båda typerna av varumärken samma skydd, i avsaknad av uttryckliga föreskrifter i förordning 2017/1001 som skulle kunna innebära en inskränkning i skyddet av varumärken för tjänster. Se dom av den 16 juli 2009, American Clothing Associates/harmoniseringsbyrån och harmoniseringsbyrån/American Clothing Associates ( C‑202/08 P och C‑208/08 P, EU:C:2009:477), punkterna 75–78, och generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i samma mål (EU:C:2009:299), punkterna 111–114.

34 Jag tillåter mig att låna en översättning av begreppet dual use, som brukar användas för att beteckna varor som kan användas för både militära och civila ändamål (dubbel användning).

35 Artikel 74 och följande artiklar i förordning 2017/1001 samt artiklarna 27 och 29 i direktiv 2015/2436.

36 Artikel 83 och följande artiklar i förordning 2017/1001 samt artiklarna 27 och 28 i direktiv 2015/2436. Artikel 27 i det direktivet likställer begreppen kontrollmärke och garantimärke.

37 Domen Gözze, punkt 50.

38 Punkt 14 i beslutet att begära förhandsavgörande. Den tyska regeringen anser att den lösning som domstolen kom fram till i domen Gözze inte kan tillämpas i förevarande mål dels på grund av de skillnader som den hänskjutande domstolen har pekat, dels på grund av att den domen främst handlar om tolkningen av artikel 15 i förordning nr 207/2009.

39 Dr. Liebe har inte eftersträvat att tillägna sig upphovsrätten till kvalitetskännetecknet. Det skulle vara kontraproduktivt, eftersom det skulle minska omdömets effekt på konsumenterna.

40 Åtminstone delvis i enlighet med rättspraxis, bland annat avseende artikel 9.2 a i förordning 2017/1001, se dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punkt 60 och där angiven rättspraxis.

41 Dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch ( C‑245/02, EU:C:2004:717), punkterna 60 och 61, och dom av den 25 januari 2007, Adam Opel ( C‑48/05, EU:C:2007:55), punkt 25.

42 Dom av den 5 juni 2014, I ( C‑255/13, EU:C:2014:1291), punkt 55 och där angiven rättspraxis.

43 Det rör sig om ett tillämpningsvillkor som inte är skriftligt, se beslut av den 19 februari 2009, UDV North America ( C‑62/08, EU:C:2009:111), punkt 42.

44 Domen BergSpechte, punkt 29 och där angiven rättspraxis.

45 Dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe ( C‑129/17, EU:C:2018:594), punkt 34 och där angiven rättspraxis.

46 Dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club ( C‑206/01, EU:C:2002:651), punkt 48, och dom av den 12 juli 2011, L’Oreal m.fl. ( C‑324/09, EU:C:2011:474), punkt 80.

47 Se definitionen av denna funktion i dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe ( C‑129/17, EU:C:2018:594), punkt 35.

48 Den kunde dessutom tänkas ha påverkat varumärket ÖKO-TESTs kvalitetsfunktion. Jag anser emellertid liksom generaladvokat Wathelet att det är en följd av ursprungsangivelsefunktionen, eftersom kvalitetsgarantin är knuten till ursprunget (förslag till avgörande i målet Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, punkterna 62–64).

49 Se beträffande investeringsfunktionen dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe ( C‑129/17, EU:C:2018:594), punkt 36.

50 Och dess motsvarighet artikel 5.3 i direktiv 2008/95.

51 Den har hänvisat till dom av den 14 september 1999, General Motors ( C‑375/97, EU:C:1999:408), punkt 31.

52 Punkterna 47–62 i detta förslag till avgörande.

53 Dom av den 6 oktober 2009, PAGO International ( C‑301/07, EU:C:2009:611), punkterna 24 och 25.

54 Dom av den 10 december 2015, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån ( C‑603/14 P, EU:C:2015:807), punkt 38.

55 Dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries ( C‑65/12, EU:C:2014:49), punkt 34.

56 Dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl. ( C‑487/07, EU:C:2009:378), punkterna 34 och 35 och där angiven rättspraxis.

57 Dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2011:604), punkt 72 och där angiven rättspraxis.

58 Dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl. ( C‑487/07, EU:C:2009:378), punkt 40.

59 Dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl. ( C‑487/07, EU:C:2009:378), punkt 41.

60 Dom av den 20 juli 2017, Ornua ( C‑93/16, EU:C:2017:571), punkt 58 och där angiven rättspraxis.